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1 TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE SPECIALIZZATA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE - RICORSO EX ART. 131 D. LGS. 30/2005 Per e difesa dall Avv. Francesco Ettore Bruno e dall Avv. Francesca Silvestri ed insieme a questi domiciliata in Napoli presso lo studio dell Avv. Prof. Michele Sandulli giusta procura a margine del presente atto. Contro. PREMESSO CHE 1. La ricorrente è titolare di una impresa individuale, con sede che si occupa della produzione e commercializzazione di divani e tendaggi (cfr. all. 1). 2. La ricorrente è, altresì, titolare della licenza d uso esclusivo del marchio.. (cfr. all. 2), che utilizza per la commercializzazione dei suddetti prodotti (cfr. all. 3). 3. Il suddetto marchio è stato regolarmente registrato in data 25 febbraio 2000 al n del registro dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero delle Attività Produttive (regolarmente rinnovato con domanda presentata in data 16/10/2007) per i prodotti della Classe 20 (mobili, specchi, cornici, prodotti non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte questa materie o in materie plastiche). PROCURA AD LITEM Sig.r Avv.ti Avv. Francesco Ettore Bruno Avv. Francesca Silvestri Vi nomino miei avvocati e procuratori nel presente giudizio e in ogni successivo stato e grado, anche esecutivo, conferendovi, all uopo, le più ampie facoltà di legge e, quindi, anche quelle di conciliare e di transigere, quale procuratore a conoscenza dei fatti di causa, di rinunziare alla domanda, di chiamare in causa terzi, di richiedere sequestri, di proporre domande riconvenzionali, di sottoscrivere il presente atto. Eleggo domicilio in Napoli alla Via Vannella Gaetani, 27 Avellino, lì E autentica 1

2 4. Il è titolare di una ditta individuale che si occupa della produzione e vendita dei medesimi prodotti della ricorrente. Tale ditta ha sede in... Il sig.. utilizza per la commercializzazione dei propri prodotti indebitamente e senza nessun titolo il marchio. (cfr. all. 4). Il sig. utilizza, altresì, per la commercializzazione dei propri prodotto il marchio, non registrato,.. (cfr. all. 4). Ciò premesso, atteso che l utilizzo da parte del sig.. di entrambi i suddetti marchi rappresenta un atto di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti degli artt e ss. c.c., ingenerando confusione nel pubblico dei consumatori, è intenzione della ricorrente chiedere l inibitoria all utilizzo dei ripetuti marchi per i seguenti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 5. Preliminarmente va fatto un breve excursus storico per dar modo al Giudicante adito di meglio comprendere i fatti di causa. I sig.ri.. e. sono soci, insieme alla., della società in liquidazione. La suddetta società che si occupava della produzione di divani e tendaggi ha cessato la propria attività nel settembre del 2004 per contrasti intervenuti tra i soci. Successivamente il liquidatore con il consenso dei soci ha provveduto a cedere i beni della società, compreso il marchio registrato.. e i sig.ri hanno iniziato una propria attività con la creazione di due ditte individuali che si occupano della produzione e commercializzazione dei medesimi beni prodotti già dalla. La ricorrente che ha provveduto ad acquisire il diritto all utilizzo del marchio registrato., ha constatato che il sig. ha continuato ad utilizzare il suddetto marchio indebitamente e, per giunta, ha 2

3 provveduto a creare un marchio ulteriore,. Imbottiti, molto simile al primo, che utilizza insieme a quello per la commercializzazione dei propri prodotti. 6. Il sig.. utilizza il segno distintivo. ed il segno distintivo nella ditta, nell insegna e nel marchio utilizzato per contraddistinguere i propri prodotti, che come detto già in premessa, sono gli stessi commercializzati dalla ricorrente. Va poi precisato che le due imprese commercializzano i loro prodotti nello stesso ambito territoriale, avendo la loro sede a pochi chilometri di distanza. La confusione tra il marchio di cui è titolare la ricorrente ed i segni distintivi utilizzati dalla ditta convenuta è tale che addirittura i fornitori e le imprese di trasporto si trovano in difficoltà e più di una volta hanno errato nella consegna dei materiali. In particolare, ad esempio, nel mese di maggio del 2008 la ditta SDA Express courier ha consegnato alcuni materiali ordinati dalla impresa. alla impresa. provocando una serie di disguidi e di incomprensioni, ed una notevole perdita di tempo per la ricorrente. Sulla circostanza potranno essere sentiti come informatori o, nella successiva fase di merito, quali testimoni il., responsabile della sede di Avellino e Provincia della SDA. Va poi considerato che la ricorrente ha notevoli difficoltà a ricevere la corrispondenza che viene inviata a volte presso la sede della ditta resistente. La stessa la ricorrente ha dovuto richiedere all ufficio delle Poste Italiane di il fermo posta per tutta la corrispondenza diretta alla 7. L indebito utilizzo del marchio. è dunque evidente. Per quanto riguarda, invece, l utilizzo del marchio.. il Tribunale adito non potrà nel valutare la possibilità di confusione tra i marchi attraverso i canoni individuati dalla Giurisprudenza come indicativi 3

4 dell esame comparativo non accorgersi della violazione delle norme sulla concorrenza sleale e del tentativo da parte della impresa convenuta di appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela della concorrente anche attraverso l utilizzo del marchio., per la più che evidente rassomiglianza tra i due marchi. La Giurisprudenza ha precisato in proposito che al fine di accertare la possibilità di confusione/associazione fra marchi, la valutazione del giudice: a) con riferimento a ciascun marchio deve essere globale, in relazione al complesso di insieme degli elementi costitutivi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); b) deve fondarsi su un confronto - sempre d'insieme - di entrambi i segni, che tenga conto degli elementi di somiglianza più che di quelli di differenziazione; c) anche riguardo agli elementi denominativi/verbali, deve tener conto degli effetti grafici e/o fonetici delle espressioni adoperate; d) deve essere sintetica, d'impressione, senza aver riguardo alla possibilità di un attento esame comparativo di particolare competenza ed approfondimento; e) deve pertanto essere parametrata alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere dei prodotti, tenuto conto quindi dell'effettivo contesto di mercato in cui si asserisce essere avvenuta l'attività illecita. 1 Ebbene, un esame parametrato alla normale diligenza del pubblico dei consumatori non potrà non rilevare la somiglianza sia dal punto di vista degli effetti grafici, che da quello degli effetti fonetici dei due marchi in questione. 8. Va poi rilevato che la illecita attività della impresa convenuta ha provocato e provoca un notevole danno alla ricorrente. L an deve essere individuato, ovviamente, nell attività di concorrenza sleale, mentre, per la quantificazione, che si chiede, in questa fase, a titolo di provvisionale nella 1 Tribunale Napoli, (Ord.) edita in Il diritto industriale, 2006, 5, 425, con nota di Foglia. 4

5 misura di ,00, l On. Giudicante adito potrà ricorrere al criterio equitativo, stante la particolare difficoltà di una quantificazione. 9. Un ultima considerazione va svolta in ordine alla procedura appropriata per ottenere l inibitoria e l ordine di rimozione. Come precisato dalla Giurisprudenza, infatti, poiché, a seguito della Riforma del 1996, operano le stesse norme procedurali per tutte le misure cautelari tipiche o meno in materia di diritto industriale, poco rileva che la parte, nell'invocare l'intervento cautelare e prospettando la violazione del diritto di marchio, si sia richiamata all'art. 700 c.p.c. o agli artt. 62 e 63 legge marchi o ad altra norma dato che il giudice, qualificato il ricorso in base all'una o all'altra norma, e sempre che la misura richiesta sia ammissibile e prevista nell'ordinamento, dovrà senz'altro decidere nel merito. 2 Alla luce di tale interpretazione è opportuno rilevare, soltanto, che le considerazioni sopra esposte in ordine al fumus ed al periculum possono valere anche a giustificare quel pregiudizio imminente ed irreparabile, elemento fondante per la concessione del provvedimento d urgenza ex art. 700 c.p.c. Tanto premesso,.. così come sopra rappresentata, domiciliata e difesa RICORRE a codesta autorità Giudiziaria perché voglia emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari e sufficienti perché cessi immediatamente la illegittima attività perpetrata dalla ditta.. e venga inibito alla stessa l uso del marchio. e l uso del marchio.. In particolare si sottopongono le seguenti 2 Tribunale Napoli, (ord.), Edita in Diritto Industriale, 2002, 1, 45 con commento di FOGLIA 5

6 CONCLUSIONI accertare che il. utilizza indebitamente il marchio.; inibire, di conseguenza, a. l utilizzo del suddetto marchio per contraddistinguere e pubblicizzare i propri prodotti; accertare che il marchio, utilizzato dal resistente per commercializzare i propri prodotti, può ingenerare confusione con il marchio registrato di cui è titolare la ricorrente; inibire, di conseguenza, l utilizzo per il futuro a. del marchio. per contraddistinguere e pubblicizzare i prodotti della propria impresa; ordinare la rimozione del marchio dalla insegna della ditta convenuta; condannare, titolare della ditta. al risarcimento del danno patrimoniale e morale conseguente all indebito utilizzo del marchio, nella misura di ,00 o nella misura maggiore o minore che dovrà essere ritenuta appropriata, con pronuncia generica da confermare nella fase di merito; condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa. Avellino, 10 giugno 2008 Ai fini del D.P.R. 125/2002 si dichiara che il valore della causa è ,00 ed il contributo unificato è pari ad 140,00. Si producono: 1. Visura ordinaria 2. Certificato di registrazione del marchio 3. Contratto di licenza d uso del marchio. 6

7 4. Fotografie dell insegna della ditta della ricorrente e della ditta resistente 4b. Stampe degli spazi pubblicitari acquistati su Pagine Bianche e su Pagine Gialle. Avv. Francesco Ettore Bruno Avv. Francesca Silvestri 7