UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO

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1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE DI ANNULLAMENTO DEL 20/11/2013 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO ICD DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano RICHIEDENTE BOTTEGA S.P.A. VIA ALDO BOTTEGA, BIBANO DI GODEGA S.U.(TV) ITALIA RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PROPRIA S.R.L. VIA DELLA COLONNA, PORDENONE ITALIA TITOLARE LA PIANA A.D.V. DI SAVOLDI MASSIMILIANO VIA PADANA SUPERIORE, OSPITALETTO (BS) ITALIA Avenida de Europa, 4 E Alicante Spagna Tel Fax

2 La Divisione di Annullamento, composta da Michele M. Benedetti-Aloisi (relatore) Alessandro Sempio (membro) e Martin Schlötelburg (membro) ha adottato in data 20/11/2013 la seguente decisione: 1. La registrazione del disegno o modello comunitario registrato n è dichiarata nulla. 2. Il titolare sopporterà l onere delle spese e delle tasse sostenute dal richiedente. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il disegno o modello comunitario n (in prosieguo: il DMC contestato ) è stato registrato a nome del titolare con data di deposito 12/10/2010. Nel DMC contestato i prodotti sono indicati con il termine bottiglie e l oggetto del DMC è riprodotto nelle seguenti vedute, pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari DMC (2) In data 19/06/2013, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità, con cui contesta la validità del DMC. La tassa relativa alla domanda è stata pagata mediante versamento sul conto corrente dell UAMI. 2

3 (3) La richiedente ha basato la propria richiesta sulle cause di nullità di cui all articolo 25, paragrafo 1, RDC 1 : il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli artt. 4-9, RDC. (4) Nella motivazione, la richiedente adduce letteralmente che il design manca del requisito della novità ex articolo 5 RDC poiché divulgato ex articolo 7 RDC. Il richiedente poi rivendica la protezione ex articolo 12 del Codice della Proprietà Industriale Italiano (D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30) ed infine cita una sentenza del Tribunale di Lussemburgo in materia di rischio di confusione fra marchi. (5) Le argomentazioni del richiedente sono piuttosto scarne; ciononostante egli ha indicato come cause di nullità gli articoli da 4 a 9 del RDC e tale indicazione è sufficiente come indicazione dei motivi. Poiché compito della Divisione di Annullamento è quello di decidere sulla base delle prove presentate e delle cause di nullità indicate nel formulario - indipendentemente dall interpretazione che alle stesse viene data dalle parti nelle memorie a sostegno delle proprie ragioni - si esaminerà il materiale probatorio presentato al fine di verificare se sulla base dello stesso possa darsi uno dei motivi di nullità indicati. (6) Il richiedente ha presentato un cospicuo corredo probatorio. Per ragioni di economia procedurale sarà esaminata solo una parte dello stesso. - Immagine tratta da un sito internet in cui vengono riportate numerose forme di bottiglie (D1). La n. 4 ha una forma simile se non identica, al DMC. L immagine non è né datata, né databile: - Copia del modello italiano n , serie di ventitré modelli di contenitori per liquidi depositato in data 22/06/2005 e registrato il 09/10/2006 che rivendica, fra gli altri, protezione per il seguente modello di bottiglia di colore argentato (D.2) 1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari 3

4 - Un catalogo non datato relativo a prodotti identificati come appartenenti alla linea ALEXANDER nel quale sono rappresentate alcune bottiglie commercializzate dal richiedente. Le bottiglie sono indentificate tramite il nome del prodotto e due codici. Il primo è il codice usato per la commercializzazione in Italia, mentre il secondo è il codice che viene usato 4

5 per l estero. Nell immagine che segue si rileva che il codice per la commercializzazione estera usata per la bottiglia color oro è il E e che il prodotto è indicato come Cognac Napoleon. (D.3) : 5

6 ; - Un elenco di fatture emesse dal richiedente(p.1). Detto elenco dimostra che il modello di bottiglia dorata (D.3) è stato commercializzato in una data anteriore al deposito del DMC (12/10/2010). A titolo di esempio si riporta che: i. Il 14/12/2009, tramite la fattura n , numero 72 bottiglie di un prodotto chiamato Alexander Gold Napoleon CL 70 40% EXP e identificate tramite il codice E sono state vendute ad una società chiamate Lotte Duty Free Central Distrib. Center in Corea del Sud ii. 90 bottiglie dello stesso prodotto (codice e nome corrispondono) sono state vendute in data 16/12/2009 tramite fattura n ad una società della Corea del Sud chiamata Jeju Tourism Organization iii. Lo stesso prodotto è stato venduto in data anteriore al deposito del DMC in paesi quali Svizzera, Singapore, Repubblica Ceca, Venezuela come rilevabile dall elenco di fatture. Le fatture (P.1.) dimostrano che il D.2 è stato commercializzato in data anteriore al deposito del DMC. - L opponente ha inoltre presentato numerosi altri estratti di riviste ove si possono vedere bottiglie, molte delle quali dorate, ma di forma differente rispetto alla D.3; - - una serie di fatture, nonché dichiarazioni relative alla vendita di bottiglie. - Per ragioni di economia procedurale l esame di dette prove - che sono agli atti - non verrà effettuato. (7) La Divisione di Annullamento ha concesso al titolare un termine per la replica in data 11/07/2013. Tale termine è stato poi esteso sino al 22/09/2012 su richiesta del titolare. Quest ultimo non ha però presentato osservazioni. (8) Considerata sufficientemente esperita la fase del contradditorio, la Divisione di Annullamento ha quindi comunicato alle parti che non sarebbero stati concessi ulteriori termini per osservazione e che sarebbe stata presa una decisione in relazione al procedimento. (9) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti, si rinvia ai documenti del fascicolo. 6

7 II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull ammissibilità (10) L indicazione delle cause di nullità nel modulo dell Ufficio costituisce una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda, ai sensi dell articolo 28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC 2. Inoltre, la domanda di nullità soddisfa i requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sesto comma, REDC, poiché l allegato contiene un indicazione dei fatti, delle prove e degli argomenti presentati a sostegno di tali motivi. Sono anche soddisfatti gli altri requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, REDC. La domanda è pertanto ammissibile. La Divisione di Annullamento esaminerà per primo il motivo di cui all articolo 6 RDC, la mancanza di carattere individuale. B. Carattere individuale (11) Ai sensi dell articolo 6 RDC, il modello comunitario registrato è privo di carattere individuale se l impressione generale che suscita nell utilizzatore informato è la stessa impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Nell accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell autore nel realizzare il disegno o modello. (12) Secondo la Giurisprudenza consolidata, quanto più è limitata la libertà dell autore nello sviluppare un disegno o modello, maggiore è l importanza conferita alle piccole differenze tra i diversi disegni o modelli per suscitare un impressione generale diversa. Ne consegue che più è affollato un settore, maggiore è il limite imposto all autore nel creare un disegno o modello. (13) Nella fattispecie, la Divisione di Annullamento osserva quanto segue. Innanzitutto, deve ritenersi che l utilizzatore informato è un soggetto che per lavoro, passione o qualsiasi altra ragione è spesso a contatto con il prodotto, e che avendo una certa consapevolezza dello stato della tecnica presterà un adeguata attenzione al disegno applicato al prodotto. L utilizzatore informato non è necessariamente un produttore o un esperto del settore quale ad esempio un venditore o un sommelier, ma conosce comunque i diversi disegni o modelli di bottiglie che sono presenti sul mercato. Nel presente caso l utilizzatore informato corrisponde al consumatore di alcolici, siano essi vini, vini spumosi quali ad esempio champagne o spumanti, e anche superalcolici. Il settore in esame risulta essere un settore certamente affollato; ciononostante esistono numerose 2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari. 7

8 possibili variazioni nel disegno di bottiglie, poiché gli unici due requisiti che una bottiglia deve avere - e che vincolano il designer - sono la capacità di contenere un liquido e quella di potersi sostenere da sola in modo stabile. Da ciò discende che, pur trattandosi di un settore in affollato, le possibilità di scelta del designer sono in ogni caso piuttosto ampie. (14) Si deve dunque procedere ad un analisi comparata delle divulgazioni anteriori e del DMC. La Divisione di Annullamento rileva che le divulgazioni sono tutte anteriori alla data di deposito 12/10/2010 (tranne la D.1 che non è databile) e che per loro stessa natura (modello registrato D.2. e catalogo di prodotto effettivamente commercializzato D.3 in combinazione con P.1) sono state rese pubbliche negli ambienti specializzati così come disposto dall articolo 7 paragrafo 1 RDC. Per ragioni di economia procedurale la Divisione di Annullamento procederà a comparare esclusivamente il D.3 con il DMC. D. 3 DMC (15) Il DMC e il D.3. presentano entrambi: i. una base cilindrica ii. un collo cilindrico oblungo iii. una sezione intermedia di raccordo tra base e collo, la quale degrada dolcemente dalla sezione di base a quella del collo iv. un altezza pari a circa tre volte il diametro. Alla fine del primo terzo, che corrisponde alla menzionata base cilindrica di cui al punto.i, il contorno si stringe repentinamente per buona parte del secondo terzo (si veda il punto.iii), per poi procedere di nuovo in modo verticale nell ultimo terzo che costituisce il collo della bottiglia (punto.ii). La forma delle 8

9 bottiglie è dunque sostanzialmente identica. Inoltre, entrambe sono di color oro. Sebbene la tonalità di colore non sia esattamente la stessa, tale differenza può essere imputabile alla qualità delle foto, e in particolare di quella che rappresenta il D.3, che, come è noto, è stata estratta da una rivista. Va altresì rilevato che il DMC presenta nella parte frontale una striscia di colore scuro che dalla base della bottiglia sale verso il collo. Analogamente il D.3 presenta una striscia (di colore non esattamente definibile ma chiaramente percepibile nel corpo della bottiglia) avente lo stesso posizionamento e la stessa direzione, pur non essendo così marcata come nel caso del DMC. Per completezza, si deve menzionare che tale striscia è interrotta alla base da un etichetta di forma ovale e di color oro e, ad un altezza di circa 2 terzi (dove la sezione di raccordo incontra il collo della bottiglia), da una corona posta sopra un alambicco, entrambi in rilievo. Il DMC e il D.3 presentano inoltre una certa differenza nel tappo e nell altezza del materiale che lo avvolge. Infine è necessario rilevare che il D3 presenta nella parte centrale un cordoncino al quale è appesa un etichetta rettangolare (probabilmente in carta o cartone) di colore chiaro. La Divisione di Annullamento sottolinea al riguardo che le etichette appena menzionate hanno forma, dimensioni e posizionamento del tutto comuni nel settore in questione. Di conseguenza, esse non rappresentano elementi in grado di conferire carattere individuale e non verranno quindi percepite come parte del design dall utilizzatore informato. In tal senso si deve rilevare che nel valutare l impressione generale prodotta dai due disegni o modelli, l utilizzatore informato attribuisce soltanto scarsa rilevanza agli elementi che sono totalmente banali e comuni a tutti gli esempi del genere di prodotto in questione e si concentra sulle caratteristiche che sono arbitrarie o diverse dalla forma standard (sentenza del 18 marzo 2010, causa T-9/07, Raffigurazione di un supporto promozionale circolare, punto 77; decisione del 28 novembre 2006, R 1310/ Biscotti, paragrafo 13; decisione del 30 luglio 2009, R 1734/ Forchette, paragrafo 26 e seguenti). (16) La Divisione di Annullamento ritiene che le summenzionate differenze non siano in grado di fare sì che l impressione globale suscitata delle caratteristiche estetiche e dalla forma del DMC si discosti in modo sufficiente da quella generata D.3. Come indicato nel paragrafo (15), i disegni mostrano una serie di elementi chiaramente affini. In particolare, sia la forma sostanzialmente identica- che l uso del colore oro (pur se forse in tonalità differenti) contribuiscono grandemente ad avvicinare l impressione globale suscitata dalle bottiglie in questione. Tuttavia, non si può non menzionare il particolare effetto generato in entrambi i disegni dalla striscia presente nella parte centrale delle bottiglie stesse. Ad avviso della Divisione di Annullamento, si tratta di una cesura visuale in grado di imprimersi in modo particolare all attenzione dell utilizzatore informato. Inoltre tale cesura, sia essa dovuta ad una specifica colorazione o ad un semplice effetto ottico, non può che essere il frutto di una ben precisa scelta estetica da parte dell autore del disegno.. Da tutto ciò discende che le caratteristiche estetiche comuni appena considerate hanno sull utilizzatore informato un impatto visivo indubbiamente più rilevante rispetto a quello generato 9

10 dalle differenze più sopra indicate, le quali potrebbero essere percepite unicamente a seguito di un esame piuttosto approfondito da parte dell utilizzatore stesso (si pensi ad esempio al rilievo dell alambicco sormontato dalla corona). Infine, come si è visto, è molto probabile che alcuni elementi del D.3 (l etichetta ovale e quella rettangolare) non verranno presi in seria considerazione da parte dell utilizzatore informato, non potendo quindi in alcun modo dissipare l impressione di sostanziale coincidenza suscitata dai due disegni. Di conseguenza, la Divisione Annullamento è dell opinione che l utilizzatore informato riterrà che il DMC da un lato el D.3 dall altro condividano tutti gli elementi principali in grado di colpire l attenzione dell utilizzatore, e che il design del DMC non si discosti significativamente dal disegno del richiedente. (17) In tal senso, il carattere individuale di un disegno o modello è il risultato di un impressione globale che si basa sull assenza o presenza del deja vu dal punto di vista dell utilizzatore informato. (v. sentenza del 7 novembre 2013, T- 666/11, Gatto domestico, punto 29). Nel caso di specie, stante le caratteristiche comuni ai disegni in comparazione tale impressione di dejà vu è chiaramente presente. (18) Di conseguenza, il DMC non presenta un carattere individuale specifico ai sensi dell art 6, RDC, posto che l impressione generale suscitata nell utilizzatore da quest ultimo non si differenzia da quella suscitata dalle forme e dall aspetto delle divulgazioni anteriori. Conclusione (19) Il disegno e modello comunitario deve essere annullato in quanto uno dei motivi di nullità rivendicati dalla richiedente, ovvero la mancanza di carattere individuale, è comprovato. (20) Poiché la nullità è stata rilevata in base ad uno dei motivi addotti dal richiedente non è necessario esaminare gli ulteriori motivi posti a fondamento dell azione di nullità. III. SPESE (21) Ai sensi dell articolo 70, paragrafo 1, RDC, e dell articolo 79, paragrafo 1, REDC, l onere delle spese sostenute dalla richiedente ai fini del procedimento è a carico della titolare. (22) Le spese del procedimento che la richiedente deve versare alla titolare, ai sensi dell articolo 79, paragrafi 6 e 7, lettera f), punto ii), REDC sono fissate a EUR 750, di cui EUR 400 a titolo di spese di rappresentanza e EUR 350 a titolo di tassa relativa alla domanda. 10

11 IV. DIRITTO DI RICORSO (23) Contro la presente decisione può essere presentato ricorso. Il ricorso deve essere presentato all Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO Alessandro Sempio Michele M. Benedetti-Aloisi Martin Schlötelburg 11