La contraffazione su Internet dei segni distintivi dell impresa: quali tutele ad opera della legislazione in materia

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1 La contraffazione su Internet dei segni distintivi dell impresa: quali tutele ad opera della legislazione in materia - 10 dicembre Camera di Commercio di Torino 1

2 PECULIARITA DI INTERNET visibilità mondiale con investimenti contenuti possibilità di raggiungere consumatori e conquistare acquirenti in qualunque parte del mondo possibilità di sondare l interesse dei vari mercati possibilità di vendere potenzialmente qualsiasi tipologia di prodotto 2

3 PECULIARITA DI INTERNET data base virtuale su cui è possibile creare, cercare, organizzare, trasformare, copiare informazioni digitali in formato di testo, video, audio, grafico facilità di copiare, manipolare, pubblicare e diffondere le informazioni presenti su Internet in particolare, facilità di copiare i dati e riprodurli in breve tempo e in elevato numero di esemplari, tutti della medesima qualità incremento del numero di violazioni a mezzo Internet di segni distintivi ovvero di materiali coperti dal diritto d autore 3

4 PECULIARITA DI INTERNET elevata esposizione al rischio dell uso da parte di terzi del proprio marchio difficoltà per il titolare di capire chi utilizza il marchio su Internet e con quali modalità difficoltà per il titolare di individuare gli usi più nascosti e sommersi del proprio marchio e quindi più pericolosi difficoltà da parte del titolare di ottenere tutela anche una volta constatata la violazione 4

5 FUNZIONI DEL MARCHIO È il più importante dei segni distintivi dell impresa, di cui contraddistingue i prodotti e i servizi. Sul piano economico, è oggi utilizzato (e tutelato) non solo come strumento per informare il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è usato da una determinata impresa (la tradizionale funzione di «indicazione di provenienza»), ma anche come simbolo di tutte le altre componenti del «messaggio» che il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene usato, comprese le informazioni e le suggestioni diffuse attraverso la pubblicità, su cui si concentra oggi il valore di mercato dei marchi più famosi (la nuova funzione di «strumento di comunicazione»). 5

6 FUNZIONI DEL MARCHIO indicatore dell origine imprenditoriale di prodotti e servizi garanzia delle caratteristiche e quindi della qualità di prodotti e servizi collettore di clientela, grazie alla funzione attrattiva con Internet: strumento di ricerca 6

7 IPOTESI DI VIOLAZIONI contraffazione tipica di marchio uso non autorizzato di un marchio su un sito Internet (nel testo visibile della pagina web) usurpazione del marchio nel nome a dominio c.d. cybersquatting nel testo del codice HTML della pagina c.d. metatags usi parassitari / uso lecito del marchio altrui 7

8 IPOTESI DI VIOLAZIONI storpiature/distorsioni del marchio studiate in base al sounding del marchio storpiature/distorsioni del marchio prodotte tramite errori studiati di dattilografia (c.d. typosquatting) sviamento della clientela, sfruttando un marchio altrui c.d. traffic diversion, caso tipico dei motori di ricerca e dell alterazione del posizionamento altri comportamenti atti ad ingenerare un rischio di confusione framing, linking, keywords, ecc. 8

9 IPOTESI DI VIOLAZIONI le fattispecie di concorrenza sleale 1) uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri; imitazione servile dei prodotti di un concorrente; altri atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito; appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai princìpi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. 9

10 ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI Trib. Teramo, : in materia di utilizzo di nomi a dominio Internet sussiste pericolo di confusione quando l utente digitando un ben preciso indirizzo (rectius componendo un ben preciso domain name) non si collegherà con il sito Internet della società avente denominazione identica al domain name digitato, ma con società diversa, operante nel medesimo settore commerciale ed in luoghi prossimi geograficamente (a nulla rilevando la contraria prospettazione di assimilare questa situazione a quella - affatto diversa - dell utente che si avvale di parole chiave per eseguire le c.d. «ricerche ipertestuali» con i comuni motori di ricerca, in quanto componendo un domain name si digita un indirizzo, si chiama un nome che è identificativo di un solo ed esclusivo sito Internet, mentre effettuando una ricerca ipertestuale si ottiene un nutrito elenco di siti tra i quali occorrerà successivamente operare una ulteriore selezione). 10

11 ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI Trib. Vicenza, : mentre di fronte ad un marchio dotato di grande rinomanza è abbastanza agevole individuare comportamenti parassitari di approfittamento della rinomanza, di fronte ad un marchio con rinomanza limitata maggiore deve necessariamente essere lo sforzo probatorio di chi invoca tutela a dimostrazione della fondatezza delle sue pretese (in applicazione di questo principio probatorio, secondo il tribunale non adeguatamente assolto, è stata rigettata la domanda della ricorrente stante la siderale distanza che intercorre tra il servizio - motore di ricerca in Internet - per il quale Alta Vista è divenuto un marchio di rinomanza ed i prodotti - capi di abbigliamento - che vengono realizzati e commercializzati dalla resistente). 11

12 ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI Trib. Monza - Desio, : perché il link ipertestuale è strumento di estensione della gamma di prodotti offerti dal sito di partenza, che finisce con il comprendere mediatamente anche prodotti pubblicizzati in siti diversi, si può, in sostanza, affermare che possono ritenersi offerti in vendita su un sito Internet tutti quei prodotti che sono pubblicizzati su altri siti comunque raggiungibili da quello di partenza mediante links ipertestuali; con la conseguenza che non può valere ad escludere un ipotesi di lesione del diritto al marchio o una condotta di concorrenza sleale il fatto che il sito di partenza contraffattore non offra direttamente il servizio affine, ma consenta l accesso al sito in cui vengono offerti prodotti o servizi commercialmente identici o affini a quelli offerti dal titolare del marchio. 12

13 IL PROCESSO Il processo civile e le Sezioni specializzate in materia di impresa Il processo penale Il ruolo delle Istituzioni 13

14 IL PROCESSO CIVILE Codice di procedura civile Codice della proprietà industriale (D. Lgs , n. 30; Capo III, Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale): ripartizione dell onere della prova misure cautelari e provvisorie: (i) descrizione; (ii) sequestro; (iii) inibitoria, anche con fissazione di penale; (iv) pubblicazione del provvedimento sanzioni civili definitive: (i) inibitoria; (ii) penale per violazione o ritardo dell esecuzione del provvedimento di inibitoria; (iii) distruzione dei beni costituenti la violazione; (iv) assegnazione in proprietà al titolare del diritto dei beni costituenti la violazione; (v) sequestro; (vi) risarcimento del danno; (vii) pubblicazione della sentenza 14

15 CRITICITA Responsabilità degli ISP ambiente digitale crea un contesto nel quale è difficile per il titolare del marchio ottenere un risarcimento del danno dal contraffattore diretto soggetti che effettuano vendite on-line possono assumere identità fittizie costi molto elevati per il contrasto all attività di contraffazione moltiplicazione di azioni giudiziarie dei titolari dei marchi nei confronti non dei contraffattori diretti, ma di operatori collegati in qualche modo alle attività illecite svolte a mezzo Internet, quali gli Internet Service Provider 15

16 CRITICITA Responsabilità degli ISP regime della responsabilità disciplinato dalla c.d. Direttiva E- commerce, così come recepita da ciascuno Stato membro (in Italia, D. Lgs , n. 70), che distingue: attività c.d. di mere conduit attività c.d. di caching attività c.d. di hosting regime che ha la finalità di evitare che la minaccia di sanzioni per comportamenti degli utenti cui gli operatori siano rimasti estranei possa disincentivare l investimento e l innovazione tecnologica on-line (sistema del «safe harbor») 16

17 D. LGS. N. 70/2003 RESPONSABILITÀ ISP MERE CONDUIT non deve dare origine alla trasmissione non deve selezionare il destinatario della trasmissione non deve selezionare né modificare le informazioni trasmesse 17

18 D. LGS. N. 70/2003 non deve modificare le informazioni trasmesse si deve conformare alle norme di aggiornamento delle informazioni, secondo la prassi delle imprese del settore RESPONSABILITÀ ISP CACHING si deve conformare alle condizioni di accesso alle informazioni non deve interferire con l uso lecito di tecnologia utilizzata nel settore per ottenere dati sull impiego delle informazioni deve agire prontamente per rimuovere le informazioni memorizzate o per disabilitarne l accesso, non appena venga a conoscenza della rimozione dal luogo dov erano inizialmente, anche per ordine dell autorità 18

19 D. LGS. N. 70/2003 RESPONSABILITÀ ISP HOSTING non deve essere a conoscenza del fatto che l attività o l informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non deve essere al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l illiceità dell attività o dell informazione non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l accesso 19

20 CASO L OREAL VS. E-BAY Corte di Giustizia, , C-324/09: L art. 14, n. 1, deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online, qualora non abbia svolto un ruolo attivo, che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati. Detto gestore svolge un ruolo siffatto allorché presta un assistenza, che consiste in particolare nell ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle. Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell ambito di applicazione dell art. 14, n. 1, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art

21 CRITICITA Legge applicabile e giudice competente soggetti che effettuano vendite on-line possono operare nei paesi più lontani e possono con facilità cessare le proprie attività in un luogo e riavviarle in un altro, dalla parte opposta del globo, anche con un nome e un dominio diverso difficoltà nell individuazione di legge applicabile e giudice competente 21

22 CASO WINTERSTEIGER Corte di Giustizia, , C-523/10: L art. 5, punto 3, regolamento 44/2001/Ce del consiglio del 22 dicembre 2000, deve essere interpretato nel senso che di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno stato membro a causa dell uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro stato membro, possono essere investiti sia i giudici dello stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello stato membro del luogo di stabilimento dell inserzionista (nella specie, si trattava della violazione di un marchio nazionale registrato in Austria, che era stato utilizzato come parola chiave da un inserzionista sul sito Internet di Google operante in Germania). 22

23 CASO MAX MARA Trib. Torino, : Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell art del regolamento Ce n. 44/2001 in relazione all azione di contraffazione di marchio registrato ove il sito Internet che utilizza nel domain name i segni contraffattori sia accessibile anche dall Italia e presenti un sistema di link che consente all utente di entrare in contatto con imprenditori italiani. 23

24 Venturello e Saraceno, Avvocati Via Vittorio Amedeo II n. 17, Torino Tel Fax anna.saraceno@sleuresis.it Sito Internet 24