Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A

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1 Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A Sentenza Corte di Giustizia Europea del 12 novembre 2002 (C 206/01) Lezione dell 11 novembre 2010 Presentazione del caso: Dott.ssa Monica Bruno LS CLEACC

2 Definizioni di merchandising La pratica di utilizzare un brand (una marca) o l immagine di un prodotto noto per venderne un altro. L'insieme di attività e di azioni aventi lo scopo di promuovere la vendita di una determinata linea di prodotti o anche di un solo prodotto una volta che lo stesso sia stato inserito nell assortimento del punto vendita (es. il c.d. scaffaling). 2

3 a noi interessa la pratica di utilizzare un brand (una marca) o l immagine di un prodotto noto per venderne un altro. 3

4 Già nella prima metà del 900 nomi e sembianze dei personaggi dei fumetti di maggiore successo popolare, sono stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti e servizi di natura completamente diversa. Sigarette dolci (caramelle) Colori ad acquerello 4

5 E sempre dalla prima metà del 900, nomi e volti di personaggi famosi, che riscuotono grande simpatia, popolarità e credibilità presso il pubblico, vengono utilizzati per commercializzare i prodotti più disparati. La Bambola Shirley Temple 5

6 Per comprendere l importanza di un brand e le sue potenzialità di ulteriore sviluppo, basti ricordare che negli Anni Cinquanta, negli U.S.A., modello capitalistico per eccellenza, divengono essi stessi simbolo della società contemporanea, al punto da divenire oggetto di rappresentazione artistica Andy Warhol 6

7 Negli anni 80 ha inizio lo sfruttamento dei marchi celebri quelli più popolari o più prestigiosi per promuovere la vendita di prodotti non affini. 7

8 Il dato normativo Art. 23 (CPI) Trasferimento del marchio 1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato. 2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

9 Il contratto di merchandising Come accade per le figure più note di contratti atipici, anche quello di merchandising manca, nel nostro ordinamento, di una precisa disciplina e di una puntuale nozione Occorre dunque enucleare dalla prassi negoziale gli elementi costitutivi del fenomeno merchandising 9

10 Gli elementi caratteristici del merchandising un entità che riscuote successo presso il pubblico. L uso di tale entità viene concesso a terzi I terzi si servono dell entità per promuovere la vendita di beni o servizi che trovano un uso non affine all attività per la quale l entità ha acquisito successo 10

11 dunque dalla prassi possiamo trarre la seguente definizione Il contratto di merchandising è il contratto in forza del quale il titolare di un entità che riscuote successo presso il pubblico ne consente dietro compenso l utilizzo ad un terzo, affinché costui se ne avvalga nella commercializzazione di beni e/o servizi eterogenei, sotto il profilo merceologico, rispetto a quelli per i quali l entità ha riscosso successo. 11

12 Gli elementi caratteristici del merchandising OGGETTO DEL CONTRATTO un entità che riscuote successo presso il pubblico. L uso di tale entità viene concesso a terzi FORMA: licenza d uso SCOPO DEL CONTRATTO promuovere la vendita di beni o servizi per un uso non affine all attività per la quale l entità ha acquisito successo 12

13 l oggetto del contratto L ENTITA che riscuote successo può essere costituita da un personaggio di fantasia marchio celebre personaggio reale Character merchandising Brand merchandising Personality merchandising 13

14 ... la licenza d uso L ENTITA è soggetta ad un diritto di privativa. Il suo uso deve essere concesso per mezzo di un contratto, che si concede generalmente a fronte di un corrispettivo. Il contratto di merchandising è uno strumento che il titolare dell entità sfrutta per produrre reddito, ossia per monetizzare il valore dell entità. Inoltre, permette di conquistare settori merceologici molto lontani dall hard core business dell impresa che ha creato l entità, senza che tale impresa debba sostenere ingenti investimenti per entrare in quei settori. 14

15 lo scopo I terzi acquistano l uso dell entità per promuovere la vendita di beni e servizi. Ebbene, esiste una notevole differenza fra: i beni per i quali l ENTITA riscuote successo I beni sui quali l ENTITA viene apposta in forza di un contratto di merchandising Utilizzazione primaria dell entità Utilizzazione secondaria dell entità 15

16 Il contratto di merchandising: questioni più o meno aperte Dubbi relativi alla conformità del contratto di merchandising alla legge marchi. Il contratto di merchandising e il principio di non ingannevolezza del marchio in relazione ai caratteri essenziali dei prodotti (art. 23, comma 4, CPI). Differenze tra il contratto di personality merchandising e il testimonial (lo sponsee nel contratto di sponsorizzazione). Differenze tra il contratto di brand merchandising e la sponsorizzazione. 16

17 Merchandising di marchio e sponsorizzazione Apposizione di un marchio su delle entità non affini, a fronte di un corrispettivo. Effetto trainante Quali punti di contatto? Funzione pubblicitaria di attribuzione di un valore aggiunto. e quali differenze? Tutto dipende da dove si colloca la celebrità (entità): Sul marchio MERCHANDISING Su un evento terzo rispetto all impresa SPONSORIZZAZIONE 17

18 . ma le differenze non si fermano qui Nel merchandising è il terzo (merchandisee) che paga una royalty al titolare del brand (merchandisor) per assicurarsene lo sfruttamento Nella sponsorizzazione è il proprietario del brand (sponsor) che paga il terzo (sponsee) perchè esponga il simbolo LS CLEACC 18

19 Lo sfruttamento del marchio nello sport Il ruolo del marchio nel settore sportivo è di assoluto rilievo, poiché attribuisce al titolare la possibilità di sfruttarne commercialmente tutti i valori connessi. In assenza di una espressa disciplina positiva del fenomeno connesso allo sfruttamento economico del marchio i titolari di esso ricorrono, a seconda dell interesse economico avuto di mira, ai contratti di sponsorizzazione merchandising Ambush marketing 19

20 L Ambush Marketing (il marketing di imboscata ) Nuovo fenomeno giuridico: la c.d. commercializzazione parassita (con un giro d affari stimato in milioni di euro/dollari) Il fenomeno, consiste nella attività di un concorrente dello sponsor ufficiale diretta a distogliere l attenzione del pubblico dallo sponsor ufficiale, attirandola su di sé utilizzando la popolarità dell evento e del marchio, senza esserne lo sponsor Questa birra coreana non era titolare di alcun diritto legato ai Mondiali di Calcio del 2002 e lo dichiarava anche espressamente 20

21 L Ambush Marketing (la commercializzazione parassita ) Il primo e finora unico intervento del legislatore italiano si registra nel 2005 (L. 167), in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino Lo scopo è quello di evitare che i soggetti licenziatari dei valori sportivi subiscano danni dalla loro utilizzazione gratuita da parte dei terzi non autorizzati «È vietato intraprendere attività di commercializzazione parassita, intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organiz-zatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico» (art.2.3 L. 167/2005) 21

22 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 12 novembre 2002 nel procedimento C-206/01 (Arsenal F.C. c/ Matthew Reed) Un caso di ambush marketing Nel 1989 la società calcistica inglese Arsenal Football Club otteneva la registrazione come marchi - per un'ampia categoria di prodotti - dei termini «Arsenal» e «Arsenal Gunners» nonché degli emblemi del cannone e dello scudo. L'Arsenal concepisce e fornisce i propri prodotti, (come indumenti, articoli di abbigliamento sportivo e calzature) o li fa fabbricare e fornire attraverso la sua rete di rivenditori autorizzati. Tale attività commerciale le procura considerevoli redditi. 22

23 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 12 novembre 2002 nel procedimento C-206/01 (Arsenal F.C. c/ Matthew Reed) Un caso di ambush marketing Dal 1970 Mr. Reed vende souvenirs ed altri prodotti aventi origine dal calcio, quasi tutti recanti segni che fanno riferimento all'arsenal FC, in vari chioschi situati all'esterno della cinta dello stadio dell'arsenal FC, precisando alla clientela che non si tratta di prodotti ufficiali, mediante un cartello indicante in modo chiaro l'origine dei prodotti. Addebitando al sig. Reed la vendita di prodotti che utilizzavano segni identici a quelli registrati, l'arsenal FC promuoveva nei confronti di quest ultimo un'azione per danni e un procedimento per contraffazione di marchio. La High Court of Justice sulla base della pregiudiziale sentenza CGE del respingeva la domanda di risarcimento dei danni in quanto l'arsenal non era stato in grado di dimostrare l'esistenza di una reale confusione da parte dei sostenitori tra i prodotti non ufficiali venduti dal sig. Reed e quelli provenienti dall'arsenal FC. 23

24 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 12 novembre 2002 nel procedimento C-206/01 (Arsenal F.C. c/ Matthew Reed) Un caso di ambush marketing Per quanto riguarda l'azione per contraffazione, il giudice nazionale sottoponeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione del diritto comunitario dei marchi, allo scopo di: a) sapere se il titolare di un marchio validamente registrato potesse opporsi all'uso commerciale, da parte di un terzo, del suo marchio su prodotti identici a quelli per i quali il marchio è registrato, qualora l'uso contestato non comprenda alcuna indicazione di origine dei prodotti; b) verificare in che misura il fatto che detto uso possa essere percepito dal pubblico come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio possa incidere sul diritto del titolare di opporsi all'uso illegittimo. 24

25 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 12 novembre 2002 nel procedimento C-206/01 (Arsenal F.C. c/ Matthew Reed) Un caso di ambush marketing Nella sua sentenza, la Corte rammenta che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore la reale origine di un prodotto o di un servizio, consentendogli di distinguerlo, senza possibilità di confusione da quello di provenienza diversa. Pertanto, il marchio svolge un ruolo essenziale nel sistema della concorrenza. Esso deve costituire la garanzia che, da un lato, tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa e che, dall'altro, a quest'ultima puó attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Orbene, tale garanzia di provenienza può essere garantita solo se il marchio è tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della sua posizione e della sua reputazione vendendo prodotti non originali. Tuttavia, tale tutela è riservata ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare quella di garanzia di provenienza del prodotto 25

26 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 12 novembre 2002 nel procedimento C-206/01 (Arsenal F.C. c/ Matthew Reed) Un caso di ambush marketing Per i prodotti venduti dal sig. Reed non si può escludere un rischio di confusione da parte dei tifosi della squadra per quanto riguarda la provenienza dei prodotti. L'avvertenza figurante nel chiosco del sig. Reed, secondo cui i prodotti non sono prodotti ufficiali, non garantisce l'assenza di confusione. Infatti, dal momento in cui i prodotti non ufficiali lasciano il chiosco in cui figura l'avvertenza, alcuni consumatori potrebbero considerarli prodotti originali dell'arsenal. Di conseguenza, qualora si constati che un terzo faccia uso commerciale di un segno identico a un marchio validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare può opporsi al suddetto uso, senza che rilevi il fatto che tale segno possa venire percepito dal pubblico come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio. 26