Il risarcimento del danno per violazione dei diritti di proprietà intellettuale

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1 Il risarcimento del danno per violazione dei diritti di proprietà intellettuale Avv. Prof. Paola A.E. Frassi Università degli Studi, Milano Studio legale Bird & Bird, Of counsel

2 Alcune considerazioni preliminari Fondazione Rosselli, Rapporto Innovazione di Sistema 2006, in collaborazione con il Corriere della Sera Rank 2006 Indice di innovazione di sistema 2006 Rank 2005 Paese Indice di innovazione sistema 2005 Paese 1 Svezia 7,67 1 Finlandia 7,14 2 Finlandia 7,47 2 Svezia 6,96 3 USA 7,46 3 USA 6,79 4 Danimarca 7,09 4 Danimarca 6,40 5 Olanda 6,76 5 Canada 5,82 6 UK 6,57 6 Olanda 5,54 7 Giappone 6,40 7 UK 5,09 8 Belgio 6,30 8 Belgio 5,03 9 Canada 6,24 9 Giappone 5,02 10 Norvegia 6,07 10 Germania 5,01 11 Germania 6,00 11 Norvegia 4,96 12 Austria 5,94 12 Austria 4,84 13 Francia 5,56 13 Francia 4,42 14 Irlanda 5,24 14 Irlanda 3,84 15 Spagna 4,42 15 Spagna 3,26 16 Italia 3,93 16 Portogallo 2,79 17 Portogallo 3,86 17 Italia 2,65 18 Grecia 3,85 18 Grecia 1,76 19 Russia 3,10 19 Russia 1,76

3 Alcune considerazioni preliminari L Italia si colloca nel gruppo dei paesi scarsamente innovativi Russia Grecia Portogallo Italia Spagna Irlanda Francia Austria Germania Norvegia Canada Belgio Giappone UK Olanda Danimarc USA Finlandia Svezia 3,10 3,85 3,86 3,93 4,42 5,24 5,56 5,94 6,00 6,07 6,24 6,30 6,40 6,57 6,76 7,09 7,46 7,47 7,67 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

4 Uno dei 28 indicatori dell indice di innovazione è il livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale (quadro normativo, enforcement, efficienza del sistema giudiziario) 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,00 0,94 0,99 0,98 0,85 Austria Belgio Canada Danimarca Finlandia Francia Germania Giappone Grecia Irlanda 0,95 0,86 0,86 0,65 0,88 0,65 0,96 0,87 0,66 0,37 Italia Norvegia Olanda Portogallo Russia Spagna Svezia 0,73 0,91 0,79 UK USA 0,96

5 ITALIA 2005 POSIZIONE POSIZIONE , ,37 17 L Italia è, con la Grecia, al penultimo posto seguita solo dalla Russia. Il deficit non è sul piano degli strumenti normativi (oramai largamente comuni) ma su quello della loro applicazione concreta. Risarcimento del danno caso emblematico

6 Effettività della tutela? Il banco di prova del risarcimento del danno Nello scenario globale l appetibilità dell Italia per azionare giudizialmente diritti di PI è molto bassa L atteggiamento della giurisprudenza nei confronti delle domande di risarcimento danni è fondamentale per le imprese straniere Allo stato attuale, in Italia la contraffazione è sempre conveniente (lo rileva Trib. Vicenza, , GADI 2003, 4502) Rischio massimo per il contraffattore: restituzione (a distanza di tempo) del vantaggio economico conseguito con l illecito

7 Limitata efficacia dello strumento risarcitorio se inteso in termini prettamente compensativi Necessità di valutare con attenzione tutte le componenti del danno da contraffazione (scopo: funzione dissuasiva) Fondamentale è consentire l accesso ai dati rilevanti per la prova del danno (tramite descrizione elementi di prova art. 128 c.p.i., art. 121 c.p.i. e 156 bis l.d.a.)

8 Il quadro normativo Codice della Proprietà industriale (d.lgs. 30/2005), art. 125 (diritti di proprietà industriale) Legge sul diritto d autore (633/1941), art. 158 (diritto d autore) Direttiva enforcement 48/2004/CE (art. 13) che ha modificato entrambe le leggi (d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, in G. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) ma si deve rilevare che L indagine sull applicazione delle nuove norme è forse prematura (poche decisioni edite)

9 Art. 125 c.p.i. (diritti di proprietà industriale) 1.- Il risarcimento è liquidato secondo le disposizioni degli articoli: 1223 c.c. lucro cessante + danno emergente 1226 c.c. valutazione equitativa 1227 c.c. concorso del fatto colposo del creditore tenuto conto: del mancato guadagno titolare dei benefici realizzati dal contraffattore di elementi diversi da quelli economici (danno morale)

10 2.- La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso (prezzo del consenso)

11 3.- In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento (quindi, sempre) Va oltre la direttiva enforcement Eccede lo schema dell arricchimento ingiustificato Rischio di applicazioni paradossali

12 Art. 158 l.d.a. (diritto d autore) 1. Il risarcimento è liquidato secondo le disposizioni degli articoli: 1223 c.c. lucro cessante + danno emergente 1226 c.c. valutazione equitativa 1227 c.c. concorso del fatto colposo del creditore tenuto conto degli utili del contraffattore 2. La liquidazione può essere forfetaria in una somma globale sulla base quantomeno dell importo che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto l autorizzazione dal titolare del diritto leso (prezzo del consenso) 3. Sono dovuti altresì i danni non patrimoniali (danno morale)

13 Quale danno? DANNO che si dimostra essere CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA della contraffazione (1223 c.c.) LUCRO CESSANTE (minor profitto da sfruttamento) DANNO EMERGENTE (danno al bene immateriale) Inesistenza del danno nel caso dei beni sequestrati prima dell immissione in commercio (Trib. Roma, , GADI 4313 e Trib. Milano, , GADI 4833)

14 Come quantificarlo? DIRITTI DI PI DIRITTO D AUTORE LUCRO CESSANTE (pari ev. almeno al prezzo del consenso) DANNO EMERGENTE DANNO MORALE LUCRO CESSANTE (pari ev. almeno al prezzo del consenso) DANNO EMERGENTE DANNO NON PATRIMON. in alternativa o se in eccesso: UTILI DEL CONTRAFFATTORE

15 Se il brevetto è USATO dal titolare: : In concreto: brevetti Lucro cessante profitti persi tramite fatturato del titolare (prova agevole) MA SI DEVONO CONSIDERARE 1. la quota di mercato detenuta dal titolare/presenza di prodotti sostituibili; e 2. l andamento del mercato utile del contraffattore (prova non agevole): tramite istanza di esibizione delle scritture contabili, dei contratti di distribuzione e vendita, descrizione di elementi di prova (art. 128 c.p.i.) o CTU contabile e diritto di informazione (art. 121 bis cpi) MA SI DEVE CONSIDERARE che il contraffattore può dimostrare che il vantaggio conseguito dalla contraffazione è minimo (rilevanti costi variabili), il che rende il criterio sovente poco rappresentativo

16 royalty ragionevole (prezzo del consenso) Consente una determinazione convenzionale del lucro cessante tramite: 1. la produzione di contratti di licenza già conclusi dal titolare del brevetto oppure 2. se disponibili, tramite tabelle di settore relative alle royalties per il trasferimento di tecnologia (ad es., tab. RECAP per trasferimento biotecnologie) (Trib. Alba, , GADI 4264)

17 royalty ragionevole (prezzo del consenso) Nel caso di brevetto sulla parte di un prodotto complesso il criterio può essere applicato: sul valore dell intera macchina (in caso di componente con incidenza sostanziale, Trib. Vicenza, , GADI, 4502) oppure sul costo della sola parte del prodotto (in caso di componente senza incidenza sostanziale, Trib. Milano, )

18 Lucro cessante Quale criterio adottare? Dipende dalle circostanze del caso 1. decremento del fatturato del titolare: nei mercati con pochi attori 2. restituzione dell utile del contraffattore: quando le sue potenzialità sono maggiori di quelle del titolare del brevetto, in caso di brevetto non ancora attuato, quando la contraffazione può incidere negativamente sulla possibilità di futura attuazione 3. royalty ragionevole se non è possibile ricorrere agli altri due criteri (caso dell inventore-persona fisica o del titolare del brevetto che non produce in Italia - Trib. Roma, , in GADI 2650)

19 Costi di mantenimento del brevetto (tasse) Spese sostenute per l attività promozionale (dimostrazione che quelle spese si riferiscono al brevetto) Danno emergente Costi per la costituzione di parte civile in processi penali paralleli Costi di reazione (indagini relative al prodotto in contraffazione; consulenti brevettuali, avvocati;costo dei dipendenti interni impiegati nella reazione, della pubblicazione di diffide, spese promozionali

20 In concreto: in materia di marchi Lucro cessante Quantificazione del danno in base ai profitti persi dal titolare del marchio mediante bilanci e libri sociali documenti relativi ai costi di produzione e distribuzione del prodotto recante il marchio contraffatto documenti sulla diminuzione di clientela (ordini documentazione di trattative non andare a buon fine) disdettati, listino dei propri prezzi (Trib. Napoli, , Riv. dir. ind., 2003; App. Milano, , GADI, 3647) studi di marketing sulla previsione di sviluppo delle vendite documentazione comprovante l affermazione del prodotto sul mercato prova del mancato guadagno indotto (App. Firenze, , GADI, 89)

21 si devono considerare anche L andamento del mercato e il posizionamento del prodotto (andamento delle vendite del titolare del marchio) L appetibilità sul mercato del prodotto contraddistinto dal marchio (forza del marchio, v. Trib. Vicenza, , Riv. dir. ind, 2000)

22 Quantificazione del danno in base ai profitti del contraffattore ISTANZA DI esibizione e produzione bilanci, scritture contabili e documentazione extracontabile del contraffattore quali listino prezzi, cataloghi e depliant prodotti ISTANZA DI comunicazione delle informazioni sulla identità dei terzi coinvolti, sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonchè sul prezzo dei prodotti o servizi (art. 121 bis CPI - Diritto di informazione)

23 royalty ragionevole Individuazione delle royalties praticate dal titolare del marchio mediante produzione di contratti di licenza, tabelle di valutazione della royalty standard per il settore di riferimento (quando esistenti) (Trib. Bologna, , GADI 4889)

24 Danno emergente Danno al bene-marchio, liquidato in via equitativa Dilution o annacquamento del marchio che gode di rinomanza (pregiudizio autonomo per App. Milano, 19 marzo 2005; GADI 4865, rilevante nel caso i prodotti contraffatti siano qualitativamente inferiori, Trib. Milano, 24 luglio 2003, GADI 4598, Montblanc) Spese sostenute per l attività promozionale (se si riferiscono al marchio - Trib. Milano , GADI 4705) Costi mantenimento del marchio Costi di reazione anche pubblicitaria (Trib. Bologna, , GADI 4889; Trib. Prato, , GADI 3110) Costi per la costituzione di parte civile in processi penali paralleli

25 In concreto: diritto d autore Il criterio dei profitti persi può applicarsi solo fra imprenditori culturali (editori, produttori cinematografici, musicali) L utile del contraffattore (peraltro non codificato dal 158 l.d.a.) è rappresentativo quando un impresa culturale realizza uno sfruttamento riservato dall autore ad altro soggetto (elaborazione non autorizzata) nella prospettiva dell autore, il criterio più frequente è quello del prezzo del consenso (lesione del potere di disposizione p. es. registrazione dal vivo non autorizzata)

26 Novità sul piano della prova del danno: i nuovi artt. 121 c.p.i. e 156 bis l.d.a Il d. lgs. 140/2006 (in attuazione della direttiva enforcement) ha introdotto nell art. 121 c.p.i. il comma 2-bis e il nuovo art. 156 bis l.d.a. prevedono l ordine del giudice di esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte Limite: la disposizione si applica soltanto alle violazioni commesse su scala commerciale (art. 144 c.p.i., atti di pirateria: contraffazione e usurpazione di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico )

27 La mancata ottemperanza all ordine potrà costituire argomento di prova per il giudice (art c.p.i. e 156 bis, 4, l.d.a.) Resta sempre la possibilità di ricorrere alla misura del sequestro giudiziario di documenti ex art. 670 n. 2 c.p.c., indipendentemente dal tipo di violazione (commessa su scala commerciale o meno)

28 Novita sul piano della prova del danno: il diritto di informazione (art. 121 bis c.p.i. e 156 ter l.d.a.) L introduzione rappresenta una novità importante per il nostro sistema A CHI? Le informazioni possono essere richieste a terzi ma anche all autore della violazione SU CHE COSA? Le informazioni possono riguardare i canali produttivi e distributivi delle merci contraffatte, nonché le quantità ed il prezzo dei prodotti o servizi contraffatti.

29 Diversamente dalla direttiva, gli art bis c.p.i. e l art 172 octies 1 l.d.a. stabiliscono sanzioni penali Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall articolo 372 del codice penale, ridotte della metà (falsa testimonianza) ma si deve considerare che Il diritto di informazione si applica soltanto alle violazioni commesse su scala commerciale (art. 144 c.p.i., atti di pirateria: contraffazione e usurpazione di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico )

30 Novita sul piano della garanzia al risarcimento del danno Nuovo, per la legislazione speciale, è il rimedio provvisorio dell art. 144-bis c.p.i (sequestro conservativo di beni mobili ed immobili, di conti bancari ed altri averi del contraffattore) a tal fine il giudice può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o autorizzare l accesso alle pertinenti informazioni ma si deve considerare che L art. 162 ter l.d.a. (come la direttiva enforcement) circoscrive la comunicazione alle violazioni commesse su scala commerciale La norma del c.p.i. si applica invece senza alcuna limitazione (in linea con l art. 671 c.p.c.)

31 Grazie dell attenzione!

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