Accoglimento totale del 21/09/2015 RG n /2014-1

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1 N. R.G. 2014/76328 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2014 promosso da: BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli avv.ti VANZETTI ADRIANO, VANZETTI SABINA MICHELLE e PEROTTI RICCARDO, elettivamente domiciliata in VIA DAVERIO, MILANO, presso il difensore avv. VANZETTI ADRIANO; RICORRENTE contro ITALY FASHION S.R.L. (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell avv. IMPRODA ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BARBERINI, ROMA presso il difensore; RESISTENTE Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 09/09/2015, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato in data 26 maggio 2015, la società BARILLA G. E R. FRATELLI S.p.A. ha promosso il presente procedimento cautelare in corso di causa nei confronti della società ITALY FASHION S.r.l., volto ad inibire la produzione e la commercializzazione da parte della resistente dei prodotti a forma di biscotto Barilla o che richiamano i segni Barilla. In particolare, la ricorrente ha allegato che: - essa è titolare dei marchi denominativi, relativi ad altrettante tipologie di biscotti Pan di Stelle, Galletti, Rigoli, Batticuori, Mooncake, Gocciole, Baiocchi, Abbracci, Pagina 1

2 Ringo, Mulino Bianco Crostatina, nonché di marchi di forma, registrati e non, e di marchi figurativi relativi al packaging dei menzionati prodotti; - la rinomanza dei marchi giustifica la tutela extra merceologica; - la resistente Italy Fashion commercializza prodotti dalla forma identica a quella dei noti biscotti Barilla Pan di Stelle, Galletti, Rigoli, Batticuori, Mooncake, Gocciole, Baiocchi, Abbracci, Ringo, Mulino Bianco Crostatina ; - tali prodotti sono commercializzati con i nomi corrispondenti ai marchi registrati da Barilla o con nomi che richiamano i marchi Barilla e cioè: Pandistelloso, Gallettoso, Rigoloso, Batticuoroso, Moon, Gocciolosa, Ringoloso; - la resistente Italy Fashion, dopo avere iniziato la commercializzazione di cuscini aventi forma e nome identico ai prodotti da forno Barilla, ha tentato di stipulare con la ricorrente un contratto di licenza esclusiva, cui la Barilla non aveva consentito, preferendo limitarsi a commissionare, di volta di volta, a differenti aziende la produzione di gadgets pubblicitari volti a promuovere i suoi prodotti sul mercato. - Il materiale promozionale, che assume forme, nomi e colori dei biscotti Barilla e ha una forte attrattiva nella mente dei consumatori, i quali da quarant anni vi riconoscono i celebri prodotti dolci della Mulino Bianco, è stato sfruttato dalla resistente, attraverso un vero e proprio agganciamento parassitario, al fine di promuovere i propri prodotti. - I consumatori sono indotti a ritenere che i prodotti fabbricati dalla resistente provengano dalla Barilla o siano venduti su sua licenza o con la sua autorizzazione. -L enorme e inaspettato successo della operazione commerciale, divenuto, per espresso riconoscimento della resistente, un vero fenomeno virale, conferma il periculum in mora del presente ricorso, per la necessità di intervenire immediatamente al fine di impedire l appropriazione di pregi da parte del resistente, attraverso un provvedimento inibitorio. Ciò premesso, ha chiesto che la resistente sia inibita dalla produzione dei detti prodotti perché in contraffazione dei marchi sia denominativi che di forma, registrati e non, Pan di Stelle, Abbracci, Ringo, Gocciole, Rigoli, Galletti, Batticuore, Mooncake, Baiocchi e Crostatina, e altresì in violazione del divieto di concorrenza sleale ex art n 1, n 2 e n La società resistente si è costituita nel procedimento cautelare con memoria datata 15 giugno 2015, chiedendo il rigetto del ricorso cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del pericuum in mora e, in particolare, deducendo che: Pagina 2

3 - i cuscini a forma di biscotti prodotti da Italy Fashion richiamano le forme comunemente utilizzate nel settore dell industria dolciaria e reperibili sotto una notevole molteplicità di marchi, sfruttate non solo da imprese del settore alimentare, ma anche da imprese di diversi settori, quale Italy Fashion, per la produzione di gadget di varia natura. Il packaging della confezione, e non piuttosto la forma del biscotto stesso, consente di associare i biscotti ai relativi marchi. - L assenza di un contratto di licenza con la ricorrente impediva alla Italy Fashion di utilizzare i marchi denominativi della Barilla, ma non anche le forme dei relativi biscotti. -I marchi denominativi Barilla non erano registrati nella classe merceologica n. 24 (tessuti e prodotti simili) e pertanto, non essendo marchi celebri, non godevano di protezione al di fuori della propria classe. - La ricorrente aveva tollerato l iniziativa dal 2013 e, comunque, non aveva provato il danno derivante dalla mancata anticipazione della tutela di merito. 3. All udienza di discussione del cautelare del 27 maggio 2015, il Giudice, tentata la conciliazione, ha rinviato all udienza del 30 giugno 2015 per la verifica della cessazione della materia del contendere. In considerazione della disponibilità conciliativa manifestata dalle parti e degli impegni assunti dalla resistente, sono state fissate davanti al giudice designato le nuove udienze dell 8 luglio e del 9 settembre Essendo fallito ogni tentativo di composizione bonaria, il giudice, invitate le parti alla discussione, all udienza del 9 settembre 2015 si è riservato di decidere. 4. In data 11 settembre 2015, successivamente all udienza di discussione, la resistente ha depositato una memoria, chiedendo che di essa si tenga conto ai fini della decisione. 5. Preliminarmente la memoria depositata dalla resistente in data 11 settembre 2015, successivamente all udienza di discussione e al provvedimento di assunzione della riserva, nella quale è formulata la richiesta di valutarne il contenuto e tenerne conto ai fini della decisione, non può essere acquisita e tantomeno valutata per la decisione, poiché atto depositato senza autorizzazione, al di fuori del contraddittorio e, quindi, in palese violazione dei principii costituzionalmente garantiti del contraddittorio e del diritto di difesa (art. 111 Cost). 6. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione e va pertanto accolto. Pagina 3

4 6.1. La resistente ha commercializzato i prodotti di cui al ricorso in contraffazione dei segni distintivi della ricorrente, senza alcuna autorizzazione e, anzi, nella consapevolezza del rifiuto da parte della ricorrente di concedere la licenza, richiesta dalla controparte. Ci si riferisce, in particolare, alla contraffazione dei nove marchi denominativi, registrati da Barilla nel corso dell ultimo decennio, Pan di Stelle, Abbracci, Ringo, Gocciole, Rigoli, Galletti, Batticuore, Mooncake, Baiocchi, nonché alla contraffazione del marchio figurativo Ringo, rappresentato da una R stilizzata, con numero di registrazione La resistente ha, invero, commercializzato i detti prodotti, che riproducono anche le forme capricciose dei biscotti Barilla, con i nomi identici ai marchi registrati da Barilla e, dopo la diffida, con nomi che sono mere declinazioni dei primi e richiamano in modo palese i marchi Barilla, poiché molto simili ad essi: Pandistelloso, Gallettoso, Rigoloso, Batticuoroso, Moon, Goccioloso, Ringoloso E opportuno precisare sin d ora che, alla data della proposizione del ricorso, la commercializzazione dei detti prodotti era ancora in atto con i nomi Pandistelloso, Gallettoso, Rigoloso, Batticuoroso, Moon, Goccioloso, Ringoloso. La condotta posta in essere dalla resistente dopo la diffida della controparte, dat. 4 marzo 2014, non ha dunque fatto venire meno il requisito del periculum in mora, poiché la modifica intervenuta, e richiamata nel non perspicuo riferimento della resistente ( memoria di costituzione, pag. 4), è consistita solo nel trasformare i segni denominativi utilizzati dalla resistente Pan di Stelle, Abbracci, Ringo, Gocciole, Rigoli, Galletti, Batticuore, Mooncake, Baiocchi, identici ai corrispondenti segni distintivi Barilla, nei nomi, del tutto simili ai detti segni, Pandistelloso, Gallettoso, Rigoloso, Batticuoroso, Moon, Gocciolosa, Ringoloso La contraffazione dei marchi denominativi è ammessa dalla difesa della resistente, che ha contestato la contraffazione con riguardo esclusivamente ai marchi di forma dei biscotti della ricorrente, riconoscendo, invece, che la mancata conclusione del contratto di licenza tra le parti comportava solo e soltanto per la resistente l impossibilità di utilizzare i marchi denominativi Barilla, non anche di non produrre cuscini aventi le forme dei frollini Barilla ( memoria cit. p 4) In presenza della palese e peraltro ammessa- contraffazione dei marchi denominativi, in atto anche successivamente alla proposizione del ricorso, e nonostante il rifiuto della ricorrente a concedere una licenza, sussistono sia il fumus boni iuris, per avere la Pagina 4

5 ricorrente fatto uso dei segni distintivi di titolarità della ricorrente senza autorizzazione della titolare, ed anzi nella consapevolezza del suo rifiuto, che il periculum in mora, non essendo cessata la condotta contraffattoria successivamente alla diffida ed essendo ancora in atto alla data di proposizione del giudizio cautelare La notorietà dei marchi registrati dalla ricorrente rende superflua, nel caso di specie, ogni questione sulla affinità o meno dei prodotti commercializzati dalla resistente rispetto ai beni per i quali sono stati registrati i marchi, poiché la notorietà dei marchi estende la tutela inerente alla privativa anche a prodotti non affini, sol che l uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del segno altrui Nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che la resistente abbia tratto un indebito vantaggio dalla rinomanza dei marchi e dall indebito agganciamento ai prodotti provenienti dalla Barilla, imitati in tutte le forme arbitrarie e capricciose. La commercializzazione da parte della resistente di un elevato numero di prodotti, utilizzando i segni distintivi denominativi della ricorrente e imitandone le forme, i colori e tutte le caratteristiche non sostanziali ( si veda in particolare il disegno del galletto nei prodotti denominati gallettosi, le identiche caratteristiche della R dei biscotti Ringo, corrispondenti al marchio di forma figurativo registrato da Barilla), tanto da comportare, come rilevato nella stampa promozionale in atti, l imitazione dell intera collezione del Mulino Bianco, ha consentito alla resistente di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dei prodotti della Barilla, generando anche un rischio di confusione sulla provenienza dei beni prodotti dalla resistente Tenuto conto della quota di mercato detenuta, della estensione geografica, della durata del loro uso e dell entità degli investimenti realizzati, i segni denominativi Barilla vanno ritenuti notori: il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre ed è sufficiente che sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti ( Cass 21086/05; T Mi 4 luglio 2013; CGCE 14/09/1999, caso General Motors) L eccezione di decadenza per perdita di capacità distintiva dei marchi denominativi registrati non ha pregio, giacché detti marchi denominativi non sono divenuti nel commercio denominazione generica dei prodotti, e ciò anche a prescindere dalla necessità per la decadenza dell ulteriore prova, incombente sul soggetto che formula l eccezione, del rapporto di causalità tra la generalizzazione e l attività del titolare del marchio. Pagina 5

6 6. 7. La descritta natura parassitaria e di approffittamento degli altrui investimenti, per la conoscenza da parte del mercato dei segni distintivi della Barilla, e per le modalità di produzione e commercializzazione dei prodotti, evocanti i prodotti Barilla con riguardo alla gran parte della collezione del Mulino Bianco, integra altresì il fumus della concorrenza sleale ai danni della ricorrente La non appartenenza dei beni in oggetto alla medesima categoria merceologica non pare escludere, nel caso di specie, e in base agli elementi in atti, riservata ogni più approfondita valutazione al giudizio di merito, il rapporto di concorrenza tra le due società, in quanto: la società ricorrente è produttrice anche di beni volti a promuovere sul mercato i suoi prodotti (doc 14, 15 ricorrente); i prodotti commercializzati dalla resistente generano confusione sulla loro origine e provenienza e, pur non soddisfacendo gli stessi bisogni, si rivolgono alla medesima clientela; il rapporto di concorrenza, genericamente contestato nel presente procedimento, nel caso di specie è stato altresì allegato e riconosciuto dalla stessa resistente nel corso del contenzioso da essa promosso in danno della Barilla davanti al Tribunale dell Aquila, volto ad ottenere l inibitoria della ricorrente Barilla dalla produzione di beni, asseritamente in violazione, per l appunto, della fattispecie di concorrenza sleale (doc 85 e 86 resistente) Le circostanze accertate, tali da fondare il fumus boni iuris della contraffazione di marchi denominativi e della concorrenza sleale ex art c.c., rendono superflua ogni ulteriore valutazione sul controverso tema dell allegata contraffazione dei marchi di forma non registrati - ammissibili quando non si tratti di forme utili suscettibili di valida brevettazione o idonee ad attribuire valore sostanziale al prodotto- e specificamente del carattere distintivo e/o del perdurante carattere distintivo delle forme non registrate dei biscotti, in assenza di alcun altro segno identificativo (sia esso denominativo o figurativo legato al packaging). 7. Venendo al periculum in mora, cui si è fatto in precedenza cenno -sub 6.2-, la ricorrente ha provato che Italy Fashion ha utilizzato dopo la diffida, alla data di proposizione del ricorso ed anche successivamente nel corso del procedimento cautelare, i segni distintivi registrati dalla ricorrente per promuovere la commercializzazione dei propri prodotti In ambito industrialistico l inibitoria può essere disposta ogni qual volta vi sia il pericolo di una violazione imminente del diritto di proprietà industriale o sia in atto una violazione (art. 131 CPI). Pagina 6

7 L attualità della commercializzazione dei segni in contraffazione dei diritti esclusivi della titolare alla data di proposizione del giudizio e nel caso in esame anche successivamente- è circostanza idonea a determinare la sussistenza del periculum in mora, non potendosi attribuire rilievo di per sé- alla mera dichiarazione della parte d interrompere l attività contestata o alla spontanea cessazione del comportamento attuato successivamente alla notificazione del ricorso cautelare, poiché esse non fanno venire meno da sole il pericolo di prosecuzione o di ripresa della condotta contraffattoria all esito del giudizio ( cfr ord T Milano 28 agosto 2015, est Tavassi) Nel caso in esame, come si è già rilevato, la contraffazione è proseguita non solo dopo la diffida e la instaurazione del giudizio, di merito e cautelare, ma anche in pendenza dei detti giudizi, essendo in corso alla data del 3 settembre In fatto, con specifico riguardo alla condotta tenuta dalla resistente, va evidenziato, che: - dopo la diffida del 4 marzo 2014, la ricorrente si è limitata a modificare i segni distintivi da essa utilizzati ed identici a quelli Barilla - Pan di Stelle, Galletti, Rigoli, Batticuori, Mooncake, Gocciole, Baiocchi, Abbracci, Ringo, Mulino Bianco Crostatinanei segni Pandistelloso, Gallettoso, Rigoloso, Batticuoroso, Moon, Gocciolosa, Ringoloso, proclamando, peraltro, di avere immediatamente modificato le denominazioni dei propri prodotti (p 5 memoria costituzione) ; - la disponibilità ad eliminare spontaneamente ogni riferimento ai segni denominativi, ad apportare ulteriori modifiche e a rilasciare una dichiarazione munita di penale ( cfr. verbale udienza 30 giugno 2015) è stata contraddetta dalla successiva condotta tenuta nel giudizio dalla resistente che, oltre a non avere prodotto alcuna seria impegnativa, non ha neppure cessato l utilizzazione dei segni della ricorrente: ed invero, è documentato che, dopo la dichiarata disponibilità, alla data del 3 settembre 2015 la società resistente ancora utilizzava i marchi denominativi Barilla (doc , 41, 43 ric. ). A fronte dell attuale e reiterata violazione, sussiste dunque il periculum in mora, permanendo altresì l interesse della ricorrente ad ottenere una declaratoria con riguardo alla richiesta inibitoria e alla astreinte L affermata prolungata tolleranza alla commercializzazione dei prodotti cuscini biscotti, dedotta dalla resistente per argomentare la carenza del periculum, è smentita dalla diffida e dal rifiuto manifestato dalla ricorrente alla concessione della licenza. Non può attribuirsi un significativo rilievo alla condotta iniziale tenuta dalla ricorrente quando erano in corso delle trattative tra le parti per un ipotesi di collaborazione, ultimatesi con il rifiuto da parte di Pagina 7

8 Barilla di concedere la licenza dei suoi diritti di privativa e seguite da una diffida a cessare la condotta contraffattoria. 8. In presenza dei presupposti, va quindi inibito a Italy Fashion s.r.l. di utilizzare, commercializzare e/o promuovere, con qualunque mezzo, i prodotti cuscini- biscotti di cui al ricorso ( pag ), in abbinamento con i segni denominativi e figurativi registrati, di titolarità di Barilla, Pan di Stelle, Galletti, Rigoli, Batticuori, Mooncake, Gocciole, Baiocchi, Abbracci, Ringo (doc ric.), o con segni simili che evochino quelli Barilla. 8.1 Segue la misura dell astreinte con la fissazione della somma di euro 100,00 per ogni eventuale violazione constatata dopo trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. 8.2 E autorizzato il sequestro dei prodotti sopra indicati da eseguirsi presso sedi o magazzini di pertinenza della resistente La pubblicazione, rimedio con funzione non solo preventiva, ma anche risarcitoria, viene riservata al merito, apparendo sufficientemente satisfattive in ambito cautelare le misure concesse. 9. Considerato che il presente procedimento è stato promosso in corso di causa, le spese vanno regolate all esito del giudizio di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI nei confronti di Italy Fashion s.r.l, rigettata ogni altra istanza, così provvede: - Inibisce a Italy Fashion s.r.l. di utilizzare, commercializzare e/o promuovere, con qualunque mezzo, i prodotti cuscini- biscotti di cui al ricorso ( pag ), in abbinamento con i segni denominativi e figurativi registrati, di titolarità di Barilla, Pan di Stelle, Galletti, Rigoli, Batticuori, Mooncake, Gocciole, Baiocchi, Abbracci, Ringo (doc ric.) o con segni simili che evochino quelli Barilla. - Autorizza il sequestro dei prodotti sopra indicati da eseguirsi presso sedi o magazzini di pertinenza della resistente. - Fissa in euro 100,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione constatata dopo trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. - Spese al merito. Pagina 8

9 Milano, 19 settembre 2015 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani Pagina 9