REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

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1 FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO REGOLAMENTO IN MATERIA DI BREVETTI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TITOLO I FINALITÀ E NORME GENERALI ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia e conformemente ai principi stabiliti nello Statuto della Fondazione, la tutela, l utilizzazione, la valorizzazione e il trasferimento delle invenzioni, dei modelli di utilità e di qualsiasi altro trovato suscettibile di tutela, realizzata nell ambito dell attività di ricerca della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano (di seguito Fondazione ). 2. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: Ricercatore : il personale dipendente della Fondazione le cui mansioni prevedono lo svolgimento di attività di ricerca, indipendentemente dalla qualifica attribuita; Dipendente non ricercatore : il personale dipendente della Fondazione che non abbia fra le proprie mansioni lo svolgimento di attività di ricerca; Ricercatore non dipendente : qualunque soggetto che svolga attività di ricerca nell ambito dell attività della Fondazione pur non essendo ad essa legato da un rapporto di lavoro dipendente, quali ad esempio i ricercatori con contratto di collaborazione, i borsisti. ARTICOLO 2 - FINALITÀ GENERALI E SCOPI DELLA FONDAZIONE IN MATERIA DI RICERCA 1. Al fine primario di implementare ed organizzare la ricerca scientifica in ambito biomedico e di trasferirne i risultati alla pratica clinica, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, la Fondazione si propone di:

2 stimolare ed incentivare l'attività inventiva, promuovendo l iniziativa dei ricercatori, dipendenti e non, per la brevettazione dei risultati delle loro ricerche e per lo sfruttamento delle invenzioni; individuare ed organizzare al suo interno le modalità più efficienti di allocazione e valorizzazione dei diritti di utilizzazione economica delle invenzioni, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. TITOLO II DIRITTI DERIVANTI DALL INVENZIONE CONSEGUITA NELL AMBITO DELL ATTIVITÀ DI RICERCA FINANZIATA DALLA FONDAZIONE ARTICOLO 3 - INVENZIONE DEL RICERCATORE 1. Il Ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In particolare, il Ricercatore che consegue risultati inventivi, oltre al diritto personale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione, ha il diritto, trasferibile, di conseguire il brevetto (diritto al brevetto o diritto al rilascio del brevetto) ed il diritto, parimenti trasferibile, all'utilizzazione economica esclusiva del trovato oggetto del brevetto (diritto di brevetto o diritto sul brevetto), sostenendone peraltro ogni onere e rischio economico. 2. Il Ricercatore che perviene a risultati inventivi deve comunicarlo senza ritardo alla Direzione Scientifica della Fondazione, utilizzando il modulo allegato sub A al presente Regolamento; parimenti, egli deve comunicare l eventuale deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto l'invenzione, entro quindici giorni dalla data del deposito stesso. 3. Il Ricercatore deve altresì comunicare alla Fondazione, entro 15 giorni, l avvenuta stipulazione con soggetti terzi di contratti di licenza, esclusiva o non esclusiva, di contratti di cessione di brevetto e di qualsiasi altro contratto, sia a titolo oneroso che gratuito, che preveda il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico dell invenzione, allegandone copia. 4. Nell ipotesi prevista nel paragrafo 3 che precede, la Fondazione ha il diritto di percepire una quota del corrispettivo pattuito dal Ricercatore per lo sfruttamento economico dell invenzione pari al 50% dei proventi, dedotte le spese sostenute per lo sfruttamento dell'invenzione e per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento. 5. Qualora, entro cinque anni dalla data del rilascio del brevetto, il Ricercatore o i suoi aventi causa non abbiano attuato l'invenzione, la Fondazione acquisisce automaticamente una

3 licenza gratuita, non esclusiva e mondiale, di sfruttare l invenzione o di farla sfruttare da terzi, fermo restando il diritto del Ricercatore ad essere riconosciuto autore dell invenzione. ARTICOLO 4 - INVENZIONE DEL DIPENDENTE NON RICERCATORE. INVENZIONE DEL RICERCATORE NON DIPENDENTE 1. I diritti derivanti dall'invenzione del Dipendente non ricercatore sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale. 2. Salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o da specifiche clausole contrattuali, all'invenzione conseguita dal Ricercatore non dipendente nel corso dell attività di ricerca svolta in collaborazione o sotto le direttive della Direzione Scientifica si applica la disciplina di cui all art. 3 del presente Regolamento. ARTICOLO 5 - PROPOSTA DI CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DALL'INVENZIONE 1. Al fine di massimizzare la valorizzazione e la diffusione scientifica dell invenzione, il titolare di un diritto al brevetto o di un diritto sul brevetto può proporre alla Fondazione di acquistarne la titolarità. 2. La proposta di cui al paragrafo 1 deve essere espressamente irrevocabile per 90 giorni e contenere almeno le seguenti informazioni: le caratteristiche tecniche del trovato e una breve relazione in merito agli altri requisiti richiesti dalla legge per la brevettabilità del trovato; le principali aree di applicazione industriale dell'invenzione; le potenzialità di sfruttamento commerciale dell invenzione, con l eventuale indicazione di società od enti terzi interessati all acquisto o alla licenza dell invenzione; le modalità di svolgimento della ricerca; la natura del finanziamento della ricerca; i rapporti eventualmente intercorsi con società od enti terzi finanziatori della ricerca. 3. Nell ipotesi in cui l invenzione sia stata realizzata da più autori, la proposta di cui al paragrafo 1 deve essere sottoscritta da tutti gli autori e corredata dall'elencazione esatta dei

4 loro nominativi,nonché degli enti o società di appartenenza, con specifica indicazione del contributo di ciascuno di essi, da quantificare in corrispondenti valori percentuali. 4. Nell'ipotesi in cui la proposta abbia ad oggetto una quota della titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione (sia esso il diritto al brevetto che il diritto sul brevetto), il proponente è tenuto ad indicare i soggetti titolari dei diritti sulle altre quote, specificando le percentuali di titolarità. ARTICOLO 6 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 1. La proposta di cui all art. 5 deve essere indirizzata alla Direzione Scientifica della Fondazione. Il Direttore Scientifico inoltrerà la proposta al Comitato Tecnico Scientifico per un parere tecnico, non vincolante, da rendersi entro i 15 giorni successivi al ricevimento della proposta. Acquisito il parere del Comitato, la Direzione Scientifica nei cinque giorni successivi trasmetterà la proposta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, corredata dal parere e da un propria relazione illustrativa, in cui siano indicati i possibili usi e la potenziale efficacia del trovato. Il Consiglio di Indirizzo si pronuncerà nella prima seduta utile e comunque non oltre 45 giorni dal ricevimento, sulla base del parere del Comitato e della relazione del Direttore Scientifico. 2. La pronuncia in merito alla acquisizione dei diritti di brevettazione ed all accollo dei relativi costi dovrà essere effettuata sulla base di una comparazione tra costi certi e benefici attesi dallo sfruttamento del brevetto. Essa dovrà prevedere altresì forme di liberazione della Fondazione dagli impegni assunti, qualora le aspettative di sfruttamento od utilizzo dell Invenzione non si concretizzino in tempi ragionevoli. 3. Qualora la Direzione Scientifica o il Comitato Tecnico Scientifico ritengano necessario, ai fini della valutazione della proposta, chiedere ulteriore documentazione e/o informazioni aggiuntive, i termini di cui al paragrafo 1 sono interrotti dalla data della richiesta e riprendono a decorrere dalla data di consegna della documentazione. ARTICOLO 7 CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DALL'INVENZIONE 1. Il contratto di cessione dei diritti derivanti dall invenzione a favore della Fondazione dovrà prevedere: a. la cessione totale ed incondizionata alla Fondazione della piena ed esclusiva titolarità del diritto a conseguire il brevetto (diritto al brevetto) relativo all'invenzione e/o del diritto al brevetto, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le facoltà di:

5 scegliere liberamente le modalità di attuazione e di sfruttamento economico dell invenzione; ritirare la domanda di brevetto o comunque interrompere la procedura relativa all'ottenimento del brevetto; rinunciare alla titolarità del brevetto o della domanda di brevetto; b. l impegno da parte degli inventori a fornire alla Fondazione tutte le informazioni, i dati e le notizie relative alla invenzione, compresa una descrizione scritta con l indicazione dei possibili usi e dell efficacia; c. l impegno degli inventori a fornire tutto il supporto tecnico e scientifico necessario nella fase di deposito della domanda di brevetto ed in ogni successiva fase della procedura di brevettazione, per lo sfruttamento commerciale dell invenzione, nonché in ogni eventuale controversia relativa all invenzione; d. l impegno degli inventori a trattare con la massima riservatezza e segretezza tutte le informazioni confidenziali relative al trovato ed a non rilevarle o comunicarle in qualsiasi forma a terze parti; e. il riconoscimento agli inventori, quale corrispettivo della cessione, di una percentuale sui proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione nella misura del 50%, dedotte le spese sostenute per lo sfruttamento dell'invenzione e per il conseguimento del brevetto ed il suo mantenimento; f. l impegno della Fondazione a valorizzare e sfruttare, direttamente o tramite terzi, l invenzione ed il relativo brevetto; g. il diritto dell inventore o degli inventori ad essere riconosciuto autore e ad essere menzionato e citato come tale. ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 1. Nel corso dell attività di ricerca, ed in particolare nello svolgimento dell attività negoziale di cui agli articoli 5, 6 e 7, l inventore o gli inventori, la Fondazione e tutti gli altri soggetti coinvolti sono tenuti ad osservare, nei rapporti reciproci e con i terzi, la massima riservatezza in merito alla ricerca e ai risultati ottenuti, al fine di salvaguardare gli interessi degli inventori e della Fondazione e di non recare danno agli eventuali diritti derivanti dall invenzione.

6 2. In particolare, i soggetti indicati nel paragrafo 1, al fine di consentire la valida brevettazione dell invenzione, dovranno astenersi da pubblicazioni e divulgazioni di ogni natura, incluse le presentazioni nell ambito di convegni scientifici. 3. Ogni presentazione o comunicazione, anche verbale, con società, enti od istituzioni interessate allo sfruttamento dell invenzione dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza. ARTICOLO 9 PROCEDURA DI BREVETTAZIONE, MANTENIMENTO E TUTELA DEI BREVETTI 1. Qualora la Fondazione decida di richiedere il rilascio di un brevetto in relazione ad una invenzione di sua titolarità, provvederà a propria cura e spese a depositare la relativa domanda di brevetto ed al mantenimento dello stesso, potendosi anche avvalere, a tale fine e in osservanza delle disposizioni di legge in materia di incarichi esterni, di legali e consulenti brevettali esterni. 2. Qualora la Fondazione decida di rinunciare alla domanda di brevetto o al brevetto, ovvero di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento, essa dovrà comunicare in tempo utile la propria decisione all'inventore, che ha facoltà di subentrare, mediante stipulazione di apposito contratto di cessione, nella titolarità della domanda di brevetto o del brevetto. 3. La decisione di procedere al deposito della domanda di brevetto, così come quelle relative al suo mantenimento e sfruttamento, sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere tecnico del Direttore Scientifico. ARTICOLO 10 - CESSIONE O LICENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DALL'INVENZIONE 1. La Fondazione ha facoltà di cedere a terzi il diritto di sfruttamento industriale dell invenzione, mediante contratti di licenza esclusiva o non esclusiva o di cessione dei risultati brevettabili, del brevetto o della domanda di brevetto. 2. Salvo quanto previsto al paragrafo 7 del presente articolo, tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di cui al precedente paragrafo sono a titolo oneroso. 3. Il corrispettivo a favore della Fondazione per la cessione a terzi del diritto di sfruttamento industriale dell invenzione si determina tenendo conto dell'importanza economica dell'invenzione e/o del valore del brevetto e potrà essere alternativamente costituito come segue:

7 a. da un'unica somma forfetaria, da versare una tantum all'atto della licenza o della cessione oppure b. da due somme da concordare con il licenziatario o cessionario, da versare, rispettivamente, all'atto della licenza o della cessione ed al momento dello sfruttamento commerciale dell'invenzione, ovvero, se ritenuto più conveniente, c. da canoni periodici (royalties) sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione. 4. Tutti gli atti di disposizione dei diritti sui brevetti o sui risultati della ricerca suscettibili di brevettazione devono includere apposite clausole che dispongano il trasferimento a carico del licenziatario o del cessionario degli oneri, tasse e spese inerenti all'ottenimento e al mantenimento del relativo brevetto, nonché apposito patto che tenga fermi i diritti della Fondazione nel caso in cui il licenziatario o il cessionario a sua volta trasferisca o licenzi a terzi i diritti acquisiti dalla Fondazione. 5. Qualora il licenziatario o il cessionario intenda avvalersi di personale della Fondazione nella fase di sviluppo, produzione e vendita del trovato ceduto o licenziato, il programma, gli obiettivi, la durata, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali saranno definiti e concordati dalle parti in appositi contratti da concludersi per iscritto, che prevedano in ogni caso un adeguato corrispettivo per la Fondazione. 6. Il trasferimento a terzi a titolo gratuito dei diritti di cui al paragrafo 1 è consentito solo a titolo non esclusivo per il perseguimento di finalità pubbliche o sociali. ARTICOLO 11 - UTILIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DI KNOW HOW 1. Qualsiasi decisione in ordine all'utilizzazione e allo sfruttamento commerciale di conoscenze tecniche riservate ovvero di informazioni riservate relative ad una tecnologia non brevettata o brevettabile di proprietà della Fondazione è di competenza del Consiglio di Indirizzo, acquisito il parere della Direzione Scientifica. 2. La Fondazione può cedere a terzi il diritto di sfruttamento commerciale e industriale di dette conoscenze ed informazioni mediante contratti, a titolo oneroso, di licenza, esclusiva o non esclusiva, o di cessione. Il corrispettivo a favore della Fondazione si determina

8 tenendo conto del valore e dell'importanza economica della tecnologia o della conoscenza conformemente a quanto disposto nel paragrafo 3 dell art I contratti di licenze devono prevedere un apposita clausola che tuteli adeguatamente il segreto della tecnologia o delle informazioni ed un apposito patto che tenga fermi i diritti della Fondazione nel caso in cui il licenziatario o il cessionario a sua volta licenzi o trasferisca a terzi i diritti acquisiti dalla Fondazione. ARTICOLO 12 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DELLE INVENZIONI DI TITOLARITÀ DELLA FONDAZIONE 1. I proventi derivanti dallo sfruttamento di risultati brevettabili, di brevetti e di informazioni tecniche riservate della Fondazione, dedotti gli oneri e le spese sostenute per la valorizzazione e la brevettazione dei trovati oggetto dello sfruttamento economico, sono ripartiti come segue: 50% a favore della Fondazione; 50% a favore dell inventore o degli inventori. 2. Nel caso di presenza di più inventori, la ripartizione pro quota è operata tenendo conto del contributo inventivo dagli stessi dichiarato all'atto della presentazione della proposta di cui al paragrafo 1 dell'art. 5. In mancanza di dichiarazione, si presume che le quote siano uguali. TITOLO III INVENZIONI CONSEGUITE NELL ESECUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA O DI CONSULENZA PER CONTO TERZI E NELL ESECUZIONE DI CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ARTICOLO 13 - INVENZIONI CONSEGUITE NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI DI RICERCA O DI CONSULENZA PER CONTO TERZI 1. I diritti derivanti dalle invenzioni che costituiscono il frutto della ricerca svolta per incarico di un committente esterno sono regolati dal contratto concluso tra le parti, il quale deve espressamente e con apposite clausole disciplinare il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili ovvero risultati in ogni caso sfruttabili commercialmente e/o industrialmente.

9 2. Il contratto in questione dovrà prevedere, nell ipotesi in cui i risultati della ricerca portino al deposito di una domanda di brevetto, un compenso a favore della Fondazione distinto ed ulteriore rispetto al corrispettivo previsto per la ricerca. 3. Il contratto potrà, inoltre, prevedere un compenso a favore della Fondazione ulteriore e distinto rispetto a quello previsto per la ricerca nell ipotesi di sfruttamento commerciale e/o industriale di risultati brevettabili o di brevetti ovvero di informazioni tecniche riservate conseguiti nell'esecuzione dell attività di ricerca. 4. In ogni caso, il contratto deve prevedere il diritto dell inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di essere designato e citato come tale. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di consulenza richiesta alla Fondazione allorquando, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto, è possibile pervenire a risultati brevettabili 6. I compensi percepiti dalla Fondazione a norma del presente articolo sono ripartiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13. ARTICOLO 14 - INVENZIONI CONSEGUITE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA OGGETTO DI CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 1. Il regime della titolarità delle invenzioni frutto della ricerca svolta in attuazione di progetti collaborazione scientifica cofinanziati deve essere regolato dalle relative convenzioni e contratti di collaborazione. In assenza di indicazione, e comunque di norma, il regime convenuto è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un accertata diversa rilevanza del contributo prestato al conseguimento del risultato inventivo da ciascun contraente. 2. Le convenzioni di collaborazione scientifica devono espressamente contemplare il diritto della Fondazione di pubblicare i risultati delle ricerche, secondo il seguente regime: nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali; in ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali,

10 riconoscendo espressamente il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. 3. La pubblicazione dei risultati non deve pregiudicare la tutela brevettale degli stessi. TITOLO IV NORME FINALI ARTICOLO 15 - NORMA FINALE E TRANSITORIA 1. Salvo che la legge non disponga diversamente, la disciplina del presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai modelli di utilità, alle informazioni tecniche riservate e a qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela. 2. Per quanto riguarda le opere dell ingegno e i disegni o modelli, si rinvia alle norme di legge in materia. 3. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato con deliberazione n 46 del 27/11/ Il presente regolamento ha decorrenza dal giorno successivo alla data del del 27/11/2007 di emanazione. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.