Guida ai Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) in Cina per le PMI europee operanti nel settore dell industria ceramica

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1 Guida ai Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) in Cina per le PMI europee operanti nel settore dell industria ceramica 1. Introduzione ai Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) in Cina per le PMI dell industria ceramica europea L industria ceramica europea è molto diversificata in termini di prodotti, tecnologia e uso finale, in quanto è caratterizzata da un gran numero di PMI che creano prodotti ceramici unici. Negli ultimi anni, tale industria ha assistito all arrivo di prodotti ceramici simili a basso costo, a volte copie dei design sviluppati nell UE. Un gran numero di questi prodotti europei copiati è importato dalla Cina. Con l incremento di queste importazioni, il sistema cinese di protezione dei DPI e la sua applicazione acquisiranno una sempre maggiore importanza nell aiutare le PMI europee a proteggere i propri prodotti sui mercati locali. La difesa dei DPI non è semplice e richiede la volontà di sviluppare una strategia integrata di protezione dei DPI tanto sul proprio mercato quanto sul mercato dal quale provengono le contraffazioni. Anche se una PMI non è attiva sul mercato interno cinese o non intende immettersi su questo mercato in futuro, resta la necessità di proteggersi e acquisire diritti in Cina per fermare le importazioni alla fonte, prima che raggiungano i mercati europei. 2. Categorie principali di DPI inerenti all industria ceramica Le categorie di DPI relative all industria ceramica in Cina sono brevetti di modelli ornamentali, marchi commerciali, diritti d autore (copyright), brevetti d invenzioni nonché modelli di utilità. Inoltre, in alcune circostanze, è possibile agire contro la concorrenza sleale. Tuttavia le normative e le leggi cinesi contro la concorrenza sleale possano proteggere da azioni come il plagio delle caratteristiche del prodotto, non è consigliabile fare affidamento su tali norme in sede di prima istanza. Per proteggere i DPI in Cina, è necessario registrare i diritti. i. Brevetti di modello ornamentale Il design e i tratti distintivi sono importanti per certi prodotti ceramici, soprattutto se destinati al pubblico (per es. prodotti ornamentali, da tavola, sanitari, ecc.). I produttori europei, leader nel design, combattono per mantenere e proteggere questa prerogativa. Ciò significa anzitutto acquisire dei diritti in Cina per proteggere i design unici nel loro genere. In Cina, i design possono essere protetti registrandoli secondo il disposto della legge sui brevetti. I cosiddetti brevetti per modelli onamentali proteggono i design originali relativi alla forma o al motivo di un oggetto, proteggendo così con un brevetto l aspetto del prodotto. I brevetti di modelli ornamentali sono in genere concessi in 9 12 mesi e durano 10 anni. E importante notare che se un design uguale o simile è stato pubblicato altrove nel mondo e viene fatto circolare pubblicamente in Cina (e dal 1 ottobre 2009, con l entrata in vigore del terzo emendamento della legge sui brevetti, messo in uso in qualsiasi altra parte del mondo) o se il design è in conflitto con precedenti diritti di soggetti terzi, il diritto sul modello ornamentale può essere soggetto ad annullamento. In altre parole, se un prodotto ceramico è già sul mercato, è molto improbabile che un diritto sul modello ornamentale registrato successivamente possa essere reso valido. Da ciò si deduce l importanza di brevettare sempre il proprio prodotto prima di lanciarlo sul mercato. ii. I marchi commerciali In Cina un marchio commerciale può essere protetto mediante registrazione ai sensi della Legge sui Marchi della RPC. La protezione dura in questo caso per un periodo iniziale di 10 anni ed è rinnovabile indefinitamente per periodi successivi di 10 anni. Tuttavia, per la registrazione di un marchio commerciale possono essere necessari a volte 2 o 3 anni.

2 Le società e i privati stranieri che intendono registrare uno o più marchi commerciali nazionali/cinesi devono richiedere ad un agente autorizzato cinese di presentare la domanda a proprio nome (in alternativa è possibile registrare il marchio tramite il Sistema di Madrid, vedi sotto). Per intraprendere azioni legali contro i contraffattori, i produttori devono registrare i propri marchi commerciali in Cina o possedere delle registrazioni equivalenti secondo il Sistema di Madrid. La Cina applica il sistema first-to-file, che protegge colui il quale registra un marchio commerciale per primo e non colui che lo usa per primo. Di conseguenza, i marchi commerciali non registrati non sono protetti, se non in situazioni molto limitate (per es. quando sono riconosciuti come notori in Cina). In Cina, un marchio può essere riconosciuto come notorio solo nel corso di una controversia, ad esempio nel corso di una procedura di opposizione alla registrazione, o in caso di una procedura di invalidazione o di infrazione, per la quale i requisiti per l assunzione delle prove sono gravosi, costosi e lunghi. Si raccomanda quindi di registrare i propri marchi commerciali e, se possibile, anche la loro versione cinese dovrebbe essere registrata in Cina. Un uso strategico dei marchi commerciali può rivelarsi particolarmente importante, laddove il design del prodotto non sia stato registrato. I marchi in rilievo o quelli integrati nel design rendono difficile per i contraffattori distinguere tra elementi funzionali necessari ed elementi non essenziali, ma caratteristiche vere e proprie del marchio. Alcuni contraffattori poco attenti potrebbero cadere nell errore di non alterare gli elementi del marchio se questi sono incorporati nel design e quindi copiare il design può significare copiare il marchio. Se tali marchi sono registrati in Cina, le ditte produttrici hanno i diritti legali per proteggere i loro prodotti. Se un marchio registrato in Cina non viene utilizzato dal legittimo proprietario in Cina per più di 3 anni consecutivi, esso è suscettibile di cancellazione. Si raccomanda quindi di utilizzare i propri marchi in Cina e di conservare sufficienti elementi probatori del loro utilizzo. Sistema di Madrid La Cina è parte dell Accordo di Madrid relativo alla Registrazione Internazionale dei Marchi e al Protocollo di Madrid (entrambi riuniti nel Sistema di Madrid). Secondo questo sistema, il proprietario di un marchio registrato in un paese membro può richiedere i diritti del marchio commerciale negli altri paesi membri mediante un unica domanda. Se il proprietario designa la Cina, l ufficio cinese per i marchi commerciali esamina il marchio secondo le leggi in vigore. Se l ufficio non si oppone alla domanda entro i termini stabiliti, il marchio verrà registrato in Cina. iii. Copyright Il copyright (o diritto d autore) protegge l espressione creativa o artistica di un idea. Bambole di porcellana, motivi su mattonelle, vasi o tazze, e prodotti simili possono facilmente essere considerati lavori artistici, mentre lavandini, wc, pipe in terracotta e coppi potrebbero (ciò dipende in ogni caso dal livello di merito artistico) essere percepiti come prodotti meramente funzionali, privi di originalità. Tuttavia, anche questi ultimi possono contenere un certo livello di creatività e potrebbero quindi ricevere un certo grado di protezione del copyright. La protezione del copyright può essere applicata al lavoro, ma si limiterebbe agli aspetti di natura funzionale. Diversamente dai brevetti e dai marchi commerciali, la proprietà del copyright nasce automaticamente nel momento in cui un lavoro artistico viene creato, e la sua registrazione non è necessaria ai fini della protezione, poiché la Cina fa parte della Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche. Tuttavia, si raccomanda la registrazione volontaria del copyright in Cina, poiché nel caso di controversie, la registrazione funge da prova prima facie del fatto che il copyright sussiste per quel determinato lavoro e che esso spetta al proprietario registrato. La procedura di registrazione richiede in genere 2 o 3 mesi. Inoltre, nel caso in cui il proprietario del copyright intenda intraprendere un azione amministrativa contro la violazione dello steso, molto spesso dovrà fornire un certificato di registrazione. Generalmente, la durata della protezione del copyright corrisponde alla vita del suo autore con l aggiunta di 50 anni. I lavori aziendali sono protetti per una durata di 50 anni dalla data della prima pubblicazione.

3 iv. Brevetti di invenzione L uso delle nuove tecnologie nel processo di produzione dei manufatti ceramici è molto diffuso. Analogamente alla normativa sui marchi registrati, qualsiasi ente o individuo straniero privo di un azienda costituita in Cina che voglia richiedere un brevetto, deve usare un agente cinese autorizzato al fine di depositare la domanda. Può essere così ottenuto un brevetto di invenzione per un prodotto o un processo nuovo o migliorato (per es. un prodotto o un processo che possiede o contiene nuovi aspetti funzionali o tecnici), che concede al proprietario il diritto esclusivo sull invenzione, per 20 anni dalla data di deposito ed impedisce che soggetti terzi possano creare, utilizzare o vendere l invenzione senza il suo permesso. I brevetti di invenzione sono richiesti e esaminati presso l Ufficio Nazionale per la Proprietà Intellettuale (State Intellectual Property Office, SIPO). Il completamento dell esame può richiedere dai 2 ai 4 anni a partire dalla data di presentazione della domanda. v. Brevetti su modelli di utilità La normativa cinese riconosce i brevetti su modelli di utilità che proteggono le soluzioni tecniche legate alla forma o alla struttura del prodotto o alla combinazione di entrambe (ma non al processo) che abbiano un uso pratico. I requisiti creativi non sono così elevati come quelli necessari per i brevetti di invenzione, inoltre le domande per i brevetti su modelli di utilità non sono esaminate dal SIPO a livello di contenuto, ma soltanto al fine di verificarne la coerenza col procedimento formale. I brevetti su modelli di utilità sono concessi entro circa 12 mesi e sono pubblicati ufficialmente nel giornale del SIPO. Come quelli su modelli ornamentali, anche i brevetti su modelli di utilità hanno una durata di 10 anni. 3. Tutela dei DPI in Cina In generale, i DPI associati più spesso ai prodotti ceramici riguardano i marchi commerciali, i brevetti su modelli ornamentali e i copyrights. Per una serie di ragioni pratiche, le opzioni disponibili per la tutela dei diritti del marchio commerciale sono generalmente più ampie rispetto a quelle relative ad altri diritti. Dato che numerose leggi sulla proprietà intellettuale delegano la loro applicazione ad autorità amministrative specifiche, la tutela amministrativa (in opposizione al contenzioso civile) di uno specifico diritto dipende dalle risorse, dalla disponibilità e dai poteri che sono conferiti ad uno specifico ente. L Amministrazione locale per l Industria e il Commercio (AIC), che tutela i diritti relativi ai marchi commerciali e gestisce le denunce di concorrenza sleale, ha in genere maggiori risorse ed esperienza nella gestione dei casi d applicazione ed è in grado di offrire maggiore assistenza; mentre l Ufficio locale Brevetti (PAB) e le filiali locali dell Amministrazione Nazionale per il Copyright (NCA) possono avere carenza di personale e di risorse per intervenire su casi di denunce di violazione dei DPI oppure possono non avere le autorizzazioni legali per fornire risultati adeguati (come la distruzione dei beni illeciti). In generale, quindi, se un marchio commerciale viene violato, il titolare dei DPI ha a sua disposizione numerose opzioni per far valere i propri diritti. La tutela dei DPI in Cina può essere generalmente distinta tra due percorsi: tutela amministrativa e tutela civile (il processo di tutela penale non è altrettanto diffuso ma sarà descritto brevemente in seguito). Esistono inoltre altre possibilità come le richieste di cessazione delle attività, i reclami nel corso delle fiere campionarie e la registrazione dei DPI presso le autorità doganali cinesi. Al fine di tutelare i propri diritti, pare importante prendere in considerazione il fatto che i contraffattori potrebbero avviare, per esempio, la richiesta di cancellazione di un marchio o delle procedure di invalidazione del brevetto. Tutela amministrativa dei DPI Le autorità amministrative cinesi detengono poteri di tutela in conformità a diverse leggi sulla proprietà intellettuale. In particolare, l AIC tutela i diritti del marchio commerciale e gestisce le denunce di concorrenza sleale, il PAB si occupa di brevetti di invenzione, brevetti di modelli di utilità e brevetti di modelli ornamentali, infine l NCA si occupa di copyright. Inoltre, l Ufficio di Supervisione della Tecnologia (TSB) ha la possibilità di intervenire in casi che coinvolgono la qualità del prodotto, nonché in casi di contraffazione del marchio commerciale.

4 La tutela amministrativa è spesso considerata un modo rapido ed efficace in termini di costo per gestire casi flagranti di violazione. In questo caso si presenta una denuncia all autorità amministrativa competente per l applicazione dei DPI. L AIC, NCA, PAB e TBS sono tutti enti autorizzati a controllare contraffattori sospetti e, con la sola eccezione della maggior parte dei PAB, possono confiscare i beni illeciti e imporre delle sanzioni. La natura dei diritti violati e la complessità del caso determineranno l ente incaricato ad intervenire in una determinata situazione. Il sistema amministrativo è in genere utilizzato per le violazioni di marchi commerciali e per casi di concorrenza sleale in cui l AIC locale può confiscare prodotti illeciti ed emettere sanzioni. Sebbene la via amministrativa sia la più efficace per questi casi, queste azioni non sono un deterrente sufficiente per i grossi contraffattori recidivi, che le considerano come un semplice costo d impresa. Nei casi in cui la violazione è grave o complessa, può essere consigliabile un azione presso il giudice civile. Al fine di raccogliere gli elementi probatori per un contenzioso civile o per una azione penale (vedi sotto) può essere utilizzato un procedimento amministrativo e se l ispezione rivela importanti informazioni sull importazione e l esportazione, si può contattare la dogana per evitare che un bene illecito entri o esca dalla Cina. Per le violazioni del copyright, la NCA locale potrebbe non essere propensa ad agire, a meno che non si tratti di casi flagranti (es. prodotti multimediali contraffatti o copie di libri). L applicazione del copyright in Cina è quindi gestita generalmente mediante azioni giudiziarie presso i tribunali civili. Per i casi di violazione di brevetti, a causa dei limitati poteri del PAB locale, l effetto deterrente dell azione amministrativa è debole essa viene utilizzata spesso per giungere ad una transazione. Contenzioso civile Un impresa può presentare una denuncia civile contro un contraffattore presso i Tribunali Popolari, che sono autorizzati ad ordinare la cessazione degli atti illeciti, la presentazione di pubbliche scuse e il risarcimento a favore del ricorrente. Si consiglia di richiedere un parere legale prima di intraprendere la via del contenzioso civile. Applicazione dei DPI presso le fiere campionarie Le fiere commerciali cinesi hanno spesso centri speciali di reclamo per i DPI dove le aziende possono segnalare l esposizione di prodotti contraffatti e richiedere la loro rimozione con l obiettivo di evitare che essi vengano ordinati, venduti ed esportati. Gli organizzatori di fiere campionarie, che durano 3 giorni o più, sono tenuti a predisporre Centri di Reclamo per la PI dotati di personale delle autorità amministrative locali e degli enti organizzatori della fiera. Le fiere con durata inferiore a 3 giorni non sono tenute per legge a predisporre questi centri di reclamo, ma sempre più organizzatori cominciano a prevederli per accrescere l importanza della fiera. In caso di violazione del copyright o del marchio commerciale, l autorità amministrativa e il Centro di Reclamo per la PI sono autorizzati a (i) richiedere all espositore fraudolento di ritirare immediatamente gli articoli contraffatti esposti e/o (ii) confiscare e distruggere i materiali pubblicitari. Se la fiera si svolge nel Guangdong, il PAB è inoltre autorizzato a confiscare i diritti di brevetto relativi ai prodotti illeciti, i documenti o altro materiale. Prima dell entrata in vigore dell emendamento della legge sui brevetti il 1 ottobre 2009, un offerta di vendita (che include l esposizione di prodotti illeciti alle fiere commerciali) non costituiva violazione di un brevetto su modelli ornamentali (come avveniva ed avviene tuttora per marchi commerciali, invenzioni o modelli di utilità).

5 Tuttavia, l effetto di un azione presso una fiera potrebbe essere limitato, poiché colpisce primariamente le vendite reali o potenziali risultanti dalla fiera, ma non si indirizza necessariamente alla fonte del problema o alle problematiche di lungo termine. Di conseguenza, anche quando alcuni interventi sono possibili (e in certi casi vengono utilizzati) durante le fiere, tali azioni dovrebbero rientrare in una strategia più ampia di applicazione dei DPI più ampia. Autorità Doganali Diversamente da quanto accade in molti paesi, nei quali la dogana verifica solo le importazioni, in Cina essa esamina tanto le esportazioni quanto le importazioni. Sebbene la dogana abbia il potere di agire d ufficio in caso di violazione, nella pratica essa non trattiene generalmente i beni destinati ad altri paesi né notifica l illecito al titolare del diritto di PI, a meno che quest ultimo non registri la proprietà intellettuale con l Amministrazione Generale delle Dogane (GAC). Una volta che la domanda destinata ai registri doganali viene inoltrata e approvata dalla GAC, le informazioni relative a quei diritti vengono registrate nella banca dati doganale, la quale è consultabile dalle autorità doganali locali. Se i diritti sono stati registrati presso la GAC e la dogana sospetta la spedizione di prodotti illeciti, quest ultima può temporaneamente trattenere i beni e notificare l accaduto al titolare del DPI o al suo agente locale. Il titolare dei diritti o il suo agente hanno 3 giorni lavorativi, a partire dal giorno di notifica, per richiedere il sequestro dei beni, pagando la relativa cauzione (che dipende dal valore dichiarato dei beni trattenuti). La dogana trattiene quindi i beni in questione e avvia un ispezione per determinarne l eventuale illegalità. Se la dogana stabilisce che tali beni sono illeciti, è autorizzata a requisirli e distruggerli e a comminare una sanzione. Nel caso in cui il DPI non sia stato registrato presso la dogana e si è a conoscenza di una spedizione programmata da o per la Cina contenente beni illeciti, si può eventualmente presentare un reclamo presso la dogana affinché la spedizione in oggetto sia trattenuta. Una volta che le dogane notificano al titolare dei DPI che i beni sono stati trattenuti, è necessario richiedere un ingiunzione preliminare o delle misure conservative della proprietà presso lil Tribunale del Popolo. Se entro 20 giorni lavorativi dalla data di confisca, la dogana non riceve alcuna notifica dal Tribunale del Popolo nel richiedere assistenza al fine dell esecuzione di un ordine del tribunale, la dogana stessa è tenuta a rilasciare i beni. 4. Strategia nel campo dei DPI per le PMI nel settore ceramico europeo L industria ceramica dell Unione Europea è gravemente colpita dalla produzione di copie a basso costo di prodotti provenienti dalla Cina. È quindi molto importante che i titolari dei diritti creino ed applichino una strategia relativa ai diritti di proprietà intellettuale in Cina. Quest ultima include la registrazione e protezione dei propri diritti in Cina (anche nel caso in cui non si tratti di un mercato primario), il monitoraggio delle fiere campionarie industriali, lo sviluppo di un adeguata campagna informativa, la registrazione dei diritti presso le autorità doganali cinesi e l avvio di azioni civili selettive una strategia che può permettere di bloccare le violazioni a monte. Infatti, una volta che i prodotti illeciti lasciano la Cina essi diventano difficili da rintracciare. Identificare e Registrare i DPI nel settore dei Prodotti Ceramici Gli elementi relativi ai marchi, quelli artistici e tecnici possono essere inseriti in vari tipi di prodotti ceramici. Tali elementi possono costituire una proprietà intellettuale da proteggere, ma potrebbero rimanere non registrati o addirittura non identificati. Come accade in molti altri paesi, anche in Cina la maggior parte delle forme di DPI richiede la registrazione. È consigliabile dare priorità alla registrazione dei prodotti più preziosi o più venduti e distribuiti. La registrazione dei diritti fornisce al registrante le basi legali per agire contro i contraffattori, mentre la mancata registrazione potrebbe rendere molto difficile, se non impossibile, trovare un efficace assistenza amministrativa o giuridica in un secondo momento. Senza la registrazione, l intervento può essere difficile, più dispendioso, più complesso, e i risultati potrebbero essere meno sicuri. Uno degli ostacoli da superare consiste anzitutto nell identificare la proprietà intellettuale inerente ai prodotti. Se la proprietà intellettuale non è riconosciuta, la registrazione non può essere effettuata.

6 Nel decidere cosa registrare quale marchio commerciale, molte persone scelgono gli slogan, i nomi o i loghi anziché la forma di un prodotto. Per quanto difficile possa essere registrare la forma di un prodotto in alcune circostanze, essa può essere registrata come marchio commerciale tridimensionale. Gli elementi di design o l estetica di un prodotto ceramico possono essere protetti da un brevetto su modello ornamentale. Qualsiasi processo di sviluppo di un nuovo prodotto dovrebbe essere sottoposto preventivamente alla valutazione dei rischi e delle opportunità relative alla PI. Ritardare tale valutazione può comportare per l azienda rischi non previsti e la perdita della protezione della proprietà intellettuale. Spesso, infatti, una volta che il prodotto viene lanciato e venduto sui mercati, la possibilità di registrarne i diritti di brevetto può venir meno. Le imprese che, in oggetti come wc, lavandini, vasche da bagno e prodotti simili, non considerano gli elementi di design come lavori artistici, potrebbero non essere in grado di identificare un copyright. Tuttavia, esso può essere presente nell espressione artistica di un design incorporato in tali articoli ceramici. Queste opere d arte applicata possono contenere un certo livello di originalità tale da ottenere un certo grado di protezione del copyright (anche se esso esclude gli aspetti inerenti alla funzionalità). Il processo di creazione dovrebbe quindi essere documentato accuratamente. Si tratta di bozze, versioni precedenti dei design, prove dell evoluzione dell idea di design, tutti elementi utili a dimostrare che un produttore ceramico ha sviluppato (e il modo in cui lo ha fatto) le opere in questione. Dovrebbero essere conservati anche gli accordi tra il produttore e l artista, nel caso in cui l opera sia stata commissionata o concessa in licenza, al fine di dimostrare che i diritti ad essa relativi sono stati assegnati; o qualsiasi altro elemento probatorio che supporti la proprietà del copyright e l impegno indipendente nella creazione dell opera. Identificazione dei contraffattori È utile avere un ufficio di rappresentanza, agenti e distributori in Cina; ciò permette infatti di monitorare le frodi sul campo e di filtrare le informazioni. Dopo essere venuti a conoscenza di una frode è solitamente consigliato di incaricare un agenzia di investigazione professionale per determinare l entità del problema e smascherare il contraffattore la raccolta degli elementi probatori è spesso la parte più complessa. Monitoraggio delle fiere campionarie industriali nel settore dell Industria Ceramica Punti di incontro tra le aziende e i clienti, eventi determinanti per la ricerca di rivenditori e di acquirenti oltreoceano, convenuti nello stesso luogo, nonché spazi per presentare nuovi prodotti e servizi, le fiere campionarie sono gli eventi più importanti per monitorare le violazioni e fermare potenziali vendite di prodotti illeciti, che potrebbero essere destinati al mercato europeo. Al fine di condurre in maniera efficace le azioni di tutela dei DPI, è importante prepararsi almeno 2 mesi prima della fiera, poiché le procedure di autentica notarile, di legalizzazione e di traduzione dei documenti fondamentali richiede tempo. Inoltre, le fiere campionarie forniscono buone possibilità di identificare i potenziali concorrenti e contraffattori, e di raccogliere gli elementi probatori relativi a potenziali prodotti illeciti. In tali occasioni è consigliabile chiedere biglietti da visita, brochure ed annotare il nome e il numero dello stand del potenziale contraffattore. Per formalizzare la raccolta degli elementi probatori da usare in sede di future azioni civili, potrebbe inoltre essere utile considerare la possibilità di essere accompagnati da un notaio durante la ricognizione, in quanto l autenticazione notarile degli elementi probatori permetterebbe di presentare il reclamo sotto la giurisdizione della città in cui si svolge la fiera, mettendo in difficoltà il contraffattore quando si troverà di fronte al giudice e cercherà di negare la propria presenza, la produzione del prodotto, o addirittura gli elementi probatori stessi. È ugualmente molto importante intraprendere delle azioni di monitoraggio facendosi consigliare da uno studio legale in loco, in particolare quando si deve decidere se inviare al contraffattore una lettera di diffida o se possa essere più appropriato agire in altri modi dopo l evento fieristico. La natura esatta del reclamo contenuto in una lettera di diffida dipenderà dalla concretezza degli elementi probatori raccolti, e naturalmente dal peso dei DPI. Gli elementi probatori raccolti durante la fiera possono essere usati per avviare delle indagini di monitoraggio del contraffattore e quindi, se le prove lo consentono, per avviare azioni amministrative o controversie civili.

7 Si può anche stilare una lista nera di contraffattori sulla base delle informazioni raccolte e fornirla alle autorità doganali o usarla internamente per migliorare la propria strategia di protezione dei DPI. Si raccomandano altresì indagini di monitoraggio dei siti web e delle aziende in questione, in particolar modo nel caso di contraffattori recidivi. Le azioni di cui sopra non sono infatti efficaci a lungo termine se vengono condotte in maniera isolata. Per essere efficaci, le azioni avviate nel contesto di una fiera richiedono impegno e un monitoraggio accurato anno dopo anno. Laddove tali fiere sono la fonte primaria di ordini per i rivenditori, negare ai contraffattori i contatti di cui hanno bisogno per le loro attività illecite, ad esempio con i clienti internazionali, potrebbe avere ripercussioni negative anche sui fornitori del contraffattore. Attaccare i contraffattori partendo dalla domanda può essere una via percorribile in associazione ad altri metodi, o come alternativa meno dispendiosa per reperire i produttori (che si rivela spesso costoso e molto difficile). Se il vostro budget lo permette, un approccio diversificato che prevede l attacco dei prodotti illeciti sia sul fronte della fornitura che della domanda è certamente il miglior metodo di azione. Lettere di diffida (C&D) Le lettere di diffida ( C&D ) attentamente calibrate nei termini e nei tempi possono essere efficaci soprattutto se indirizzate agli obiettivi di tutela già citati in precedenza. Ad esempio, inviare una lettera di diffida ad un contraffattore noto prima di una fiera campionaria per ricordargli precedenti azioni di tutela dei DPI, e quindi diffidarlo dall includere prodotti illeciti nelle sue brochure, e dall esporre tali prodotti alla prossima fiera può portare a risultati molto efficaci. Tuttavia segnaliamo che in alcune circostanze l invio di lettere di diffida non è consigliabile: come ad esempio nel caso di preparazione ad un contenzioso durante la fase di raccolta degli elementi probatori che supportano una frode, ove una lettera di diffida potrebbe mettere in allerta il contraffattore e di conseguenza rendere difficile la raccolta di tali elementi. Registrazione dei DPI presso le Autorità Doganali Data la concorrenza sempre maggiore proveniente dall importazione di prodotti ceramici dalla Cina e i rischi di frode, le imprese dovrebbero prendere in seria considerazione la possibilità di registrare i propri marchi commerciali e altri DPI in Cina presso la GAC. La dogana cinese è molto efficace nella protezione dei marchi e potrebbe esserlo anche per i brevetti di design, mentre è in genere meno efficiente per quanto riguarda il copyright, i brevetti e gli altri diritti tecnici. Se siete a conoscenza di contraffazioni in corso, è possibile inoltre, presentare una cosiddetta lista nera alle autorità doganali, per contribuire all individuazione delle spedizioni che possono contenere beni sospetti. 5. Casi Rilevanti Un impresa europea che opera nel settore dei prodotti per la cucina (principalmente ceramiche di terracotta) vende i suoi prodotti solo sul mercato europeo. Non vende al momento sul mercato cinese, ma intende inserirsi in futuro in tale mercato. L impresa ha notato che le vendite del suo prodotto più famoso sono diminuite ed il proprio ufficio vendite ha scoperto che lo stesso prodotto con un estetica identica ma di qualità inferiore e prezzo molto basso con un logo diverso viene venduto sul suo mercato. Ha inoltre appreso dalla propria rete commerciale che il distributore dei prodotti concorrenti è un impresa cinese. L impresa intende affrontare il problema alla fonte, in Cina, ma non possiede un brevetto di modello ornamentale in questo paese. La violazione del copyright risulta quindi la sola base legale utilizzabile per tentare un azione di successo. L impresa si è quindi rivolta ad uno studio legale in Cina e ha condotto un indagine per scoprire il produttore o la fonte dei prodotti illeciti e per assicurarsi le prove, idonee a provare la violazione, autenticati da un notaio. L indagine ha rivelato la provenienza dei prodotti e che il concorrente produceva delle copie del prodotto più popolare dell impresa europea, principalmente ai fini dell esportazione. Non è stato tuttavia possibile ottenere degli elementi probatori autenticati da notaio. Dato che le circostanze non lasciavano sperare nel successo di un azione civile e che il copyright difficilmente viene fatto rispettare mediante una procedura amministrativa, se non concerne l interesse pubblico (nei casi ad esempio di danno alla sicurezza pubblica), l impresa europea ha abbandonato la via amministrativa e ha deciso invece di inviare delle lettere di diffida al produttore e al distributore tramite il proprio avvocato in loco.

8 Le lettere di diffida contestavano la violazione del copyright nel design del prodotto ed erano accompagnate da dichiarazioni, autenticate da notaio e legalizzate, di creazione dei design; esse richiedevano inoltre, che entrambe le imprese cessassero di produrre e/o rivendere il prodotto in questione. Nelle lettere veniva anche espressa la richiesta di non perpetrare ulteriormente la violazione. Le lettere sono state ignorate e gli appelli successivi non hanno portato ad alcuna reazione o collaborazione. Tuttavia l azienda europea conservava le ricevute di ritorno delle lettere in previsione di eventuali azioni atte a far valere i propri DPI contro l azienda cinese. Le ricevute possono infatti essere utili anche per dimostrare che l impresa è stata avvertita e che qualsiasi violazione perpetrata successivamente è avvenuta in malafede. Reduce da quest esperienza, nei due anni successivi, l impresa europea ha registrato i brevetti su modelli ornamentali in Cina per i suoi nuovi prodotti. L impresa possedeva centinaia di design, e sarebbe stato troppo costoso registrarli tutti, ma ha selezionato e registrato quelli più famosi, quelli che riteneva più suscettibili di violazione, e ha conservato la documentazione relativa al processo di creazione degli altri design per provare la proprietà del copyright. Essa ha inoltre messo in atto un protocollo di notifica rapida e un contatto con investigatori e avvocati in loco al fine di ricevere segnalazioni di avvenute violazioni e per monitorare le fiere campionarie. L azienda ha sfruttato tutte le informazioni così raccolte attraverso le varie fonti per stilare una lista nera interna di concorrenti e contraffattori cinesi. Durante la Fiera Campionaria di Guangzhou, l azienda europea ha cominciato a lavorare con uno studio legale in loco per preparare documenti come procure notarili, copie certificate dei propri brevetti su modelli ornamentali, e ha riunito tutti gli elementi che provano la proprietà del copyright dei prodotti che intendeva proteggere. Tutto ciò è stato preparato in anticipo, in quanto tali documenti dovevano essere autenticati da un notaio e legalizzati, e ciò richiede uno o due mesi di tempo. Una settimana prima della fiera, lo studio legale che assisteva l impresa ha esaminato la lista degli espositori per verificare se contenesse società presenti nella lista nera dell impresa, e ha trovato così 5 società target i cui prodotti erano stati reperiti nella UE. Durante il primo giorno della fiera, gli investigatori ingaggiati dall impresa europea hanno indagato e raccolto prove sui prodotti illeciti in presenza di un notaio cinese, e hanno annotato gli stand che esponevano prodotti illeciti sulle brochure o presso la fiera. Dopo aver raccolto le prove, l impresa ha inoltrato una denuncia al Centro Reclami per la PI della fiera. Il giorno seguente il Centro Reclami ha inviato presso gli stand dei contraffattori gli Ufficiali della PI insieme ai rappresentanti dell impresa europea e dello studio legale. Gli Ufficiali hanno rilevato la violazione dei DPI dell impresa europea e hanno chiesto ai contraffattori di ritirare i prodotti illeciti. Nei quattro giorni rimanenti di quella specifica fase della fiera ciò ha rappresentato una sostanziale perdita per i contraffattori, soprattutto riguardo a potenziali vendite destinate all esportazione. Alcune settimane dopo la conclusione della Fiera di Guangzhou, l impresa europea riprendeva l invio di lettere di diffida alle società in violazione dei DPI individuate durante la Fiera. Tali lettere descrivevano ciò che si era verificato alla fiera ed erano accompagnate da copie degli elementi probatori autenticati da notaio, richiedendo quindi che si firmasse un impegno a non compiere la contraffazione dei prodotti. Diversi mesi prima della successiva Fiera di Guangzhou, l impresa europea aveva inviato le lettere di diffida ai soggetti interessati, indicando loro di non inserire prodotti contraffatti nelle brochure. È molto importante in questa fase inviare tali lettere con largo anticipo, poiché a ridosso della fiera le società target avranno probabilmente già stampato le brochure e saranno quindi meno propense a eliminare i prodotti illeciti e a ristamparle. Pur non possedendo diritti consolidati al momento di decidere come affrontare i contraffattori cinesi, l impresa europea aveva sviluppato un approccio più strategico che prevedeva la registrazione dei diritti, il monitoraggio delle fiere, l invio di lettere di diffida e, laddove le circostanze lo permettevano, l avvio di azioni civili contro i contraffattori, per lanciare un forte messaggio che fosse un deterrente per il mercato, indicando la volontà e la capacità di fare valere i propri diritti in Cina.