La disciplina della proprietà intellettuale nel VII PQ

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1 La disciplina della proprietà intellettuale nel VII PQ dott.ssa Sandra Salvador Ufficio Trasferimento Tecnologico Ripartizione Ricerca Università degli Studi di Udine 1

2 Documenti di riferimento Annex II EC Grant Agreement (general conditions part C) Guide to Intellectual Property Rules for FP7 project Checklist for a Consortium Agreement for FP7 projects! Non esiste un contratto standard (ogni atto va predisposto in base alle caratteristiche del singolo rapporto), ma ci sono diversi modelli che è possibile prendere a riferimento 2

3 riservatezza delle informazioni confidenziali titolarità e uso dei risultati trasferibilità della proprietà protezione dei risultati disseminazione e pubblicazione diritto di accesso checklist 3

4 principio guida Una buona strategia di protezione, uso e disseminazione dei risultati può massimizzare l impatto dei risultati progettuali sul sistema economico. I risultati attesi devono andare oltre allo stato dell arte.! È importante fare ricerche di anteriorità bibliografiche e brevettuali. 4

5 definizioni Background = informazioni e conoscenze (inclusi brevetti, segreti e banche dati) detenuti da un partner prima dell avvio del progetto, che sono necessari per l esecuzione del progetto o l impiego dei suoi risultati.! accuratezza nell individuazione del background (nb: se già gravato da vincoli o di terzi, comunque deve essere escluso quello dei ricercatori che non fanno parte del gruppo coinvolto nel progetto) Foreground = il risultato, le informazioni, le conoscenze, i materiali generati dall esecuzione del progetto (prototipi, microrganismi, codici sorgente, ). Sono inclusi gli intellectual property rights (IPR): copyright, brevetti, varietà vegetali, design, knowhow, Saidground = risultati sviluppati da uno dei partner al di fuori del progetto. 5

6 riservatezza impegno a trattare come strettamente segrete e quindi non rivelarle a terzi le informazioni confidenziali scambiate in fase negoziale e nell esecuzione del progetto ha durata pluriennale, maggiore del periodo progettuale talvolta in un atto a se (confidential agreement o NDA) Le informazioni segrete devono essere chiaramente identificate come confidenziali e i partner devono adottare appropriate misure per mantenerle tali. Ai sensi dell art.99 D.lgs. 30/05 Codice della Proprietà Industriale è vietato senza il consenso del titolare rivelare a terzi, acquisire o utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali segrete di terzi. La violazione delle informazioni segrete costituisce atto di concorrenza sleale ed è perseguita penalmente (2 anni di reclusione, ex. art. 623 cpp) e civilmente (risarcimento danni, ex. art cc). 6

7 I risultati sono del partner che li ha generati titolarità dei risultati! tenere i registri di laboratorio per provare la data di generazione o risolvere più facilmente controversie con altri gruppi di ricerca;! stipulare un contratto con i ricercatori, inclusi i dottorandi e gli studenti, per precisare che la titolarità dei risultati resta in capo all ente;! definire puntualmente i rapporti con i subcontractors. Nel caso di foreground frutto del contributo inscindibile di più partner la titolarità è congiunta, fatto salvo diverso accordo tra le parti (sda). 7

8 titolarità congiunta I partner devono definire un accordo di comunione: quote di titolarità, strategie di tutela, modalità di sfruttamento commerciale. In assenza di accordo, la procedura di default prevede per partner: il diritto di usare il foreground in quanto tale il diritto di concedere licenze non esclusive, senza diritto di sub-licenza, senza chiedere l autorizzazione ai partner l obbligo di comunicare ai partner la concessione di licenze entro 45 dal contratto (sda) l obbligo di riconoscere ai partner un equo e ragionevole compenso Può essere utile:! precisare i partner sono liberi nell impiego diretto dei foreground! definire un termine entro cui accordarsi sulla comunione! stabilire da subito il criterio di assegnazione delle quote 8

9 obblighi nella gestione dei risultati I risultati devono essere: usati, direttamente o indirettamente dai partner, in ulteriori attività di ricerca o in attività imprenditoriali protetti, se hanno un potenziale sbocco commerciale o industriale disseminati a favore di specifici ambiti e della comunità nel suo complesso 9

10 uso dei foreground I partner devono usare i foreground in attività commerciali o in nuove ricerche, eventualmente tramite terzi sottoscrivendo: contratti di licenza: i partner non possono opporsi, ma bisogna prestare molta attenzione alle clausole contrattuali contratti di cessione, purché non vengano pregiudicati i diritti dei partner (confidenzialità, diritto d accesso, uso dei foreground, diffusione dei risultati); ci sia una notifica del nome dell acquirente (45gg prima) ai partner. I quali possono opposi, entro 30 gg sda, se compromette il loro diritto d accesso ai foreground trasferiti.! Si possono identificare dei soggetti a cui i risultati possono essere trasferiti senza comunicazione e possibilità di opposizione. 10

11 vincoli al trasferimento I trasferimenti di titolarità dei foreground tra i partner e a favore di entità terze con sede all interno degli Stati Membri e dei Paesi Associati non richiedono notifica preventiva alla CE. Può esserci il veto al trasferimento a favore di soggetti con sede in Paesi non associati al 7 FP, qualora venga compromessa: la competitività dell UE la sicurezza internazionale i principi etici riconosciuti a livello internazionale! Per gli stessi motivi la CE può opporsi alla concessione di licenze esclusive. 11

12 protezione dei risultati I foreground con potenziale applicazione industriale o commerciale vanno tutelati nella forma più adeguata in vista del successivo uso sia per nuove ricerche, che per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi. Nel caso di deposito di un brevetto si deve: precisare che il risultato è stato generato con il contributo dell CE riportare gli estremi della domanda nel Piano d uso e di disseminazione dei risultati! La decisione di non procedere con la protezione deve essere condivisa con i partner per permettere loro di subentrare nella titolarità dei IPRs. 12

13 protezione dei risultati La CE deve essere informata preventivamente nel caso: di divulgazione di eventuali risultati di valore, per i quali il titolare non intende chiedere la protezione (45 giorni); il titolare decida di non proseguire nel mantenimento o nell estensione internazionale della domanda di tutela (2 mesi). La CE in questi casi può rivendicarne la proprietà dei diritti di tutela. 13

14 disseminazione Le attività di disseminazione vanno riportate nel Piano di uso e di disseminazione dei risultati, che a livello di proposta individua i modi con cui si intende diffondere i risultati, favorendone l applicazione (website, pubblicazioni, workshop, licenze, patent pool, spin off); nel corso del progetto e alla fine, viene aggiornato costantemente riportando i dettagli di pubblicazioni, domande di tutela, eventi e forme di sfruttamento commerciale attivate.! La CE può fare audit per verificare la conformità al Piano, per tutta la durata del progetto e nei 5 anni successivi. 14

15 pubblicazione I beneficiari devono garantire che la diffusione dei risultati avvenga il più rapidamente possibile, compatibilmente con le strategie di tutela e gli obblighi di riservatezza. I partner hanno diritto a un preavviso (almeno di 45gg, sda) dell intenzione di pubblicare, opporsi (entro 30gg, sda) se valutano che la pubblicazione può danneggiare gravemente un loro legittimo interesse.! Nelle pubblicazioni va richiamato il contributo della CE.! Prevedere un limite temporale oltre il quale la pubblicazione prorogabile. 15

16 La Commissione Europea: pubblicazione richiede che a beneficio della comunità le pubblicazioni riportino una frase specifica da cui si evinca che si tratta di risultati conseguiti con contributi della CE; chiede in allegato al report finale l elenco completo delle pubblicazioni; non richiede la preventiva comunicazione, a mano che non si tratti di risultato non tutelato e con potenziale applicazione industriale; può pubblicare senza preavviso, in caso di ritardo ingiustificato; fare audit sull attuazione del Piano di disseminazione per tutta la durata del progetto e nei 5 anni successivi alla conclusione. 16

17 diritto di accesso È il diritto d uso (di licenza) dei foreground o dei background di un altro partner, che deve essere riconosciuto quando è necessario ai fini del buon esito del progetto: per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, senza ritardi o in modo più efficiente, per l uso dei foreground, altrimenti impossibile o richiederebbe il dispendio di ingenti risorse aggiuntive.! Può essere rifiutato solo se non necessario. I partner possono (devono) definire in modo preciso il background necessario, ovvero quello escluso dal diritto d accesso: liste negative del background inaccessibile liste positive del background accessibile 17

18 L accesso va richiesto in forma scritta: diritto di accesso vanno precisati i termini della concessione: esclusività, sublicenza, gratuità/royalty, obblighi di riservatezza, vincoli all impiego; il titolare non può più concedere licenze esclusive su background accessibile e sul foreground, ovvero i partner devono rinunciare al diritto d accesso; il diritto d accesso non implica il diritto a concedere sublicenze; i partner non si possono opporre alla concessione di diritti d accesso a terzi; gli affiliati possono godere degli stessi diritti di accesso dei partner.! I passaggi di informazioni vanno fatti in modo formale (verbali di incontri o R/R) 18

19 condizioni economiche per l accesso Le condizioni per il diritto d accesso possono cambiare in funzione delle motivazioni per le quali viene chiesto; del partner richiedente; del knowhow messo a disposizione: royalty-free fair and reasonable conditions diritto d accesso al BACKGROUND FOREGROUND Temine per la richiesta se è necessario per realizzare la propria parte di progetto è gratuito è gratuito (salvo accordo contrario) se è necessario per l uso dei propri foreground può essere sia royalty-free che in base a condizioni eque e ragionevoli entro la fine del progetto entro 1 anno dalla fine del progetto (salvo diverso accordo) 19

20 Contatti: Sandra Salvador tell Ripartizione Ricerca e Trasferimento Tecnologico saluti e grazie 20

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