Le ricerche di P.I. Cosa sono Quando farle Come farle. Giuseppe Fiorani Perani & Partners

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1 Le ricerche di P.I. Cosa sono Quando farle Come farle

2 Sommario Nel corso della presentazione, vedremo: A cosa servono le ricerche di PI Quali strumenti ci sono per svolgerle Alcuni dei problemi più subdoli Le tecniche di base di ricerca Le alternative al fai-da-te

3 A cosa servono? Le ricerche, nella P.I., sono(principalmente) usate per: Conoscere una tecnologia Sorvegliare le attività dei concorrenti Sorvegliare gli sviluppi tecnologici Verificare se un idea è tutelabile Verificare se un idea è commerciabile Verificare lo stato di untitolo IP di un concorrente Nonsi considerano ricerche PI quelle svolte sul mercato

4 Conoscere una tecnologia Tutti i brevetti sono classificati Ogni classe brevettuale corrisponde ad un concetto tecnico Con l evoluzione della tecnologia, i brevetti pubblicati vengono riclassificati, per adattarli agli sviluppi della tecnologia Èquindi possibilerisalire allo sviluppo cronologico di una tecnologia, attraverso tutti le differenti specializzazioni

5 Attività di sorveglianza Le ricerche brevettuali si possono fare: Per campo tecnico Per titolare Per nazione È quindi possibile sorvegliare: Gli andamenti tecnici generali Le attività di brevettazione di un concorrente In un particolare campo tecnico In un particolare paese (mercato/sito produttivo importante)

6 Potenziali difficoltà: Attività di sorveglianza Ilnome del titolare puòessere stato inseritoin modo errato dall ufficio brevetti Il titolare potrebbe non essere la medesima societàche opera sul mercato Le domande di brevetto possono essere state depositate a nome dell inventore Il brevetto puòessere stato ceduto in licenza o venduto 18 mesi di segretezza

7 Verifica di brevettabilità Serve a capire se un idea èbrevettabile o no Si può svolgere prima di depositare Per verificare cosain effetti si puòottenere Oppure su una domanda già depositata Di solito di un concorrente, per verificare seèpossibile annullarla

8 Verifica di brevettabilità A seconda delle risorse, può essere effettuata: Su documenti brevettuali Su prodotti commercializzati Su cataloghi e pubblicazioni non brevettuali L impegno dipende dal risultato da raggiungere Tanto piùampia èla base di documenti cercati, tanto maggiori sono le chances di trovare quello che si cerca A proposito, perché si dovrebbe voler distruggere la propria idea?

9 Verifica di brevettabilità Risorse per trovare i documenti: Database brevettuali Fonti più usate ed affidabili Prodotti disponibili sul mercato Non sempre brevettati Magari venduti prima del rispettivo brevetto Difficile definire la data Enciclopedie, manuali e articoli scientifici Importanti per chiudere i gap : dimostrano la c.d. common general knowledge

10 Perché NON farla? Verifica di brevettabilità Sulle proprie idee, deve essere SEMPRE fatta Quantomeno per decidere SE depositare Anche solo con una ricerca di novità L attività inventiva è sempre discutibile Sulle idee dei concorrenti, SOLO se serve: Prima di comprare/prendere in licenza Prima di vendere un prodotto tutelato da altri Macon un livello di dettaglio maggiore Magari rivolgendosi ad un esperto

11 Verifica di brevettabilità Richiede una rivendicazione Ovvero una combinazione di caratteristiche Ma non deve necessariamente soddisfare alcun requisito formale Serve come guida nella ricerca, con l esperienza se ne puòfare a meno Nel caso di titoli di terzi, la rivendicazione c ègià Nel caso delle proprie invenzioni, bisogna pensarci E riconoscere le caratteristiche indispensabili

12 Differenze tra verifica di brevettabilitàe di commerciabilità Nella verifica di brevettabilità Si paragona la rivendicazionedi interesse con tutte le divulgazioni precedenti Nella verifica di commerciabilità Si paragona il prodotto di interesse con le rivendicazioni dei brevetti precedenti Sono due verifiche profondamente differenti Le autorità(wipo,epo, UIBM) svolgono solo verifiche di brevettabilità

13 Verifica di commerciabilità Risponde alla domanda: Èpossibile sfruttare commercialmente l idea? Ogni prodotto puòavere piùdi unaspetto tecnico, ciascuno potenzialmente già brevettato Ogni aspetto tecnico puòessere coperto da un brevetto generale e da brevetti successivi, di dettaglio In teoria, ciascun aspetto tecnico di un prodotto può essere in contraffazione di uno o più brevetti

14 Verifica di commerciabilità Un aspetto tecnico non èin contraffazione, con un elevato grado di certezza se: Tutti i brevetti che lo coprono sono scaduti per mancato pagamento delle tasse annuali Èidenticoagli insegnamenti di un documento che è vecchio almeno vent anni Piccole differenze o piccoli sviluppi possono essere tutelati da brevetti successivi ancora validi Se gli insegnamenti hanno meno di vent anni, possono esistere brevetti validi più vecchi

15 Verifica di commerciabilità Un aspetto tecnico non èin contraffazione, con un minore grado di certezza se: Èuna modifica ovviadi un aspetto tecnico già commerciabile Tutti i brevetti che lo coprono sono nulli Èperòil giudice a decidere cosa sia una modifica ovvia e quando il brevetto sia nullo Rischio piùelevato che nel caso precedente Anche di misure cautelari basate su una valutazione errata

16 Verifica di commerciabilità Per ogniaspetto tecnico: Determinare cosa era noto 20 anni fa Analizzare le rivendicazioni dei brevetti concessi successivamente per: Contraffazione letterale/per equivalenti Analizzarele rivendicazioni delledomande di brevetto ancora pendenti per: Contraffazione letterale/per equivalenti Possibili divisionali Prevedere la versione finale del brevetto concesso

17 Verifica dello stato vita Interrogandole banche dati brevettuali èpossibile sapere: I paesi dove il brevetto èstato esteso L esistenza di eventuali domande divisionali Se un brevetto èpendente o concesso Dove un brevetto èinvita Quando un brevetto è decaduto Èquindi possibile ottenere unaottima visione della politica PI di un concorrente

18 Banche dati gratuite ESPACENET ( Gestita dall EPO Consente di accedere a tutti i documenti dell EPO Interfaccia utente in 26 lingue 66 milioni di documenti Documenti JP, CN, RU, TW, ben classificati La miglior scelta per un principiante

19 Banche dati gratuite Banche dati di altri uffici brevetti Utili principalmente quando offrono qualcosa in piùdi Espacenet: JPO (accesso alla classificazione JP) SIPO, KIPO, TIPO (accesso a documenti non necessariamente presenti in Espacenet) USPTO (accesso alla classificazione US) Alcune consentono di ricercare in tutto il testo È necessario conoscere la lingua locale Richiedere una ricerca limitata ad un agente locale

20 Banche dati a pagamento Strumenti di ricerca molto più potenti Combinazione di classi Ricerche testuali nelle specifiche complete Ricerche testuali nelle sole rivendicazioni Operatori di prossimità e stringhe più complesse Accesso a codici EPO non presenti in Espacenet Riassunti riscritti con terminologia standardizzata Limiti di paese/data Sfruttabili al meglio da utenti esperti

21 Come fare le ricerche ICLA(Classificazione internazionale) èla piùgenerale e diffusa: Ogni documento deve avere una classe ICLA ECLA(classificazione EPO): affina la ICLA FICLA(classificazione JPO): affina la ICLA, in modo diverso dalla ECLA F-Terms(JPO) e UCLA(USPTO) non sono basati sulla ICLA ICO Codessono usati dall EPO, oltre alla ECLA

22 Come fare le ricerche Iniziare con una ricerca per trovare le classi migliori: B23B27/14 (ICLA): Cutting tools, for turning or boring machines, of which the bits or tips are of a special material; B23B27/14@C(FICLA): Cutting tools, for turning or boring machines, of which the bits or tips are of a special material, characterized by the shape of the bit or tip B23B27/14B3B(ECLA): Cutting tools, for turning or boring machines, of which the bits or tips are of a special material, characterized by means for improving the adhesion between the substrate and the coating

23 Come fare le ricerche Fare attenzione alle varianti di scrittura: Travelling / Traveling -ise /-ize Tenere conto dei differenti tipi di inglese Truck/Lorry Eggplant/Aubergine Tenere conto delle differenze nei verbi/espressioni Drive, driving, driven Considerare se esiste una terminologia standard Pipe / Cylindrical element / Duct /Sleeve Sensor / Detector

24 Come fare le ricerche Parti diverse delle specifiche brevettuali hanno importanza differente A volte, cercare solamente nelle rivendicazioni può aumentare le chances di trovare una caratteristica essenziale Tenere conto dei differenti tipi di costruzione della frase, in modo da usare opportunamente gli operatori di prossimità a side groove a groovein the side of a groovepositioned at the side of on its side, there is positioned a groove

25 Come fare le ricerche Una buona strategia deve restringere il numero di risultati da oltre 66 milioni ad un numero gestibile Èpossibile: Combinare tra loro differenti aspetti tecnici Combinare differenti sistemi di classificazione Usare parole chiave Usare date limite In alternativa, èpossibilesvolgere una ricerca bruta, per ottenere almeno alcuni risultati preliminari Da usareper reperire le classi tecnicheapplicabili e/o le parole chiave usate nei testi

26 Un esempio Tre ruote pivotanti ed una ruota ad asse fisso Come cercare? one AND two AND three AND four, nella classe ECLA relativa alle valigie con ruote (A45C5/14) Meno di dieci risultati, ed il miglior risultato era

27 Un esempio MAI AFFIDARSI ALLA FORZA BRUTA! Sfogliare centinaia di documenti senza pensare, non porta ad alcun risultato!

28 Il fai-da da-te Il fai-da-te èdecisamente SCONSIGLIATO in tutti i casi in cui sia necessaria una elevata affidabilità Per un deposito, puòessere sufficiente una ricerca di novitàfai-da-te (ma va fatta, e da un principiante esperto ) Prima di prendere in licenza/comprare un brevetto, è invece conveniente rivolgersi ad un professionista È fondamentale rivolgersi ad un professionista, quando: Serve una ricerca in banche dati straniere Serve una ricerca più raffinata di quella delle autorità Ènecessario ottenere indicazioni per una ricerca tra i prodotti sul mercato o tra i manuali tecnici / le enciclopedie

29 Conclusioni Le ricerche IP possono essere svolte per svariate finalità: Determinare se un invenzione è brevettabile Valutare i rischi di immissione in commercio di un prodotto Mantenersi aggiornati con gli sviluppi tecnologici Controllare i concorrenti Vi sono a disposizione sia strumenti gratuiti, di eccellente qualità, che strumenti a pagamento ancora più raffinati I buoni risultati richiedono esperienza ed un accurata pianificazione della strategia di ricerca, cosìda evitare di incorrere in errori molto costosi

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