IL DIGITALE. Salone della Proprietà Industriale Parma 24 settembre 2012

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2 IL DIGITALE Salone della Proprietà Industriale Parma 24 settembre 2012

3 Programma Parole chiave, motori di ricerca e altri strumenti Internet Tobias Malte Müller Studio Legale Wirsing Hass Meinhold, Monaco di Baviera Naming: la scelta del nome giusto per costruire un brand vincente Gianluca Billo Nomen Italia Domini: il Registro.it Rita Rossi CNR Disputes on.eu and.com domains before the Czech Arbitration Court Tereza Bartoskova Head Case Administrator / Czech Arbitration Court, Praga Riassegnazione dei domini e mediazione on line delle liti nella proprietà industriale Stefano Monguzzi - MFSD Srl

4 Parole chiave, motori di ricerca e altri strumenti Internet Tobias Malte Müller

5 Divisione della presentazione Abuso dei servizi di posizionamento a pagamento (Search Engine Marketing - SEM) Cos è e come funziona? Problematiche giuridiche Impatto pratico Abuso dei strumenti di ricerca con altri mezzi (Search Engine Optimization - SEO): Meta-tags Come funzionano? Problematiche giuridiche Utilizzo di parole chiave in altri contesti Come funziona? Problematiche giuridiche Conclusioni

6 Abuso dei servizi di posizionamento a pagamento (Search Engine Marketing - SEM)

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8 Google AdWords: Come funziona? sceglie parola chiave e messaggio commerciale Prestatore del servizio di posizionamento su Internet Inserzionista in un servizio di posizionamento su Internet Consente e memorizza la scelta di parole chiave e messaggi commerciali Titolare di un marchio

9 Questioni giuridiche Chi occorre citare in giudizio? L inserzionista? Il prestatore del servizio (ossia Google)? Il titolare di un marchio può vietare l utilizzo da parte di un terzo non autorizzato del suo marchio come parola chiave (AdWord) - non visibile - capace di condizionare il risultato delle ricerche su internet?

10 Rinvii pregiudiziali CGE (Grande Sezione, ), C-236/08 e 238/08 -> Cour de Cassation ( Google France et al.) CGE ( ), C-91/09 ->Bundesgerichtshof ( Bananabay) CGE ( ), C-278/08 ->Oberster Gerichtshof ( BergSpechte) CGE ( ), C-558/08 -> Hoge Raad ( Portakabin) CGE ( ), C-323/09 -> High Court of Justice ( Interflora et al.)

11 Diritti contro il Service provider (Google) Sentenza della CGE (Grande Sezione) (procedimenti riuniti da C-236/08 a 238/08): Google France contro Louis Vuitton Malletier SA et al. No: Il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio e organizza, a partire da quest ultima, la visualizzazione di annunci non fa un uso di tale segno [nel commercio] No: Il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet non é responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati Si: Se non ha svolto un siffatto ruolo [attivo], detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l accesso agli stessi

12 Diritti contro l inserzionista CGE, C-236/08 a 238/08 Google France: Si: Il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità a partire da una parola chiave identica/simile a detto marchio [...], qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell annuncio provengano dal titolare del marchio o da un impresa economicamente connessa a quest ultimo o invece da un terzo Si: Sussiste violazione del marchio in due ipotesi, ossia se l annuncio (composto dal link pubblicitario accompagnato dal messaggio commerciale) del terzo lasci intendere l esistenza di un collegamento economico in realtà insussistente tra tale terzo e il titolare del marchio o, pur non suggerendo esplicitamente l esistenza di un collegamento economico, è talmente vago sull'origine dei beni in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l inserzionista rappresenti un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest ultimo prodotti/servizi

13 Impatto pratico negli Stati membri Prima ipotesi l annuncio incriminato contiene espressamente il marchio altrui o un segno simile a tale marchio Seconda ipotesi: l annuncio incriminato non contiene il marchio altrui o un segno simile a tale marchio

14 Germania: Corte di Appello di Düsseldorf Corte di Appello di Düsseldorf, , caso n. I-20 W 136/10 HAPIMAG Utilizzo come parola chiave del marchio altrui HAPIMAG Annunci per beni concorrenti ( link sponsorizzati )

15 Italia: Tribunale di Milano Trib. Milano, , in Riv. Dir. Ind., 2009, II, 375; in Giur. It., 2010, I, 125 Sentenza emanata prima delle decisioni della Corte di Giustizia Marchio altrui (AVIS) utilizzato come parola chiave e presente nell annuncio pubblicitario («link pubblicitari») Annuncio per prodotti concorrenti (SIXT) Contraffazione e concorrenza sleale

16 Germania: Bundesgerichtshof Bundesgerichtshof, sentenza del , pubblicato in GRUR 2011, 828 a seguito della sentenza CGE Bananabay caso C-91/09 Utilizzo del marchio altrui (BANANABAY) come parola chiave Annuncio («link pubblicitari») per prodotti identici Erotikartikel für 0,00 Rabattaktion bis ! Ersparnis bis 85% garantiert Annuncio che non conteneva alcun riferimento al marchio o ai prodotti del legittimo titolare ma riportava al contrario il marchio proprio dell inserzionista

17 Metatags: come funzionano?

18 Metatags: come funzionano?

19 Metatags: Bundesgerichtshof sentenza Impuls Bundesgerichtshof, sentenza del Impuls, pubblicata in GRUR 2007, p.65: L attore, Impuls Medienmarketing GmbH gestisce un sito web dove offre servizi gratuiti che consentono di confrontare diverse tariffe di assicurazioni I convenuti sono ex-collaboratori dell attore; offrono gli stessi servizi su internet Per attirare l attenzione dei motori di ricerca i convenuti utilizzano la parola Impuls come Metatag nei loro siti: < Versicherung, Krankenversicherung, Versicherungsvergleich [...], Impuls>

20 Metatags: Bundesgerichtshof sentenza Impuls Bundesgerichtshof: accoglie le pretese dell attore Nel commercio, l utilizzo di un segno altrui come parola chiave non visibile (metatag) costituisce un atto di utilizzo di tale segno per prodotti o servizi : L uso della parola chiave (metatag) condiziona i risultati (naturali) di ricerca; l utente è diretto a tale sito La parola chiave serve quindi per segnalare all utente l inserzionista e i suoi servizi L uso del marchio altrui come metatag costituisce un atto di sfruttamento del segno distintivo anche se lo stesso rimane invisibile all utente Orientamento confermato nelle sentenze del Partnerprogramm e del AIDOL)

21 Altri metodi di Search Engine Optimization: il caso POWER BALL

22 Altri metodi di Search Engine Optimization: il caso POWER BALL

23 Come funziona?

24 Come funziona?

25 Come funziona?

26 Bundesgerichtshof, sentenza POWER BALL Bundesgerichtshof sentenza del , CR 2010, 602 POWER BALL Violazione della funzione di indicazione di origine? Utilizzo del termine POWER BALL sulla pagina web del convenuto (www.pearl.de) Costituisce uso suscettibile di essere vietato l uso di un segno altrui come parola chiave utilizzata per condizionare i risultati di ricerca (naturali) non a pagamento per dirigere l utente alla pagina web dell utilizzatore Può violare la funzione essenziale del marchio, ossia quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, il fatto che sulla pagina del prodotto RotaDyn installata dalla convenuta siano state utilizzate le designazioni Powerball e power ball Influenza sui risultati (naturali) di ricerca Google Un impresa che utilizza sulla sua pagina web un marchio (o un termine simile a tale marchio) insieme ad altri termini, sapendo che tale parte della pagina web é consultata automaticamente dai motori di ricerca, é responsabile del fatto che un motore di ricerca elenchi tale marchio insieme agli altri termini nella sua lista dei risultati naturali.

27 Conclusioni (Germania) Search Engine Optimization (SEO) Utilizzo di marchi altrui nel contesto di SEO: ATTENZIONE! Search Engine Marketing (SEM) Utilizzo di marchi altrui nel contesto di SEM: lecito, se il messaggio commerciale è sufficientemente concreto/preciso per permettere di riconoscere se i prodotti/servizi pubblicizzati provengono dal titolare del marchio o da un impresa economicamente connessa a quest ultimo o invece da un terzo

28 Grazie per la vostra attenzione! Dr. Tobias Malte Müller Partner Rechtsanwalt Attorney at Law T. (+ 49)

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