i marchi fanno crescere il valore della tua impresa I percorsi per la costruzione di valore

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1 I percorsi per la costruzione di valore i marchi fanno crescere il valore della tua impresa La tutela dei marchi nelle imprese, passo per passo, come percorso per la costruzione di valore. a cura di Società Italiana Brevetti 120 anni di consulenza in proprietà industriale

2 I percorsi per costruire valore i marchi fanno crescere il valore della tua impresa a cura di Società Italiana Brevetti 120 anni di consulenza in proprietà industriale

3 INDICE Società Italiana Brevetti 5 I nostri servizi per la tutela del marchio 6 Per ogni impresa, il marchio è un valore fondamentale in quanto distingue e identifica la provenienza del prodotto, costituendo il punto focale della fidelizzazione del consumatore. Depositare e difendere il marchio garantisce il capitale costituito dalla fedeltà dei consumatori. Gestire gli asset rappresentati dai marchi e dai brevetti secondo un percorso di costruzione e difesa del valore significa far crescere il patrimonio della vostra impresa. I percorsi per costruire valore Scelta e tutela del marchio 7 Passo 1 - Scegliere il marchio con criteri di valore 7 Passo 2 - Definire un estensione ottimale, sia geografica che merceologica, della tutela 10 Passo 3 - Tutelare il marchio su internet: il nome a dominio 13 Passo 4 - Difendere il marchio dalle usurpazioni 15 Passo 5 - Gestire il valore del marchio come asset intangibile 18 Dal 1882 Società Italiana Brevetti è vicina alle imprese italiane nel percorso di costruzione e difesa del valore costituito dai marchi, dai brevetti e dai diritti di proprietà industriale e intellettuale in generale. Copyright Società Italiana Brevetti È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso di Società Italiana Brevetti. Le notizie fornite in questa pubblicazione non costituiscono un parere legale. Per un parere su problemi specifici, vogliate contattarci direttamente. Per informazioni sulle pubblicazioni di Società Italiana Brevetti, si prega di contattare Laura Ercoli, News and Information Editor all indirizzo

4 Società Italiana Brevetti Uno studio di consulenza in proprietà industriale può semplicemente assistere un impresa nella registrazione di un marchio, nel deposito di un brevetto, nell azione legale nei confronti di un contraffattore. Oppure può fare tutto questo con l obiettivo di un aumento di valore dell impresa stessa. Il lavoro di squadra del nostro staff di specialisti, con una avanzata combinazione di competenze tecniche e legali, ci permette di offrire una consulenza integrata in materia di marchi, brevetti, modelli, design, diritto d autore e in generale su ogni aspetto della proprietà industriale e intellettuale. Un esperienza di oltre 120 anni al servizio delle aziende italiane ci permette inoltre di offrire una consulenza che non perde mai di vista l obiettivo finale di una crescita di valore. 5

5 I NOSTRI SERVIZI PER LA TUTELA DEL MARCHIO Consulenza e assistenza globale nella scelta, registrazione, difesa e gestione del marchio. scelta Consulenza e assistenza per la creazione e protezione di marchi di impresa e collettivi. Pareri relativi alla novità e registrabilità di marchi in previsione del loro deposito. registrazione Deposito di domande di marchio nazionale in qualsiasi stato, nonché di marchio comunitario e internazionale. Consulenza e consistenza nella registrazione di nomi a dominio in qualsiasi registro. difesa Consulenza e assistenza legale in relazione a problemi di validità, contraffazione o concorrenza sleale, dalla fase stragiudiziale alla fase giudiziale. Assistenza legale con avvocati specializzati in proprietà intellettuale e industriale. Assistenza presso le autorità doganali per l applicazione delle norme che bloccano l immissione in commercio di prodotti con marchi contraffatti. Consulenza e assistenza legale in relazione a conflitti tra marchio e nome a dominio registrati abusivamente da terzi. Procedure di riassegnazione di nomi a dominio. Sorveglianza sulle domande pubblicate di marchio comunitario per la segnalazione di domande in conflitto con marchi di nostri clienti, sorveglianza mondiale in relazione a possibili imitazioni e contraffazioni di marchi. gestione Elaborazione di strategie di costruzione di valore tramite tutela del marchio. Valutazione del marchio. Preparazione e negoziazione di accordi di cessione o licenza. 6

6 I percorsi per costruire valore SCELTA E TUTELA DEL MARCHIO Il primo passo è la scelta di un marchio che possa essere validamente registrato e difeso. Occorrerà inoltre curare con attenzione l estensione della protezione dal punto di vista sia geografico che merceologico, nonché la tutela su internet, con l eventuale registrazione del nome a dominio corrispondente al marchio. Conseguito l obiettivo dell acquisizione di un titolo di esclusiva di qualità, la tutela si consolida con la difesa attiva del diritto esclusivo e con la gestione del marchio come asset che può arrivare a costituire la parte più importante del valore dell impresa stessa. Passo 1 - Scegliere il marchio con criteri di valore Quale significato riveste per un impresa la scelta di un marchio Se il marchio è il punto focale del patrimonio dell impresa, del quale può arrivare a rappresentare la parte preponderante, è evidente che la scelta del marchio stesso riveste un importanza fondamentale. Due sono gli aspetti essenziali di cui tener conto. Il marchio è prima di tutto uno strumento di comunicazione verso i consumatori, che ha la funzione di rendere riconoscibile la provenienza di un prodotto o servizio. Il marchio permette al consumatore di identificare il prodotto e di ripetere una eventuale esperienza positiva; d altra parte consente al produttore di promuovere il proprio prodotto e fidelizzare il consumatore. La registrazione di un marchio è inoltre un investimento duraturo, dato che le registrazioni hanno in genere una validità di 10 anni, ma sono rinnovabili indefinitamente. Il marchio ha però anche una funzione importantissima come strumento legale di tutela, intesa a proteggere sia gli interessi del produttore contro i tentativi di usurpazione del marchio stesso, sia gli interessi del consumatore, il quale deve avere la certezza che il marchio costituisca una indicazione veritiera di provenienza del prodotto. Nell adottare un marchio, l impresa deve tener conto di entrambe queste funzioni. Scegliere un marchio con l unico obiettivo di comunicare con i consumatori, senza 7

7 i marchi fanno crescere il valore della tua impresa I percorsi per costruire valore Scelta e tutela del marchio chiedersi se quel marchio sarà registrabile e utilizzabile come strumento di tutela legale, espone l impresa a seri rischi. Quali caratteristiche deve avere un marchio per diventare uno strumento di tutela legale Senz altro un marchio deve essere capace di identificare il prodotto o servizio e distinguerlo da quelli dei concorrenti. Quindi non può semplicemente descrivere il prodotto o servizio cui si riferisce, né può essere composto unicamente da un termine laudatorio. D altra parte il marchio non può trarre in inganno sulla qualità del prodotto. In sintesi quanto più un marchio è di fantasia rispetto ai prodotti o servizi da contraddistinguere, tanto più sarà difendibile. Ciò significa che anche una parola o un segno grafico, disegno, ecc., già esistenti e di senso compiuto, possono essere scelti come marchio per prodotti o servizi con cui non abbiano un nesso concettuale, e tanto più sorprendente è la distanza, tanto più il marchio sarà considerato di fantasia. IL NUOVO MARCHIO DEVE * essere capace di identificare il prodotto o servizio e distinguerlo da quelli dei concorrenti; * essere tutelabile contro imitazioni e usurpazioni; * essere utilizzabile anche in tutti i paesi in cui si ha intenzione di esportare il prodotto o prestare il servizio. IL NUOVO MARCHIO NON DEVE * essere descrittivo del prodotto o servizio, per esempio un termine generico usato comunemente in relazione al prodotto stesso, né composto unicamente da un termine laudatorio; * essere identico o simile ad altri marchi già registrati per prodotti o servizi identici o simili: non tenere conto di questa regola può esporre al rischio di essere citati per danni dal titolare di un marchio precedente, nonché di dover cambiare il marchio col quale è stato già lanciato un nuovo prodotto o servizio (per non correre questo rischio, è sempre consigliabile effettuare una ricerca); * trarre in inganno circa la qualità del prodotto o servizio. È estremamente importante anche che il marchio adottato non sia identico o simile ad altri marchi già registrati per prodotti o servizi identici o simili. Non tenere conto di questa regola può esporre al rischio di essere citati per danni dal titolare di un marchio precedente, nonché di dover cambiare il marchio. Questo è un errore molto frequente, che può causare danni notevoli perché significa perdere tutto ciò che è stato investito nel pubblicizzare quel marchio, ritirare i prodotti dal mercato, ecc. Come scoprire se un marchio è già stato registrato da altri Tramite una ricerca nelle banche dati dei marchi si può verificare non solo se il marchio che si intende adottare è disponibile, ma anche se esistono marchi simili, e dunque a quale rischio di conflitto ci si può esporre adottando quel marchio. La ricerca è dunque di importanza fondamentale per la scelta del marchio, ma va condotta da esperti su banche dati affidabili e con strategie opportunamente decise in relazione allo specifico marchio proposto, in quanto i dati offerti dalla ricerca devono essere oggetto di ponderata analisi e valutazione. Uso del marchio all estero Anche questo è un aspetto da considerare con attenzione: il marchio dovrà essere utilizzabile e proteggibile anche in tutti i paesi in cui si intende esportare il prodotto o il servizio contraddistinto dal marchio stesso. Sbagliare marchio costa caro: GINGO / TWINGO caso emblematico FIAT presentò qualche anno fa una nuova utilitaria con il nome Gingo. Renault, proprietaria del marchio Twingo, si oppose all uso da parte di FIAT del nome Gingo perché troppo somigliante a Twingo, marchio usato dalla casa automobilistica francese per un proprio modello di utilitaria. A pochi giorni dalla data fissata per il lancio sul mercato, FIAT pur di evitare un conflitto con Renault dovette rispolverare il marchio Panda, e fu costretta inoltre a modificare in fretta e furia tutto il materiale pubblicitario e tecnico già preparato utilizzando il marchio Gingo. L adozione di un nuovo marchio non può prescindere da una ricerca volta ad accertare l esistenza di marchi anteriori identici o simili. Non tenere conto di questa regola può esporre al rischio di essere citati per danni dal titolare di un marchio precedente, nonché di dover cambiare il marchio col quale è stato già lanciato un nuovo prodotto o servizio. COSA FARE PER: Scegliere il marchio con criteri di valore Affidarsi ad un esperto in marchi per verificare non solo se il marchio scelto sia registrabile ed utilizzabile come strumento di tutela legale, ma anche per effettuare una accurata ricerca volta a verificare l esistenza di marchi anteriori simili o identici. I NOSTRI SERVIZI Consulenza e assistenza per la creazione e protezione di marchi di fabbrica, commercio e servizio. Pareri relativi alla novità e registrabilità di marchi in previsione del loro deposito. Società Italiana Brevetti è in grado di offrire servizi di elevata qualità relativamente alla tutela dei marchi e dei segni distintivi in generale, grazie ad uno staff di professionisti qualificati, esperti nelle ricerche di marchio e nelle norme che regolano la registrabilità dei marchi. 8 9

8 i marchi fanno crescere il valore della tua impresa I percorsi per costruire valore Scelta e tutela del marchio Passo 2 - Definire un estensione ottimale, sia geografica che merceologica, della tutela L estensione geografica: la scelta dei paesi in cui registrare il marchio La scelta dell estensione geografica della tutela da dare al marchio deve basarsi su considerazioni sia di mercato che di convenienza economica, nell ambito di una prospettiva strategica. Mentre la registrazione di un marchio in Italia, come in ogni singolo paese, ha valore solo a livello nazionale, se si prevede di voler utilizzare il marchio anche all estero esistono diversi strumenti che possono offrire un integrazione o un alternativa alla registrazione nazionale in ogni singolo paese. L opportunità del ricorso a uno solo o a una combinazione di tali strumenti va valutata caso per caso con un esperto. Gli strumenti Protezione nell Unione Europea: registrazione per marchio comunitario Il marchio comunitario è decisamente vantaggioso, considerando che la registrazione, ottenibile tramite un unica domanda, ha validità in tutti i paesi membri dell Unione Europea e costa assai meno della somma delle singole registrazioni nazionali in ciascuno di questi paesi. Protezione a livello internazionale: la registrazione internazionale È possibile presentare una domanda di registrazione internazionale per i paesi (oggi oltre 80) che aderiscono all Accordo / Protocollo di Madrid. Il costo di questo tipo di registrazione si compone di una tassa base più una tassa per ciascuno degli stati indicati nella domanda di registrazione e aumenta secondo il numero di paesi in cui si desidera registrare il marchio. Tra i paesi cui può estendersi la registrazione c è la stessa Unione Europea, tramite il marchio comunitario (vedi sopra). Inoltre, in ciascun paese può essere comunque richiesta e ottenuta una registrazione nazionale in base a requisiti e formalità determinati in base alla legislazione locale. Estensione all estero successiva alla prima registrazione Non sempre, al momento della registrazione di un marchio, si hanno le idee chiare sulle sue potenzialità rispetto ai mercati esteri: in tal caso è importante depositare una domanda almeno in Italia, rimandando le decisioni rispetto all estero. La possibilità teorica di estendere la registrazione di un marchio all estero non ha comunque limiti temporali ed è quindi possibile attendere prima di acquisire diritti anche in altri paesi. Le estensioni effettuate entro sei mesi dall originario deposito nazionale, e dunque con rivendicazione della priorità, garantiscono che la domanda di marchio nel paese di estensione prevalga rispetto a qualsiasi marchio depositato dopo la data del primo deposito nazionale, cioè la data di priorità. Scaduto tale termine, è importante ricordare che l estensione potrebbe essere ostacolata da eventuali diritti nazionali preesistenti nei paesi esteri di interesse, ove, se un terzo ha già acquisito diritti su Sfruttare il marchio all estero senza una presenza diretta sui mercati Quando un impresa titolare di un marchio valido in più paesi non ha interesse o mezzi sufficienti a produrre e/o commercializzare il prodotto in tutti i paesi di validità della registrazione, può concederlo in licenza o cederlo a terzi fabbricanti o importatori per tali paesi. Licenza e cessione sono due strumenti utili per sfruttare il valore del marchio all estero anche senza una presenza diretta su mercati poco accessibili (vedi pag. 19). quel marchio, potrebbe risultare impossibile registrarlo. Evidentemente il rischio che ciò avvenga può aumentare col tempo, proporzionalmente al successo del marchio stesso e alla notorietà che esso può acquisire anche al di fuori del territorio nazionale. La valutazione su tempi e modi dell estensione di una registrazione all estero dipende quindi da diversi fattori, principalmente relativi all importanza dell attività che con esso si vuole contraddistinguere e dalle previsioni rispetto ai mercati esteri. L estensione merceologica: le classi di prodotti e servizi Nella domanda di registrazione del marchio occorre indicare per quali classi di prodotti o servizi, secondo la Classificazione di Nizza, si intende richiedere la tutela. Le tasse per la domanda aumentano in proporzione al numero di classi indicate, e la registrazione del marchio ha validità soltanto per quei prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione, sebbene la tutela si estenda anche ai prodotti e servizi considerati affini. Rappresentano un eccezione a questa regola soltanto i marchi che godono di rinomanza, per i quali, in determinate circostanze, è concessa dalla legge una tutela ultramerceologica che va oltre i prodotti/servizi per i quali è stata ottenuta la registrazione di marchio. Quindi, per fare un esempio, anche se il marchio Coca-Cola fosse registrato in Europa solo per le bevande, qualora un terzo tentasse di registrare o utilizzare lo stesso marchio per prodotti non coperti da tale registrazione, ad esempio i cosmetici, correrebbe il rischio concreto non solo di non ottenere alcuna valida registrazione di marchio, ma di porre in essere un atto di contraffazione ai danni della Coca-Cola

9 i marchi fanno crescere il valore della tua impresa I percorsi per costruire valore Scelta e tutela del marchio COSA FARE PER: Definire un estensione ottimale, sia geografica che merceologica, della tutela Affidarsi ad un consulente per una definizione ottimale sia dell estensione geografica che dell estensione merceologica da dare alla registrazione del marchio. I NOSTRI SERVIZI Consulenza nella scelta dell estensione geografica e merceologica da dare alla domanda di marchio. Deposito di domande di marchio nazionale in qualsiasi stato, nonché di marchio comunitario e internazionale. Società Italiana Brevetti è in grado di offrire servizi di elevata qualità relativamente alla tutela dei marchi e dei segni distintivi in generale, grazie ad uno staff di legali e professionisti, iscritti all Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e abilitati a rappresentare il cliente di fronte all Ufficio del Marchio Comunitario, con un elevato livello di esperienza e competenza nelle procedure europee, internazionali e nazionali estere. Passo 3 - Tutelare il marchio su internet: il nome a dominio Nomi a dominio e marchi: un legame inscindibile Il nome a dominio è l indirizzo che digitiamo - quasi sempre preceduto da www. - nella barra del browser per collegarci ad un sito internet (per esempio, La maggioranza dei nomi a dominio è costituita da una parola seguita da un punto e da un estensione. La scelta di far uso per la navigazione in internet di indirizzi costituiti da parole ha creato un legame inscindibile fra nomi a dominio e marchi, legame del quale il titolare di un marchio deve tener conto: non assicurarsi la proprietà del nome a dominio corrispondente al proprio marchio significa infatti esporsi sia al pericolo di una concorrenza sleale tramite web, sia al rischio di veri e propri ricatti, di cui sono ben noti i casi più clamorosi. Strategie di tutela del marchio sul web Una strategia integrata di valorizzazione e tutela del marchio deve evidentemente tener conto anche della presenza del marchio su internet. È quindi altamente consigliabile, al momento della scelta del marchio, verificare la disponibilità del corrispondente nome a dominio e considerare l opportunità di registrare sia il marchio che il dominio insieme. Ma con quale estensione? Le estensioni più note a tutti sono quelle dei registri internazionali come.com.,.org e.net. Ma esistono anche centinaia di registri nazionali (quello italiano ha estensione.it). Proprio perché i nomi a dominio sono legati inscindibilmente al mondo dei marchi, è bene che all estensione geografica del marchio corrisponda quella del nome a dominio. Ciò significa che nella scelta del marchio da registrare va considerata l opportunità di assicurarsi la registrazione del nome a dominio corrispondente, secondo le esigenze, non solo nel registro nazionale italiano (.it) o nei registri internazionali (.com,.org,.net,.biz,.info) e nel registro europeo (.eu) ma anche, ove possibile, nei registri nazionali dei singoli paesi in cui si intende utilizzare il marchio. Per chi è già titolare di un marchio è importante inoltre verificare se altri abbiano registrato abusivamente il nome a dominio corrispondente a quel marchio, e valutare l opportunità di procedere ad un azione di recupero del dominio

10 i marchi fanno crescere il valore della tua impresa I percorsi per costruire valore Scelta e tutela del marchio COSA FARE PER: Tutelare il marchio su internet Per chi si prepara a registrare un marchio, verificare la disponibilità del nome a dominio corrispondente, e considerare l opportunità di registrare marchio e nome a dominio contemporaneamente; per chi è già titolare di un marchio, verificare se altri abbiano registrato abusivamente il nome a dominio corrispondente, e valutare l opportunità di un azione di recupero. I NOSTRI SERVIZI Consulenza nella scelta e assistenza nella registrazione di nomi a dominio in qualsiasi registro. Consulenza e assistenza legale in relazione a conflitti tra marchio e nome a dominio. Procedure di riassegnazione di nomi a dominio. Società Italiana Brevetti possiede una esperienza pluriennale nella tutela del marchio su internet nonché nella registrazione e nelle procedure di riassegnazione di nomi a dominio. Passo 4 - Difendere il marchio dalle usurpazioni Se la scelta del marchio e la qualità della registrazione sono le pietre angolari del valore del marchio stesso, tale valore andrà costruito e difeso nel tempo anche tramite una politica costante di reazione ad ogni uso non autorizzato o tentativo di usurpazione. Non reagire a queste insidie può offuscare la riconoscibilità del marchio presso il consumatore, finisce per incoraggiare i contraffattori, e può, alla lunga, risultare anche in una perdita del diritto esclusivo. Mantenere costantemente un atteggiamento fermo non serve solo a stroncare, spesso senza dover ricorrere alle vie legali, le attività di contraffazione già in atto, ma agisce come un forte deterrente anche contro gli usurpatori potenziali. Reagire tempestivamente: quali sono gli strumenti a disposizione Il primo strumento di reazione immediata ad ogni evento che possa ledere i diritti di marchio è la diffida: se redatta e firmata da un professionista riconosciuto esperto della materia, in molti casi ha l effetto di far desistere subito il contraffattore. Nel caso in cui la diffida non sia sufficiente e si riveli necessario il ricorso all azione giudiziaria, non è necessario attendere la sentenza finale, che a volte richiede tempi lunghi, per far cessare la violazione del diritto di marchio. Ancor prima che inizi il giudizio, o durante lo svolgimento della causa, il titolare del marchio può chiedere, tramite la procedura d urgenza: 1. una inibitoria, ordinata dal giudice, che vieti al contraffattore l uso del marchio e lo obblighi a eliminare i mezzi con cui tale uso è avvenuto; 2. il sequestro dei beni contraddistinti dal marchio oggetto di disputa. Entrambi i provvedimenti hanno l effetto di interrompere immediatamente l attività che costituisce violazione dei diritti di marchio. Indicare chiaramente l esistenza di diritti esclusivi Indicare che il marchio è depositato o registrato può essere utile per scoraggiare da subito eventuali usi non autorizzati del marchio. Ma occorre fare un po di attenzione, poiché il simbolo può essere utilizzato solo per indicare che il marchio è registrato. L uso di questo simbolo non è obbligatorio, ma è legittimo solo dopo la concessione della registrazione. Per indicare che il marchio è stato depositato ed è in attesa di registrazione (in Italia fra deposito e registrazione intercorre un lasso di tempo di circa tre anni) è possibile utilizzare alternativamente un asterisco e una piccola nota, oppure il simbolo, che in inglese equivale a Trade Mark ossia marchio di commercio, e che viene utilizzato nei paesi di lingua anglosassone per indicare un marchio indipendentemente dal fatto che sia registrato

11 i marchi fanno crescere il valore della tua impresa I percorsi per costruire valore Scelta e tutela del marchio Giudici esperti in materia di proprietà industriale Le cause in materia di proprietà industriale e intellettuale da luglio 2003 sono di competenza esclusiva di apposite sezioni specializzate, istituite presso i tribunali e le corti d appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Bloccare le contraffazioni prima dell ingresso nell Unione Europea Nel caso in cui vi sia un fondato sospetto che i prodotti che violano i diritti di marchio provengano da paesi extraeuropei, è possibile avvalersi di una procedura per richiedere il blocco in La volgarizzazione del marchio Ci sono marchi che hanno troppo successo. dogana delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, prevista dal Regolamento comunitario n. 1383/2003. Secondo questa procedura è possibile chiedere l intervento delle autorità doganali italiane e di altri paesi europei in cui il marchio sia registrato. Le autorità doganali, in base alle informazioni fornite dal richiedente, potranno intervenire per bloccare le merci sospettate di violare quel marchio e, dopo aver acquisito informazioni, eventualmente dichiararne il sequestro. Il titolare del diritto dovrà poi rivolgersi all autorità giudiziaria per chiedere una misura di conferma del sequestro della merce. Contrastare le registrazioni conflittuali: la sorveglianza e le opposizioni Pensiamo al caso della biro, del nylon, del linoleum o della margarina: tutti questi termini nascono come marchi registrati, ma il successo del prodotto che contraddistinguevano ne ha fatto vocaboli d uso comune per indicare la penna a sfera, una fibra sintetica, un materiale di rivestimento, un sostituto del burro. Nel caso di prodotti totalmente innovativi cui arrida il successo, può accadere infatti che il pubblico tenda ad indicare abitualmente il prodotto solo tramite il marchio che contraddistingue il prodotto stesso. Col passare del tempo quel marchio diventa un termine generico, che non indica più la provenienza del prodotto ma il prodotto stesso. Questo fenomeno, noto come volgarizzazione del marchio, può causare la decadenza del diritto esclusivo. A meno che non venga contrastato attivamente, reagendo ad ogni utilizzo non autorizzato del marchio. Il secondo fronte sul quale è bene tenere alta la guardia è quello delle registrazioni da parte di terzi di segni distintivi che possano nuocere alla distintività del nostro marchio. Le domande di marchio vengono rese pubbliche prima della registrazione, ed è dunque possibile, tramite una sistematica sorveglianza, identificare le domande di regi- strazione per marchi identici o troppo simili al marchio da tutelare, e valutare l opportunità di iniziare una procedura di opposizione ove ciò sia ammesso (e lo è in moltissimi paesi, nonché rispetto alle domande di marchio comunitario) per impedire la registrazione di tale marchio. Anche in questo caso, sarà infatti molto più semplice ottenere un risultato prima che il marchio sia stato registrato, piuttosto che intervenire in un secondo momento per contestare giudizialmente la registrazione di un marchio il cui uso sia già iniziato. COSA FARE PER: Difendere il marchio dalle usurpazioni Mantenere un atteggiamento di ferma e costante difesa del marchio contro qualsiasi uso non autorizzato, indicando chiaramente l esistenza di diritti esclusivi sul marchio e soprattutto reagendo tempestivamente ad ogni tentativo di usurpazione; è utile anche valutare l opportunità di agire presso le autorità doganali per bloccare l ingresso in Europa di prodotti contraffatti, nonché di predisporre una sorveglianza per impedire la registrazione di marchi conflittuali. I NOSTRI SERVIZI Consulenza e assistenza legale in relazione a problemi di validità o contraffazione, dalla fase stragiudiziale alla fase giudiziale. Assistenza presso le autorità doganali per impedire l immissione in commercio di prodotti con marchi contraffatti. Sorveglianza informatizzata sulle domande pubblicate di marchio comunitario per la segnalazione di domande in conflitto con marchi di nostri clienti, sorveglianza mondiale in relazione a possibili imitazioni e contraffazioni di marchi. Società Italiana Brevetti si avvale della collaborazione di avvocati specializzati nelle problematiche della contraffazione e dei conflitti fra marchi, ed è in grado di monitorare a livello mondiale le domande di marchio in conflitto con marchi di clienti

12 i marchi fanno crescere il valore della tua impresa I percorsi per costruire valore Scelta e tutela del marchio Passo 5 - Gestire il valore del marchio come asset intangibile Il valore del marchio, che al momento del suo debutto sul mercato è molto vicino allo zero o comunque valutabile nei soli costi relativi alla sua creazione e registrazione, può aumentare rapidamente, e praticamente senza limiti, in proporzione al successo del marchio, cioè alla sua capacità di generare reddito. Si possono citare moltissimi casi, in tutti i settori di attività, in cui un marchio è arrivato a rappresentare una parte preponderante del valore di tutta l azienda: si pensi, per quanto riguarda solo l Italia, ai marchi Armani o Ferragamo (moda), Barilla o Buitoni (alimentare), Dainese (abbigliamento sportivo), e a tanti altri. Oltretutto il diritto esclusivo conferito dalla registrazione del marchio ha una durata di dieci anni rinnovabili senza limiti di tempo, quindi qualsiasi sforzo dedicato ad aumentare il successo del marchio, come per esempio la spesa pubblicitaria o l impegno nel difendere il marchio dai contraffattori, costituisce un duraturo investimento di risorse. Gestire e valutare correttamente l asset rappresentato dal marchio è dunque di fondamentale importanza, soprattutto nelle imprese di dimensioni medie o piccole, per le quali è essenziale far fruttare al massimo tutte le risorse a disposizione. Iscrivere a bilancio il marchio Nel momento in cui il marchio è già stato utilizzato ed ha acquisito un certo valore rispetto al valore iniziale, può essere opportuno iscrivere il marchio a bilancio al suo valore reale, evidentemente allo scopo di aumentare il valore dell impresa stessa. Naturalmente l iscrizione a bilancio presupporrebbe Al marchio viene oggi riconosciuta una totale autonomia rispetto all azienda e, in certe condizioni, anche rispetto ai prodotti o servizi. Esso, in quanto incorpora le funzioni di comunicazione nei confronti dei consumatori e di strumento di vendita, possiede un proprio potere e valore di mercato. Il marchio spesso non appare nei bilanci, se non al valore nominale, relativo ai costi di acquisizione, creazione, ricerca, deposito, ecc., ma in realtà esso costituisce, per alcune industrie di largo consumo o di distribuzione di servizi, la posta attiva di gran lunga maggiore, in alcuni casi stimata ad oltre l 80% del valore dell intero complesso aziendale. che il marchio sia effettivamente registrato, e che dunque esista una certezza rispetto ai diritti esclusivi sul marchio stesso. Per determinare il valore del marchio, è opportuno rivolgersi ad un esperto che sia in grado di effettuare una valutazione secondo criteri oggettivi, e senza perdere di vista gli aspetti fiscali. La valutazione Il valore del marchio è legato essenzialmente alla sua riconoscibilità presso il pubblico ed alla conseguente capacità di generare reddito. Esistono diversi metodi per determinare il valore di un marchio, fra i quali: 1. la ricostruzione dei costi per creare un marchio con gli stessi requisiti di validità, notorietà, potere di vendita; 2. la determinazione del beneficio economico dovuto al marchio rispetto ad una produzione identica ma priva del marchio; 3. la determinazione della royalty ottenibile dalla concessione in uso del marchio. Il metodo di valutazione evidentemente dovrà rispondere al fine richiesto, che oltre alla citata iscrizione a bilancio può essere dato dalla necessità di determinare una richiesta di danni in una causa di contraffazione, o di trarre un reddito dal marchio stesso, dato che come qualsiasi bene materiale il marchio può essere ceduto definitivamente o temporaneamente. Licenza e cessione: affittare e vendere il marchio Il diritto esclusivo conferito dalla registrazione del marchio può essere concesso temporaneamente in affitto a terzi, cioè concesso in uso tramite un accordo di licenza che preveda un compenso, il quale generalmente consiste in una percentuale (royalty) sul reddito generato dall uso del marchio stesso. La determinazione della royalty dipende da fattori diversi, fra i quali il settore di attività e il territorio interessato. La licenza è uno strumento utile per sfruttare il marchio su mercati che il titolare del marchio stesso non riesce o non ha convenienza a raggiungere da solo. Un marchio registrato in paesi in cui il titolare non abbia interesse o mezzi sufficienti a commercializzarlo può essere concesso in licenza a terzi per l uso solo in tali paesi. In tal modo le registrazioni estere produrranno reddito attraverso le royalties. I diritti di marchio possono, in alternativa, essere ceduti, ossia venduti, in qualsiasi momento e separatamente dall azienda. Come per la licenza, la vendita dei diritti, laddove il marchio sia registrato in più paesi, può avvenire anche per uno solo o una parte di quei paesi

13 i marchi fanno crescere il valore della tua impresa COSA FARE PER: Gestire il valore del marchio come asset intangibile Gestire il valore del marchio nell ottica di un aumento di valore globale dell impresa, considerando l opportunità sia dell iscrizione a bilancio del marchio, sia di utilizzare strumenti quali cessione e licenza per uno sfruttamento ottimale del suo valore. I NOSTRI SERVIZI Elaborazione di strategie di costruzione di valore tramite tutela del marchio. Valutazione del marchio. Preparazione e negoziazione di accordi di cessione o licenza. Società Italiana Brevetti è in grado di offrire servizi di elevata qualità grazie all esperienza in materia di marchi ed alle competenze legali che caratterizzano il suo staff di consulenti. PER SAPERNE DI PIÙ Sul sito di Società Italiana Brevetti sono presenti molte informazioni, costantemente aggiornate, sui nostri servizi e su tutti gli aspetti della tutela della proprietà industriale e intellettuale. Società Italiana Brevetti pubblica inoltre la newsletter gratuita sibprimamarchi che aggiorna le imprese sulla tutela dei segni distintivi: uno strumento di informazione qualificato e tempestivo ma anche chiaro, conciso ed essenziale, pensato per la realtà imprenditoriale italiana. Per saperne di più e per iscriverti gratuitamente alla mailing list sibprimamarchi, visita il sito di Società Italiana Brevetti 20

14 Per ogni impresa, il marchio è un valore fondamentale in quanto distingue e identifica la provenienza del prodotto, costituendo il punto focale della fidelizzazione del consumatore. Depositare e difendere il marchio garantisce il capitale costituito dalla fedeltà dei consumatori. Questa pubblicazione nasce per guidare le imprese, passo per passo e tramite una serie di indicazioni pratiche, ad utilizzare gli strumenti di tutela dei marchi nell ottica di una costruzione di valore. A cura di uno degli studi di consulenza in proprietà industriale di più lunga tradizione in Italia e in Europa. Società Italiana Brevetti Roma Piazza di Pietra, Roma tel fax / 20 Milano Via G. Carducci, Milano tel fax Firenze Corso dei Tintori, Firenze tel fax Varese Via Avegno, Varese tel fax Verona Stradone San Fermo, 21 sc.b Verona tel fax

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