La gestione della proprietà intellettuale nel trasferimento tecnologico: procedure e strumenti contrattuali per il licensing

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1 La gestione della proprietà intellettuale nel trasferimento tecnologico: procedure e strumenti contrattuali per il licensing Francesco De Michelis aprile 2008

2 Il trasferimento tecnologico: verità e preconcetti L interesse pubblico alla divulgazione dei risultati. Il raccordo università/industria e la terza missione. Le prospettive di ritorno economico. Le questioni legate al finanziamento pubblico della ricerca.

3 Le forme di trasferimento tecnologico Forme giuridiche diverse di trasferimento tecnologico sottendono strategie differenziate di sfruttamento dei risultati della ricerca. Cessione della proprietà intellettuale Licenza di proprietà intellettuale Material transfer agreement Aste Vendite a patent aggregators (trolls) Le università sono trolls? 3

4 4 Una checklist per lo sfruttamento 1. DEFINIRE LA STRATEGIA DI SFRUTTAMENTO (E DI EVENTUALE CONTENZIOSO) E IL MODELLO DI SFRUTTAMENTO E DI RELAZIONE SOTTOSTANTE (il contratto è solo un abito) 2. COMPLETARE UNA CHECKLIST 3. DETERMINARE IL REGIME CIRCOLATORIO SULLA BASE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (soprattutto per gli EPR) 4. EFFETTUARE DUE DILIGENCE ATTIVA E PASSIVA (DETERMINARE FoO) 5. VALUTARE LO STATO DELLA TECNOLOGIA 6. PREOCCUPARSI DELLA RISERVATEZZA (NDA) 7. ANDARE AL NEGOZIATO UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DI AVVICINAMENTO (lettere di intenti)

5 DIRITTO DI PRELAZIONE O OPZIONE DELLO SPONSOR PERIODO DI PRELAZIONE O TERMINE DELL OPZIONE OVVERO CESSIONE IN CASO DI RICERCA COMMISSIONATA PROTEZIONE DELLA INNOVAZIONE MANCATO ESERCIZIO O RIFIUTO NEGOZIATO CONCLUSIONE DELL ACCORDO DI LICENZA NESSUN DIRITTO DI SPONSOR FALLIMENTO DEL NEGOZIATO MARKETING TECNOLOGIA IDENTIFICAZIONE DEL LICENZIATARIO FIRMA DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SFRUTTAMENTO

6 Gestire proprietà intellettuale significa gestire rischio La generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale sono soggette a tre tipologie di rischio: Rischio tecnologico (funzionerà mai?) Rischio di mercato (si venderà?) Rischio di protezione (sarà copiata?)

7 L andamento dei rischi RICERCA CATENA DI PRODUZIONE DELL INNOVAZIONE MERCATO IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA RISCHIO DI PROTEZIONE RISCHIO TECNOLOGICO RISCHIO DI MERCATO

8 La prima forma di trasferimento tecnologico è la R&S RICERCA CATENA DI PRODUZIONE DELL INNOVAZIONE MERCATO IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA EPR INDUSTRIA CRADA: Cooperative Research and Development Agreement

9 La licenza RICERCA CATENA DI PRODUZIONE DELL INNOVAZIONE MERCATO IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA EPR Licenza INDUSTRIA

10 Il problema del gap RICERCA CATENA DI PRODUZIONE DELL INNOVAZIONE MERCATO IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA EPR GAP INDUSTRIA

11 Lo spin-off e la conoscenza tacita RICERCA MERCATO IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA EPR SPIN OFF

12 Le tipologie di accordo. Alcune definizioni LICENZE Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (licenziante) concede, dietro un corrispettivo, ad un soggetto utilizzatore (il licenziatario), l uso delle proprie tecnologie protette. CESSIONI Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale cede a titolo definitivo ad altro soggetto la titolarità del diritto e, con esso, tutte le possibilità di utilizzo, per un compenso determinato. R&DA Contratti atipici di collaborazione (anche JV) per lo svolgimento di attività di ricerca su un campo, contenenti la disciplina del c.d. foreground. MTA Accordi atipici per lo scambio di materiale e/o informazioni per finalità di ricerca e rispetto ai quali non sussiste una cooperazione tra i ricercatori e non si intende attribuire diritti di proprietà intellettuale.

13 Oggetto del trasferimento

14 La licenza: diverse tipologie (I) Licenza esclusiva Licenza non-esclusiva Sole license Licenza co-esclusiva Licenza e sub-licenza Licenza incrociata (cross license)

15 La licenza: diverse tipologie (II) Lo stato di maturazione della tecnologia rileva sulla scelta della strumento negoziale più opportuno. È necessario specificare quali diritti sono licenziati con il contratto: i. sperimentazione (MTA) ii. sviluppo iii. manifattura/produzione iv. commercializzazione

16 Variabili determinanti della licenza. Limiti del diritto, opportunità del titolare Tempo Rivendicazione Qual è la durata massima della protezione? Quale la vita utile? Quale la previsione del mercato? Com è protetta la tecnologia? Sono noti tutti i campi d uso? In quanti Paesi è protetta l innovazione? Spazio

17 I corrispettivi della licenza Rimborso delle spese di protezione Rimborso delle spese di manutenzione annuale Option fee e/o issue fee Milestone fees Running royalties (e minimum royalties) Sublicensing fees Equities (per licenze a start up e spin off) Contribuzioni in natura (in kind consideration)

18 Valore delle royalty utilizzate in diversi settori industriali s e t t o r i i n d u s t r i a l i 0-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% >25% Aerospaziale 40% 55% 5% Automobilistico 35% 45% 20% Chimico 18% 57,40% 23,90% 0,50% Informatico 42,50% 57,50% Elettronico 50% 45% 5% Energetico 50% 15% 10% 25% Alimentare 12,50% 62,50% 25% Farmaceutico 1,30% 20,70% 67% 8,70% 1,30% 0,70% 0,30% Meccanico e manifatturiero Tabella tratta da E. Vasco, La valutazione dei beni intellettuali nelle PMI, Milano, IPSOA, 2004 ricorrenza della royalty 21,30% 51,50% 20,30% 2,60% 0,80% 0,80% 2,60%

19 Termination e monitoraggio del licenziatario

20 Disciplina degli improvements Modifiche della tecnologia licenziata ottenute in costanza del contratto. È sempre opportuno stabilirne a priori la titolarità. I diritti sugli improvements possono essere: i. già inclusi nella licenza ii. jointly owned da entrambe la parti (sconsigliato) iii. oggetto di una clausola di grant-back iv. soggetti a prelazione o opzione v. negoziati caso per caso

21 Il ruolo della due diligence, le clausole as is e le clausole cd. di reps&wars TIPOLOGIA Garanzia sulla titolarità Garanzia sulla validità dei titoli Garanzia sulla futura concessione dei titoli Garanzia sull idoneità della tecnologia all uso Garanzia sulla contraffazione attiva e passiva RACCOMANDATA Sì No No No Dipende

22 Come ci si comporta in caso di contraffazione? Attiva Contraffazione Passiva Obblighi di comunicazione e di consultazione Definire regime delle spese Stabilire chi decide la strategia di litigation

23 Controversie Risoluzione amichevole Legge del contratto Giurisdizione devoluta al Tribunale di un determinato Stato Arbitrato

24 Altri contenuti del contratto Uso dei nomi e dei marchi connessi con la tecnologia (licenze OEM). Obblighi assicurativi. Divieto di tainting. Forza maggiore. Altre boiled plate provisions.

25 La cessione Trasferimento della tecnologia a titolo definitivo. È possibile prevedere obblighi di collaborazione tra cedente e cessionario, tipicamente per le attività necessarie al conseguimento dei titoli. Sono ipotizzabili quattro modelli di cessione: i. cessione dell invenzione concepita ma non (ancora) protetta ii. cessione dell invenzione non ancora realizzata (futura) iii. cessione dell invenzione protetta (brevetto non ancora concesso) iv. cessione del brevetto concesso Può essere previsto un corrispettivo di tipo royalty.

26 Material Transfer Agreement Accordi che governano il trasferimento e l uso di materiali proprietari per la ricerca da un soggetto (provider/trasferente) ad altro soggetto (recipient/ ricevente) esclusivamente per finalità di ricerca interna (divieto di uso esterno e commerciale). Non sussiste nessuna forma di cooperazione tra trasferente e ricevente al momento del trasferimento del materiale. Operazione normalmente a titolo gratuito, sebbene le parti siano libere di disporre diversamente, soprattutto in rapporto ai costi di trasferimento e/o assicurazione.

27 Il foreground negli MTA I materiali oggetto di trasferimento sono spesso normalmente produttivi (la progenie o i derivati non modificati appartengono al trasferente). E opportuna la regolazione del foreground (progeny e improvements). E opportuna la previsione di poteri di ispezione e accesso in capo al trasferente per verificare l uso proprio dei materiali. Possono essere previsti dei diritti di opzione in capo al ricevente sul foreground.

28 28 Rapporti tra MTA e R&DA Nessun accordo necessario Il materiale o l informazione che si desidera non è confidenziale Sostanza ottenuta facilmente Procedura generalmente conosciuta La probabilità che si realizzi un invenzione usando il materiale o l informazione è piuttosto inverosimile MTA Necessario Si tratta di materiali o informazioni proprietari L informazione non può essere trasmessa senza un accordo di confidenzialità Si tratta di una sostanza che racchiude know how (segreto) Nessuna cooperazione anticipata; si tratta soltanto di trasferire dati R&DA Necessario Lo scambio di materiali e/o informazioni ha luogo per un certo periodo di tempo a scopo di collaborazione Scambio di idee, personale ecc È verosimile che si scambi informazione proprietaria Possibilità che si creino conflitti di interessi, individuali o a livello di istituzioni È ragionevole che si verificano invenzioni suscettibili di essere protette e commercializzate

29 DOMANDE E INTERVENTI