Sommario. CAPITOLO I I marchi d'impresa. Inquadramento dell'istituto. CAPITOLO II Gli impedimenti assoluti alla registrazione

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1 Presentazione di Mario Barbuto... p. XVII CAPITOLO I I marchi d'impresa. Inquadramento dell'istituto di Nicola Bottero e Massimo Travostino Sommario: 1. La natura del marchio. 2. Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio. 3. Le tipologie di marchio. 4. Le fonti della disciplina..» 1 Bibliografia...» 10 CAPITOLO II Gli impedimenti assoluti alla registrazione di Nicola Bottero Sommario: 1. I requisiti di validitaá della registrazione. 2. Gli impedimenti assoluti alla registrazione I segni non rappresentabili graficamente I marchi non convenzionali L'assenza di autonomia rispetto al prodotto. I marchi di forma Alcune applicazioni: ancora sui marchi olfattivi Segue: i marchi di forma Segue: i marchi di forma: il cumulo di tutele L'assenza di capacitaá distintiva L'acquisto della capacitaá distintiva: il secondary meaning La perdita della capacitaá distintiva: la volgarizzazione (rinvio) L'illiceitaÁ I segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume I segni ingannevoli (o decettivi) Gli stemmi ed altri segni considerati in convenzioni internazionali o di interesse pubblico L'illiceitaÁ sopravvenuta (rinvio). 3. Il deposito in malafede.» 13 Caso 1. I marchi olfattivi alla prova della giurisprudenza comunitaria...» 52 Indice dei contenuti: a) Il fatto. b) Argomenti delle parti. c) Decisione del Tribunale....» 52 VII

2 T. Ig. CE, , in causa T-305/04... p. 55 Principio di diritto....» 65 Caso 2. PuoÁ una forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto essere oggetto di valida registrazione come marchio, allorcheâ, con l'uso, acquisti carattere distintivo?....» 66 Indice dei contenuti: a) Marchio di forma e carattere distintivo. b) La risposta della Corte....» 66 C. Giust. CE, sez. VI, , n » 68 Principio di diritto....» 74 Bibliografia...» 74 CAPITOLO III Gli impedimenti relativi alla registrazione di Massimo Travostino Sommario: 1. Inquadramento sistematico degli impedimenti relativi: il requisito della ``novitaá'' del marchio. 2. Le diverse fattispecie di carenza di novitaá di cui all'art. 12 c.p.i. e il contesto applicativo. 3. Il momento rilevante ai fini della determinazione dell'anterioritaá: la prioritaá unionista; marchi italiani e marchi comunitari. 4. Art. 12, lett. b): il marchio noto preusato che determina confusione per il pubblico La notorietaá del marchio preusato generale o puramente locale Il rischio di confusione per il pubblico IdentitaÁ o affinitaá tra prodotti o servizi IdentitaÁ o somiglianza tra i segni Il giudizio di confondibilitaá. 5. Art. 12, lett. c): il segno distintivo noto preusato che determina confusione per il pubblico. 6. Art. 12, lett. d): marchio identico precedente registrato per prodotti o servizi identici e art. 12, lett. e): marchio precedente registrato che determina confusione per il pubblico. 7. Art. 12, lett. f )eg): marchio rinomato. 8. Il conflitto del marchio rispetto a: immagine, nome, altri segni, diritti d'autore e di proprietaá industriale e altri diritti esclusivi...» 77 Caso 1. I marchi PICARO e PICASSO per autovetture...» 113 Indice dei contenuti: a) La valutazione del rischio di confusione. b) In particolare: la somiglianza tra i marchi PICARO epicasso...» 113 VIII C. Giust. CE, sez. I, , in causa C-361/04 P....» 115 Bibliografia...» 128

3 CAPITOLO IV Il procedimento di registrazione di Enrico Antonielli d'oulx Sommario: 1. Le ricerche di anterioritaá. 2. Le procedure di registrazione. Il marchio nazionale Segue:ilmarchio comunitario Segue:ilmarchio internazionale Segue: ilmarchio nazionale estero.... p. 129 CAPITOLO V I diritti conferiti dalla registrazione di Anna Saraceno Sommario: 1. Il contenuto del diritto di esclusiva. 2. La durata e l'ambito territoriale dell'esclusiva. 3. La relativitaá della tutela e la classificazione dei prodotti e servizi. 4. Il marchio che gode di rinomanza....» 149 Caso 1. La tutela ultramerceologica di un marchio...» 160 Indice dei contenuti: a) Il marchio azionato in giudizio. b) I segni distintivi di parte convenuta. c) Il confronto fra i segni delle parti in causa. d) I limiti della tutela conferita al marchio azionato in giudizio. e) La pronuncia sulla contraffazione e il conseguente risarcimento del danno...» 160 La classificazione internazionale dei prodotti e servizi...» 167 Bibliografia....» 170 CAPITOLO VI Il marchio di fatto di Luca Pecoraro Sommario: 1. Natura e titolaritaá del diritto. 2. La costituzione del diritto e requisiti del marchio L'uso La notorietaá. 3. Coesistenza tra marchio di fatto e marchio registrato. 4. La circolazione del marchio. 5. Estinzione del marchio di fatto...» 173 Caso 1. Quando l'uso puoá far sorgere un diritto sul marchio di fatto? Su chi grava l'onere probatorio del preuso? Come si puoá assolvere a tale onere? Possono coesistere un marchio di fatto ed un successivo marchio registrato nella medesima zona?....» 188 Indice dei contenuti: a) Uso del marchio di fatto e acquisto di capacitaá distintiva. b) Successione di utilizzatori, onere della prova del preuso e coesistenza tra i segni. c) La risposta del Tribunale....» 189 IX

4 T. Trieste, p. 190 Bibliografia....» 193 CAPITOLO VII I marchi collettivi e di certificazione; le indicazioni geografiche di Massimo Travostino Sommario: 1. La natura del marchio collettivo. 2. Il marchio collettivo nel codice di proprietaá industriale. 3. Il regolamento d'uso del marchio collettivo. 4. Indicazioni geografiche e denominazioni di origine...» 195 Modello di regolamento d'uso di marchio collettivo...» 208 Bibliografia....» 214 CAPITOLO VIII La giurisdizione di Francesco Donato Sommario: 1. Premessa. 2. Dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 al Regolamento CE n. 44/ Il principio di territorialitaá. 4. Il criterio generale del domicilio del convenuto. 5. L'art. 120 c.p.i. 6. Il marchio comunitario. 7. La pregiudiziale comunitaria ex art. 234 Trattato CE..» 215 Caso 1. La contraffazione del marchio a mezzo Internet....» 231 Indice dei contenuti: a) Il fatto. b) La risposta del Tribunale...» 231 T. Torino, (ord.) » 232 Bibliografia....» 236 X CAPITOLO IX Le sezioni specializzate in materia di proprietaá industriale e intellettuale di Gabriella Ratti Sommario: 1. Premessa. 2. Istituzione e competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietaá industriale ed intellettuale. 3. La composizione delle sezioni e il rito processuale applicabile. 4. Problematiche processuali dopo la sentenza n. 170/2007 della Corte costituzionale. 5. Schema conclusivo sul rito applicabile...» 237

5 T. Torino, (decr.) p. 250 Bibliografia....» 252 CAPITOLO X La contraffazione del marchio. Presupposti sostanziali di Anna Saraceno Sommario: 1. La violazione del diritto di marchio. Contraffazione e usurpazione. 2. Tipologia dei comportamenti. 3. L'unitarietaÁ dei segni distintivi e l'illecita registrazione dei nomi a dominio. 4. L'uso lecito del marchio altrui...» 255 Caso 1. L'uso c.d. parodistico del marchio altrui...» 269 Indice dei contenuti: a) La vendita di magliette su Internet recanti un marchio parodia di uno noto. b) La parodia del noto marchio oggetto di causa costituisce contraffazione del medesimo...» 270 Caso 2. Le violazioni dei marchi in Internet...» 274 Indice dei contenuti: a) Lo svolgimento del procedimento cautelare e d'urgenza nel caso in esame. b) La violazione della legge marchi in Internet. c) Il periculum in mora elaconferma dell'ordinanza di prima istanza.» 274 Caso 3. L'uso del marchio dei produttori di autoveicoli da parte dei ricambisti indipendenti...» 278 Indice dei contenuti: a) La normativa applicabile all'uso del marchio di un produttore di autoveicoli su ricambi non originali: l'art. 21 c.p.i. b) Segue: l'art. 241 c.p.i.....» 278 T. Bergamo, : il caso Armani vs. Armani...» 284 T. Torino, (ord.) : l'uso del marchio altrui su copricerchi per autoveicoli...» 302 Bibliografia...» 309 CAPITOLO XI La contraffazione del marchio. Profili processuali di Gabriella Ratti Sommario: 1. L'azione di contraffazione. 2. La legittimazione attiva e la legittimazione passiva. 3. La competenza territoriale. 4. Le peculiaritaá del processo industriale La comunicazione all'uibm La discovery Il diritto di informazione di cui all'art. 121 bis c.p.i La consu- XI

6 lenza tecnica. 5. Onere della prova. 6. Le sanzioni civili e la pubblicazione della sentenza... p. 311 Caso 1. La contraffazione del marchio famoso....» 335 Indice dei contenuti: a) I marchi a confronto. b) Lo svolgimento del procedimento. c) La motivazione...» 335 T. Torino, » 340 Bibliografia...» 355 CAPITOLO XII Il risarcimento del danno di Gabriella Ratti Sommario: 1. La condanna generica al risarcimento del danno. 2. Caratteri generali dell'azione di risarcimento del danno da contraffazione L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo Il danno emergente ed il lucro cessante Il danno all'immagine ed il danno morale. 3. L'art. 125 c.p.i.....» 357 Caso 1. Mancato profitto sulle vendite effettuate dal contraffattore...» 369 Indice dei contenuti: a) Il fatto. b) La risposta del Tribunale...» 369 T. Napoli, » 370 Caso 2. Il lucro cessante del licenziante e del licenziatario...» 374 Indice dei contenuti: a) Il fatto. b) La risposta del Tribunale...» 374 T. Bologna, » 375 Caso 3. Il ``giusto prezzo del consenso''...» 380 Indice dei contenuti: a) Il fatto. b) La risposta del Tribunale...» 380 T. Torino, » 381 Caso 4. Rigetto della domanda di risarcimento del danno....» 392 Indice dei contenuti: a) Il fatto. b) La risposta del Tribunale...» 392 XII T. Torino, » 393 Bibliografia...» 401

7 CAPITOLO XIII Le misure cautelari di Francesco Donato Sommario: 1. Premessa. 2. I provvedimenti cautelari tipici a tutela dei diritti di proprietaá industriale. 3. Il fumus boni juris eilpericulum in mora. 4. La descrizione. 5. Il sequestro. 6. L'inibitoria e il ritiro dal commercio. 7. Le penalitaá di mora. 8. La pubblicazione dei provvedimenti cautelari p. 403 Caso 1. KOL-RAT e KOLL A RAT: dalla descrizione del marchio alla sentenza di merito...» 428 Indice dei contenuti: a) Il fatto. b) La risposta del Tribunale...» 428 Decreto di descrizione » 430 T. Torino, » 432 Bibliografia...» 441 CAPITOLO XIV La tutela penale del marchio di Carlo Blengino Sommario: 1. Premessa. 2. I presidi penali del codice Rocco tra tutela della pubblica fede e tutela dell'ordine economico Contraffazione, alterazione o uso del marchio registrato. Art. 473 c.p Commercio di prodotti con segni falsi. Art. 474 c.p Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Art. 517 c.p. 3. Le fattispecie previste dalle normative speciali Il delitto di cui all'art. 4, 49 o co., l. n. 350/ Il reato di cui all'art. 127 c.p.i....» 443 Caso 1. I falsi d'autore....» 486 Indice dei contenuti: I termini della vicenda e le inevitabili considerazioni critiche...» 487 T. Cuneo, » 488 Cass. pen., sez. III, , n » 491 Bibliografia...» 501 CAPITOLO XV NullitaÁ, convalidazione e decadenza di Luca Pecoraro Sommario: 1. L'estinzione del marchio. 2. La nullitaá NullitaÁ e annullamento La convalidazione del marchio. 3. Mancato rinnovo e XIII

8 scadenza del marchio Il restyling del marchio La rinuncia al marchio. 4. Cause di decadenza del marchio La volgarizzazione L'illiceitaÁ sopravvenuta Il non uso. 5. L'azione di nullitaá e di decadenza del marchio... p. 503 Caso 1. PuoÁ l'inserimento di un marchio registrato in dizionari o enciclopedie costituire prova dell'avvenuta volgarizzazione del segno?...» 520 Indice dei contenuti: a) Inserimento del marchio in dizionari o enciclopedie. b) La risposta del Tribunale...» 520 T. Milano, » 521 Bibliografia...» 524 CAPITOLO XVI L'esaurimento del diritto di marchio di Anna Saraceno Sommario: 1. Il principio di esaurimento del diritto di marchio. 2. Le importazioni parallele. 3. Gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria. 4. Gli orientamenti della giurisprudenza italiana....» 525 Caso 1. Importazione di calzature provenienti dal mercato extraeuropeo.» 538 Indice dei contenuti: a) Il marchio del licenziante. b) Lo svolgimento del procedimento. c) Le motivazioni; in particolare, la prova del mancato consenso alla prima vendita...» 539 La Corte di Giustizia su vendite di abbigliamento negli outlet...» 543 Bibliografia...» 553 CAPITOLO XVII La circolazione del marchio: cessione e licenza di Massimiliano Mostardini Sommario: 1. Il trasferimento del marchio L'inganno per il pubblico. 2. L'oggetto del trasferimento. 3. Forma e pubblicitaá. 4. La licenza di marchio Merchandising e franchising. 5. Gli accordi di coesistenza» 557 XIV Modello di contratto di licenza...» 573 Bibliografia...» 578

9 CAPITOLO XVIII La valutazione del marchio di Fabrizio Cravero e Gianluca Ferrero Sommario: 1. La valutazione economica del marchio I metodi di mercato Metodo del tasso di royalty Metodo dello sgravio delle royalty Metodi del costo Metodo del costo storico aggiornato Metodo del costo di riproduzione Metodi economici Il metodo dell'attualizzazione dei risultati differenziali (o del premium price) Metodo del costo della perdita. 2. La valutazione del marchio nel bilancio d'esercizio Il valore del marchio nell'ambito di un bilancio redatto in applicazione dei principi contabili italiani Il valore del marchio nell'ambito di un bilancio redatto in applicazione dei principi contabili internazionali. 3. Il valore del marchio ai fini dell'imposizione sui redditi delle societaá La disciplina generale La disciplina specifica per le societaá che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. 4. La valutazione del marchio nell'ambito del transfer pricing La normativa internazionale e domestica sui prezzi di trasferimento I metodi applicabili per la valutazione dei prezzi di trasferimento I metodi applicabili per la valutazione dei marchi nella disciplina dei prezzi di trasferimento.... p. 581 Bibliografia...» 628 CAPITOLO XIX Marchi e fallimento di Stefano Ambrosini Sommario: 1. Premessa: il rapporto fra marchio e fallimento alla luce delle nuove coordinate normative. 2. Il marchio come componente dell'attivo fallimentare. 3. Profili di tutela del marchio da parte del curatore fallimentare. 4. InopponibilitaÁ e revocabilitaá degli atti di disposizione del marchio anteriori al fallimento. 5. Trasferimento del marchio ad opera del curatore fallimentare. 6. Effetti del fallimento sul contratto di licenza del marchio...» 629 Bibliografia...» 641 APPENDICE....» 643 XV