I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LA LORO CESSIONE (parte prima)

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1 I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LA LORO CESSIONE (parte prima) Avv. Flavio Monfrini Assobiomedica, 7 maggio 2013

2 SOMMARIO Cosa sono i diritti di proprietà intellettuale ( IPR )? Il contratto di cessione Il contratto di licenza Esame di clausole contrattuali Conclusioni

3 IPR DIRITTO INDUSTRIALE Brevetti Marchi Modelli Know-how DIRITTO D AUTORE Opere creative dell ingegno Software Banche dati

4 IPR TUTELA DEGLI IPR Le ragioni della tutela Incentivo alla creazione Progresso scientifico Innovazione Modalità della tutela Privativa e monopolio Registrazione

5 IPR BREVETTO Ha per oggetto prodotti e procedimenti industriali Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un attività inventiva e sono atte ad avere un applicazione industriale Contenuto: facoltà esclusiva di attuare l invenzione e di trarne profitto (= diritto di vietarne a terzi l utilizzo) La domanda di brevetto deve contenere una descrizione che consenta l utilizzo dell invenzione una volta scaduta la privativa Durata: 20 anni, NON rinnovabile

6 IPR MARCHIO Segno atto a distinguere prodotti o servizi di un impresa da quelli di altre imprese Denominativo o figurativo Novità, capacità distintiva, verità Contenuto: possibilità di vietare a chiunque altro l utilizzo di marchi uguali o simili per contraddistinguere prodotti uguali o affini Durata: 10 anni, rinnovabile

7 IPR DISEGNI E MODELLI Attengono alla forma dei prodotti: Modelli di utilità che conferiscono efficacia o facilità di impiego al prodotto Modelli o disegni ornamentali La brevettazione consente di vietare a chiunque altro l utilizzo dei disegni e modelli protetti Durata: 10 anni per i modelli di utilità 15 anni per modelli e disegni ornamentali

8 IPR KNOW-HOW Tecniche, artifici, accorgimenti, ricette, pratiche Spesso non brevettabile perchè non nuovo, o privo di un apporto creativo sufficiente Non registrabile Protetto dalla normativa in materia di concorrenza se informazioni (i) segrete, (ii) hanno valore economico in quanto segrete, (iii) sono sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. OPPURE: protetto contrattualmente

9 IPR DIRITTO D AUTORE Protegge le opere dell ingegno di carattere creativo Inclusi i programmi per elaboratore (software) Contenuto: diritto esclusivo di utilizzazione economica dell opera Durata: tutta la vita dell autore + 70 anni dopo la morte Sorge senza registrazione

10 IPR SOFTWARE Diritti esclusivi di effettuare o autorizzare: la riproduzione con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma (incluso caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione) trasformazione e ogni altra modificazione qualsiasi forma di distribuzione al pubblico Limitate eccezioni per: Copia ad uso personale Modifiche per conseguire interoperabilità

11 IPR BANCHE DATI Raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela non si estende al contenuto; Diritto esclusivo di riprodurre, adattare, distribuire, diritto sui generis Limitate eccezioni per finalità didattiche e di ricerca scientifica

12 SFRUTTAMENTO DEGLI IPR MODALITA DI SFRUTTAMENTO Utilizzo in proprio da parte del titolare: Sviluppo Commercializzazione Cessione Concessione in licenza Per quali finalità? Entro quali limiti?

13 Il primo impulso: approccio in house In house? valutate se i risultati attesi valgono quanto il tempo, i costi e gli sforzi che lo sviluppo richiederebbe (è importante non distogliere risorse da quello che è l obiettivo della società!) se la risposta e negativa, prendete in considerazione altre strategie

14 CONTRATTO DI CESSIONE Il TITOLARE (registrato o no, unico o plurimo) cede e trasferisce i propri diritti di proprietà intellettuale Se ne spoglia in via definitiva e irrevocabile (es. per il software: cessione del codice sorgente) COMPENSO MAGGIORE LE GARANZIE DEL VENDITORE SONO FONDAMENTALI

15 CONTRATTO DI CESSIONE RISCHI L acquirente dovrà ottenere: Garanzie di titolarità del diritto Obbligo di difesa da eventuali pretese di terzi sul diritto che acquisite Obbligo del cedente di collaborazione/consulenza (utile per knowhow) Il cedente: Non potrà più utilizzare il diritto ceduto Dovrà accertarsi che il prezzo sia congruo

16 CONTRATTO DI CESSIONE, esempio Premesso che I. Il Cedente è titolare dei seguenti marchi (di seguito complessivamente denominati "Marchi"): marchio comunitario XX n. xx depositato il xx, registrato il xx, con scadenza il xx, per contraddistinguere prodotti delle classi internazionali xx, ecc. II. Il Cedente intende cedere e l Acquirente acquistare i Marchi ai sensi delle pattuizioni previste dal presente contratto (qui di seguito Contratto ). TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Acquisto dei Marchi e corrispettivo Alla data del xx il Cedente venderà all Acquirente, il quale acquisterà, i Marchi a fronte del pagamento di ( ), da corrispondersi in contanti o fondi immediatamente disponibili contestualmente al trasferimento della titolarità dei Marchi. Articolo 2 - Garanzie Il Cedente dichiara e garantisce che alla data del xx sarà titolare dei Marchi, i quali avranno piena validità ed efficacia. Articolo 3 - Trascrizione Viene sin d ora pattuito che ciascuna delle parti potrà richiedere a propria cura e spese la trascrizione del presente Contratto presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e che l altra parte dovrà prestare la propria collaborazione e a fare quanto necessario per consentire detta trascrizione.

17 IL CONTRATTO DI LICENZA (parte seconda) Avv. Paola Sangiovanni Assobiomedica, 7 maggio 2013

18 TO LICENSE OR NOT TO LICENSE? Quando conviene sviluppare un trovato da soli (in house)? Quando concedere una licenza su un diritto di proprietà intellettuale, in modo che altri lo usino, sviluppino o vendano? Quali sono le alternative al contratto di licenza?

19 IL CONTRATTO DI LICENZA CONTRATTO DI LICENZA = UN CONTRATTO IN CUI BREVETTO, MARCHIO, DIRITTO D AUTORE, KNOW-HOW O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE DI UN LICENZIANTE VENGONO MESSE A DISPOSIZIONE DI UN LICENZIATARIO 1 diritto di PI + 1 licenziante + 1 licenziatario

20 CONTRATTO DI LICENZA L accordo con cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (=licenziante) ne concede ad un altro soggetto (=licenziatario) l utilizzo L accordo deve individuare l ambito e i limiti dell utilizzo Vendita vs. locazione Normalmente il contratto è a titolo oneroso, ossia la concessione avviene contro il pagamento di un compenso (royalty)

21 PERCHÈ CONCEDERE UNA LICENZA? I VANTAGGI DI CONCEDERE UNA LICENZA: trasferimento dei rischi legati allo sfruttamento della proprietà intellettuale al licenziatario possibilità di applicare una tecnologia esistente ad altri campi o ai mercati stranieri è un modo per ottenere cross-licenses porzioni inutilizzate di proprietà intellettuale possono essere sfruttate royalty!

22 LICENZA: oggetto AMBITO DELLA LICENZA definire attentamente l OGGETTO DELLA LICENZA e i diritti di utilizzo da concedere in licenza (l ambito non deve essere troppo ampio!); immaginare ULTERIORI UTILIZZI o campi di applicazione; LIMITAZIONI al MERCATO o al TERRITORIO; ESCLUSIVA o NON ESCLUSIVA? definire possibilità di SUBLICENZA e la CEDIBILITÀ ad una terza parte; E IMPORTANTE EVITARE INTERFERENZE ALLA STRATEGIA DELLA SOCIETA (es.: se il contratto è con un concorrente: condizioni rigorose)

23 LICENZA: oggetto (esempio) The Licensor hereby grants to the Licensee a royalty-bearing, exclusive License to manufacture, have manufactured, and/or sell Licensed Products within the Licensed Territory for use within the Licensed Field Punti chiave: Licenza onerosa Per la produzione (diretta e indiretta) e la vendita Nel territorio definito Per prodotti definiti Nel campo di applicazione definito

24 LICENZA: corrispettivo (i) IMPORTO FORFETTARIO ALLA SOTTOSCRIZIONE (up-front payment) (ii) ROYALTY (sulle vendite nette, le vendite lorde, su # articoli prodotti... ci vuole chiarezza) (iii) AL VERIFICARSI DI DETERMINATI EVENTI (milestone payments) spesso una combinazione dei suddetti criteri talvolta: un tetto minimo di royalty per verificare questi criteri: DIRITTI DI CONTROLLO (audit rights)

25 LICENZA: corrispettivo (esempio) In consideration of rights granted under this Agreement, Licensee will pay Licensor the following: A non refundable license documentation fee in the amount of x, due and payable when this Agreement is executed by Licensee; An annual license fee in the amount of y, due and payable on each anniversary of the Effective Date; A running royalty equal to z% of Net Sales for Licensed Products, and A minimum yearly royalty of x beginning 1 year after approval of offer for sale of a Licensed Product by the FDA

26 LICENZA: audit rights (esempio) AUDIT RIGHTS During the Term of this Agreement and for 1 year thereafter, Licensee agrees to keep complete and accurate records of its and its sublicensees Sales and Net Sales of Licensed Products under the license granted in this Agreement in sufficient detail to enable the royalties payable hereunder to be determined. Licensee agrees to permit Licensor or its representatives, at Licensor s expense, to periodically examine its books, ledgers, and records during regular business hours for the purpose of and to the extent necessary to verify any report required under this Agreement. If the amounts due to Licensor are determined to have been underpaid, Licensee will pay the cost of the examination and accrued interest at the highest allowable rate. + quarterly and annual reports

27 LICENZA: miglioramenti MIGLIORAMENTO DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE la proprietà intellettuale concessa in licenza potrebbe essere MIGLIORATA DAL LICENZIANTE O DAL LICENZIATARIO DEFINIRE CHI HA LA TITOLARITÀ E CHI HA LA LICENZA SU TALI MIGLIORAMENTI (o l opzione di acquistare tali diritti) PRECISARE SE TALI DIRITTI SCADONO allo scadere del contratto di licenza

28 LICENZA: garanzie DICHIARAZIONI E GARANZIE validità del diritto di proprietà intellettuale paternità dell oggetto del diritto garanzia rispetto a diritti di terzi (difesa nelle cause, co-difesa, transazioni?) se non vere, indennizzo oppure, limitazioni di garanzia

29 LICENZA: garanzie (esempio) Licensor represents and warrants that (i) it is the owner of the entire right, title, and interest in and to Licensed Subject Matter, (ii) it has the sole right to grant licenses thereunder, and (iii) it has not knowingly granted licenses thereunder to any other entity that would restrict rights granted to Licensee except as stated herein. Punti chiave: Titolarità Diritto esclusivo di concedere in licenza Assenza di restrizioni derivanti da altre licenze

30 LICENZA: garanzie (esempio 2) Licensee understands and acknowledges that Licensor, by this Agreement, makes no representation as to the operability or fitness for any use, safety, efficacy, and/or ability to obtain regulatory approval of the Licensed Subject Matter. Punto chiave: Limitazione delle garanzie

31 LICENZA: garanzie (esempio 3) Licensee, by execution hereof, warrants and represents that (i) it has conducted sufficient due diligence with respect to all items and issues pertaining to this Article 3 and all other matters pertaining to this Agreement; and (ii) Licensee has adequate knowledge and expertise, or has utilized knowledgeable and expert consultants, to adequately conduct the due diligence, and agrees to accept all risks inherent herein.

32 LICENZA: garanzie (esempio 4) Nothing in this Agreement shall be deemed to be a representation or warranty by LICENSOR of the validity of any of the patents or the accuracy, safety, efficacy, or usefulness for any purpose, of any Subject Technology. LICENSOR shall have no obligation, express or implied, to supervise, monitor, review, or otherwise assume responsibility for the production, manufacture, testing, marketing, or sale of any Licensed Product, and LICENSOR shall have no liability whatsoever to LICENSEE or any third parties for or on account of any injury, loss, or damage, of any kind or nature, sustained by, or any damage assessed or asserted against, or any other liability incurred by or imposed upon LICENSEE or any other person or entity, arising out of or in connection with or resulting from: (a) the production, use, or sale of any Licensed Product; (b) the use of any Subject Technology; or (c) any advertising or other promotional activities with respect to any of the foregoing

33 LICENZA: violazioni di terzi Il licenziatario opera sul mercato e può venire a conoscenza prima del licenziante di eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale obbligo di informazione obbligo di difesa di solito, divieto di transazione senza accordo

34 LICENZA: violazioni (esempio) In the event that any patent rights licensed to LICENSEE are infringed by a third party, LICENSEE shall have the right, but not the obligation, to institute, prosecute and control any action or proceeding with respect to such infringement, by counsel of its choice, including any declaratory judgment action arising from such infringement. Notwithstanding the foregoing, LICENSOR, in its sole discretion and at its own expenses, shall be entitled to participate through counsel of its own choosing, in any such action. In the event that LICENSEE fails to take appropriate action in this regard, LICENSOR shall have the right to institute, prosecute and control any such action or proceeding.

35 LICENZA: obblighi del licenziatario il licenziante vuole essere sicuro che il licenziatario svilupperà adeguatamente la licenza, e la commercializzerà sul mercato secondo standard di qualità obbligo di produzione, promozione, stoccaggio spesso indicazione di quantitativi minimi se non rispettati? risoluzione del contratto + danni cessazione di esclusiva

36 LICENZA: obblighi del licenziatario OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO: produrre tenere in magazzino promuovere applicare determinati controlli di qualità sottoporsi ai controlli di qualità assicurarsi contro la responsabilità da prodotto

37 LICENZA: obblighi del licenziatario (esempio) The Licensee shall: Diligently proceed with the development and manufacture and sale of the Licensed Products; Annually spend not less than x for the development of the Licensed Products during the period z-y; Market the Licensed Products in Italy within 6 months of receiving regulatory approval; Reasonably fill the market demand for the Licensed Products following commencement of marketing at any time during the term of this Agreement, and Obtain all necessary governmental approvals for the manufacture, use and Sale of the Licensed Products

38 LICENZA: responsabilità da prodotto RESPONSABILITA DA PRODOTTO Difetto di progettazione o difetto di realizzazione? assicurazione Esempio: Licensee shall, at its sole cost and expense, procure and maintain product liability insurance in amounts not less than $x per incident and $y annual aggregate, and Licensee shall procure that Licensor is named as additional insured party.

39 LICENZA: cessazione DURATA Numero di anni Rinnovo tacito Cessazione di esclusiva RISOLUZIONE Per grave inadempimento Per impossibilità sopravvenuta Per accordo delle parti, anche tramite clausole risolutive espresse (c.d. termination events )

40 LICENZA: conseguenze COSA SUCCEDE DOPO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO? Obbligo di restituzione prodotti e documentazione da parte del licenziatario Diritto di riacquisto da parte del licenziante Cessazione di ogni diritto concesso

41 LICENZA: legge e foro LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE I diritti di proprietà intellettuale hanno natura territoriale Consigliabile: legge e foro del luogo in cui sono sorti i diritti di proprietà intellettuale oggetto di licenza

42 Oppure MODELLI ALTERNATIVI alla LICENZA Esistono altri modelli contrattuali o societari per cedere o condividere diritti di proprietà intellettuale (i) modelli contrattuali; (ii) società.

43 (1) CONTRATTO DI RICERCA CONGIUNTA 2 O PIU PARTI STIPULANO UN CONTRATTO FINALIZZATO A SVILUPPARE UN PROGETTO DI RICERCA CONGIUNTA PUNTI CHIAVE: CHI GESTISCE & CONTROLLA IL PROGETTO? CHI PAGA? CHI OTTIENE IL DIRITTO SULLA NUOVA PROPRIETA INTELLETTUALE? SUI MIGLIORAMENTI ALLA P.I. PREESISTENTE (BACKGROUND IP)? SUI MIGLIORAMENTI ALLA P.I. RISULTANTE (FOREGROUND IP)?

44 (2) SPIN OFF SPIN OFF UNA SOCIETA SEPARATA DALL ATTIVITA PRINCIPALE INTERAMENTE CONTROLLATA SPIRITO DI START-UP FLESSIBILITA NELLE STRATEGIE E NELLE ALLEANZE SOGGETTA A RISCHIO

45 (3) JOINT VENTURE 2 O PIU PERSONE CHE SI ASSOCIANO PER UN PROGETTO COMUNE OCCORRE DEFINIRE: IL RUOLO DI CIASCUN PARTNER IL BUSINESS PLAN IL COMPENSO PER I BENI/SERVIZI FORNITO DAI PARTNER PROCEDURA DI FINANZIAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI STRATEGIA DI USCITA BENI DELLA J.V. ALLA LIQUIDAZIONE

46 (4) ACQUISIZIONE DI QUOTE PER ACQUISIRE I DIRITTI SULLA TECNOLOGIA: ACQUISIRE IL CAPITALE DELLA SOCIETA CHE HA I DIRITTI SULLA PROPRIETA INTELLETTUALE mediante L ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO O L ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA MINORANZA + ALTRI DIRITTI (es: diritti di informazione, diritti di distribuzione worldwide)

47 CONCLUSIONI IDEARE UNA STRATEGIA PER LA PROPRIETA INTELLETTUALE SCEGLIERE IL MODELLO LEGALE PIU APPROPRIATO NEGOZIARE ATTENTAMENTE I PUNTI CHIAVE I CONTRATTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE COSTITUISCONO LE FONDAMENTA DI UNA SOCIETA HI- TECH: IL SUO FUTURO DIPENDE DA LORO!

48 LE FASI DI UN DEAL, ANCHE DI LICENZA (parte terza) Avv. Flavio Monfrini Assobiomedica, 7 maggio 2013

49 DEAL PATTERNS Dai primi contratti commerciali alla firma di un contratto vincolante: un processo che si snoda in varie fasi Arrivare in fondo al processo può essere lungo e faticoso: estote parati: Negoziazioni, Due diligence, Redazione dei contratti, Preparazione della documentazione da scambiarsi al closing non si tratta solo di firmare.

50 DEAL PATTERNS 1. LOI - LETTER OF INTENT 2. DD - DUE DILIGENCE 3. K - PRELIMINARY AGREEMENT 4. AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE AL CLOSING 5. CLOSING 6. POST-CLOSING ACTIONS

51 STEP NO. 1 - LOI LETTERA di INTENTI (o MoU) Attenzione a questi punti: Vincolante? Esclusiva? Periodo di validità? Obblighi di segretezza? Le condizioni principali del contratto indicate non devono essere troppo lontane da quello che si desidera incluso nel contratto definitivo.

52 STEP NO. 1 - LOI Lettera tra un futuro acquirente di una licenza e un futuro cedente di una licenza che stabilisce l intenzione delle parti di negoziare un determinato contratto: Stabilisce alcune condizioni (per es. che le investigazioni di due diligence abbiano un esito positivo); Riassume i punti principali del contratto; Di solito, impone vincoli di segretezza. Di solito, non vincolante, cioè non obbliga i firmatari a concludere un contratto (cioè, non è un preliminare);

53 STEP NO. 2 - DD DUE DILIGENCE Investigazioni, di solito condotte in squadre, a seconda di cosa si esamina: Legale Aspetti societari Contrattualistica Risorse umane Ambiente, etc. Contabile Fiscale Commerciale (business)

54 STEP NO. 2 - DD Si parte da una DUE DILIGENCE CHECK LIST, ossia una lista di informazioni / documenti che il futuro compratore vorrebbe visionare, che viene consegnata dal futuro compratore al futuro venditore; Il futuro venditore raccoglie la documentazione in una DATA ROOM e la ordina secondo quanto richiesto dalla DUE DILIGENCE CHECK LIST (copie?); Squadre di consulenti del futuro compratore analizzano la documentazione e preparano un DUE DILIGENCE REPORT.

55 STEP NO. 2 - DD SCOPO DELLA DUE DILIGENCE: identificare potenziali passività, obblighi o debolezze di quanto si vorrebbe acquistare; al fine di: Abbassare il prezzo previsto; Prevedere dichiarazioni o garanzie da parte del venditore, che siano specifiche e non generiche; Comprendere questioni che devono essere modificate dopo il closing.

56 STEP NO. 3 - K NEGOZIAZIONE DI UN CONTRATTO PRELIMINARE IN PARTICOLARE, OGGETTO DEL CONTRATTO CONDIZIONI SOSPENSIVE DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE INDENNIZZO (con eventuali floors o caps e termini di prescrizione) il contratto descrive anche le azioni da intraprendere prima, durante e dopo il CLOSING (obblighi anche procedurali, non solo sostanziali)

57 STEP NO. 3 - K PRELIMINARY ASSET PURCHASE AGREEMENT ARTICLE 1 - Asset Purchase ARTICLE 2 - Purchase Price ARTICLE 3 - The Closing ARTICLE 4 - Conditions Precedent to Closing ARTICLE 5 - Representations and Warranties ARTICLE 6 - Indemnification ARTICLE 7 - Covenants of the Parties ARTICLE 8 - Non Competition ARTICLE 9 - Miscellaneous Provisions

58 STEP NO. 4 CONDIZIONI AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE, per esempio, Autorizzazione antitrust; Completamento delle procedure sindacali, se c è trasferimento di azienda; Completamento delle investigazioni di due diligence in modo soddisfacente per il futuro acquirente; Tutte le dichiarazioni e garanzie del futuro venditore sono vere, complete ed accurate in tutti gli aspetti; Le parti hanno ricevuto tutti i consensi di terzi e le autorizzazioni necessarie alla firma; La firma di accordi a latere (per esempio, contratti commerciali o side letters); La risoluzione di determinati contratti o la cessione di determinati beni.

59 STEP NO. 5 - CLOSING CLOSING In data, ora e luoghi prestabiliti; Si firmano tutti i contratti e gli allegati; Si scambiano certificati e documenti; Questione della simultaneità (per esempio, tra firma e girata azioni) CONSIGLIO: PREPARATEVI UNA DETTAGLIATA CLOSING CHECKLIST E PREPARATE UNA BIBBIA DEI DOCUMENTI.

60 Esempio di closing checklist TARGET: CLOSING DATE ON MARCH 31, 2009 ACTIONS BEFORE CLOSING DAY ACTION RESPONSIBLE PARTY By March 31, 2009 By March 31, 2009 XX grants ILF a power of attorney to sign the quota transfer agreement XX provides bank details to YY for price provided by the Quota Transfer Agreement. XX XX

61 STEP NO. 6 POST-CLOSING POST-CLOSING ACTIONS Per esempio: Azioni commerciali; Rimedi a mancanze nella compliance; Aggiustamenti del prezzo; Etc.

62 CONCLUSIONI Il processo che porta alla conclusione di un contratto può essere molto lungo; Non tutte le negoziazioni approdano al closing; Gli avvocati hanno un ruolo cruciale nel facilitare la chiusura del deal; Pazienza, creatività, flessibilità sono doti necessarie.

63 GRAZIE! GRAZIE PER L ATTENZIONE! Domande?