TUTELA DEI MARCHI E SCELTA DEI PRODOTTI E SERVIZI DA RIVENDICARE: PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITA ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE E NON SOLO

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1 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 1 TUTELA DEI MARCHI E SCELTA DEI PRODOTTI E SERVIZI DA RIVENDICARE: PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITA ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE E NON SOLO

2 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 2 Il punto di partenza

3 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 3 Condizione imprescindibile per un ottimale protezione di un marchio è la corretta individuazione dei prodotti e/o servizi da questo destinati ad essere contraddistinti in quanto consente:

4 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 4. la preventiva conduzione di ricerche di anteriorità mirate ottenere la registrazione per gli esatti prodotti e/o servizi di effettivo interesse

5 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 5 Indispensabile quindi: Individuazione del proprio ambito di attività attuale e...prevedibile/auspicabile espansione

6 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 6 Un esempio pratico: Attività attuale ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO Prospettive di ampliamento ACCESSORI DELL ABBIGLIAMENTO QUALI BORSE, PORTAFOGLI, OCCHIALI DA SOLE; ARTICOLI COMPLEMENTARI QUALI GEMELLI, OROLOGI, ARTICOLI DI BIGIOTTERIA, PROFUMI

7 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 7 Una volta individuati i prodotti e/o servizi si procede alla loro CLASSIFICAZIONE

8 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 8 La classificazione internazionale di Nizza Un elenco riassuntivo di 45 classi merceologiche di cui 34 di prodotti e 11 di servizi, che racchiude l intero insieme delle attività a cui può essere associato un marchio

9 21 otttobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 9 L ETA DELLA PIETRA La rivendicazione delle classi di prodotti e servizi PRIMA della decisione IP TRANSLATOR

10 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 10 Diversi Uffici Marchi Nazionali, tra cui quello italiano, ed inoltre quello comunitario, riconoscevano tradizionalmente la facoltà di indicare nella propria domanda di marchio il titolo generale di una classe per ottenere protezione per tutti i prodotti /servizi appartenenti alla lista alfabetica facente capo a tale classe

11 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 11 Un esempio pratico: rivendicare protezione per la titolazione delle classi 3, 9, 14, 18 e 25 consentiva automaticamente di godere di protezione per ogni e qualunque prodotto ricompreso nella lista alfabetica di ciascuna classe, i.e. quindi anche per detersivi, estintori, computer, ombrelloni da giardino

12 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 12 altri Uffici Nazionali, invece, non consentivano una tale possibilità tra cui l Ufficio marchi tedesco, che da sempre richiede una rigorosa elencazioni degli specifici prodotti e/o servizi da rivendicare

13 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 13 Un esempio pratico: rivendicare «abbigliamento, calzature, cappelleria» in classe 25 non era (e non è) ammesso; necessario dettagliare «articoli di abbigliamento in particolare vestiti da uomo, giacche, impermeabili, gonne calzature, in particolare stivali, sandali cappelleria, in particolare berretti, baschi..»

14 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 14 L ETA DI MEZZO 19 giugno 2012 IP TRANSLATOR - Applicazione formale

15 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 15 I singoli Uffici Marchi nazionali in attesa di trovare una soluzione condivisa, adottano delle soluzioni intermedie

16 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 16 L ETA MODERNA 19 giugno 2012 IP TRANSLATOR - Applicazione sostanziale

17 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 17 L UIBM stabilisce che il titolo completo della classe coprirà soltanto il significato letterale dei termini utilizzati e non saranno più accettate dichiarazioni generiche attestanti la volontà del depositante di proteggere tutti i prodotti e/o servizi facenti capo alla lista alfabetica di una determinata classe Ne consegue che si deve fornire l elencazione analitica dei prodotti/servizi che si intendono proteggere preceduti dal numero della classe; in altre parole si protegge solo quello che è scritto nella domanda secondo il significato letterale comune dei termini utilizzati avendo quindi cura di evitare ambiguità e, se possibile, facendo sempre riferimento alla Classificazione Internazionale di Nizza ed altresì

18 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 18 tenendo conto che l UIBM ha identificato nell ambito della classificazione internazionale di Nizza 11 indicazioni di prodotti e servizi considerate generiche e che al fine di evitare di subire dei rilievi/rifiuti dovranno essere sostituite con altre che rispondano al requisito di chiarezza e precisione ad esempio: Servizi di installazione (classe 37) Installazione di porte e finestre (classe 37) Trattamento di materiali (classe 40) Riparazioni (classe 37) Trattamento di rifiuti tossici (classe 40) Riparazioni di calzature (classe 37)

19 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 19 UIBM - MODALITA DI INTERPRETAZIONE DELLA TITOLAZIONE GENERALE PRE IP TRANSLATOR UIBM - MODALITA DI INTERPRETAZIONE DELLA TITOLAZIONE GENERALE POST IP TRANSLATOR LE INTESTAZIONI DELLE CLASSI COPRONO TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI DELLA CLASSE I TERMINI DELLE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DEVONO ESSERE INTERPRETATI LETTERALMENTE

20 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 20 E COME SI COMPORTA L UAMI? PER I MARCHI DEPOSITATI PRE IP TRANSLATOR PER I MARCHI DEPOSITATI POST IP TRANSLATOR L UAMI ACCETTERA LA PRASSI DI DEPOSITO DEI SINGOLI UFFICI MARCHI NAZIONALE. QUALORA PREVEDA CHE LE INTESTAZIONI DELLE CLASSI COPRONO TUTTI I PRODOTTI/ SERVIZI DELLA CLASSE, L UAMI RITERRA CHE IL MARCHIO SIA PROTETTO PER L INTESTAZIONE DELLA CLASSE LETTERALE + LA LISTA ALFABETICA I TERMINI DELLE INTESTAZIONI DELLE CLASSI DEVONO ESSERE INTERPRETATI LETTERALMENTE

21 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 21 OPPORTUNITA E SVANTAGGI DEL NUOVO SISTEMA

22 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 22 OPPORTUNITA Maggiore facilità nella valutazione dei risultati delle ricerche di anteriorità e, conseguentemente, maggiore facilità nella valutazione circa l effettiva disponibilità o indisponibilità di un marchio Maggiore facilità nella valutazione dell effettivo rischio di confusione con un marchio identico o simile e, quindi, attivazione di azioni a difesa soltanto nei casi di marchi effettivamente in conflitto Minore rischio di subire opposizioni o comunque essere attaccati Creazione di elenchi prodotti / servizi uniformi nei vari ordinamenti (attenzione: in alcuni Paesi, USA in primis, continua comunque ad essere richiesto il dettaglio di alcuni termini pacificamente accettati in ambito italiano e comunitario)

23 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 23 SVANTAGGI Maggiori rischi di lasciare scoperto il marchio in ambiti strategici Maggiore impegno nella fase di istruzione della pratica ed eventualmente maggiori costi e oneri di traduzione Maggior attenzione/onere nella valutazione in merito alla libera registrabilità o meno di un marchio in sede di conduzione di ricerche di anteriorità

24 21 ottobre 2014 La decisione IP Translator della Corte di Giustizia e i suoi riflessi sulla registrazione dei marchi 24 Mariella Caramelli m.caramelli@ngpatent.it Silvia Lazzarotto s.lazzarotto@ngpatent.it