Anticontraffazione e dogane: TUTELA o INVESTIMENTO?

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1 CONVEGNO SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE Rimini 12 giugno 2015 Anticontraffazione e dogane: TUTELA o INVESTIMENTO?

2 Contraffazione 1. Un fenomeno CRIMINALE 2. MEZZI essenziali di TUTELA: dogane e SIAC 3. Anti-Contraffazione: INVESTIMENTO economico e sociale

3 Contraffazione 1. Un fenomeno CRIMINALE La contraffazione è nelle mani della criminalità organizzata

4 1. Un fenomeno CRIMINALE Non ha alcun limite né confine per quel che riguarda le tipologie di beni commercializzati. Si adegua costantemente alla domanda, che resta altissima.

5 1. Un fenomeno CRIMINALE

6 1. Un fenomeno CRIMINALE

7 1. Un fenomeno CRIMINALE Il ruolo dell Italia Produzione: possiede e gestisce diversi centri di produzione in Italia e all'estero Distribuzione: riceve flussi di merci e gestisce i percorsi L Italia è il terzo paese al modo nella produzione dei falsi (Confcommercio, 2014).

8 1. Un fenomeno CRIMINALE Nessun titolo di PI è al sicuro Marchi e segni distintivi riprodotti su ogni tipo di prodotto Perfetta imitazione del packaging e dell aspetto esteriore, e soprattutto l uso, nella produzione, di sostanze e materiali dannosi per la salute Duplicazione di modelli e disegni e commercializzazione degli stessi con marchi falsi Usurpazione di brevetti

9 Contraffazione 1. Un fenomeno CRIMINALE 2. MEZZI essenziali di TUTELA: dogane e SIAC

10 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Le Autorità Doganali nel Mondo forniscono strumenti validi ed efficaci per fermare i traffici illeciti. In particolare garantiscono la SORVEGLIANZA dei diritti e dei prodotti da TUTELARE. Alcuni esempi:

11 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Argentina Il sistema basico di tutela in Argentina si chiama CAS (Customs Alert System), da attivare previo deposito di una apposita domanda contenente informazioni sui prodotti ed i relativi titoli di IP da proteggere. Tale sistema spiega la sua efficacia solo se affiancato all uso del MASTER FILE SYSTEM. Esso prevede la possibilità di fornire ulteriori elementi per identificare i prodotti contraffatti e comporta una costante ed interattiva cooperazione con le Autorità.

12 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Australia Per ottenere il sequestro di prodotti presso le dogane dell Australia è necessario depositare un istanza, che ha validità di 4 anni. Quando dei prodotti sospetti di contraffazione sono fermati, i Funzionari Doganali inviano foto digitali degli stessi al titolare chiedendo conferma sulla natura non genuina di tali prodotti. Se il titolare conferma, l importatore viene informato che se entro 10 giorni non viene richiesto lo svincolo dei prodotti, questi si riterranno abbandonati, e verranno distrutti, secondo la procedura cosiddetta semplificata.

13 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Brasile In Brasile un database a disposizione delle autorità, incluse le autorità doganali, the National Directory to Combat Trademark Piracy, incorpora informazioni sui Marchi Registrati provenienti dall archivio dell Ufficio Marchi e Brevetti Brasiliano, e le informazioni contenute in due ulteriori data base, contenenti dati dei titolari e rappresentanti di diritti IP, uno anti contraffazione e l altro anti pirateria. Presso le Dogane, i Funzionari bloccano merce sospetta, informano il titolare, che ha a disposizione 10 giorni più 10 per confermare o smentire formalmente la natura contraffatta della merce. La distruzione dei prodotti può essere richiesta alle Autorità Doganali. Le stesse Autorità Doganali possono richiedere che si intraprenda una azione legale. Lo stesso titolare l importatore possono decidere direttamente di intraprendere una azione legale.

14 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Canada La richiesta di tutela in Canada, presso il data base Canada Border Services Agency (CBSA) viene effettuata con una domanda di intervento, indicando marchi ed informazioni sui prodotti da tutelare. La domanda ha una validità di due anni ed è rinnovabile. Quando le autorità doganali fermano merce sospetta di contraffazione, informano il titolare dei diritti fornendo ogni informazione utile per accertare l autenticità dei prodotti, trattenendo la merce per 10 giorni estendibili di altri 10. Dopo di che il titolare può iniziare una azione legale.

15 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Messico Si possono registrare i marchi, già depositati in tale Stato, nel database dell Agenzia Doganale Messicana AGA per fornire informazioni utili ai funzionari delle dogane. Detta Agenzia, però, non è formalmente tenuta ad intervenire in caso di sospetta contraffazione, quindi, per ottenere il sequestro di prodotti contraffatti si rende necessaria una azione legale, civile o penale, oppure una richiesta di misura cautelare con seguente procedimento davanti all autorità di tutela della PI messicana.

16 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Nuova Zelanda Per ottenere il sequestro di prodotti presso le dogane della Nuova Zelanda è necessario depositare una richiesta per ogni singolo marchio, che ha validità di 5 anni. Non è prevista una procedura ex officio. Quando dei prodotti sospetti di contraffazione sono fermati, i Funzionari Doganali inviano foto digitali degli stessi al titolare chiedendo conferma sulla natura non genuina di tali prodotti. Se il titolare conferma, l importatore viene informato di avere 10 giorni di tempo a disposizione per acconsentire alla confisca e distruzione dei prodotti. Se non acconsente, il titolare deve iniziare una azione legale perché i prodotti vengano confiscati e distrutti.

17 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Stati Uniti La registrazione doganale negli Stati Uniti, è effettuatapresso il data base Intellectual Property Rights e-recordation ( IPRR ) della Customs Border Protection (CBP) Quando il funzionario doganale ferma merce sospetta di contraffazione, il titolare ha 5 giorni di tempo per confermarne la natura non genuina, dopo di che ha la possibilità di: attivare un procedimento amministrativo con la richiesta di confisca; iniziare una azione legale. L agenzia statunitense presenta una maggiore sensibilità rispetto a diversi livelli di violazione dei diritti industriali che spaziano dalla mera contraffazione marchi, alla ingannevolezza che può derivare per i consumatori.

18 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Paraguay È necessario che i marchi da tutelare presso le Dogane siano precedentemente registrati presso l Ufficio IP. Di seguito, è richiesta la registrazione di ciascun marchio presso il Registro Marchi Doganale ed il deposito di una Istanza di tutela doganale per ciascun marchio, correlata da informazioni sugli importatori autorizzati e relativi prodotti da proteggere. La registrazione resta in vigore fino alla data di scadenza della validità del marchio in Paraguay. Le Dogane fermano per 24 ore i prodotti sospetti, informando i titolare, il quale dovrà comunque denunciare l eventuale contraffazione presso le Unità Specializzate dei Pubblici Ministeri site in Asuncion ed in Ciudad del Este.

19 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Cile In Cile è possibile depositare presso gli Uffici Doganali informazioni sui marchi e prodotti di cui si chiede la tutela. I marchi devono essere già regolarmente registrati in tale Stato. I funzionari doganali bloccano i prodotti sospetti di contraffazione ed informano il titolare dei marchi, il quale entro 5 giorni potrà adire le Autorità con una azione legale. Altrimenti i prodotti vengono rilasciati.

20 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Uruguay In Uruguay non vige un regolamento specifico ma esiste una procedura informale di registrazione presso il sistema telematico doganale dei marchi da proteggere e dei relativi prodotti. Se i Funzionari Doganali fermano dei prodotti sospetti, è necessario entro 24 ore che il titolare confermi la natura contraffatta, e, di seguito, iniziare una azione legale, presso il Tribunale Penale.

21 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE Cina Il sistema di tutela doganale Cinese GAC ossia General Administration of Customs of P. R. of China accetta domande di iscrizione di marchi, copyright e brevetti. Per depositare una domanda di iscrizione doganale dell IPR, occorre creare un account per il titolare nel sistema GAC fornendo determinate informazioni. La dogana Cinese adotta due tipi di sistemi per tutelare i Diritti di Proprietà Intellettuale (IPR) alle frontiere del Paese, essi sono il sistema di protezione attivo e il sistema di protezione passivo.

22 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE continua Cina Generalmente, il sistema di protezione passivo richiede al titolare di IPR ingenti costi e sforzi nel reperire le esatte informazioni sulle merci in violazione in attesa di essere dichiarate,e sulla successiva causa legale da avviare. Nella maggior parte dei casi di violazione, tali informazioni sono molto difficili da reperire dal momento che anche i contraffattori sono molto astuti.

23 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE continua Cina Con il sistema di protezione attivo, il titolare di IPR dovrà solo confermare se le merci in blocco siano o meno contraffatte, pagare la garanzia/cauzione doganale e attendere gli esiti della causa emessi dalla dogana. Il periodo di validità è di dieci anni per ogni iscrizione doganale di IPR a partire dalla data di approvazione da parte della GAC fino alla data di scadenza della registrazione dell IPR. Ulteriori termini di validità di dieci anni per l iscrizione doganale dell IPR possono essere ottenuti su richiesta di rinnovo.

24 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE UNIONE EUROPEA e ITALIA Regolamento UE n. 608/13 Il titolare di diritti di PI richiede l intervento dell Autorità Doganale del solo Stato membro in cui viene presentata l istanza: dello Stato membro in cui viene presentata l istanza, nonché in uno o più altri Stati membri: fornendo informazioni sui DIRITTI per i quali si chiede l intervento e sulle relative MERCI che si chiede di tutelare

25 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE UNIONE EUROPEA e ITALIA Regolamento UE n. 608/13 MERCI CONTRAFFATTE MARCHI INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE MERCI USURPATIVE DIRITTI D AUTORE DISEGNI E MODELLI ALTRE MERCI CHE VIOLANO I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE BREVETTI CERTIFICATI PROTETTIVI COMPLEMENTARI PER MEDICINALI, FITOSANITARI, RITROVATI VEGETALI PRIVATIVE PER RITROVATI VEGETALI TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI MODELLI DI UTILITÀ DENOMINAZIONE COMMERCIALE DENOMINAZIONE GEOGRAFICA

26 L Ufficio Antifrode Centrale che riceve la domanda di intervento ACCOGLIE O RESPINGE la domanda nei 30 giorni lavorativi che seguono la ricezione dell istanza TRASMETTE il provvedimento che accoglie la domanda agli uffici doganali dello o degli Stati Membri nei quali è richiesta la tutela COMUNICA l esito della domanda al richiedente INSERISCE i dati contenuti nella richiesta di tutela nella banca dati multimediale integrata nel sistema informativo doganale AIDA FALSTAFF COPIS che diventano disponibili, in tempo reale, per i funzionari doganali ai fini del riconoscimento delle merci contraffatte o usurpative.

27 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE

28 2. MEZZI essenziali di TUTELA : LE DOGANE

29 2. VANTAGGI DELLA TUTELA : LE DOGANE (immediato) blocco dei carichi di merce contraffatta conoscenza e gestione dei flussi di falsi ottenimento di informazioni su mittente e destinatario di ciascuna spedizione, individuando così i centri di distribuzione Possibilità di tracciare una mappa di Paesi in cui l attività contraffattiva è più intensa Ottenimento del fermo di carichi non destinati all Italia, dei quali altrimenti non si avrebbe neanche traccia individuazione dei percorsi alternativi delle merci

30 2. MEZZI essenziali di TUTELA : SIAC BANCA DATI SIAC ANTI COUNTERFEITING INFORMATION SYSTEM DELLA GUARDIA DI FINANZA contiene le caratteristiche e le informazioni relative ai prodotti e dei diritti che si vogliono tutelare registrate in una scheda che la banca dati elabora per ogni azienda La banca dati è a disposizione degli Operatori della Guardia Di Finanza, che sono così messi in condizione di effettuare un confronto in tempo reale tra prodotti sospetti di contraffazione che possano aver scoperto e le caratteristiche dei prodotti genuini rinvenute nel database medesimo. La Guardia Di Finanza potrà così procedere con immediatezza al SEQUESTRO dei prodotti contraffatti

31 2. VANTAGGI DELLA TUTELA : SIAC BANCA DATI SIAC ANTI COUNTERFEITING INFORMATION SYSTEM DELLA GUARDIA DI FINANZA Questo servizio è di estrema efficacia perché completa definitivamente la protezione attivata con l istanza di sospensione doganale Garantisce l immediatezza dell intervento in qualsiasi circostanza e su tutto il territorio nazionale Aiuta la scoperta dei falsi che, per qualsiasi motivo, hanno superato il controllo doganale Aiuta la scoperta dei falsi prodotti o finalizzati in Italia

32 2. VANTAGGI DELLA TUTELA : SIAC BANCA DATI SIAC ANTI COUNTERFEITING INFORMATION SYSTEM DELLA GUARDIA DI FINANZA Fornisce i dati statistici dei sequestri effettuati, consentendo così di tracciare un quadro dell andamento della attività contraffattiva, che includa luoghi, persone, quantità, e dunque della relativa attività di repressione. Prodotti sequestrati Fonte GDF Soggetti denunciati Fonte GDF

33 2. VANTAGGI DELLA TUTELA : SIAC BANCA DATI SIAC ANTI COUNTERFEITING INFORMATION SYSTEM DELLA GUARDIA DI FINANZA Fornisce un valido strumento di lotta alla contraffazione online, in quanto consente con immediatezza l OSCURAMENTO DI PAGINE WEB. Siti sequestrati

34 Contraffazione 1. Un fenomeno CRIMINALE 2. MEZZI essenziali di TUTELA: dogane e SIAC 3. Anti-Contraffazione: INVESTIMENTO economico e sociale

35 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO economico Le informazioni di cui ai punti precedenti devono costituire oggetto di una ANALISI TRASVERSALE del fenomeno relativamente al singolo titolare ed alla singola azienda ed alle proprie peculiarità Tale analisi consentirà di stimare la reale portata contraffattiva a carico dei diritti protetti. Tali dati costituiranno un elemento importante, da incrociare con gli altri elementi salienti, per una valutazione flessibile, e tangibile, del portfolio dei diritti in tutela.

36 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO economico Necessità di una tutela preventiva, volta ad anticipare il proliferare di attività contraffattive a proprio discapito. L investimento in Anti-Contraffazione, attraverso l utilizzo degli strumenti descritti, comporta i vantaggi che tali strumenti offrono, e consente di impedire e prevenire danni e perdite, non solo di fatturato

37 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO economico Molte imprese italiane sono arrivate a perdere il 40% del fatturato prima di investire in anticontraffazione Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto, Stefano Izzi, FrancoAngeli, 2008

38 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO economico Agenzia delle Dogane Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali L impatto economico della contraffazione e della pirateria

39 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO economico - La violazione della Identità che i marchi tutelati rappresentano - La impossibilità di distinguere la reale origine del bene - La diluizione dei diritti tutelati e del loro valore

40 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO economico - La identificazione da parte del consumatore del marchio o del modello originale con la qualità mediocre dei falsi - L illecito sfruttamento dei loghi e degli emblemi; - Tutti i derivati da una valutazione che comprenda il valore corrispondente dei prodotti originali, ed il valore dei prodotti di cui si è impedita la vendita o la diffusione, a causa della presenza di prodotti contraffatti (Cfr. Cass. II Sez. Civ. n , 10/06/2014)

41 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO socio-economico Agenzia delle Dogane Ufficio Centrale Antifrode - Ufficio Studi economico-fiscali L impatto economico della contraffazione e della pirateria

42 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO sociale La produzione e la commercializzazione di falsi è gestita dalla criminalità organizzata transnazionale, attraverso lo sfruttamento dei lavoratori, ma soprattutto dei minori. I proventi sono reinvestiti nei traffici illeciti di droga, di esseri umani, di prostituzione. Fonte: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

43 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO sociale

44 3. ANTI-CONTRAFFAZIONE: INVESTIMENTO sociale Il mancato uso degli strumenti di tutela da parte dei titolari di diritti è una concausa del fenomeno, in quanto lascia la strada libera alla circolazione dei falsi.

45 TUTELA E INVESTIMENTO! Grazie per l attenzione! Avv. Giuseppe G. Pagliara Barzanò & Zanardo Studio Legale Associato anticounterfeiting@barzano.zanardo.com g.pagliara@barzano.zanardo.com