SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 6 novembre 2007 (*)

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1 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 6 novembre 2007 (*) «Marchio comunitario Opposizione Domanda di marchio comunitario figurativo REVIAN s Marchi non comunitari anteriori evian Produzione tardiva della traduzione del certificato di registrazione di un marchio anteriore Potere discrezionale conferito dall art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94» Nella causa T-407/05, Société anonyme des eaux minérales d Évian (SAEME), con sede in Évian-les-Bains (Francia), rappresentata dall avv. C. Hertz-Eichenrode, contro ricorrente, Ufficio per l armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente, convenuto, controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: A. Racke GmbH & Co. OHG, con sede in Bingen (Germania), rappresentata dall avv. N. Schindler, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell UAMI 22 luglio 2005 (procedimento R 82/2002-4), relativo ad un opposizione tra la Société anonyme des eaux minérales d Évian (SAEME) e la A. Racke GmbH & Co. OHG, nonché avverso la decisione della divisione d opposizione dell UAMI 23 novembre 2001, n. 2754, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione), composto dal sig. J. D. Cooke, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. M. Prek, giudici, cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore, visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2005, visto il controricorso dell UAMI, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1 marzo 2006, visto il controricorso dell interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2006, in seguito all udienza del 28 marzo 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza Ambito normativo 1 L art. 42, n. 3, e l art. 74 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, così dispongono:

2 «Articolo 42 Opposizione ( ) 3. L opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d opposizione. Entro un termine imposto dall Ufficio, l opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell opposizione. ( ) Articolo 74 Esame d ufficio dei fatti 1. Nel corso della procedura l Ufficio procede d ufficio all esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. 2. L Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile». 2 La regola 16, la regola 17, n. 2, e la regola 20, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d esecuzione»), così dispongono: «Regola 16 Fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell opposizione 1. L atto di opposizione può contenere indicazioni [dettagliate] relative ai fatti, prove e osservazioni a sostegno dell opposizione stessa, corredate dei relativi documenti d appoggio. 2. Se l opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l atto di opposizione è corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione. Se l opposizione si fonda su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento, [o su un marchio che gode di notorietà, ai sensi dell articolo 8, paragrafo 5, del regolamento], deve essere di preferenza corredata da prove che attestino il fatto che si tratta di un marchio notoriamente conosciuto o che gode di notorietà. Se l opposizione si fonda su altri diritti anteriori, deve essere di preferenza corredata da prove che attestino l acquisizione nonché l ambito di tutela di tale diritto. 3. Le indicazioni [dettagliate] relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti di appoggio, di cui al paragrafo 1, nonché le prove di cui al paragrafo 2, possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all avvio della procedura di opposizione, stabilito dall Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2. ( ) Regola 17 Uso delle lingue nella procedura di opposizione 2. Se le prove [e i documenti di appoggio] a sostegno dell opposizione, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, non sono presentat[i] nella lingua della procedura d opposizione, l opponente deve fornire una traduzione in tale lingua, entro un mese dalla scadenza del termine per l opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3. ( ) Regola 20

3 Esame dell opposizione ( ) 2. L Ufficio invita l opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni [dettagliate] relative ai fatti, le prove e le osservazioni, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell atto di opposizione. Ogni comunicazione dell opponente viene trasmessa al richiedente, per dare a questi la possibilità di rispondere entro il termine indicato dall Ufficio». Fatti 3 Il 21 settembre 1998, la A. Racke GmbH & Co. OHG ha presentato all Ufficio per l armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento n. 40/94. 4 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo, che fa uso dei colori dorato, nero e bianco: 5 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio sono i «vini e spumanti», rientranti nella classe 33 dell Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. 6 Il 26 luglio 1999, la domanda di registrazione è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n Il 26 ottobre 1999, la Société anonyme des eaux minérales d Évian (SAEME) ha proposto opposizione, ex art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94. L opposizione si fondava sui diritti anteriori qui di seguito elencati: il marchio denominativo tedesco DE evian (in prosieguo: il «marchio tedesco»), depositato l 11 novembre 1985 e registrato il 10 luglio 1992 per «acque minerali» della classe 32, marchio la cui tutela era stata prorogata sino al 30 novembre 2015; il marchio figurativo francese FR (evian e disegno di una montagna) (in prosieguo: il «marchio francese»), depositato il 12 gennaio 1998 e registrato per designare diversi prodotti e servizi; il marchio internazionale IR (in prosieguo: il «marchio internazionale»), registrato il 6 luglio 1998 sulla base del citato marchio francese e produttivo di effetti in Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito e paesi del Benelux; il marchio anteriore evian, notoriamente conosciuto in Belgio e Francia per designare «acque minerali» (in prosieguo: il «marchio notorio»). 8 L atto di opposizione era corredato di una copia del marchio tedesco, di una copia del marchio francese (in lingua originale francese) e di una copia del marchio internazionale (in lingua originale francese). Al detto atto era parimenti allegata una traduzione nella lingua processuale, il tedesco, dell elenco dei prodotti delle classi 32 e 33 dell Accordo di Nizza, indicati nell atto di opposizione basato sul marchio francese e su quello internazionale. 9 Con comunicazione 16 dicembre 1999, la divisione d opposizione, in applicazione della regola 15, n. 2, lett. c), e della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, ha invitato la ricorrente a trasmetterle tre copie dei suoi marchi francese e internazionale entro un termine di due mesi, sottolineando che, in mancanza di ciò, la sua opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile. 10 La ricorrente ha inviato i detti documenti con lettera datata 8 febbraio 2000.

4 11 Con lettera standard datata 28 febbraio 2000, la divisione d opposizione ha concesso alla ricorrente un termine di quattro mesi per permetterle di produrre qualunque fatto, prova od osservazione supplementare che essa reputasse utile a corroborare la sua opposizione, precisando che i documenti dovevano essere trasmessi nella lingua scelta per il procedimento d opposizione od essere corredati di una traduzione. 12 Il 29 agosto 2000, l interveniente ha inviato la sua memoria alla divisione d opposizione, dove sottolineava, in particolare, che la prova dell esistenza e della validità giuridica del marchio francese e di quello internazionale non era stata prodotta, dato che la ricorrente non aveva trasmesso nessuna traduzione dei certificati di registrazione dei detti marchi. La memoria è stata notificata poi alla ricorrente con comunicazione 19 settembre 2000 ed è stato fissato alla medesima un termine di due mesi per rispondere alle osservazioni dell interveniente. 13 Il 22 novembre 2000, ossia entro il termine di due mesi previsto dalla comunicazione 19 settembre 2000 per depositare le osservazioni in risposta a quelle dell interveniente, la ricorrente ha inviato una traduzione completa dei certificati di registrazione dei suoi marchi francese e internazionale. 14 Con decisione 23 novembre 2001, n. 2754, la divisione d opposizione ha respinto l opposizione nella parte in cui essa era fondata sul marchio francese e su quello internazionale. La divisione, infatti, si è rifiutata di prendere in considerazione i certificati di registrazione prodotti, a causa della tardiva trasmissione della loro traduzione, ed ha giudicato che l esistenza e la validità giuridica di questi due marchi anteriori non erano state provate. L opposizione è stata parimenti respinta nella parte in cui era fondata sul marchio tedesco, in particolare a causa della notevole differenza constatata dalla divisione d opposizione tra i prodotti. Infine, l opposizione è stata parimenti respinta nella parte in cui era fondata sul marchio notorio. 15 Il 21 gennaio 2002 la ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. 16 Il 22 luglio 2005, la quarta commissione di ricorso ha respinto, con la decisione R 82/2002-4, il ricorso proposto dalla SAEME avverso la decisione della divisione d opposizione. Essa ha approvato infatti la scelta della divisione d opposizione, di giudicare irrilevanti i certificati di registrazione del marchio francese e di quello internazionale a causa della trasmissione tardiva della loro traduzione nella lingua scelta per il procedimento di opposizione. Inoltre, per quanto concerne il rischio di confusione con il marchio tedesco, essa ha giudicato che la divisione d opposizione aveva giustamente concluso nel senso della mancanza di un rischio siffatto, in considerazione della differenza sufficientemente rilevante tra i prodotti interessati e tra i segni in conflitto. Tale decisione della commissione di ricorso è stata notificata alla ricorrente il 16 dicembre Successivamente, la ricorrente ha deciso di non insistere nella sua opposizione per quanto concerne il marchio francese e il marchio notorio, limitando così le ragioni della sua impugnazione della decisione adottata dalla divisione d opposizione e dalla commissione di ricorso al marchio internazionale e al marchio tedesco. Domande delle parti 18 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare la decisione della divisione d opposizione; annullare la decisione della commissione di ricorso; condannare l UAMI alle spese. 19 La ricorrente limita il fondamento della sua impugnazione delle decisioni adottate dalla divisione d opposizione e dalla commissione di ricorso al suo marchio internazionale e al suo marchio tedesco.

5 20 Inoltre, la ricorrente, in udienza, ha precisato che il suo marchio internazionale era stato cancellato parzialmente dalla classe 32 e che esso concerneva unicamente le «acque naturali o gassate (minerali o meno)» della classe 32. Essa ha parimenti chiesto la condanna dell interveniente alle spese. 21 L UAMI chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese. 22 L interveniente chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese. In diritto 23 La ricorrente deduce due motivi d annullamento, il primo relativo ad una violazione di fondamentali principi di procedura, in particolare dell art. 42, n. 3, e dell art. 74 del regolamento n. 40/94, nonché del principio del contraddittorio, il secondo relativo ad una violazione dell art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento. Argomenti delle parti 24 La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia violato gli artt. 42, n. 3, e 74 del regolamento n. 40/94, rifiutandosi di prendere in considerazione il marchio internazionale in base al motivo, errato, che la sua traduzione non sarebbe stata trasmessa all atto del deposito dell opposizione e che essa sarebbe stata prodotta solo tardivamente. 25 In primo luogo, essa sostiene che la sua opposizione ha rispettato le prescrizioni dell art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94. Infatti, l atto di opposizione e i suoi allegati, menzionati nel precedente punto 8, avrebbero fornito all interveniente tutte le informazioni essenziali, quali la data di deposito del marchio internazionale, la data della sua registrazione, la sua riproduzione nonché una traduzione dell elenco dei prodotti delle classi 32 e 33 dell Accordo di Nizza, protetti dal detto marchio e indicati nell atto di opposizione. Così, la commissione di ricorso avrebbe giudicato a torto che non fosse né sproporzionato né irragionevole pretendere la traduzione dei documenti, forniti in francese, nella lingua processuale, il tedesco. Parimenti, essa critica il silenzio della commissione di ricorso in merito agli altri dati che quest ultima avrebbe voluto che fossero tradotti. 26 Facendo richiamo alla sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI Atofina Chemicals (BIOMATE) (Racc. pag. II-1845), la ricorrente sottolinea che, contrariamente alla mancanza di traduzione degli elenchi relativi ai prodotti e ai servizi del marchio anteriore che viola il combinato disposto delle regole 15, n. 2, e 17, n. 1, la mancanza di traduzione del certificato di registrazione del marchio anteriore non viola nessuna disposizione del regolamento n. 40/94 e del regolamento di esecuzione. Ne conseguirebbe che, per quanto concerne il suo marchio internazionale, la sua opposizione sarebbe stata proposta nelle forme di rito. 27 In secondo luogo, la ricorrente nega che la traduzione completa del certificato di registrazione internazionale sia stata trasmessa tardivamente. Essa si avvale a tale riguardo della sentenza del Tribunale 9 novembre 2005, causa T-275/03, Focus Magazin Verlag/UAMI ECI Telecom (Hi- Focus) (Racc. pag. II-4725), con cui si è dichiarato che non era tardiva, ai sensi dell art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, la produzione della traduzione di un certificato di registrazione effettuata in allegato ad un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, tenuto conto della continuità funzionale esistente tra la divisione d opposizione e la commissione di ricorso, il Tribunale avrebbe sottolineato anzitutto che quest ultima è tenuta a fondare la sua decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto prodotti sia dinanzi alla divisione d opposizione che dinanzi ad essa, a meno che essi non siano stati presentati tardivamente ai sensi dell art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 (punti 37 e 38). Successivamente, il Tribunale avrebbe giudicato che la traduzione del certificato di

6 registrazione fornita all atto del deposito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso era stata prodotta tempestivamente. La ricorrente ne deduce che, a fortiori, non si dovrebbe ritenere, nella presente causa, che si tratti di una produzione tardiva ai sensi dell art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, poiché essa ha risposto nel termine impartito al motivo dedotto dall interveniente, fornendo alla divisione d opposizione la traduzione completa del certificato di registrazione del marchio internazionale nella lingua processuale. 28 L UAMI ritiene che il ragionamento della ricorrente sia frutto di un errata interpretazione della ratio delle regole 15 e seguenti del regolamento di esecuzione. Esso ritiene che occorra operare una distinzione tra l atto di opposizione e le prove prodotte a sostegno dell opposizione. 29 Infatti, qualora l atto di opposizione non soddisfi le disposizioni del regolamento di esecuzione, l opposizione dev essere dichiarata irricevibile, fatta salva la possibilità di rimediare alle irregolarità rilevate in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione. Se l UAMI non dichiara irricevibile l opposizione, il relativo procedimento è avviato inter partes mediante la comunicazione dell atto di opposizione al richiedente. 30 Viceversa, per quanto concerne le prove da produrre a sostegno dell opposizione, tra le quali, in particolare, quelle relative all esistenza e alla validità del diritto anteriore, esse non devono essere prodotte contemporaneamente all atto di opposizione. Infatti, esse possono esserlo successivamente a quest ultimo, entro un termine stabilito dall UAMI dopo l apertura del procedimento di opposizione (regola 16, n. 3, del regolamento di esecuzione). L UAMI precisa che la prova derivante dai certificati di registrazione deve rispettare le prescrizioni concernenti l uso della lingua enunciate dalla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione, a pena del rigetto dell opposizione. 31 Per quanto concerne il carattere tardivo o meno della trasmissione del documento di cui trattasi, l UAMI sostiene che dalla sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI Educational Services (ELS) (Racc. pag. II-4301), discende che, qualora l opponente non abbia rispettato il termine che gli è stato imposto per la produzione delle prove, queste ultime sono giudicate di conseguenza irrilevanti sino alla presentazione di una domanda di annullamento. Il suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non riaprirebbe pertanto i termini per la produzione delle prove. La commissione di ricorso avrebbe respinto quindi a buon diritto l opposizione nella parte in cui essa era fondata sul marchio internazionale, dato che la produzione della sua traduzione è avvenuta dopo la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione. 32 Per quanto riguarda l interveniente, essa ritiene che l unico elemento determinante sia l inosservanza oggettiva delle norme di procedura da parte della ricorrente e che a ciò non si possa porre rimedio presentando documenti successivamente, dopo la scadenza dei termini. Giudizio del Tribunale 33 Con l argomento che essa deduce a sostegno del suo primo motivo, la ricorrente sostiene anzitutto di aver rispettato le prescrizioni riguardanti l uso della lingua che la normativa detta per il procedimento di opposizione e nega poi che la traduzione del marchio internazionale sia stata trasmessa tardivamente. Ai fini dell esame di questo primo motivo, occorre analizzare separatamente ciascuno di questi due punti. Sui requisiti linguistici del procedimento di opposizione 34 Occorre ricordare anzitutto che, conformemente alla regola 16, n. 2, del regolamento di esecuzione, l atto di opposizione, qualora l opposizione si basi sull esistenza di un marchio anteriore extracomunitario, deve essere corredata preferibilmente di prove della registrazione o del deposito del detto marchio, quali il certificato di registrazione. 35 Dalla giurisprudenza risulta che la regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione, secondo la quale le prove presentate a sostegno dell opposizione devono essere presentate nella lingua del procedimento di opposizione o essere accompagnate da una traduzione in tale lingua (v. il precedente punto 2), si giustifica con la necessità di rispettare il principio del contraddittorio nonché la parità delle armi tra le parti nei procedimenti inter partes (sentenze del Tribunale 13

7 giugno 2002, causa T-232/00, Chef Revival USA/UAMI Massagué Marín (Chef), Racc. pag. II- 2749, punto 42, e BIOMATE, citata, punto 72). 36 Dalla giurisprudenza discende parimenti che, se è vero che l opponente non ha alcun obbligo di fornire una traduzione completa dei certificati di registrazione dei marchi precedenti, ciò non significa che la divisione di opposizione, per quanto la riguarda, abbia l obbligo di prendere in considerazione, nel corso dell esame nel merito dell opposizione, certificati di registrazione forniti in una lingua diversa da quella del procedimento di opposizione. In assenza di traduzione dei certificati di registrazione nella lingua processuale, la divisione di opposizione può respingere legittimamente l opposizione a meno che non possa statuire sulla stessa diversamente, basandosi su prove eventualmente già a sua disposizione, conformemente alla regola 20, n. 3, del regolamento di esecuzione (sentenze Chef, citata, punto 44, e BIOMATE, citata, punto 72). 37 Infine, se è vero che la prova deriva dai certificati di registrazione e non dalla loro traduzione, resta ciò nondimeno che, per poter essere presa in considerazione, tale prova deve soddisfare i requisiti linguistici sanciti dalla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione (sentenza BIOMATE, citata, punto 73). 38 Nella fattispecie, è pacifico che l atto di opposizione era corredato solo di una copia del marchio internazionale, in lingua originale francese, nonché di una traduzione nella lingua processuale, il tedesco, dell elenco dei prodotti delle classi 32 e 33 dell Accordo di Nizza, ossia quelli indicati nell atto di opposizione basato sul marchio internazionale. 39 Alla luce di quanto sin qui esposto, e contrariamente alla tesi della ricorrente, i citati allegati all atto di opposizione non possono considerarsi in regola con i requisiti linguistici di cui all art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 e di cui alla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione. 40 Per quanto riguarda la necessità, contestata dalla ricorrente, di tradurre integralmente il certificato di registrazione internazionale, si deve rilevare che la questione riguardante la rilevanza da attribuire a taluni elementi del documento in questione ai fini dell opposizione di cui trattasi e, pertanto, della necessità di effettuarne una traduzione dipende dalla libera valutazione dell opponente. Tuttavia, occorre osservare che soltanto gli elementi effettivamente tradotti nella lingua processuale debbono essere presi in considerazione dalla commissione di ricorso. Del resto, nella fattispecie, risulta dagli atti che la lunghezza del certificato di registrazione del marchio internazionale fornito in francese non è tale, in particolare rispetto all elenco dei prodotti tradotto, da far sì che l obbligo di fornirne una traduzione possa essere qualificato sproporzionato e irrazionale (v., in tal senso, sentenza BIOMATE, citata, punto 74). 41 Quanto poi all argomento della ricorrente illustrato nel precedente punto 27, secondo il quale la citata sentenza BIOMATE confermerebbe giustamente che la sua opposizione, per quanto concerne il marchio internazionale, sia stata proposta nelle forme di rito, occorre che sia respinto, poiché esso prende le mosse da una confusione tra le disposizioni del regolamento di esecuzione riguardanti l atto di opposizione e quelle concernenti le prove e i documenti giustificativi prodotti a sostegno dell opposizione. 42 Infatti, dal combinato disposto dell art. 42 del regolamento n. 40/94 e delle regole e 20 del regolamento di esecuzione risulta che il legislatore opera una distinzione tra, da un lato, le condizioni che deve soddisfare l atto di opposizione, poste come condizioni di ricevibilità dell opposizione, e, dall altro, la produzione dei fatti, prove ed osservazioni, nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell opposizione, che rientrano nell istruzione di quest ultima (sentenza Chef, citata, punto 31). 43 Ebbene, i requisiti di legge concernenti, in particolare, le prove e i documenti giustificativi, quali il certificato di registrazione di un marchio anteriore, nonché la loro traduzione nella lingua del procedimento di opposizione, non rientrano nelle condizioni di ricevibilità dell opposizione di cui alla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, ma costituiscono condizioni sostanziali di quest ultima (sentenza Chef, citata, punto 52). 44 Del resto, nella fattispecie l opposizione non è stata dichiarata irricevibile, poiché l atto di opposizione depositato dalla ricorrente ha soddisfatto le prescrizioni enunciate dalle regole 16 e 18 del regolamento di esecuzione, ma essa è stata dichiarata infondata per insufficienza di prove.

8 Sul carattere tardivo della trasmissione della traduzione del certificato di registrazione del marchio internazionale 45 Si ricorda che, con lettera standard datata 28 febbraio 2000, la divisione di opposizione ha concesso alla ricorrente un termine di quattro mesi per consentirle di produrre qualsiasi fatto, prova od osservazione supplementare che essa reputasse utile a corroborare la sua opposizione, indicando che qualsiasi documento doveva essere redatto nella lingua scelta per il procedimento di opposizione od essere corredato di una traduzione. 46 Si deve constatare a tale riguardo che detta lettera standard è conforme all art. 42 del regolamento n. 40/94 nonché alla regola 16, nn. 2 e 3, ed alla regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione, in quanto queste disposizioni prevedono che i fatti, prove od osservazioni da produrre a sostegno dell opposizione possano essere presentati entro un termine stabilito dall UAMI. Nell intestazione di questa lettera si fa peraltro menzione della regola 19, n. 1, della regola 16, n. 3, della regola 17, n. 2, e della regola 20, n. 2, del regolamento di esecuzione. 47 Tuttavia, la ricorrente ha omesso di trasmettere la traduzione del certificato di registrazione del marchio internazionale nei termini stabiliti dalla divisione d opposizione mediante questa comunicazione. Infatti, essa ha prodotto questa traduzione solo quale allegato ad una comunicazione datata 22 novembre 2000, in risposta alle osservazioni dell interveniente notificate dalla divisione di opposizione il 19 settembre 2000, nelle quali si denunciava proprio la mancanza del documento di cui trattasi. 48 Essa sostiene tuttavia che la traduzione di questo documento è stata prodotta tempestivamente dinanzi alla commissione di ricorso, fondandosi a tale riguardo sulla citata sentenza Hi-FOCus (punti 37 e 38), nella quale il Tribunale, basandosi sulla continuità funzionale esistente tra gli organi dell UAMI, ha dichiarato che la traduzione di un certificato di registrazione fornita all atto della presentazione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non era tardiva ai sensi dell art.74, n. 2, del regolamento n. 40/94, poiché tale trasmissione era avvenuta entro il termine di quattro mesi, fissato ai fini del ricorso dall art. 59 del medesimo regolamento. 49 Indubbiamente, da una giurisprudenza ben consolidata discende che esiste una continuità funzionale tra i diversi organi dell UAMI, vale a dire l esaminatore, la divisione di opposizione, la divisione legale e di amministrazione dei marchi e le divisioni di annullamento, da un lato, e le commissioni di ricorso, dall altro (sentenze del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI LHS (UK) (KLEENCARE), punto 25; 10 luglio 2006, causa T-323/03, La Baronia di Turis/UAMI Baron Philippe de Rotschild (LA BARONIA), Racc. pag. II-2085, punto 57, e 11 luglio 2006, causa T-252/04, Caviar Anzali/UAMI Novomarket (Asetra), Racc. pag. II-2115, punto 30). 50 Da tale continuità funzionale fra i vari organi dell UAMI discende che le commissioni di ricorso, nell ambito del loro riesame delle decisioni emesse dai servizi dell UAMI che statuiscono in primo grado, sono tenute a fondare la propria decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti hanno fatto valere sia durante il procedimento dinanzi all organo che ha statuito in primo grado, sia nel procedimento di ricorso (sentenze del Tribunale KLEENCARE, citata, punto 32; 1 febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 18; Hi-FOCuS, citata, punto 37; LA BARONIA, citata, punto 58, e Asetra, citata, punto 31). 51 Pertanto, le commissioni di ricorso, con la sola riserva di cui all art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, possono accogliere il ricorso sulla base di fatti nuovi dedotti dal ricorrente o anche sulla base di prove nuove da lui prodotte (sentenze del Tribunale KLEENCARE, citata, punto 26, e 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II-5167, punto 81). Il controllo esercitato dalle commissioni di ricorso non si limita al controllo di legittimità della decisione impugnata ma, per l effetto devolutivo della procedura di ricorso, implica una nuova valutazione della controversia nel suo complesso, dato che le commissioni di ricorso devono riesaminare integralmente il ricorso iniziale e tenere conto delle prove prodotte in tempo utile (sentenze LA BARONIA, citata, punto 59, e Asetra, citata, punto 32). 52 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può interpretare l art. 59 del regolamento n. 40/94 nel senso che esso offra all autore di un tale ricorso un nuovo termine per la presentazione di fatti e prove a sostegno della propria opposizione (sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61).

9 53 Infatti, a differenza dell art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, l art. 59, che precisa le condizioni per la presentazione di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, non si riferisce alla produzione di fatti o prove, ma unicamente al deposito, entro un termine di quattro mesi, di una memoria che illustri i motivi di ricorso (sentenza UAMI/Kaul, citata, punto 60). 54 Nel caso di specie, poiché la traduzione del documento di cui trattasi non è stata prodotta dalla ricorrente nel termine ad essa fissato a tal fine in forza delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e, di conseguenza, non «in tempo utile» ai sensi dell art. 74, n. 2, del detto regolamento, occorre trarre da ciò le conseguenze. 55 Occorre constatare, preliminarmente, che, come si evince dal disposto dell art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l UAMI può non tener conto dei fatti che non siano stati invocati o delle prove che non siano state prodotte in tempo utile dalle parti. 56 Da tale disposto si desume, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non è affatto proibito per l UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (sentenza UAMI/Kaul, citata, punto 42). 57 Per contro, risulta in modo altrettanto certo dal detto disposto che una tale deduzione o produzione tardiva di fatti e prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall UAMI. Precisando che quest ultimo «può», in un tale caso, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, l art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 conferisce, infatti, all UAMI un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur dovendo motivare debitamente la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (sentenza UAMI/Kaul, citata, punto 43). 58 Siffatta presa in considerazione da parte dell UAMI, quando è chiamato a statuire nell ambito di un procedimento d opposizione, può essere giustificata, in particolare, quando detto ufficio ritiene che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possano rivestire, a prima vista, una reale rilevanza per ciò che riguarda l esito dell opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall altro, la fase del procedimento in cui avviene tale produzione tardiva e le circostanze che l accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione (sentenza UAMI/Kaul, citata, punto 44). 59 Una siffatta facoltà, per l organo chiamato a risolvere la controversia, di tenere conto di fatti e prove tardivamente presentati dalle parti è, per lo meno riguardo ad un procedimento d opposizione, atta a contribuire ad evitare che i marchi, il cui uso potrebbe essere in seguito contestato con successo per mezzo di un procedimento di annullamento o in occasione di un procedimento per contraffazione, siano oggetto di registrazione. Orbene, come già statuito dalla Corte, ragioni di certezza del diritto e di buon andamento dell amministrazione militano in tale senso (sentenza UAMI/Kaul, citata, punto 48). 60 Nel caso di specie, il Tribunale constata che la commissione di ricorso si è limitata a dichiarare che la divisione di opposizione non aveva preso in considerazione a buon diritto, a causa della loro trasmissione tardiva, le traduzioni prodotte dalla ricorrente durante il procedimento d opposizione. Tuttavia, dagli atti non risulta che essa abbia esercitato il potere discrezionale di cui è investita dall art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 per determinare se occorresse o meno prendere in considerazione il documento di cui trattasi oppure, quanto meno, non risulta che essa abbia motivato la sua decisione a tal proposito. 61 Infatti, la motivazione della commissione di ricorso verte solo sulla necessità di tradurre, nella lingua scelta per il procedimento d opposizione, le prove prodotte a sostegno dell opposizione e sulla mancanza di un obbligo, per la divisione d opposizione, di prendere in considerazione i documenti prodotti in una lingua diversa dalla lingua processuale, ma nulla si dice in merito all opportunità di prendere in considerazione o meno la traduzione presentata tardivamente. 62 Inoltre, sono irrilevanti le osservazioni dell UAMI formulate in udienza, secondo le quali la commissione di ricorso ha esercitato il suo potere discrezionale. L UAMI sostiene infatti che la commissione di ricorso si è chiesta se fosse ben fondata la decisione della divisione di opposizione di non prendere in considerazione il documento di cui trattasi e ha dichiarato, nel punto 43 della sua pronuncia, che sarebbe stato contrario al principio della parità delle armi concedere un nuovo

10 termine alla parte che aveva lasciato scadere quello impartito per fornire determinate prove, in quanto la controparte segnalava proprio la mancata produzione di tali prove. 63 Ebbene, le considerazioni formulate nel punto 43 della decisione della commissione di ricorso non consentono al Tribunale di verificare se la commissione di ricorso abbia effettivamente esaminato il documento di cui trattasi per determinare se quest ultimo potesse rivestire, a prima vista, un effettiva rilevanza nel procedimento d opposizione, né se le circostanze del caso di specie e la fase in cui è avvenuta detta produzione tardiva ostassero alla presa in considerazione di questo documento. 64 La commissione di ricorso ha violato così l art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 non facendo uso o, quanto meno, non spiegando come abbia fatto uso del potere discrezionale di cui è investita in forza di tale articolo e, pertanto, non motivando in modo giuridicamente adeguato la sua decisione di non prendere in considerazione la traduzione del certificato di registrazione del marchio internazionale. 65 Tuttavia, occorre esaminare le conseguenze che vanno tratte da tale violazione dell art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, un irregolarità procedurale implica l annullamento totale o parziale di una decisione solo se sia provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (sentenze LA BARONIA, citata, punto 69). Del pari, dal combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell art. 63 del regolamento n. 40/94 risulta che l annullamento così come la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso sono possibili solo se quest ultima è viziata da un illegittimità di merito o di forma (sentenza LA BARONIA, citata, punto 69). 66 Nel caso di specie, non si può escludere che la prova che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione possa essere tale da modificare il contenuto della decisione di quest ultima. A tal riguardo, non spetta tuttavia al Tribunale sostituirsi all UAMI nella valutazione degli elementi del caso. 67 Ne consegue che, per quest unico motivo, la decisione della commissione di ricorso dev essere annullata, senza che occorra pronunciarsi sulla questione della violazione del principio del contraddittorio, sollevata nell ambito del primo motivo, né sul secondo motivo, e senza che il Tribunale debba pronunciarsi sulla ricevibilità della domanda diretta all annullamento della decisione della divisione d opposizione. Sulle spese 68 Ai sensi dell art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, l UAMI è rimasto soccombente e la ricorrente ha formulato una domanda in tal senso. 69 Ai sensi dell art. 87, n. 4, terzo comma, del medesimo regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, sia l UAMI sia l interveniente sono rimasti soccombenti. Tuttavia, la ricorrente ha chiesto che l interveniente sia condannata solo limitatamente alle spese dalla stessa sostenute e l UAMI non ha dedotto argomenti in merito alla domanda diretta a che solo esso sia condannato alle spese sostenute dalla ricorrente. 70 Di conseguenza, occorre disporre nel senso che l UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente e che l interveniente sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, dichiara e statuisce: IL TRIBUNALE (Prima Sezione) 1) È annullata la decisione della quarta commissione di ricorso dell Ufficio per l armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 luglio 2005 (procedimento R 82/2002-4).

11 2) L UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente. 3) L interveniente sopporterà le proprie spese. Cooke Labucka Prek Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre Il cancelliere Il presidente E. Coulon J. D. Cooke