Best Practices nella valorizzazione dei brevetti. Relazione di sintesi

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1 Best Practices nella valorizzazione dei brevetti Relazione di sintesi Ottobre 2013

2 E ormai un dato oggettivo che molti brevetti depositati restano di fatto inutilizzati non consentendo a chi ha speso il proprio intuito, il proprio tempo e le proprie risorse nella messa a punto dell invenzione, di avere un equo ritorno economico. Nelle pagine che seguono riportiamo allora delle Best Practices di valorizzazione dei brevetti, messe a punto con particolare riferimento alle modalità operative della multinazionale texana IPNav, leader sul mercato dello sfruttamento dei titoli di proprietà industriale. Lo scopo è quello di fornire, agli inventori e alle aziende del nostro territorio, indicazioni generali da seguire ogniqualvolta si trovino nella condizione di scegliere se sfruttare o meno un brevetto e, in caso affermativo qual è la via migliore per sfruttarlo.

3 Per intraprendere una efficace strategia di valorizzazione dei brevetti, è necessario: 1. fissare gli obiettivi da perseguire 2. identificare il/i brevetto/i da valorizzare 3. scegliere la strategia 4. individuare il target (in termini di mercato) 5. attuare la strategia fissare gli obiettivi individuare i brevetti scegliere la strategia individuare il target attuare la strategia

4 Il primo passo da compiere per valorizzare i brevetti consiste nel fare chiarezza sugli obiettivi da perseguire. Il processo d individuazione degli obiettivi è un processo top down: si parte dagli obiettivi più grandi e generali per arrivare a quelli specifici. Gli obiettivi di partenza possono includere: il recupero degli investimenti fatti in R&S l ottenimento di un vantaggio competitivo conseguito ostacolando i concorrenti la creazione di un immagine di leader nell'innovazione la produzione di profitti Il titolare del brevetto può però avere anche altri obiettivi di business, complementari o addirittura contrastanti con quelli riportati sopra. Prima di valutare i brevetti da valorizzare è opportuno quindi che il titolare chiarisca i propri obiettivi e li classifichi in ordine d importanza. Dopo aver valutato il portafoglio brevetti occorre valutare se e come i brevetti possano essere utilizzati per raggiungere gli obiettivi prefissati e soprattutto se il target finanziario è raggiungibile. Stabilito che l obiettivo fissato è raggiungibile, è necessario impegnarsi a raggiungerlo entro un termine stabilito. RECUPERO INVESTIMENTI AUMENTO COMPETITIVITA CONSEGUIMENTO PROFITTO RAFFORZAMENTO IMMAGINE

5 Per le imprese che dispongono di un portafoglio brevetti consistente, la selezione dei brevetti da valorizzare è un compito molto complesso. Innanzitutto è utile correlare i dati dei brevetti in esame con quelli di altre fonti come ad esempio altri brevetti, documenti tecnici, riviste scientifiche, ecc. per identificare quali tecnologie in un portafoglio brevetti possano avere un valore commerciale. I criteri da utilizzare per decidere quali brevetti valorizzare includono la risposta alle seguenti domande: quanto vale il brevetto? (cfr. VALUTAZIONE) qualcuno sta violando il brevetto? (cfr. VIOLAZIONE) quanto sono forti le rivendicazioni del brevetto? (cfr. FORZA) il brevetto copre le tecnologie core o non-core del cliente? (cfr. CORE O NON-CORE) Non esiste un metodo univoco ed immediato per determinare il valore di un brevetto. Il valore di un brevetto infatti, non è da intendersi in senso assoluto, ma dipende dal contesto in cui avviene la valutazione ovvero dai motivi per i quali si effettua, da cosa si valuta, dal momento in cui si effettua, da chi la effettua e da come si effettua. Inoltre, il valore del brevetto è strettamente dipendente: dalle sue caratteristiche e da quelle della tecnologia sottostante (family size, patent scope, number of claims, backward citations, forward citations. Cfr. Reitzig, 2004), dalle caratteristiche del titolare (individui piuttosto che organizzazzioni, piccole o medie imprese piuttosto che grandi imprese o multinazionali), dalle caratteristiche dell inventore (past patents, experience in organization), dalle caratteristiche del processo inventivo, dalla sua copertura geografica (paesi in cui stato depositato), dall efficacia della protezione dall imitazione, dal suo potenziale strategico dai contributi in termini di profitto. In linea generale, il brevetto viene valutato principalmente per esigenze di carattere: OPERATIVO, funzionale alla gestione del portafoglio brevetti aziendale. COMMERCIALE, prima di transazioni riguardanti la cessione o l acquisizione di un brevetto e nel caso di concessione di licenze. CONTABILE, quando si deve procedere alla valorizzazione a bilancio dei brevetti, generalmente in occasione di joint-venture, acquisizioni di imprese o rami di attività, fusioni tra società, scorporo di società o in caso di fallimento dell azienda. FINANZIARIO, per comunicare le proprie performance ai mercati finanziari, per ottenere finanziamento bancari (mutui, fidi) o per accedere al finanziamento da parte di fondi di Venture Capital LEGALE, per quantificare i danni economici in cause legali (risarcimento danni) e per creare barriere per la concorrenza e la creazione di nicchie di mercato. Quando si procede alla valutazione di un brevetto occorre avere sempre presente che esiste una forte eterogeneità nel valore dei brevetti e che, in linea di massima:

6 il valore medio dei brevetti varia a seconda dei settori industriali/tecnologici ( se ore farmaceutico; se ore so ware); il valore medio dei brevetti tende ad essere maggiore per i brevetti PCT e USPTO, o per brevetti registrati congiuntamente EPO/USPTO; la correlazione con il valore di mercato dell impresa è più forte per i brevetti di alta qualità (molto citati); nel caso di imprese start-up, i brevetti incidono sulla valutazione da parte di fondi di VC (in modo più significativo nelle fasi inziali); esiste una correlazione significativa tra valore economico dichiarato ed indicatori indiretti (citazioni ricevute e fatte, classi IPC, paesi); Le tecniche di valutazione comunemente utilizzate si basano essenzialmente su metodi di carattere qualitativo e quantitativo. Metodi di valutazione dei brevetti di tipo Qualitativo Quantitativo si dividono in metodi Economico-finanziari Basati su indicatori metodo del costo di riproduzione si dividono in approcci es. citazioni ricevute, n. rivendicazioni, n. estensioni, valore medio nelle aste metodo dei costi metodo del mercato metodo reddituale metodo basato sull'opzione metodo del costo di sostituzione quanto è costato sviluppare il brevetto? qual è il valore di brevetti similari? flussi di cassa attesi e redditi da royalties tengono conto di incertezza e flessibilità Il prevede la rivalutazione appropriata dei costi sostenuti in passato dall impresa per sviluppare al suo interno l invenzione, per la sua brevettazione (costi di R&S, costi di scale-up industriale, costi di deposito, costi di registrazione e costi di mantenimento) oppure i costi che dovrebbe sostenere per acquisire il brevetto esternamente. Il metodo dei costi può anche fare riferimento al: - costo di riproduzione - costo di sostituzione

7 Il permette di valutare il brevetto attraverso la stima dei costi necessari per riprodurre lo stesso bene, mentre il permette di valutare il brevetto attraverso la stima dei costi necessari per sviluppare un bene di utilità simile a quello considerato. Entrambe le metodologie stimano i brevetti ai prezzi attuali tenendo conto dell obsolescenza tecnica e commerciale del brevetto. Il metodo dei costi si basa su dati oggettivi e può essere utilizzato per stimare il valore minimo richiesto per una transazione, tuttavia capita spesso che tale metodo sottostimi o sovrastimi il bene, inoltre considera soltanto dati passati pertanto non c è alcuna corrispondenza con il potenziale beneficio economico/finanziario futuro. In realtà, quello più significativo sarebbe il che è dato dal differenziale tra costo di sostituzione ed obsolescenza. (a prezzi correnti) Il è basato sul valore di transizioni comparative fatte sul mercato, vale a dire sul presupposto che il valore del brevetto dipenda dal prezzo che il mercato è disposto a pagare per il suo utilizzo. bene confrontabile già trasferito bene confrontabile già trasferito Bene da valutare bene confrontabile già trasferito bene confrontabile già trasferito

8 Questo metodo, particolarmente flessibile, è relativamente facile da utilizzare. Di contro però, risulta assai difficile individuare dei beni trasferiti, realmente confrontabili con il quello in esame. Il è invece il metodo più diffuso. Esso si basa sui flussi di reddito previsti, vale a dire sui flussi di reddito che il proprietario del brevetto dovrebbe ottenere durante il periodo di vita dello stesso. Il metodo reddituale si distingue in metodo basato sui flussi e relief from royalties. Il determina il valore del brevetto sulla base del valore attuale di tutti i benefici economici attesi che derivano dal suo possesso. Per utilizzare questo metodo occorre quantificare i benefici economici attesi, in termini di: - premium price (premio rispetto ai prezzi di un generico prodotto o servizio che non possiede il brevetto) - premium profit (differenza rispetto a imprese operanti nel medesimi settore ma che non possiedono il brevetto) - risparmio di costi (costi dopo le imposte risparmiati grazie al brevetto) - royalties. Occorre inoltre determinare la vita del brevetto (durata dei benefici economici attesi) e calcolare il tasso di rendimento atteso tenendo conto del rischio di mancato reddito. Il (royalties dopo le imposte o i costi delle licenze risparmiati grazie al brevetto) è un metodo basato sull idea che, se l impresa possiede il brevetto non lo deve prendere in licenza da una terza parte (probabilmente da un concorrente) è quindi sollevata dal pagamento delle royalties. L utilizzo di questo metodo richiede però dati di mercato relativi a tassi di royalty/licensing. Il royalty rate generalmente viene desunto da transazioni comparabili o da standard di settore. E un metodo particolarmente utile in caso di patent damages e di patent races. I metodi reddituali sono metodi analitici che tengono conto dei benefici differenziali del tempo ma non dell incertezza sul mercato e sulla tecnologia, entrambi di difficile previsione. Il si basa sull analogia tra opportunità d investimento reali ed opzioni finanziarie; costituisce la tecnica più appropriata per valutare gli investimenti, in condizioni d incertezza, irreversibilità e laddove il timing delle decisioni influenza la desiderabilità dell investimento. Questo metodo consente di apprezzare il valore delle opportunità strategiche e della flessibilità manageriale offerte dalle alternative strategiche esaminate. Il valore strategico dei progetti di investimento dipende dall esistenza di interrelazioni potenziali tra decisioni attuali e future nell esecuzione di uno o più progetti. Dopo aver identificato i brevetti più promettenti del portafoglio, è necessario compiere un analisi tecnico-legale per scoprire se qualcuno li sta violando. Se non si identificano eventuali trasgressori si può scegliere se commercializzazione o al contrario abbandonare il brevetto. Invece, qualora si dovessero identificare prodotti che sembrano violare il nostro brevetto, è consigliabile fare uno studio approfondito ed, in alcuni casi, assumere "esperti di disassemblaggio" in grado di smontare il prodotto per ottenere una più profonda comprensione della tecnologia interna. In caso poi di violazione comprovata, andrebbero intraprese delle azioni legali di tutela. Non tutti i brevetti, dopo un attento esame, risultano validi. Prima di decidere cosa fare è allora necessario analizzare attentamente le rivendicazioni per determinare quanto il brevetto in oggetto è forte. Per valutare la forza di una rivendicazione occorre basarsi su due elementi:

9 1. ORIGINALITA (ciò che rivendica è originale?) 2. NON OVVIETA (la rivendicazione è "non ovvia"?) Molte aziende tecnologiche concentrano i loro sforzi di valorizzazione sulle tecnologie "non-core", vale a dire su tecnologie non centrali rispetto alle loro principali linee di business. A volte il titolare presume di ottenere già un guadagno sui suoi brevetti di base e desidera generare entrate da quelli che giudica poco redditizi o che al momento non gli procurano alcun reddito. Alcune aziende sono restie ad intraprendere una campagna di valorizzazione che coinvolga brevetti fondamentali per timore che i concorrenti possano intraprendere controricorsi, mettendo a rischio il core business. In linea di principio, siamo convinti che, nella maggior parte dei casi valga la pena monetizzare i brevetti fondamentali, che spesso, sono anche quelli più preziosi posseduti da un azienda, quelli legati a tecnologie in cui le aziende investono maggiormente e dai quali si aspettano di trarre i massimi benefici. Sempre più spesso, la valorizzazione dei brevetti fondamentali sta diventando un elemento essenziale della strategia di business. Talvolta i brevetti hanno valore in diversi campi; in questo caso allora, il titolare potrebbe anche decidere di monetizzare un brevetto di base in un'applicazione non-core.

10 Il brevetto di per sé, non è garanzia di successo commerciale, è soltanto uno strumento che aumenta la capacità di un azienda di trarre vantaggio dalle proprie invenzioni. Perché possa fornire un beneficio tangibile, il brevetto deve essere sfruttato efficacemente: esso produrrà profitti soltanto se incontrerà i favori del mercato o se aumenterà la forza e il potere contrattuale dell impresa stessa. Per valorizzare un brevetto esistono diverse modalità da scegliere in funzione delle esigenze e delle priorità proprie dell impresa: A volte il modo migliore per valorizzare un brevetto è utilizzarlo direttamente e quindi commercializzare il bene che incorpora la tecnologia brevettata. Vendita del brevetto a terzi dietro un pagamento unico; tale azione comporta il trasferimento permanente della titolarità del brevetto ad un altra persona. In taluni casi la vendita del brevetto è vantaggiosa: consente infatti, di ottenere il corrispettivo immediatamente e di evitare che il brevetto possa essere superato da altra tecnologia. Inoltre, la vendita del brevetto ad una nuova azienda può essere una condizione necessaria per ottenere finanziamenti. Il licenziante (di norma il titolare del brevetto), mantiene la proprietà del brevetto e concede al licenziatario (imprese industriali, ecc.), in cambio di un compenso, il diritto di utilizzare l invenzione e il know-how tecnico. Generalmente il compenso è composto da un importo forfettario e da pagamenti annuali detti royalties (in funzione delle vendite nette o della quantità prodotta) di entità conforme alle tariffe del settore. In alcuni casi le parti possono stabilire che in luogo delle royalties il licenziante riceva una quota del capitale della compagnia del licenziatario. Dando in licenza il brevetto il titolare si assicura il vantaggio di incassare le royalties per il resto della vita del brevetto. Autorizzare una terza parte a commercializzare la propria invenzione, mediante un contratto di concessione di licenza nel quale sono specificati i termini e l ambito dell accordo, consente all azienda licenziante di ottenere una ulteriore fonte di guadagno e a quella licenziataria di integrare le proprie competenze e capacità produttive, di sfruttare i diritti esclusivi che derivano dall invenzione altrui raggiungendo più velocemente alti livelli di competitività. La concessione della licenza è particolarmente utile se l azienda che la possiede non è in grado di produrla del tutto o in quantità sufficiente per soddisfare una certa esigenza di mercato o coprire una data area geografica. La vendita e la concessione di licenze possono portare soldi in anticipo, ma a costo di un ridotto potenziale di guadagno a lungo termine. Qualora la tecnologia sottostante il brevetto faccia parte del core business dell azienda, è comunque consigliabile che l azienda tenga per sé i diritti di proprietà, o almeno si riservi diritti di licenza ampi ed irrevocabili.

11 Esistono tre tipi di accordi di licenza che dipendono dal numero di coloro che hanno ottenuto la licenza e che potranno sfruttare commercialmente il brevetto: 1. : un solo concessionario ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata, la quale non può essere utilizzata dal proprietario del brevetto. 2. : un solo concessionario insieme al proprietario del brevetto ha il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata. 3. : diversi concessionari ed il titolare del brevetto hanno il diritto di utilizzare la tecnologia brevettata. In un singolo accordo di concessione di licenza può essere prevista l assegnazione di alcuni diritti su base esclusiva e di altri su base unica o non esclusiva. La scelta se concedere una licenza esclusiva o non esclusiva dipende dal tipo di prodotto brevettato e dalla strategia commerciale dell azienda. Ad esempio, se la tecnologia brevettata può diventare uno standard necessario per tutti coloro che fanno parte di un dato mercato al fine di realizzare i propri affari, una licenza non esclusiva largamente concessa sarebbe la più vantaggiosa. Se, invece, il prodotto necessita di notevoli costi per la sua commercializzazione (ad esempio, un prodotto farmaceutico che richiede investimenti per compiere esperimenti clinici) un potenziale licenziatario verosimilmente non desidererebbe la concorrenza di altri licenziatari ed è quindi probabile che cerchi di ottenere una licenza esclusiva. In alcuni casi il metodo più efficace per valorizzare un brevetto è quello di siglare una joint venture o altre alleanze strategiche con imprese che hanno beni complementari. Questo metodo consente di sfruttare i diritti brevettuali dando vita a un sistema di licenze incrociate, con il quale i firmatari dell accordo si scambiano reciprocamente licenze sui propri brevetti. La è molto comune nelle industrie, dove molti brevetti che coprono un ampio ambito di invenzioni complementari appartengono a due o più concorrenti, i quali si accordano per concedersi vicendevolmente l'autorizzazione a utilizzare i propri titoli brevettuali. UTILIZZO / COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA VENDITA STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEL BREVETTO CONCESSIONE DI LICENZA JOINT VENTURE / ALLEANZE STRATEGICHE Il successo commerciale di un nuovo prodotto sul mercato non si basa esclusivamente sulle sue caratteristiche tecniche. Infatti, per quanto un invenzione possa essere valida dal punto di vista tecnico, se non esiste un effettiva domanda in relazione a tale prodotto oppure se lo stesso non è commercializzato in modo sufficientemente corretto, è assai improbabile che possa attrarre i consumatori.

12 Il successo commerciale dipende quindi da molteplici fattori, tra cui il design del prodotto, la disponibilità di risorse finanziarie, la messa a punto di una strategia di commercializzazione efficace, il prezzo del prodotto rispetto a quello di prodotti concorrenti o sostitutivi.

13 Una volta maturata la decisione di valorizzare il brevetto, partendo dal presupposto che la reale efficacia di un brevetto è strettamente collegata alle sue caratteristiche e a quelle del settore nel quale si opera, affinché il brevetto possa essere adeguatamente sfruttato occorre: che esista un mercato pronto a recepire l innovazione che il brevetto possa consentire significativi miglioramenti rispetto ai prodotti o processi già esistenti. E necessario, quindi che esista un segmento di mercato per il quale i vantaggi presentati dal prodotto siano ovvi e di valore significativo e nel quale i potenziali clienti possano utilizzare il prodotto senza dover sostenere elevati costi di riconversione. Trovare un mercato di riferimento è un operazione assai complessa perché gli scenari mutano in misura considerevole a seconda delle aree tecnologiche e geografiche coinvolte, dei sistemi legislativi e soprattutto, a seconda della concorrenza.

14 Una volta che abbiamo messo a punto la strategia di valorizzazione del brevetto, dobbiamo operarci per metterla in atto efficacemente. Secondo la strategia identificata, occorre individuare le soluzioni finanziarie (F), tecnologiche (T), produttive (P) e commerciali (C) necessarie a portare la mia invenzione sul mercato. Per farlo esistono diverse possibilità: - Partecipazione a fiere specializzate di settore (T, P, C). - Enti, istituzioni, agenzie pubbliche per l innovazione e il trasferimento tecnologico, associazioni di categoria o imprenditoriali, nodi di rete Enterprise Europe Network (C.C.I.A.A., Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ministero dello Sviluppo Economico, Liason Office ) (T, P, C). - Società, pubbliche o private, operanti nel mercato dello sfruttamento dei titoli di proprietà industriale (F,T,P,C). - Consulenti di marketing, esperti di internazionalizzazione e di contrattualistica (C). - Banche, istituti di credito, Venture Capital, Fondo Nazionale per l innovazione (F). Partner tecnologici Università, istituti e laboratori di ricerca pubblici o privati Liason Office Soluzioni tecnologiche Capacità produttiva Imprese di produzione Subfornitori Licenziatari Joint venture Alleati strategici Risorse finanziarie Banche, Istituti finanziari Bandi regionali, nazionali, europei Fondo Nazionale per l Innovazione Investitori privati, Venture Capital VALORIZZAZIONE DEL BREVETTO Soluzioni commerciali Esperti di marketing Mercati di sbocco Canali di vendita Distributori, agenti, rappresentanti Concessionari Commercializzazione diretta Soggetti Facilitatori UIBM CCIAA MISE Enterprise Europe Network Consulenti