USPTO LINEE GUIDA PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE DEL MARCHIO NEGLI USA

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1 Ufficio di Milano: via Lancetti, 17 Tel: Fax: Dott. Vincenzo Melilli USPTO LINEE GUIDA PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE DEL MARCHIO NEGLI USA

2 Pag.3 PRINCIPLES Pag.7 TRADEMARK PROTECTION UNDER USPTO Pag.23 UNDERSTANDING FRAUD UPON USPTO- IL CASO MEDINOL Pag. 30 Pag. 33 Pag. 35 FRAUD PRE MEDINOL APPLICAZIONE ATTUALE E PERSISTENTE DEL CASO MEDINOL MEDINOL ANCHE IN ITALIA Pag. 40 USPTO REGISTERS Pag. 43 IL DIRITTO AL MARCHIO NEL TEMPO Pag. 49 SECTION 15 SHIELD OR SWORD Pag. 55 NAMES 2

3 PRINCIPLES 3

4 IL CONCETTO DI FRAUD E LA SUA APPLICAZIONE NELLA DISCIPLINA DEI MARCHI Lanham Act (titolo 15, cap 22 USC) prevede la cancellazione di un US trademark at any time, if the registration was obtained fraudulently L.A. 14(3). 4

5 MISTER LEONARD INC.. V. JACQUES LEONARD COUTURE INC.. (TTAB 1992) - False (non rispondente al vero) - Material ( significativo ) Trademark (rivelazione di anteriorità non necessaria) /Patent - Made knowingly (sciente) 5

6 USE IT OR LOSE IT Funzione dell uso: A) costitutiva del diritto al marchio B) essenziale per preservare il diritto nel tempo. ( ) the right to a particular mark grows out of its use, not its mere adoption ( ) and it is not the subject of property except in connection with an existing business (Hanover Star Milling Co. V. Metcalf, 240 US 403, 412, 1916) 6

7 TRADEMARK PROTECTION UNDER USPTO 7

8 FILING BASIS (DEPOSITO: REQUISITI E I SUOI PRESUPPOSTI) 1 (USO 1A) 2 (Intent To Use 1B) 3 (Based on Prior Application 44d) 4 (Based on Prior registration 44e) 5 (By Madrid Protocol 66a) 8

9 APPLICATION BASATA SULL USO USO Maggio 2008 ((- ESAME-)) Dicembre 2008 (Pubblicazione; +30 giorni Reg) I I >> Uso EFFETTIVO dal Maggio 2008 ( As early as Maggio 2008) Fornire prova d uso e data di First Use e Use in Commerce al momento del deposito 9

10 APPLICATION BASATA SULL ITU (INTENT TO USE) Maggio 2008 ((ESAME)) Dicembre 2008 (Notice of Allowance/Pubblicazione +30 gg) I I >> USO effettivo dal Dicembre mesi per fornire prova d uso e data di First Use + First Use in Commerce 10

11 APPLICATION BASATA SULL ITU (INTENT TO USE) Possibile amendment to allege use (dall ITU all Use In Commerce) Cessione di ITU Application (non cedibile eccetto il caso di cessione in favore del successor to the business of the Applicant il trafficking marks è proibito. 15 U.S.C. 1127(b)/Clorox Co v Chemical Bank (TTAB 1996) Bone Fide nell intenzione d uso Casi problematici: -Deposito di una serie di TMs per gli stessi prodotti attraverso ITU. -Rideposito di un TM decaduto per impossibilità di provarne l uso allo scadere delle 5 extensions of time di 6 mesi ciascuna. -Descrizione vaga ed imprecisa dei prodotti e servizi -ITU introdotta nel Trademark Revision Act del 1988 (in vigore dal 16 Novembre 1989). 11

12 ECCEZIONE AL PRINCIPIO USE IT O LOSE IT TIPS: a)non è esclusa la Buona Fede del titolare di ITU Application che intenda darne licenza (Lane Ldt v Jackson Int l Trading Co., TTAB 1994). b)la data di deposito di una ITU Appl. può essere opposta quale diritto anteriore ma solo in caso di avvenuta registrazione del marchio. Windows User, Inc. v Reed Publishing Ltd.,(SDNY 1992) c)si può vantare una data di first use che precede la data di ITU Application. 12

13 APPLICATION BASATA SU PRIOR APPLICATION 44 (d) Requisiti 44(d) priority filing date a)rivendicare la priorità entro 6 mesi dalla data del primo deposito b)il titolare deve: i) specificare data e Paese del primo deposito; OPPURE ii) dichiarare che l eventuale deposito successivo nello stesso Paese sia avvenuto a seguito di abbandono/ritiro senza diritti pendenti e without having been laid open to public inspection (art 15 USC 1126(d)) c)sia il Paese del titolare che il Paese del primo deposito devono essere contraenti di Accordo/Trattato che preveda tale priorità 13

14 APPLICATION BASATA SU PRIOR APPLICATION 44 (d) d) scopo del primo deposito non-us uguale o più ampio del deposito US the priority filing date also constitutes a constructive date of first use in the US under 15USC 10578(c) if the application matures into registration SCM Corp. V. Langis Foods Ltd., (D.C. 1976). 14

15 APPLICATION BASATA SU PRIOR APPLICATION 44 (d) 44(d) Base per la priorità ma non per la pubblicazione e registrazione per il raggiungimento dei quali si applica la disciplina del 1(a) e 1(b) 15

16 APPLICATION BASATA SU PRIOR APPLICATION 44 (d) Maggio 2008 ((- ESAME-)) Dicembre 2008 Sospensione (in attesa del deposito del certiticato di registrazione) I I >> dal ricevimento del certificato di reg. a)ulteriori OA relative al documento b)pubblicazione; +30giorni Reg. c)la dichiarazione di sospensione deve contenere la search clause ( the office records have been searched and no prior trademark appls or regs have been found ) 16

17 APPLICATION BASATA SU PRIOR APPLICATION 44 (d) d) richieste periodiche dell Examiner se la sospensione supera i 6 mesi. (risposta dell Applicant nei sei mesi successivi o l Appl risulterà abandoned for failure to respond to OA (PS: ulteriore caso molto comune di sospensione: conflicting mark in pending Application ) e) presunzione di sussistenza dell Application: l abbandono dell Application base del 44d rende necessaria la modifica della filing basis (se sussiste un ulteriore e valida filing basis, ciò non costituisce motivo di decadenza). 17

18 APPLICATION BASATA SU PRIOR APPLICATION 44 (e) Requisiti 44(e) a)il titolare deve essere membro di Accordo o Trattato con gli USA (art 15 USC 1126(b)) b) Il titolare deve detenere valid registration nel suo Paese di origine. (art 15 USC 1126(b) ed (e)). 18

19 APPLICATION BASATA SU REGISTRAZIONE 44 (e) Stessi requisiti e procedura 44(d) salvo: a)valida Registrazione b)deposito della fotocopia, certificazione, copia autentica del certificato di registrazione base. c)sospensione mai concessa per non reperimento del certificato di registrazione (salvo che per extraordinary circumstances i.e. guerra, disastro naturale) d)sospensione possibile in attesa di prova del rinnovo già depositato e)la registrazione deve validamente sussistere (almeno) fino alla data della registrazione US. f)traduzione (ancorché non giurata) in inglese del certificato di registrazione 19

20 USO DEL MARCHIO IN CASO DI DEPOSITO BASATO SU SECT. 44 Il titolare, al quale non è richiesta prova d uso must meet all other requirements for registration set forth in the trademark Act and relevant rules. Infatti, la registrazione in Paese diverso dagli USA non assicura l automatica registrazione negli Stati Uniti (Rath, 402 F.3d ) Bona Fide intention to Use the mark al momento del deposito anche se è basato sull uso 1(a). Al titolare non è richiesto di provare l uso o depositare prove d uso Non è richiesto uso o date di first use / first use in commerce prior to registration Crocker National Bank v Canadian Imperial Bank of Commerce (TTAB 1984) 20

21 AMENDMENTS OF BASIS Il titolare del marchio depositato può sostituire 44 con 1(A) se: Verifica uso dal deposito Fornisce prova d uso e date di 1 use and 1 use in commerce 21

22 MARCHIO INTERNAZIONALE CHE DESIGNA GLI US 66 (a) Procedura di Esame separata Nuovo No. di deposito/registrazione assegnato dall USPTO Data di registrazione diversa da quella Internazionale Use in commerce prior to registration is not required. Sect 68(a)(3) Trademark Act, 15 USC 1141h(a)(3) 22

23 UNDERSTANDING FRAUD UPON USPTO IL CASO MEDINOL 23

24 NEURO VASX VS MEDINOL NEUROVASX NEUROVASCULAR Neuro Vasx uso per cateteri (non per stents) Medinol azione di cancellazione per frode Neuro tenta di depositare un emendamento TTAB manifestazione oggettiva di intento 24

25 NEURO VASX VS MEDINOL TTAB deletion of the goods upon which a mark has not been used DOES NOT REMEDY AN ALLEGED FRAUD UPON THE OFFICE 25

26 NE DISCENDE knowledge reckless disregard for the truth 1) false representation or witholding of information 2) regarding material fact 3) knew or should have known (incluse informazioni non accurate) 26

27 IL CONCETTO DI FRAUD POST CASO MEDINOL Il titolare di un marchio depositato presso l USPTO è soggetto ad azione di frode se ha fornito informazioni false/ingannevoli al fine di ottenere/mantenere registrazione TM. Vecchio requisito: Conosceva Nuovo requisito: Avrebbe dovuto conoscere Si abbandona il criterio soggettivo di valutazione della conoscenza Criterio Oggettivo: valutazione su should have known 27

28 LEGITTIMA/RAGIONEVOLE (TRA LE POCHE ECCEZIONI POST MEDINOL ) Maids to Order of Ohio Inc. V Maid to Order, Inc. (TTAB 2006) Sect 8 (use in interstate commerce) Servizi di pulizie (Base Illinois) - Servizio in Wisconsin, Colorado, San Diego (una volta) reasonable basis for goods faith 28

29 FRAUD PRE - MEDINOL 29

30 PROCESSO AL CONCETTO DI FRODE PRE-MEDINOL DAGLI ANNI 80 Intention to deceive must be WILLFUL Omissione, ancorchè negligente, non determina frode Ogni dubbio sulla effettiva frode: no fraud La frode deve essere provata to the hilt 30

31 PRECEDENTI (RARI) First International Services Corp v. Chuckles Inc. (TTAB 1988) Frode riconosciuta shampoos, hair conditioner, scalp massage treatment preparations Ma shampoos e lozioni per piega capelli 31

32 PRECEDENTI RARI Mister Leonard Inc. V Jaques Leonard Couture (TTAB 1992) costumi da bagno maschili Ma vestiti femminili 32

33 APPLICAZIONE ATTUALE E PERSISTENTE DEL CASO MEDINOL 33

34 CASI PIU RAPPRESENTATIVI DI APPLICAZIONE MEDINOL TTAB rigetta: Circostanze fattuali (click sbagliato) Errori da misunderstanding di requisiti legali Mancanza di assistenza legale Barriere linguistiche di titolari non english speakers Sinclair Oil Corp v. Kendrick (2007); Hachette Filipacchi Presse v. Elle Belle (2007); Herbaceuticals Inc. v. Xel Herbaceuticals, Inc (2008) 34

35 MEDINOL ANCHE IN ITALIA 35

36 PER NON ANDARE LONTANO Sierra Sunrise Vineyards v. Montelvini S.p.A (TTAB 10 Settembre 2008) MOLTELVINI VENEGAZZU wines, spirits, liquors 44 (e) Sect. 8 approaching NO LIQUORS 36

37 LINEA DIFENSIVA RIGETTATA DAL TTAB 1) advertisement non rappresenta use 2) mancanza di intenzione nella frode 3) il deposito della sect 8 era il risultato di misunderstanding con il consulente marchi ITALIANO. 4) failure to appreciate the USPTO s requirement to demonstrate specific ACTUAL USE of the mark in ciascuno dei prodotti visto che la classe conteneva più prodotti. 37

38 FRODE : SE LA CONOSCI LA EVITI! Good News: si può usare contro concorrenti 38

39 DAWN DONUT RULE Uso geographically remote del marchio Dawn Donut Co v. Hart s Food Stores Inc. (1959) a) Market sufficientemente separati e distinti (Registrant/user) b) Non sussiste probabilità (ragionevole prevedibilità) di espansione Titolare del marchio registrato non può impedire l uso (ancorchè successivo) del marchio identico/simile per prodotti identici/simili 39

40 USPTO REGISTERS 40

41 PRINCIPAL/SUPPLEMENTAL REGISTER -Principal Segni arbitrari, suggestivi o descrittivi + sec. Meaning - Supplemental Segni descrittivi capaci di divenire marchi (per es. attraverso acquisizione di secondary meaning) mai termini generici Non opponibile verso terzi 41

42 PRINCIPAL/SUPPLEMENTAL REGISTER 5 anni - presunzione di acquisizione secondary meaning. Uso di R Citato dall Examiner in sede di relative grounds check The Examiner has searched No madrid protocol Non soggette ad Opposition ma ad Azione di Cancellazione Es. cognomi, nomi geografici, descrittivi 42

43 IL DIRITTO AL MARCHIO NEL TEMPO 43

44 SECT 8&15 8&9 Uso continuo ed effettivo al fine di mantenere il diritto al marchio Prove d uso diversi intervalli di tempo 44

45 SECTION 8 Section 8 declaration of use -Tra il quinto ed il sesto anno dalla data di registrazione. -6 mesi grace period -Affidavit a)use oppure b) Excusable non use 45

46 EXCUSABLE NON USE PRESUMPTION OF ABANDONMENT (3 anni) Prove: Circostanze straordinarie + no intenzione di abbandono del marchio (non sufficienti semplici dichiarazioni) Case Law: a) Calo della domanda: (non excusable) b) Embargo: (excusable) c) Vendita dell azienda: (potrebbe esere excusable) d) retooling (cambio macchinari etc): excusable se necessario d) Malattia, incendio e altre catastrofi (spesso excusable) in caso di malattia (prova che la presenza era necessaria) 46

47 PROVE D USO IDONEE PRODOTTI -Riproduzioni del marchio apposto sul prodotto -Etichette, stampe varie del marchio sul prodotto o sul contenitore del prodotto - Displays ( per es. espositori in cui sia comunque visibile il marchio, posters, e simili) del marchio ASSOCIATO al prodotto (associazione diretta) 47

48 PROVE D USO IDONEE Materiale pubblicitario relativo al prodotto non idoneo SERVIZI Qualsiasi tipo di pubblicità o stampe di pagine web che descrivano il servizio NO WEBPAGE PER PRODOTTI ( forse) STAPLES 30% vendita on line TTAB rigetta webpage per leading Edge toner ma definisce le webpages ammissibile qualora a)associazione marchio/prodotto (vd. displays ) b)riproduzione del prodotto + hot links (order here) c)tm 48

49 SECTION 15 SHIELD OR SWORD 49

50 SECTION 15 declaration of incontestability conclusive evidence del diritto esclusivo (forse) equitable defenses (molto elastiche) Fraud Abandonment (presunzione di) Adozione e continuo uso del marchio senza conoscenza del diritto divenuto incontestabile Uso derivante da registrazione anteriore THE SOONER THE BETTER 50

51 FUNZIONE OFFENSIVA/DIFENSIVA SECT 15 Anni 70 diverso orientamento Decisione della Supreme Court: Park n Fly v Dollar Park & Fly, Inc (1985) Non esiste distinzione tra funzione difensiva (shield) ed offensiva (sword). Pieno effetto ad exclusive rights 51

52 SECTION 9 RENEWAL tra il nono ed il decimo anno dalla data di registrazione. (vd sect 8) 52

53 DIFFERENZE NEL MARCHIO La prova d uso del marchio depositata Sect 8, 9 Deve essere essentially the same Rispetto a quella riprodotta nel certificato di registrazione L accettazione dipende dal degree of change 53

54 DIFFERENZE NEL MARCHIO Differenze relative allo sfondo o styling non costituiscono material change In re Hacot-Colombier (Fed Circ 1997) Il marchio modificato deve contenere ciò che è l essenza del marchio originale, e la nuova forma deve creare l impressione di essere essenzialmente lo stesso marchio Post Registration Office Action forse 54

55 NAMES 55

56 REGISTRAZIONE DI COGNOMI/PERSONE Nomi o firme che identificano living individuals Nomi e Cognomi Consenso scritto o (solo per ex Presidenti US se non in vita: consenso della vedova) Richiesta dell Examiner 56

57 PRIMERELY MERELY SURNAME No registration Casi Cognomi rari Connessione con il titolare look and feel come un cognome Significato facilmente riscontrabile nel linguaggio comune In Re Isabella Fiore LLC (TTAB 2005) Cognomi uniti a titoli MR. Dr. Mrs Cognomi uniti a domain names ACQUIRED DISTINCTIVENESS OR SECONDARY MEANING 57

58 THANKS A LOT Vincenzo Melilli melilli@bugnion.it BUGNION S.p.A., 2009