LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

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1 LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA Per valorizzazione commerciale della ricerca scientifica si intende quel complesso di attività finalizzate all impiego delle competenze, dei ricercatori universitari e afferenti agli enti di ricerca, dei risultati conseguiti nell attività di ricerca in un contesto industriale, al fine di avere un diretto ritorno economico.

2 COME VENGONO VALORIZZATE LE COMPETENZE /RISULTATI/ TECNOLOGIE/BREVETTI? COME SI MONETIZZANO? Cessione Licensing Contratti di R&D Spin off

3 PROBLEMATICHE LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE EPR ed Universita dispongono di un consistente portafoglio di risultati e competenze di ricerca, che potrebbero trovare impieghi industriali nel tessuto di PMI e grandi imprese. Un indicatore emblematico, benchè parziale, dei risultati della ricerca disponibili presso EPR ed Universita è rappresentato dal portafoglio brevetti. Secondo l ultimo Rapporto annuale prodotto da Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca universitaria dati aggiornati al dicembre 2009): presso le Universita italiane, il numero di brevetti detenuti in portafoglio ammonta complessivamente a unita (+113,7% rispetto al 2005 e +17,6% rispetto al 2008), per una media di 52,9 titoli attivi per Ateneo (+123,4% rispetto al 2005 e +24,9% rispetto al 2008); presso il CNR, il portafoglio di diritti di proprieta intellettuale attivi (inclusivo di brevetti, modelli di utilità e nuove varietà vegetali) è costituito da 357 titoli depositati in Italia e 180 titoli depositati all'estero.

4 PROBLEMATICHE LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE Nonostante la presenza di tale patrimonio di brevetti e risultati della ricerca, i livelli di effettiva valorizzazione commerciale dei brevetti appaiono ancora limitati. Infatti, secondo il Rapporto Netval: nel 2009 il numero di licenze e/o opzioni concluse sui brevetti in portafoglio delle Università risulta pari a 65 (soltanto il 2,5% del totale dei brevetti in portafoglio); il numero totale di licenze e/o opzioni conclusi negli anni è pari a 284 (circa l 11% del totale brevetti in portafoglio); circa un terzo delle Università italiane (34,1%) non ha concluso alcun contratto; nel 2009 soltanto 36 contratti di licenza hanno generato ritorni per le Università. In sintesi, tali dati confermano che il sistema della ricerca italiano dispone di un consistente patrimonio di brevetti e di risultati della ricerca che risulta ancora poco valorizzato dal punto di vista commerciale.

5 TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE COMPLESSIVA: CESSIONE DI TECNOLOGIA Il titolare si spoglia del diritto di brevetto a favore di un altro soggetto

6 TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE COMPLESSIVA: CESSIONE DI TECNOLOGIA Cessione dell invenzione conseguita e non ancora brevettata (e cessione di know-how) Cessione della domanda di brevetto Depositata Cessione del brevetto

7 CESSIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Tipo di contratto CHI? Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo del quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (es: lo spin off applicant di un brevetto) AZIONE COSA? A CHI? cede a titolo definitivo la titolarità del diritto e, con esso, tutte le possibilità di utilizzo, ad un altro soggetto $$$$$$$?????? per un compenso determinato.

8 CESSIONE DI BREVETTO INDUSTRIALE Con il presente atto valido ad ogni effetto di legge la società..., con sede in... via... codice fiscale..., in persona del legale rappresentante pro - tempore Tra e il sig...., nato a... il... res. in... via... codice fiscale... Premesso - che il sig.... è ideatore e realizzatore del meccanismo denominato... relativo al seguente settore industriale... ; - che egli ha depositato il brevetto presso l ufficio centrale in data... al numero... ; - che quindi il sig.... ha il diritto di esclusiva ex art c.c.; Tutto ciò premesso, Si stabilisce ART. 1 - CESSIONE BREVETTO Il sig.... con il presente atto cede ad ogni effetto di legge il brevetto suddetto alla società... che accetta. ART. 2 - PREZZO DELLA CESSIONE Il prezzo della cessione è fissato in Euro... che verranno pagate con le seguenti moda- lità:.... ART. 3 - PROPRIETÀ DEL BREVETTO Con il presente atto la società diviene proprietaria ad ogni effetto di legge del brevetto, con ogni facoltà di utilizzo, senza limite alcuno, con il solo obbligo di riportare la paternità dell autore del brevetto nei libretti di istruzione e montaggio. ART. 4 - UTILIZZO ECONOMICO E COMMERCIALE DEL BREVETTO A seguito del pagamento della somma suddetta, il sig.... dichiara di non avere null altro a pretendere dalla società..., qualsiasi utilizzo economico e commerciale dovesse effettuare del brevetto stesso l acquirente, inclusa la cessione a terzi, eventuali modifiche o perfezionamenti e simili. ART. 5 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto verrà registrato a cura di... ed i relativi oneri faranno carico a... Luogo, data Il legale rappresentante... Il sig....

9 PERCHE CEDERE? Le tecnologie non appartengono al core business dell impresa; Non si hanno gli asset complementari per realizzare le fasi di sviluppo, ingegnerizzazione, commercializzazione. Il ricercatore cede all università Il ricercatore cede allo spin off

10 ESEMPIO Facebook si assicura circa 650 brevetti e applicazioni venduti da Microsoft per 550 milioni di dollari in contanti.

11 LICENSING Il licenziatario (licensee) usufruisce dei diritti di un brevetto o portafoglio brevetti dietro pagamento di una fee iniziale e/o royalty successive, fisse o in percentuale sulle vendite, al proprietario (licensor) del brevetto, per un periodo di tempo prefissato, in un certo territorio e per un determinato uso.

12 TIPOLOGIE DI LICENZA Licenza non-esclusiva: si riduce il rischio Down payment e royalties più bassi Maggiore controllo Allargamento del mercato Licenza esclusiva Il licenziante è ben inserito nel mercato e ha i mezzi Il licenziatario non è presente in quel mercato Sub licenza Licenza incrociata Definizione della variabile sulla quale viene creata la licenza esclusiva (spazio, tempo, uso)

13 LICENZA DI BREVETTO E DI KNOW HOW Contratto di licenza di brevetto Contratto di licenza di know how Contratto di licenza di brevetto e know how

14 FASE DELLA NEGOZIAZIONE (1/2) Quali sono gli aspetti chiave da considerare nella fase di negoziazione? DURATA RISCHIO FLUSSI DI CASSA Ciascuno di loro influisce differentemente a seconda che si assuma la prospettiva del licenziante o licenziatario.

15 FASE DELLA NEGOZIAZIONE (2/2) Offerta Domanda

16 COMPENSI DA LICENZA Down payment Lump sum Royalties Down payment + Royalties Royalties da sub-licenza Licenze Paid up

17 ROYALTY Si determina tramite contrattazione tra le parti Dipende dal potere contrattuale Spesso si viene molto tardi a conoscenza del brevetto (lead time di concessione>lead time di sviluppo (torpedo patent),,,,,, sunk costs..basso potere contrattuale si accetta qualunque royalty)

18 $$$$$$???????? DALLE LICENZE FEE VS. ROYALTY

19 STRUTTURA ECONOMICA DI UN CONTRATTO DI LICENZA $$$$$$????????

20 MERCATO DELLE TECNOLOGIE LICENZA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Tipo di contratto Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo del qualie CHI? AZIONE COSA? A CHI? il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (licenziante) (es: ricercatore) Concede temporaneamente l uso delle proprie tecnologie protette. ad un soggetto utilizzatore (il licenziatario) (esempio l impresa Alfa), $$$$$$$?????? per un compenso determinato (fee- royalties). CLAUSOLE Clausole di esclusiva Limiti di commercializzazione Durata Obblighi di non divulgazione

21 , ESEMPIO: ABBOTT LICENSES PROSTATE CANCER BIOMARKERS FOR MDX TEST, APRIL 17, 2012 NEW YORK (GenomeWeb News) Abbott today said that it has licensed exclusive rights from Stanford University to several biomarkers that it intends to use in developing a molecular diagnostics test. Abbott said that it intends to develop a test that can differentiate aggressive from nonaggressive prostate cancer, a currently unmet medical need. The molecular assay will be based on Abbott's fluorescence in situ hybridization technology and be designed to detect rearrangements of the ERG and ETV1 genes and to measure loss of the PTEN gene. The firm intends to begin evaluating the FISH probes later this year. In a statement, Abbott cited a study in the British Journal of Cancer, which showed that men without ERG/ETV1 genetic aberrations and no PTEN gene loss had "excellent prognosis," demonstrating an 85 percent survival rate after 11 years. "Without knowing if the cancer is life threatening, men have no way to know if prostate surgery or chemotherapy is the right option," Stafford O'Kelly, head of Abbott's molecular diagnostics business, said in the statement. "This newest advance in personalized medicine will provide individualized genetic evidence for informed clinical decision making in choosing the right approach to prostate cancer treatment." Terms of the licensing agreement were not disclosed.

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23 PERCHÉ CONCEDERE UNA LICENZA? Per ottenere profitti periodici sotto forma di royalties Per specializzarsi solo sulla produzione di IP Per abbattere i costi di transazione legati al trasporto, coordinamento, produzione, commercializzazione Per ottenere flussi di cassa da brevetti non usati nel proprio processo produttivo Per ottenere flussi di cassa da brevetti che non appartengono all attività core

24 STRATEGIE DI LICENZA PERCHE NON FARE LICENSING OUT? Dare in licenza erode la quota di monopolio creando concorrenza tra licenziatario e licenziante

25 FREE LICENSING CROSS LICENSING (BTB) Cross licensing : Scambio reciproco di licenze: Limitano il rischio di citazioni in giudizio per contraffazione Free licensing: concessione gratuita di licenze generalmente per imporre uno standard (es intel fino al 286)

26 LICENSING IN Integra il proprio Patent Portfolio Max margini (dare l esclusiva o concedere a piu licenziatari)

27 PERO A volte fare licensing e obbligatorio: La mancata attuazione di un invenzione brevettata (farmaco anti AIDS) L invenzione dipendente (a valle.)

28 CONTRATTO DI LICENZA

29 P r e m e s s e

30 Oggetto della licenza: Oggetto Territorio settore

31 Sulla licenza esclusiva!!!

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40 STRUMENTI NEGOZIALI DI GOVERNO DELLA RELAZIONE TRA LE PARTI NDA prima del deposito della domanda di brevetto NDA dopo il deposito Per tutelare conoscenza implicita e know-how segreto connessi Per mantenere l opzione di tutela del segreto durante la fase di segretezza della domanda

41 ESEMPIO DI NDA

42 CONTRATTI DI R&D CON IMPRESE Attività di ricerca congiunta tra il ricercatore e un impresa terza, per lo sviluppo di un prototipo o di una DEMO Rete EEN Uffici di trasferimento tecnologico Fiere settoriali Contatti personali Contatti pregressi del gruppo di ricerca etc

43 PROBLEMATICHE Secondo il Rapporto annuale sull Innovazione (2010) della Fondazione Cotec: la spesa in R&S delle imprese italiane e pari allo 0,6% del PIL (valore sensibilmente inferiore a quello dei principali Paesi europei, quali Germania, Francia, Regno Unito); soltanto il 3,2 % del fatturato delle Piccole e Medie Imprese èriconducibile ad innovazioni di prodotto; soltanto il 6% del fatturato delle Grandi Imprese è riconducibile ad innovazioni di prodotto (contro il 15,5% della Spagna, l 11,4% della Germania, l 11, 1% della Francia); soltanto il 13,5% delle imprese innovatrici ha attivato collaborazioni con l esterno per realizzare innovazioni di prodotto e di processo.

44 COME AVVIENE IL CONTATTO? Le imprese bussano al mondo della ricerca (in autonomia o con l aiuto dei TTO) La richiesta di competenze è rivolta ad applicazioni incrementali L azienda sembra disposta a sviluppi di medio termine L azienda ha già collaborato con questa tipologia di esperti Il mondo della ricerca propone tecnologie alle imprese (TTO o Proof of concept centers) Le competenze riguardano ambiti nuovi per l azienda destinataria Può esser presente un atteggiamento tipo abbiamo sempre fatto così Può esser presente un atteggiamento NIH

45 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI RICERCA La ricerca è affidata è affidata all affidatario che si impegna ad utilizzare i propri mezzi e la propria esperienza per svolgere tali lavori e portarli a buon fine, a fronte del pagamento di una somma corrispondente da parte del committente. Di chi sono i risultati? Di chi paga la ricerca!

46 CONTRATTO DI RICERCA IN COMUNE Entrambe le parti mettono a disposizione le proprie conoscenze e i propri mezzi per realizzare la ricerca. Di chi sono i risultati? La proprietà può essere congiunta La proprietà è attribuita in base agli ambiti di competenza

47 Requisiti per il successo dei rapporti di R&D Si possono individuare risultati a breve Si possono usare risultati o metodologie impiegati in altri interventi L atteggiamento dell esperto è collaborativo e flessibile Esiste la possibilità di individuare un intervento in più fasi È possibile formulare un programma di impiego delle competenze Non sembrano emergere preclusioni da parte dell azienda

48 SPIN OFF

49 COSA VUOLE OFFRIRE AL MERCATO LO SPIN OFF? Una tecnologia o un prodotto? Ricerca Mercato Idea Sviluppo Soluzione Prototipo Prodotto Vendita Spin off Spin off Spin off Spin off????

50 QUALE MODELLO DI BUSINESS IMPLEMENTARE? Alcuni Fattori da considerare: Lo spin off vuole offrire un idea, una tecnologia o un prodotto? Distinzione tra mercato del prodotto e della tecnologia La soluzione/prototipo realizzato dallo spin off è proteggibile? Brevetto/open source Chi sono i clienti? Come si vogliono generare ricavi?

51 CHI SONO I CIENTI DELLO SPIN OFF? Business Contratti di R&D con imprese già attive Imprese con le quali si stipulano contatti di cessione Mercato dei prodotti FROM Imprese con le quali si stipulano contatti di licenza su brevetti e/know how Plug in Mercato dei prodotti Consumer Business Consumer TO

52 Grazie per l attenzione