RELAZIONE FINALE SUGLI INCONTRI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANTI-COUNTERFEITING TOOL-KIT

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1 RELAZIONE FINALE SUGLI INCONTRI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANTI-COUNTERFEITING TOOL-KIT 19/11/2013 Parere su tutela Design/Marchi 04/02/2014 Design Orafo e Marchi 09/04/2014 Parere su Tutela Design In occasione degli incontri sopra emarginati, si è prestata assistenza in relazione alle possibilità offerte dalla normativa sulla proprietà industriale circa la protezione del design (artt C.p.i.), insieme alle altre forme di tutela applicabili, quali ad esempio la normativa sul diritto d autore per la protezione delle opere creative dell ingegno (L. 633/1941 e successive modifiche) ovvero la disciplina codicistica sulla concorrenza sleale (art c.c.). La protezione del design si configura come particolarmente importante per il nostro Paese, in quanto rappresenta una fondamentale forma di tutela del Made in Italy e dunque dell eccellenza italiana, soprattutto nel settore moda&fashion in cui il nostro Paese si configura come incontrastato primatista sul mercato. In particolare, si sono analizzati i diversi livelli di tutela del design offerti dalla normativa nazionale ed internazionale di settore, partendo dalla registrazione presso l U.I.B.M., per giungere alla protezione offerta dalla registrazione presso l OAMI (Ufficio Comunitario per l armonizzazione del mercato interno), con valenza sull intero territorio della comunità, nonché mediante le forme di estensione internazionale presso la WIPO, nella cornice dell accordo dell Aja relativo al deposito internazionale di disegni e modelli industriali. [PER LA PARTE SUL MARCHIO, VEDERE LA SUCCESSIVE CONSULENZE 1/8/13 etc. SPECIFICHE SULLA PROTEZIONE DEL MARCHIO]

2 05/11/2013 Startup - Accordi confidenzialità per sviluppo App parere protezione software La consulenza offerta ha riguardato gli aspetti legati alla proprietà industriale concretamente emersi in relazione ad un software per il mercato mobile (in sostanza un app per smartphone/tablet) sviluppato da una start-up innovativa. L attività di consulenza ha preso avvio con una breve parentesi, relativa alle possibilità di salvaguardia dell opera creativa rispetto a soggetti che debbano necessariamente entrare in contatto con la stessa, mediante la stipula di accordi di segretezza (c.d. non-disclosure agreements) tra le parti. Quindi, si è passati alle possibilità in concreto offerte dalla normativa circa la proteggibilità di un software il quale, rientrando nelle opere creative dell ingegno ed avendo una forma espressiva esteriore, costituita dal codice informatico da immettere nel calcolatore elettronico, è sovrapponibile, in base di un estensione interpretativa consolidatasi nel tempo, ad un opera letteraria: pertanto la sua protezione è garantita dalla normativa sul diritto d autore (L. 633/1941 e successive modifiche). In tal senso, la tutela nasce con la creazione stessa dell opera creativa, con il correlativo diritto morale d autore quale diritto ad essere riconosciuto autore dell opera - e di utilizzazione economica della stesso, di durata pari all intera vita dell autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. I benefici derivanti dalla registrazione del software (come di qualsiasi altra opera creativa) presso la SIAE hanno ad oggetto le presunzioni probatorie circa la titolarità in capo al registrante del diritto d autore, ma non modificano la situazione sostanziale, nascente come appena detto con la creazione stessa dell opera. Si è ventilata anche la possibilità, in verità ad oggi poco diffusa ma dalle ampie potenzialità, di proteggere un software tramite un brevetto per invenzione realizzata per mezzo di un elaboratore. Sappiamo che requisito per la brevettabilità di qualsiasi invenzione, è la sua capacità di risolvere un problema tecnico mediante una soluzione tecnica innovativa, ossia non nota allo stato dell arte. Da tale premessa, si ricava l assunto secondo cui non ogni software sarà brevettabile, ma unicamente quello che adotti un algoritmo innovativo il quale, interagendo con l elaboratore elettronico, sia in grado di dischiudere delle funzionalità tecniche fino a quel momento inedite. 08/11/2013 Parere su Rapporto Ricerca EPO La presente consulenza ha avuto ad oggetto un rapporto di ricerca inviato dallo European Patent Office. Tale rapporto rappresenta un passaggio fondamentale ed inevitabile nel procedimento di ottenimento di un brevetto per invenzione o modello di utilità. Infatti, a seguito del deposito della domanda di brevetto presso gli enti preposti, anche a livello nazionale

3 presso l UIBM, la documentazione sarà inoltrata all ufficio europeo, il quale andrà ad effettuare una valutazione complessiva circa la brevettabilità dell invenzione o modello di utilità oggetto della domanda. Tale valutazione, avente ad oggetto in particolare le c.d. rivendicazioni contenute nella domanda, sarà basata sulla sussistenza dei requisiti per la brevettabilità, consistenti nella: -Novità rispetto allo stato dell arte (art. 46 C.p.i.): assenza sul mercato di prodotti che adottino le stesse soluzioni tecniche presentate come innovative nella domanda; -Attività inventiva (art. 48 C.p.i.): per una persona esperta del ramo la soluzione adottata non risulta in maniera evidente dallo stato della tecnica alla data del deposito della domanda di brevetto; -Applicazione industriale (art. 49 C.p.i.): attitudine dell invenzione ad avere un applicazione industriale. In tal senso, l oggetto dell invenzione deve poter essere fabbricato o utilizzato a livello industriale o artigianale e pertanto deve essere tecnicamente realizzabile e ripetibile un numero infinito di volte; - Liceità (art. 50 C.p.i.): conformità all ordine pubblico e al buon costume. La valutazione non si configura come fine a se stessa, ma ha la funzione proprio di suggerire all autore dell invenzione gli eventuali punti di debolezza rispetto ai requisiti sopra descritti, in modo da permettere una modifica delle rivendicazioni in senso conforme alle indicazioni dell ufficio e quindi da consentire il rilascio del brevetto o modello di utilità, con tutte le conseguenze a livello di tutela che ne derivano. Nella consulenza effettuata si è avuto modo di illustrare al sig. Pellerano le osservazioni mosse dal tecnico dell'epo nonché quello di fornire a questi i titoli di privativa individuati dall'ufficio come potenziali conflitti. 01/10/2013 Parere su conflitto tra Marchio e Rag. Sociale In tale consulenza si è avuto l occasione di trattare un tema particolare che coinvolge tanto aspetti relativi alla proprietà industriale, quanto dei segni distintivi previsti dal codice civile ai fini di identificazione di un impresa sul mercato. In particolare, si è ventilata la possibilità di un conflitto tra un marchio registrato ad opera di un impresa ai fini della differenziazione dei propri prodotti, e la ragione sociale di altra impresa operante all interno dello stesso settore merceologico. Sebbene formalmente i segni distintivi abbiano un ambito d elezione differente, riferendosi il marchio ai prodotti commercializzati da un impresa, mentre la ragione sociale alla denominazione dell impresa stessa, consolidata Giurisprudenza ha preferito valorizzare sul punto aspetti più sostanziali nel valutare la potenziale configurazione di un conflitto tra di essi. In particolare, la potenziale concorrenzialità tra le imprese, intesa come affinità dell ambito complessivo di attività che le società potrebbero svolgere sul mercato di riferimento, nonché la concreta possibilità di confusione tra i prodotti/servizi ovvero di identificazione delle imprese coinvolte rispetto al pubblico dei consumatori, determineranno la sussistenza del conflitto. Illuminante in tal senso la recente sentenza Trib. Milano 8127/2012: Nel caso in cui vi sia

4 affinità tra i settori di attività delle società utilizzatrici dello stesso marchio, in forza del principio dell'unitarietà dei segni, opera la tutela del marchio notorio che prevede il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o altro segno distintivo uguale o simile al marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni e dei prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, ovvero di associazione tra i due segni. 01/08/2013 Parere su protezione marchio nazionale e/o comunitario 04/02/2014 Parere su richiesta per estensione Marchio Seminasoda Oggetto delle consulenze sopra emarginate è stata la registrazione di un marchio, segno distintivo previsto dal Codice della proprietà industriale (artt C.p.i.) e posto a presidio della differenziazione di prodotti e servizi offerti da un'impresa rispetto a quanto proposto sul mercato dalla concorrenza. Anche un marchio, come un brevetto, necessita di soddisfare alcuni requisiti per essere registrato. In particolare: - Novità (art. 12 C.p.i.): l assenza di prodotti e servizi sul mercato che presentino segni distintivi uguali o simili a quello oggetto di registrazione di marchio; - Capacità distintiva (art. 13 C.p.i.): consistente nella suddetta oggettiva attitudine a distinguere un prodotto o servizio di un impresa rispetto ai concorrenti. In particolare, per essere registrabile un marchio deve essere oggetto di un attività creativa (marchio forte) e non semplicemente consistere in una denominazione generica o descrittiva dei prodotti e servizi offerti (marchio debole); - Liceità (art. 14 C.p.i.): conformità all ordine pubblico e al buon costume, nonché assenza di violazione rispetto a diritti altrui. Se il marchio per il quale è richiesta la registrazione soddisferà tali requisiti, sarà ufficialmente registrato dal competente ufficio ed i diritti esclusivi del registrante su di esso avranno una durata di 10 anni dalla data della richiesta. La durata della protezione sarà comunque rinnovabile, di 10 anni in 10 anni, un numero potenzialmente infinito di volte. Per le imprese che agiscono su mercati esteri, vi è la possibilità di registrare il marchio con valenza non soltanto sul territorio italiano, come da procedura presso l UIBM, ma anche a livello dei 28 stati membri dell Unione Europea mediante l UAMI (Ufficio per l armonizzazione del mercato interno). Proprio a tale riguardo al sig. Giglio era stata inviata una nella quale si annunciava che un'azienda concorrente stava tentando di registrare in Cina un marchio identico a quello da questi detenuto ( seminasoda ). L'utilizzo di tali mail da parte di fantomatici provider di servizi di IP stranieri (per lo più orientali) è ormai divenuto comune. In pratica si insinua il rischio di perdita del marchio in un territorio per indurre alla registrazione dello stesso. Si è consigliato dunque di ignorare tale lettera anche se con

5 l'occasione si è potuto anche discutere sulle strategie di protezione dell'identità aziendale all'estero. 04/02/2014 Parere su requisiti brevettabilità per metodo di Raccolta acque Nella presente consulenza, si ha avuto modo di chiarire quali siano i requisiti per la brevettabilità di un metodo per la raccolta di acque. Fermo restando che, per qualsiasi invenzione o modello di utilità, i requisiti restano quelli già indicati nella precedente consulenza dell'8/11/2013 (artt. 46, 48 e 49 C.p.i.), l incontro ha costituito l occasione per una rassegna sulle differenziazioni esistenti in relazione all oggetto del brevetto. Infatti, ad essere brevettato potrà essere un prodotto, un procedimento che porta alla produzione di un elaborato innovativo ovvero, in secondo piano, invenzioni derivate dal perfezionamento, combinazione o traslazione di elementi già esistenti allo stato della tecnica. La presente consulenza, avendo ad oggetto un metodo innovativo per giungere ad un determinato risultato tecnico, rientra nella seconda categoria. Il brevetto di procedimento (art. 67 C.p.i.) si caratterizza principalmente per il fatto che ogni prodotto identico a quello ottenuto utilizzando il procedimento brevettato, si presume ottenuto mediante tale procedimento, costituendo quindi un caso di contraffazione. Per evitare di incorrere in tale illecito è fatta salva la prova contraria, da parte del soggetto che sostenga di aver adottato un procedimento diverso da quello brevettato per giungere ad una soluzione tecnica simile, in modo da confermare inequivocabilmente tale assunto. 09/04/2014 Parere su conflitto marchio/nome a dominio Parere su possibile violazione copyright La presente consulenza ha avuto ad oggetto due distinte tematiche abbastanza complesse e attuali: La prima, ha riguardato il potenziale conflitto di un nuovo marchio creato e non ancora utilizzato né depositato da parte di un associazione di promozione turistica pugliese rispetto ad un preesistente nome a dominio di una nota azienda rientrante nel settore delle prenotazioni alberghiere. In epoca precedente all emanazione del Codice di Proprietà Industriale, il nome a dominio è stato assimilato dalla giurisprudenza ad altri segni distintivi, in primis proprio il marchio, sulla scorta del fatto che esso rappresenta uno strumento in grado di identificare univocamente un sito web e conseguentemente i beni e/o servizi offerti per suo tramite. Pertanto, il nome a dominio non rappresenterebbe soltanto un mero indirizzo che consenta tecnicamente all utente di accedere ad un sito, bensì anche un segno distintivo, volto ad attirare l attenzione degli utenti, invogliandoli alla visita del sito. Il Codice della Proprietà Industriale ha finalmente consacrato tale principio sotto forma di norme positive, dal momento che individua la preesistenza di un nome a dominio noto quale fattore in grado di escludere il

6 requisito della novità nella registrazione di un marchio (art. 12, par.1, lett. c), D. Lgs. 30/2005). In conseguenza di ciò, la natura ormai consolidata di segno distintivo garantita al nome a dominio consente di concludere che l eventuale confliggenza con un marchio registrato successivamente comporterà la possibilità di attivazione dei meccanismi di tutela previsti dal Codice, data l evidente assenza del requisito della novità di quest ultimo. La seconda tematica affrontata invece aveva ad oggetto un conflitto tra il logo di un associazione di promozione turistica pugliese e quello adottato da parte di una Regione Italiana per la promozione del proprio territorio, a seguito di un bando di concorso pubblico per la sua realizzazione. Un logotipo può ricevere tutela sia in quanto marchio, previa registrazione dello stesso presso l U.I.B.M. ovvero gli enti a livello sovranazionale a ciò preposti, e dunque sulla base della normativa di cui al Codice di Proprietà Industriale, sia in quanto opera creativa dell ingegno sulla base della legge sul Diritto d autore. Esclusa la possibilità di esperire la prima forma di tutela proprio per il fatto che il logotipo fosse stato registrato solo in data successiva rispetto all avvenuta pubblicazione del logo da parte della regione italiana, resta la possibilità di tutela offerta dalla legge sul diritto d autore. Fermo quanto già affermato sui diritti nascenti dalla creazione dell opera creativa [CONSULENZA 5/11/2013], la consulenza in oggetto ha costituito l occasione per chiarire l area di protezione offerta dal diritto d autore: infatti, premesso che le due opere grafiche presentano alcuni elementi di differenziazione, la Cassazione ha avuto modo in siffatti casi di porre in essere un principio secondo cui si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell'opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l'esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva (sent. n. 7077/1990, ripresa da varie sentenze recenti, a titolo esemplificativo n /2011). In secondo luogo, nel caso specifico si è avuto modo di illustrare all'utente che sembrerebbero sussistere gli elementi giuridici per il coinvolgimento, quali soggetti passivi di un eventuale contenzioso avente ad oggetto il conflitto, oltre alla regione italiana in qualità di utilizzatrice del logotipo, anche gli autori materiali dell illecito - ossia i vincitori del bando di concorso indetto dalla regione per la realizzazione dell elemento grafico. 09/04/2014 Parere su estensione internazionale Brevetto Borsa con led e caricabatteria incorporati Specifico oggetto della presente consulenza è stata la possibilità di estensione della tutela brevettuale a livello europeo ed internazionale, in relazione ad un brevetto già depositato presso l U.I.B.M. e dunque

7 valido sul solo territorio italiano. A tal proposito, una necessaria premessa riguarda la tempistica entro cui avviare la procedura di estensione: infatti, se formulate entro un anno dal deposito nazionale, le domande straniere retroagiscono alla stessa data dell'originaria domanda di brevetto italiano per quanto attiene la verifica del requisito della novità. In sostanza, sarà possibile anche nei paesi esteri prescelti far valere la data di priorità dell originario brevetto nazionale. Superato tale periodo, resta la possibilità di deposito all estero entro ulteriori sei mesi, esclusi però i benefici derivanti dalla retroazione della priorità al momento dell originario deposito nazionale. Al termine di tale ulteriore periodo semestrale, il requisito della novità dell invenzione si considererà ormai non più sussistente, impedendo in sostanza una qualsiasi registrazione valida. Quanto poi alle modalità in concreto di estensione di un brevetto, sono percorribili diverse strade: una prima possibilità consiste nel depositare diverse domande di brevetto presso i competenti uffici nazionali degli Stati in cui si ha intenzione di estendere la tutela. Tuttavia, nella maggior parte dei casi tale possibilità si può considerare ormai superata grazie innanzitutto alle convenzioni a livello regionale, le quali consentono di unificare le pratiche di deposito e valutazione dei requisiti per realtà geografiche che raggruppano diversi Stati: l area EPO (European Patent Office) comprendente 38 stati europei, la Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), la African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), l Euroasian Patent Office (EA). Un ulteriore possibilità consiste in un unico deposito internazionale presso la World Intellectual Property Organization (WIPO), che consente potenzialmente di ottenere la tutela in tutti i 148 stati aderenti al Patent Cooperation Treaty (PCT), nonché nelle sopra richiamate entità regionali. Tale pratica si suddivide in una fase internazionale presso la WIPO e in tante fasi nazionali (o regionali) quanti sono i paesi designati per l estensione di tutela, tra i 148 aderenti alla Convenzione. Si sottolinea che nell uno e nell altro caso, pur a fronte di una pratica di deposito unica, il brevetto si andrà a suddividere in tanti brevetti nazionali quanti sono i paesi designati per la protezione, ognuno dotato di vita autonoma, con la conseguenza che il rilascio presso un ufficio nazionale non garantirà il rilascio presso gli altri. 30/04/2014 Parere su Tutela Design relativo a calzature e requisiti brevettabilità tacco e suole Fermo quanto già scritto in relazione alla tutela del design [CONSULENZE 19/11/13 etc.] e del brevetto [CONSULENZE 8/11/13, 4/2/14, 9/4/14], nella presente consulenza si sono illustrati profili relativi tanto alla tutela del disegno industriale quanto a quella brevettuale, quindi la consulenza ha costituito l occasione per una breve analisi circa l oggetto della tutela e conseguentemente l estensione della protezione offerta dalle privative appena indicate. In particolare:

8 - Il design industriale tutela esclusivamente gli aspetti estetici e/o decorativi di un prodotto, corrispondenti dunque all insieme di linee, colori, forme e materiali dello stesso, purché si caratterizzino per la novità rispetto allo stato dell arte alla data della registrazione del design e per il carattere individuale dello stesso, consistente nella capacità distintiva ed individualizzante rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato; - Il brevetto per invenzione o per modello di utilità, tutela invece la funzionalità sottesa ad un elaborato innovativo, rappresentando una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico da realizzarsi ed applicarsi nel settore industriale nel caso dell invenzione, ed il miglioramento di un prodotto esistente che conferisca maggiore efficacia o comodità di utilizzo nel caso del modello di utilità.