UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

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1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione d Opposizione OPPOSIZIONE N. B Costanza Bernocchi, Viale Europa, 44, Firenze, Italia (opponente), rappresentata da Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., Via Larga 16, Milano, Italia (rappresentante professionale) c o n t r o Jo Black S.r.l., Via La Villa 12 Località Bazzano, Neviano degli Arduini (Parma), Italia (richiedente), rappresentata da Bugnion S.p.A., largo Michele Novaro 1/A, Parma, Italia (rappresentante professionale). Il 24/05/2013, la Divisione d Opposizione emana la seguente DECISIONE: 1. L'opposizione n. B è accolta per tutti i prodotti contestati. 2. La domanda di marchio comunitario n è totalmente respinta. 3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in 650 EUR. MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio comunitario n L opposizione si basa sulla registrazione di marchio comunitario n L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. RISCHIO DI CONFUSIONE ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. a) I prodotti I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. I prodotti sui quali si basa l opposizione sono i seguenti:

2 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 2 di 8 Class 9: Class 18: Class 25: Occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali per lo sport; visiere; caschi di protezione per lo sport e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed automobilisti; dispositivi di protezione ad uso personale per la prevenzione di incidenti, in particolare rinforzi protettivi per spalle e gomiti, ginocchia ed altre parti del corpo. Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli; borsette, borse da viaggio; borse sportive; valigie; portafogli e ombrelli. Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria. I prodotti contestati sono i seguenti: Class 9: Class 18: Class 25: Class 28: Occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali per lo sport, visiere, caschi di protezione e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed automobilisti; occhiali per motociclisti, indumenti di protezione contro gli infortuni. Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli; borse, borsette, borse da viaggio, borse sportive, portafogli, portadocumenti. Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria, inclusi camicie, calze, cappelli, magliette, maglioni, giacche, giacchetti, guanti, calzoni lunghi e corti, gonne, cinture, abbigliamento intimo e costumi da bagno. Attrezzi per lo sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi. Al fine di determinare l effettiva portata della protezione attribuibile a un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione. Il termine in particolare ed il termine inclusi, utilizzati nell elenco dei prodotti sia dell opponente che del richiedete, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (sull'uso dell'espressione in particolare, (v. richiamo nella sentenza del 09/04/2003, T-224/01, Nu-tride ). Inoltre, la domanda di marchio comunitario oggetto di contestazione rivendica la protezione del titolo della classe 25 della Classificazione di Nizza. Tale domanda è stata depositata il 06/10/2011. In seguito alla Comunicazione No. 2/12 del Presidente dell Ufficio del 20/06/2012, relativa alle domande di marchio comunitario depositate prima del 21/06/2012, l Ufficio ritiene che l intenzione del depositante fosse quella di rivendicare tutti i prodotti inclusi nell elenco alfabetico della classe sopra indicata conformemente all edizione della Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda di marchio. Nel caso presente, si tratta della 9ª Edizione della Classificazione di Nizza. Di conseguenza, al fine di prendere in considerazione l intero elenco alfabetico della classe 25 della domanda di marchio comunitario oggetto di contestazione, la Divisione d Opposizione comparerà i prodotti del marchio anteriore sia con (i) le

3 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 3 di 8 indicazioni generali specificamente menzionate che con (ii) quei prodotti che, pur comparendo nell elenco alfabetico non sono ricompresi in tali indicazioni generali, interpretate nel loro significato comune ed ordinario. Nel caso della classe 25, la Divisione d Opposizione ha identificato i seguenti prodotti inclusi nell elenco alfabetico rivendicati dalla domanda di marchio comunitario oggetto di contestazione, i quali non sono ricompresi nelle indicazioni generali interpretate nel loro significato comune ed ordinario. Classe 25: antisdrucciolevoli per calzature; bulloni per scarpe da calcio; carcasse di cappelli; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; guardoli per calzature; petti di camicie; polsini [abbigliamento]; punte di calzature [spunterbi]; rinforzi al tallone per calzature; rinforzi al tallone per le calze; suole; suole interne; tacchi; tomaie; tomaie di calzature. Di conseguenza, per quanto riguarda tale classe, la comparazione terrà conto sia delle indicazioni generali che di tutti i prodotti più sopra indicati. Tuttavia, anche il marchio comunitario n è registrato per l'intero titolo della classe 25 della Classificazione di Nizza. Tale marchio è stato depositato il 05/08/2009. Ai sensi della comunicazione n. 2/12 del Presidente dell Ufficio del 20/06/2012, concernente i marchi comunitari registrati prima del 21/06/2012, l Ufficio considera che l intenzione del depositante fosse quella di rivendicare tutti i prodotti o servizi inclusi nell elenco alfabetico della classe in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda, che in questo caso è l edizione n. 9ª. Prodotti contestati in classe 9 I prodotti contestati occhiali da vista, occhiali da sole, occhiali per lo sport, visiere sono identicamente inclusi nella registrazione dell opponente. I prodotti contestati caschi di protezione e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed automobilisti includono i prodotti dell opponente caschi di protezione per lo sport e loro parti inclusi i caschi per motociclisti, ciclisti ed automobilisti. Poiché la Divisione d Opposizione non può artificialmente scorporare i prodotti dell opponente da quelli del richiedente, deve ritenersi che essi siano identici. I prodotti contestati occhiali per motociclisti, sono inclusi nella più ampia categoria dell opponente occhiali per lo sport (essendo il motociclismo uno sport). Pertanto, essi sono identici. I prodotti contestati indumenti di protezione contro gli infortuni sono identici ai dispositivi di protezione ad uso personale per la prevenzione di incidenti dell opponente in quanto inclusi in tale ultima più ampia categoria. Prodotti contestati in classe 18 I prodotti contestati cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli; portafogli, borsette, borse da viaggio, borse

4 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 4 di 8 sportive sono altresì inclusi nella registrazione dell opponente e di conseguenza sono identici. I prodotti contestati borse includono i prodotti dell opponente borsette, borse da viaggio; borse sportive. Poiché tali prodotti dell opponente non possono essere scorporati ex officio dall ampia categoria del richiedente, essi devono essere considerati identici. I prodotti contestati portadocumenti sono sovente prodotti in cuoio. Pertanto, devono ritenersi inclusi in articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni] e di conseguenza sono identici. Prodotti contestati in classe 25 I prodotti contestati sono identici ai prodotti dell opponente. Prodotti contestati in classe 28 Gli articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria includono gli articoli d'abbigliamento, scarpe e cappelleria di tipo sportivo, che sono capi d'abbigliamento destinati ad essere utilizzati durante lo svolgimento di un'attività fisica o di uno sport. Lo scopo e la natura di questi prodotti sono diversi da quelli degli attrezzi per lo sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, i quali sono articoli e attrezzature per la pratica di ogni tipo di sport e ginnastica (pesi, cavezze, racchette da tennis, palle e attrezzature ginniche). Tuttavia, le imprese che producono attrezzi per lo sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi possono anche produrre abbigliamento, scarpe, cappelleria di tipo sportivo. In tal caso, i canali di distribuzione possono coincidere. Pertanto, vi è un basso grado di somiglianza fra l abbigliamento sportivo, scarpe sportive e gli attrezzi per lo sport, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi. b) I segni Marchio anteriore Marchio impugnato

5 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 5 di 8 Il territorio di riferimento è l Unione Europea. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'opposizione focalizzerà la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. Sotto il profilo visivo, entrambi i marchi raffigurano un lottatore di sumo in posizione di combattimento, con il braccio sinistro disteso in orizzontale e con indosso un paio di occhiali da sole. Le differenze in tali raffigurazioni sono minime (la raffigurazione del diritto anteriore include il disegno dell ombelico e dei pettorali, che sono invece assenti nel segno impugnato il quale invece raffigura un punto bianco sul lato sinistro del mawashi. Considerato quanto sopra, deve ritenersi che i marchi siano simili in conseguenza delle significative somiglianze in tale elemento figurativo. Essi sono invece dissimili nello sfondo nero del segno impugnato nonché nel termine WUASABY dello stesso. Sotto il profilo fonetico, il marchio contestato verrà pronunciato come /WUASABY/. Tuttavia, il marchio anteriore risulta invece essere puramente figurativo. I marchi meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica; pertanto, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica. Sotto il profilo concettuale, entrambi i marchi evocano l idea di un lottatore di sumo con occhiali da sole in posizione di combattimento. Entro questi limiti, i segni sono concettualmente simili. L elemento WUASABY è invece privo di significato per il pubblico in esame. Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive e concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili. c) Elementi distintivi e dominanti dei segni Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri. Per quanto attiene al marchio impugnato, occorre osservare quanto segue. Lo sfondo di colore nero ha una mera valenza decorativa, e pertanto deve ritenersi privo di capacita di distintiva, con la conseguenza che il pubblico presterà più attenzione agli altri elementi del segno al momento dell acquisto dei prodotti. Inoltre, l'elemento figurativo del marchio impugnato, in virtù della sua posizione centrale e delle sue dimensioni, fa passare in secondo piano l elemento verbale del marchio. Tale elemento figurativo è pertanto l'elemento visivamente dominante del marchio richiesto.

6 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 6 di 8 d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e) Pubblico di riferimento livello di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I prodotti sono stati ritenuti essere in parte identici ed in parte simili, essi sono diretti al grande pubblico. I segni sono visivamente simili in quanto entrambi riproducono un lottatore di sumo, il cui aspetto non solo è pressoché identico (salvo per alcuni dettagli marginali; si veda supra, comparazione dei segni), ma è anche caratterizzato per elementi comuni particolarmente caratteristici, ovvero con il braccio sinistro disteso in orizzontale e gli occhiali da sole particolare quest ultimo del tutto inusuale per lottatori di sumo. Tali identiche raffigurazioni comportano altresì una coincidenza concettuale. Le uniche differenze risiedono nello sfondo di colore nero e nel termine WUASABY del segno richiesto. Tuttavia, la raffigurazione del lottatore di sumo, risulta essere da un lato più distintiva dello sfondo predetto e dall altro dominante rispetto all elemento denominativo citato. Posto quanto sopra, la Divisione d Opposizione osserva che come norma generale si deve ritenere meno probabile sussista rischio di confusione qualora i marchi coincidano solo nell elemento figurativo mentre uno degli stessi contenga altresì un elemento denominativo non incluso nell altro segno. Tuttavia, sussistono alcune eccezioni a tale regola di principio; in particolare il rischio di confusione rimane possibile laddove l elemento figurativo simile in entrambi i marchi abbia un chiaro carattere dominante e l elemento denominativo sia trascurabile, ad esempio, in ragione delle sue dimensioni ridotte (si veda Manuale UAMI, assessment of the factors, pagina 35).

7 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 7 di 8 Tali condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie; l elemento comune figurativo risulta essere l unico elemento del segno del richiedente che allo stesso tempo sia dominante che distintivo. Considerato anche ai sensi del c.d. principio di interdipendenza un minor grado di similarità tra i marchi può essere controbilanciato da un maggior grado di similarità tra i prodotti (nel caso di specie persino identità per la maggior parte dei prodotti), la Divisione d Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio comunitario dell'opponente. Dal carattere unitario del marchio comunitario, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, RMC, discende che un marchio comunitario anteriore gode della stessa protezione in tutti gli Stati membri. I marchi comunitari anteriori possono, pertanto, essere invocati per contestare una domanda di marchio successiva che pregiudichi la loro protezione anche quando ciò avvenga unicamente in relazione alla percezione dei consumatori di una parte dell'unione europea. Ne consegue che il principio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, RMC, secondo cui è sufficiente l'esistenza di un impedimento assoluto soltanto per una parte dell'unione perché una domanda di marchio sia respinta, si applica per analogia all'impedimento relativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici a quelli del marchio anteriore. L'opposizione è accolta anche per quanto riguarda i restanti prodotti scarsamente simili. Ciò in quanto risulta rilevante tenere in considerazione il fatto che il pubblico conserva generalmente un ricordo imperfetto e confuso dei marchi, memorizzando gli elementi comuni piuttosto che le differenze. Posto che i prodotti scarsamente simili sono diretti al grande pubblico, che non presterà particolare attenzione ai segni al momento dell acquisto, ne discende che sussiste un ragionevole rischio di confusione anche in relazione a tali prodotti. SPESE Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento. Conformemente alla regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto i) REMC, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell importo massimo ivi stabilito.

8 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 8 di 8 La Divisione d Opposizione Asta LUKOŠIŪTĖ Birgit FILTENBORG Mauro BUFFOLO Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata. L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMC, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).