Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro GUIDA ALLE INVENZIONI DEL LAVORATORE. di RENZO LA COSTA

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1 Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro di RENZO LA COSTA Ottobre 2010

2 Premessa La principale motivazione per la quale si affronta la particolare casistica dell argomento in trattazione, risiede innanzitutto nella recente introduzione del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 nr. 131* che ha modificato ed integrato il Dlgs 30/2005, meglio noto come Codice della Proprietà Industriale. Non da meno, il rapido evolversi delle tecnologie, dei sistemi di ricerca, e dei mezzi disponibili, produce un incremento notevole delle invenzioni e delle creazioni che determina - relativamente alla regolamentazione patrizia da adottarsi per i contratti di lavoro la necessità della pronta conoscenza legale. In questo lavoro, si ripercorre l intera evoluzione normativa per giungere alle predette ultime disposizioni, vigenti dallo scorso 2 settembre. Prima di introdursi al percorso di lettura, si ritiene utile riportare la definizione di invenzione come da ultimo previsto dal citato Dlgs 131/10. * DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131 recante Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (GU n. 192 del Suppl. Ordinario n.195) Art Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano e o di domande di brevetto europeo designanti l'italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. Art. 50. Liceità 1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume. 2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa 2

3 Il quadro normativo Codice Civile Art Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali La tutela e la regolamentazione delle invenzioni ed opere dell ingegno del prestatore di lavoro, seguono un percorso normativo e giuridico sostanzialmente statico successivamente alla prima legislazione adottata, sino ad osservare nell ultimo decennio una tangibile accelerazione, evidentemente connessa alla vorticosa evoluzione della tecnologia cui la società sviluppata sta da ultimo assistendo, tanto nel campo informatico quanto in quello industriale e dei consumi. Il principio fondamentale da cui origina la materia, è individuabile nell art. 9 della carta costituzionale che trova applicazione nell art del codice civile. È proprio la formulazione della norma civilistica a fissare le condizioni necessarie allo sviluppo della successiva legislazione, avendo individuato il soggetto tutelato nel prestatore di lavoro (e quindi non esclusivamente nel lavoratore subordinato), nonché l arco temporale e contrattuale entro il quale si deve verificare l evento inventivo soggetto alla regolamentazione, ovvero in costanza di rapporto di lavoro. Conformemente a tali prescrizioni, il R.D. 29 giugno 1939 n recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, provvedeva a mezzo degli artt. dal 23 al 26 ad introdurre specifiche disposizioni in materia, in particolare per il settore privato. Ulteriori disposizioni per il lavoro pubblico venivano invece introdotte con l art. 34 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. Le norme di cui al R.D. sopra citato, stabilivano (art. 23) che l invenzione industriale realizzata nell esecuzione o nell adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d impiego, in cui l attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dalla invenzione stessa appartenevano al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 3

4 Se non era prevista e stabilita una retribuzione, in compenso della attività inventiva, e l invenzione veniva realizzata nell esecuzione o nell adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d impiego, i diritti derivanti dall invenzione appartenevano al datore di lavoro, ma all inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spettava un equo premio, per la determinazione del quale si teneva conto dell importanza della invenzione. Casi diversi prevedeva l art. 24 seguente per il quale qualora non ricorressero le condizioni previste all articolo precedente e si trattava di invenzione industriale che rientravano nel campo di attività dell azienda privata o dell amministrazione pubblica a cui era addetto l inventore, il datore di lavoro aveva il diritto di prelazione per l uso esclusivo (o anche non esclusivo) dell invenzione, o per l acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all estero, verso corresponsione del canone o del prezzo al lavoratore, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l inventore aveva comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all invenzione. Al datore di lavoro veniva data facoltà di esercizio del diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l esercizio della suddetta prelazione potevano risolversi di diritto ove non fosse integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. Proseguiva l art. 25, che nei casi previsti dagli articoli precedenti, ove non fosse raggiunto l accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità di erogazione, provvedeva un collegio di arbitri a dirimere il contenzioso, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale del luogo dove il prestatore d opera esercitava abitualmente le sue mansioni. Se poi l inventore apparteneva ad amministrazione statale, in luogo del collegio di arbitri, provvedeva a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il ministro preposto all'amministrazione stessa. Concludeva l art. 26 per il quale agli effetti degli articoli precedenti si considerava fatta durante l esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d impiego, l invenzione industriale per la quale era stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l inventore aveva lasciato l azienda privata o l amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l invenzione stessa rientrava. Solo nel 1977 giungeva la sentenza della Corte Costituzionale, nr. 127 dichiarando l illegittimità costituzionale dell art. 25 del predetto R.D. nella parte in cui non riconosceva la facoltà dell inventore e del datore di lavoro di adire l autorità giudiziaria ordinaria. 4

5 Tale disciplina resta sostanzialmente inalterata sino al 2001 quando con la legge 18 ottobre 2001, n. 383 (recante disposizioni per il rilancio dell economia e l emersione del lavoro irregolare) vengono apportate talune modifiche al citato R.D., aggiungendovi l art. 24 bis (Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettali per invenzioni industriali), stabilendo tale nuovo articolato che in deroga agli artt. 23 e 24 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università o da altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. È l inventore in tal caso a presentare domanda di brevetto e a darne comunicazione all amministrazione. All inventore viene quindi attributo il diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell invenzione. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l inventore era dipendente al momento dell invenzione, acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all inventore di esserne riconosciuto autore. Tale particolare trattamento, introdotto con il nuovo art. 24 bis viene abrogato ai sensi dell art. 246, comma 1, lett. ii), decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. A latere, la legge 13 maggio 1985, n. 190, istitutiva della posizione giuridica dei quadri nei rapporti di lavoro subordinato, riconosceva, per tale categoria di lavoratori, alla contrattazione collettiva il potere di definire le modalità tecniche di valutazione e l entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituivano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto. 5

6 Ulteriore normativa in tale settore viene dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, in attuazione della Direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, che ha introdotto nell ambito della disciplina del diritto d autore (art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633) una disposizione secondo la quale, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 ha poi aggiunto l art. 12-ter che ha specificato il diritto di utilizzazione esclusiva da parte del datore di lavoro nel caso di un opera di disegno industriale. È quindi il decreto legislativo 10 febbraio 2005 nr. 30, ad introdurre, da ultimo, il nuovo Codice della Proprietà Industriale che ha interessato la previgente complessiva disciplina e che, conseguenzialmente, ha innovato la correlata normativa in tema di invenzioni dei dipendenti. Va evidenziato, comunque che il nuovo provvedimento legislativo si è limitato a coordinare, recepire e dare certezza a una serie di soluzioni giuridiche delineate dall applicazione concreta della pregressa normativa, non alterando sostanzialmente l impianto normativo in essere ma unificando la disciplina tra invenzioni del dipendente privato e pubblico. Ogni riferimento all azienda privata e all amministrazione pubblica contenuti nelle norme sopra richiamate, viene sostituito dal termine di datore di lavoro. Altro aspetto modificato riguarda l equo premio dovuto al lavoratore del quale viene prevista la corresponsione in ogni caso di invenzioni d azienda, subordinatamente al conseguimento del brevetto da parte dell imprenditore. Le caratteristiche dell invenzione Al fine di determinare la classificazione dell invenzione in costanza di rapporto di lavoro, il legislatore ha individuato negli artt. 64 e 65 del nuovo Codice (ma come peraltro già individuati nella pregressa normativa) le tipologie riportate nella tabella. 6

7 Va complessivamente evidenziato che la formulazione di cui all art. 24 del R.D del 1939, confluita, in forma pressocchè identica, nell art. 64 del nuovo Codice della proprietà industriale, prevedeva, in favore del datore di lavoro, un diritto di prelazione che, con la nuova formulazione legislativa, diviene un diritto di opzione, rafforzando concettualmente la posizione del datore di lavoro. Va tuttavia rimarcato che l attribuzione dei diritti soggettivi derivanti dall invenzione è condizionata al conseguimento del brevetto o della registrazione, secondo quanto stabilito dall art. 2 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (che, sul punto, ha sostanzialmente confermato il principio già contenuto nell art. 4 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127). I criteri per la determinazione del premio Il nuovo codice precisa come sopra anticipato che il diritto del lavoratore all equo premio è subordinato al conseguimento del relativo brevetto da parte del datore di lavoro; l eventuale dichiarazione di nullità del brevetto non produce effetto sui pagamenti già effettuati. Per quanto attiene la misura dell equo premio da attribuirsi nel caso di invenzioni di azienda, il nuovo codice stabilisce criteri per la determinazione del premio connessi all importanza della scoperta, alla retribuzione percepita dal dipendente, al contributo dato dal datore di lavoro alla realizzazione della scoperta, alla maggiore o minore distanza dell invenzione rispetto alle mansioni del dipendente: tutti elementi questi, che devono concorrere tra le parti alla equa determinazione del premio. Per quanto attiene l invenzione occasionale, la nuova legge estende, ai fini dell esercizio del diritto di opzione, il campo di attività del datore di lavoro riferendosi non più al campo di attività dell azienda in cui era addetto l inventore, ma più ampiamente al campo di attività del datore di lavoro. Per quanto riguarda l eventuale contenzioso in materia, è prevista una forma di arbitrato per il caso in cui sorgano contestazioni sull equo premio mentre, relativamente al contenzioso giudiziale, è attribuita competenza alle neo istituite sezioni specializzate del Tribunale in materia di proprietà industriale ed intellettuale che adottano il rito del lavoro di cui agli artt. 409 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ivi quindi compresa la funzione conciliativa. 7

8 Per quanto riguarda la quantificazione, è stato ritenuto che il premio debba essere commisurato alla importanza e al valore economico dell'invenzione, alla quota di partecipazione dell'impresa all invenzione e alla posizione del lavoratore nell impresa. In ogni caso, per la configurazione dei diritti di cui si è parlato, l invenzione deve essere brevettata: deve quindi trattarsi di un invenzione industriale (relativa cioé al controllo e alla trasformazione delle forze della natura, per realizzare risultati artificiali utili e riproducibili), con i caratteri della novità intrinseca (l invenzione deve portare a risultati che non sarebbero raggiungibili utilizzando le conoscenze preesistenti) e estrinseca (l invenzione non deve essere già stata divulgata, altrimenti sarebbe già di dominio pubblico). Il complesso di norme enunciate traccia ovviamente taluni criteri utili alla determinazione del premio, ma non può certo stabilire quantità ed ammontare dello stesso. Taluni contratti collettivi, forniscono ulteriori criteri o parametri utili alla determinazione del premio, ma non ne fissano l ammontare. Nella determinazione delle spettanze al lavoratore, comunque, è sempre necessario valutare opportunamente l insorgenza di due distinti diritti: quello di carattere morale (riconoscimento di autore dell invenzione) che si configura come diritto imprescrittibile, irrinunciabile ed intrasferibile in quanto appartiene alla categoria dei diritti della persona (artt. 2577, 2582 e 2589 c.c.), e quello di carattere patrimoniale derivante dall utilizzazione economica dell opera d ingegno o dell invenzione, che attiene alla specificità dell invenzione. Relativamente al sistema impositivo complessivo inerente il premio corrisposto al lavoratore a compensazione dell invenzione, non sussiste alcun obbligo contributivo né Inps né Inail, permanendo l obbligo per il lavoratore di denunciare tale ulteriore compenso nella propria dichiarazione reddituale annua, sul quale il datore di lavoro avrà operato la corrente ritenuta alla fonte, deducendo l intero importo dai propri costi aziendali. Tutte le controversie in materia di invenzioni di dipendenti privati o pubblici, comprese quelle sull esistenza del diritto all equo premio, canone o prezzo e per l impugnazione delle decisioni del Collegio di arbitri ex articolo 1349 del Codice civile sono attribuite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, esercitata dalla suddette Sezioni di Tribunale specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Il procedimento giudiziale, allo scopo di accelerare la definizione del contenzioso, è regolato dal nuovo rito speciale societario disciplinato dal decreto legislativo 5/

9 Parità tra pubblico e privato Il nuovo codice della proprietà industriale ha uniformato il trattamento in materia di invenzioni dei dipendenti, eguagliandolo per i dipendenti sia pubblici che privati. Per datore di lavoro va quindi comunemente intesa sia l'impresa privata sia l'amministrazione pubblica. La brevettabilità Il brevetto per invenzione è l istituto giuridico attraverso il quale l ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell invenzione per vent anni. Esso garantisce l'inventore contro il rischio di distruzione del segreto, perché l esclusiva durerà per il tempo fissato dalla norma, indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di utilizzare la stessa invenzione. Dopo tale periodo l invenzione verrà acquisita dalla collettività. Inoltre è fondamentale questo periodo di monopolio per favorire il progresso tecnico, in quanto la presenza del sistema brevettuale è stimolo e incentivo all attività inventiva, perché permette a chi la realizza un diritto di esclusiva, favorisce la rivelazione alla collettività dell invenzione (essendo impensabile gestirla in forma di segreto) e ne permette lo sfruttamento grazie alla circolazione dietro compenso del diritto. Per soddisfare i requisiti di brevettabilità, l invenzione deve sostanzialmente manifestare alcune caratteristiche fondamentali, quali (secondo giurisprudenza consolidata): la novità estrinseca del prodotto, l originalità del prodotto, l industrialità del prodotto e la liceità del prodotto. Il brevetto sarà nullo sia in caso di predivulgazione, sia in caso di anteriorizzazione ad opera di una precedente domanda di brevetto. L originalità va riferita esclusivamente a quanto si incrementi l utilità dell oggetto. Si deve altresì riscontrare nell invenzione brevettabile la presenza della cosiddetta industrialità, individuabile nella suscettibilità del trovato di avere un applicazione industriale, nonché la presenza della liceità dell invenzione medesima, ovvero non in contrasto con la legge, l ordine pubblico o il buon costume. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante tali procedimenti. I commi 351 e 352 dell art.1 della Legge Finanziaria 2006 hanno da ultimo abrogato le tasse su brevetti e modelli, con specifico riguardo alla tassa di deposito, alla tassa per le prime tre annualità per i brevetti di invenzione, alla tassa di deposito e di mantenimento per il primo quinquennio per i modelli di utilità e registrazione di design. 9

10 Legge finanziaria Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati Nella tabella di cui all allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente: «27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali». La volontà del legislatore, evidentemente, è stata quella di incentivare il ricorso alla brevettazione da parte delle aziende, detassando la procedura per stimolare la ricerca principalmente nelle piccole e medie imprese. Le invenzioni nel lavoro a progetto Con l introduzione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui all art. 61 e ss. del Dlgs 276/2003, il legislatore ha inteso estendere la tutela delle invenzioni del lavoratore ai rapporti parasubordinati suddetti. Viene di fatto riconosciuto a tali collaboratori il diritto ad essere riconosciuti autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. Relativamente ai diritti ed obblighi delle parti, è applicabile l intera normativa sopra illustrata con ulteriore e specifica applicazione dell art. 12 bis della L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (ovvero come modificata dall art. 3, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169) per cui, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Clausole contrattuali In presenza delle suddette diverse tipologie di invenzioni e di rapporti di lavoro, viene rappresentato di seguito il testo di talune clausole contrattuali, da inserire nel contratto di lavoro stipulato tra le parti: 10

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13 Giurisprudenza 1) Le fattispecie previste, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 28 RD 29 giugno 1939 n. 1127, pur avendo in comune la realizzazione di un'invenzione nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di lavoro subordinato e l'appartenenza al datore di lavoro dei relativi diritti di utilizzazione economica, si caratterizzano per il fatto che, nella prima (c.d. invenzione di servizio), l'obbligo del lavoratore di indirizzare le proprie energie lavorative a uno specifico risultato inventivo, ancorché indeterminato nei connotati, costituisce l'oggetto del contratto, con la conseguenza che il pagamento della retribuzione esaurisce ogni dovere del datore di lavoro sul piano della corrispettività delle prestazioni, mentre, nella seconda (c.d. invenzione di azienda), l'invenzione non costituisce lo sbocco prefigurato e voluto come proprio della prestazione del lavoratore e, pertanto, la retribuzione non remunera la perdita da parte del lavoratore dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione, ma soltanto la semplice messa a disposizione delle sue energie lavorative, ragione per cui al lavoratore spetta il diritto all'equo premio; poiché le disposizioni contenute nei primi due commi del citato art. 23 comportano l'appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione con ciò derogando vistosamente al principio fondamentale secondo cui è l'autore dell'invenzione a essere titolare dei diritti di utilizzazione economica le norme che escludono il diritto del dipendente all'equo premio debbono essere interpretate restrittivamente e, pertanto, qualora il datore di lavoro assuma che nel corso del rapporto l'oggetto del contratto di lavoro si sia modificato per essere stato dedotto lo svolgimento da parte del dipendente di attività inventiva, deve essere accertato in modo rigoroso l'effettivo affidamento al lavoratore di uno specifico incarico a svolgere l'attività inventiva che ha condotto all'invenzione brevettata, l'effettiva modificazione rilevante della prestazione del lavoratore nonché la corresponsione di una specifica retribuzione (Trib. Milano 16 dicembre 1994) 2) Il criterio dell importanza dell invenzione, previsto dal 2 comma dell art. 23 del RD 29 giugno 1939 n.1127, per la quantificazione dell equo premio dovuto al lavoratore in caso di invenzione rientrante nella fattispecie disciplinata da tale norma, consente di tener conto anche del beneficio economico apportato al datore di lavoro dall invenzione del lavoratore (Trib. Milano 30 aprile 1996) 3) Nelle invenzioni d'azienda, la brevettazione (e non la mera brevettabilità) costituisce condicio iuris per l'esigibilità del premio, il cui obbligo può venir meno solo con la rimozione, con effetto ex tunc, del brevetto, che si può ottenere con la declaratoria giudiziale di nullità dello stesso, non in via meramente incidentale, ma unicamente quale esito dello speciale procedimento disciplinato dal RD 29 giugno 1939, n (Cass. 5 giugno 2000, n. 7484) 13

14 4) La legge sui brevetti all art. 23 distingue tra invenzione di servizio che è quella realizzata dal dipendente assunto e retribuito per svolgere attività inventiva, ovvero per realizzare invenzioni, e invenzione di azienda, che è quella realizzata nell ambito di un contratto di lavoro che non prevede uno specifico compenso per l attività inventiva; per l invenzione di azienda è previsto che il lavoratore abbia diritto, ove la realizzi, ad un equo premio, nella determinazione del quale si terrà conto dell importanza dell invenzione. Nel caso in esame il Tribunale ha correttamente accertato che il lavoratore era stato assunto per svolgere un attività di ricerca avente carattere prodomico, e non un attività inventiva e che pertanto non poteva ritenersi che per lui fosse stata pattuita una retribuzione specificamente destinata a compensare la realizzazione di invenzioni. (Cass. n /2000) 5) La disciplina di cui all art. 23 del RD 29 giugno 1939, n. 1127, nel sancire l automatica appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dall invenzione e nel porre così un eccezione al principio che titolare dei diritti stessi è lo stesso inventore, dà rilievo alla circostanza che l invenzione è conseguita dal dipendente nell ambito delle strutture organizzate dal datore di lavoro con oneri economici anche di rilevante entità; tuttavia, al fine di contemperare i due interessi contrapposti, la stessa disciplina prevede altresì che al lavoratore derivi dal suo apporto un concreto profitto, che deve essergli assicurato mediante l erogazione da parte del datore di lavoro o di una specifica retribuzione o di un equo premio. La concretizzazione della prima ipotesi presuppone un preventivo accordo delle parti, che è insito nella previsione dell art. 23, primo comma, della invenzione come oggetto della prestazione lavorativa, fermo restando che quella del lavoratore dipendente rimane una prestazione di mezzi e non di risultato (onde il contratto ai sensi del primo comma comprende implicitamente anche l attività di ricerca finalizzata all invenzione), poiché in tal caso la retribuzione pattuita sarà necessariamente compensativa dell invenzione; non è sufficiente, invece, che sia convenuta come oggetto della prestazione un attività di ricerca, la quale non ha come oggetto e scopo essenziale la realizzazione di invenzioni brevettabili, potendo consentire la soluzione di problemi tecnici fondamentali per l imprenditore anche senza l introduzione di un quid novi e potendo sfociare in invenzioni scientifiche insuscettibili di immediata applicazione e quindi non brevettabili, e neanche la probabilità che dalla diversa attività dedotta in contratto scaturiscano invenzioni può sostituire la pattuizione di una specifica retribuzione, poiché il secondo comma dell art. 23, disciplinando l ipotesi in cui l invenzione non sia prevista come oggetto del contratto, ma sia conseguita nell esecuzione del contratto di lavoro (cosiddetta invenzione d azienda), prevede quale ipotesi ostativa del diritto all equo indennizzo che le parti abbiano stabilito una retribuzione per l attività inventiva e quindi ha evidentemente preso in considerazione (non assimilandoli a quelli disciplinati dal primo comma) proprio i casi in cui appare probabile che scaturiscano invenzioni da un attività avente diverso oggetto. (Cass. n /1997) 6) In caso di invenzione di azienda, di cui al comma 2 dell'art. 23 del RD n. 1127/1939, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di riconoscerlo sorgono con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione, ma non brevettate; il diritto del lavoratore, infatti, consegue all'insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell'art. 4 dello stesso RD, solo con la concessione del brevetto. Pertanto è la brevettazione, in quanto costitutiva, che condiziona l'insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio. Tale orientamento evita l'assurdo di imporre al datore di lavoro lo sfruttamento di un 'trovato' che potrebbe anche rivelarsi estraneo ai piani di sviluppo aziendale, obbligandolo a sopportare i relativi oneri economici in contrasto con i principi della libera iniziativa economica (Cass. n. 7484/2000). 14

15 Le modifiche introdotte da Dlgs 13 agosto 2010, n. 131 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (GU n. 192 del Suppl. Ordinario n.195) Del decreto citato, intervengono sulle invenzioni del lavoratore gli articoli dal 62 al 65. La prima modica riguarda il soggetto che può far valere i diritti dell invenzione. Stabilisce ora la uova norma che il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso (art. 62). Un sostanziale e condivisibile allargamento del diritto ai più immediati congiunti, che va letto come garanzia ulteriore per il lavoratore, tutelato anche nel caso di decesso, tanto da denominare lo specifico articolo con il titolo diritto morale. Rafforza il predetto concetto l art. Art. 63 (Diritti patrimoniali) affermando che i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. Tracciate queste norme di carattere generale, la specificità delle nvenzoni dei dipendenti, viene novellata dal successivo art. 64. Secondo tale disposizione,( 1^ comma) nel caso in cui l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Come si vede torna centrale la specifica previsione nel contratto di assunzione che l invenzione formi oggetto del contratto stesso. Prevede il medesimo articolo che se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonchè del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. 15

16 Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto. Di seguito, per opportuna comparazione, si riporta il comma sostituito dal provvedimento in esame al fine di osservarne la maggiore portata: 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro Per quanto ulteriormente modificato, si riporta di seguito la nuova disposizione normativa: Dlgs 13 agosto 2010, n. 131 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (GU n. 192 del Suppl. Ordinario n.195) Art. 62. Diritto morale 1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo' essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso. Art. 63. Diritti patrimoniali 1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. Art. 64. Invenzioni dei dipendenti 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti 16

17 dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonchè del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto. ( 1 ) 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. 4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore é un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile. 5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione é subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione é manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice. 6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra. Art. 65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore é titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione. 2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 17

18 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. di Renzo La costa Tutti i diritti riservati Chiuso per la pubblicazione e la diffusione l 11 ottobre