La tutela della proprietà intellettuale per le PMI europee alle fiere commerciali in Cina

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1 Un progetto finanziato dall Unione Europea La tutela della proprietà intellettuale per le PMI europee alle fiere commerciali in Cina Una guida alla pianificazione ed alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale prima, durante e dopo un esposizione o una fiera commerciale in Cina Strumen aziendali per sviluppare il valore del DPI e la ges one del rischio

2 Il China IPR SME Helpdesk fornisce alle PMI europee le conoscenze e gli strumenti necessari per accrescere il valore dei loro diritti di proprietà intellettuale e gestire i rischi a questi correlati. L Helpdesk offre informazioni gratuite, consigli di base e supporto nella formazione alle PMI europee per proteggere e far valere i propri diritti di proprietà intellettuale in Cina. I servizi dell Helpdesk sono gratuiti e disponibili nei nostri uffici su appuntamento, telefonicamente ed on-line; sono inoltre a disposizione una serie di strumenti pratici di formazione reperibili in internet e workshop formativi organizzati in Europa ed in Cina. Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a visitare il sito: Il China IPR SME Helpdesk fornisce alle PMI europee le conoscenze e gli strumenti necessari per accrescere il valore dei loro diritti di proprietà intellettuale e gestire i rischi a questi correlati. L Helpdesk offre informazioni gratuite, consigli di base e supporto nella formazione alle PMI europee per proteggere e far valere i propri diritti di proprietà intellettuale in Cina. I servizi dell Helpdesk sono gratuiti e disponibili nei nostri uffici su appuntamento, telefonicamente ed on-line; sono inoltre a disposizione una serie di strumenti pratici di formazione reperibili in internet e workshop formativi organizzati in Europa ed in Cina. Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a visitare il sito: Le informazioni incluse in questa guida non devono essere considerate al pari di una consulenza legale specifica, Vi invitiamo a consultare un legale specializzato per una consulenza relativa alle fattispecie concrete Le informazioni incluse in questa guida non devono essere considerate al pari di una consulenza legale specifica, Vi invitiamo a consultare un legale specializzato per una consulenza relativa alle fattispecie concrete

3 Mensaje clave La protezione della proprietà intellettuale nel corso delle fiere commerciali dovrebbe essere parte integrante della propria strategia di sicurezza globale. Le informazioni raccolte e le esperienze vissute nel corso di una fiera possono essere utilizzate per sviluppare o migliorare la propria strategia in materia di proprietà intellettuale. Prima di prendere in considerazione una delle opzioni descritte in precedenza occorrerebbe anzitutto accertarsi che tutti i propri diritti siano tutelabili (cioè, che siano stati debitamente registrati) e che si possa contare sulla miglior protezione ad un costo ragionevole in Cina. Potete trovare maggiori informazioni su come sviluppare una strategia di protezione della proprietà intellettuale in Cina e su come tutelare i Vostri diritti nel corso delle fiere commerciali sul sito web del China IPR SME Helpdesk: Una guida tascabile alle fiere commerciali in Cina Per le PMI, le fiere commerciali rappresentano un opportunità di esporre i propri prodotti e svolgono il ruolo di porta d entrata nel mercato cinese. Nonostante la partecipazione ad un esposizione o ad una fiera commerciale possa comportare notevoli vantaggi, le PMI devono essere consapevoli dei rischi che possono conseguirne in termini di tutela della proprietà intellettuale. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso delle fiere commerciali richiede un accurata preparazione, che spesso deve iniziare diversi mesi prima. Le fiere commerciali non devono essere viste come un occasione per prendere in trappola i contraffattori, poiché chi espone potrebbe non essere il produttore originario dei prodotti contraffatti. Qualora si scopra che un proprio prodotto è stato oggetto di una contraffazione, nonostante nel corso nell ambito delle fiere vi siano spesso a disposizione degli strumenti di reazione, potrebbe rivelarsi altrettanto importante sfruttare quest opportunità per raccogliere prove al fine di intraprendere azioni di tutela in seguito alla fiera. Qualora si decida di dare il via ad un azione di tutela durante oppure al termine della fiera, prima della partecipazione sarebbe bene completare un accurata preparazione, integrata in una più ampia strategia di tutela e protezione dei diritti di proprietà intellettuale

4 Prima della fiera: la mancanza di preparazione prepara ad un fallimento Considerazioni aggiuntive 1. Al pari dei beni tangibili, si possono proteggere unicamente i diritti di proprietà intellettuale di cui si è titolari. Come accade in Europa, anche in Cina gli elementi chiave dei diritti di proprietà intellettuale possono essere registrati e di conseguenza tutelati. Occorre identificare i propri beni di proprietà intellettuale principali (marchi, brevetti, copyright) e, alla prima occasione, registrare i propri diritti in Cina. La regola generale in Cina è che se il diritto oggetto della controversia non è stato registrato, lo stesso non può essere fatto valere. Il concetto di diritti non registrati non è ancora affermato in Cina. 1. Prima della prossima fiera commerciale, è consigliabile inviare delle lettere di diffida (c.d. cease & desist) ai contraffattori già noti. Le lettere di diffida contengono un intimazione o una richiesta di cessazione di un attività. Il destinatario può essere sia una persona fisica che una società. Dal momento che l invio di una lettera di questo genere potrebbe comportare dei rischi (potrebbe, per esempio, trattarsi di un requisito per intentare una causa oppure è possibile che il destinatario sporga denuncia per diffamazione), è preferibile che la stessa sia redatta da un avvocato in loco. 2. É meglio limitare le proprie aspettative e accontentarsi dei piccoli successi: è sempre difficile ottenere tutela nei confronti di traders che si possono spostare facilmente e non possiedono beni immobili o non organizzano un magazzino. 2. Éimportante definire bene la propria strategia prima di partecipare alla fiera commerciale Occorre decidere se far valere azioni di tutela nel corso della fiera oppure approfittare della stessa quale occasione per raccogliere prove.éconsigliabile discutere la propria strategia con un legale esperto, che abbia esperienza nell ambito delle fiere commerciali in Cina. Se non si è certi di avere le prove e i documenti necessari per dare il via ad un azione di tutela nel corso della fiera, potrebbe forse rivelarsi più utile approfittare dell occasione per raccogliere ulteriore materiale probatorio. 3. Potrebbe essere più prudente attendere un po di tempo piuttosto che intraprendere immediatamente un azione di tutela. Seguire le reti di produttori, traders e clienti stranieri spesso conduce alla scoperta di collegamenti, chiarisce quali sono gli obiettivi prioritari e permette di valutare meglio come muoversi. Nel caso in cui, per esempio, i diritti di proprietà intellettuale non siano totalmente in ordine, l esistenza della contraffazione sia discutibile oppure il funzionario preposto non abbia le necessarie competenze tecniche per pronunciarsi su un caso di contraffazione nel corso della fiera, potrebbe non essere appropriato dare il via ad un azione di tutela nel corso della fiera commerciale. In aggiunta, quando appare ovvio che l espositore non è l obiettivo principale (potrebbe infatti trattarsi di un piccolo rivenditore o di una società di trading) risulta più sensato approfittare della fiera per raccogliere materiale probatorio e continuare ad indagare sull espositore anche al termine dell evento, in modo da poter individuare il produttore o persino risalire ad una rete criminale

5 Al termine della fiera: occorre agire sulla base delle informazioni raccolte È questo il momento di dare seguito alle prove raccolte o alle azioni intraprese nel corso della fiera commerciale. 3. Éconsigliabile predisporre i documenti necessari, tenendo a mente che per alcuni di essi potrebbe essere necessario svolgere un procedimento di autentica e legalizzazione che può richiedere fino a due mesi. La documentazione include: Se nel corso della fiera è stata avviata un azione di tutela, occorre portarla avanti con le autorità e condurre ulteriori indagini per accertare se il contraffattore ha interrotto l attività illegale. Se necessario, si consiglia di intraprendere azioni di tutela supplementari o ulteriori. Se nessun azione di tutela era stata avviata, si consiglia di riportare le informazioni al proprio legale o al dipartimento che si occupa della protezione della proprietà intellettuale, ed aggiungere i nuovi dati ai propri archivi. Certificazione della titolarità del diritto di proprietà intellettuale (l autentica e la legalizzazione sono in questo caso fortemente raccomandate e, nel caso di alcune autorità cinesi, obbligatorie): Brevetti: certificato di registrazione del brevetto, testo del brevetto pubblicato, documenti che attestano l identità del titolare del brevetto (per es. atto costitutivo tradotto, autenticato e legalizzato), conferma dello status legale del brevetto (che il brevetto è ancora valido) e ricevute ufficiali dell avvenuto pagamento delle tasse brevettuali per l anno corrente. Marchi commerciali: certificato di registrazione del marchio, eventuali certificati di rinnovo (se sono trascorsi più di dieci anni dalla registrazione) e documenti che attestano l identità del titolare del marchio commerciale. Copyright: qualora il copyright sia stato registrato: il certificato di registrazione del copyright e documenti che attestano l identità del titolare del copyright. Documentazione fotografica dei presunti prodotti contraffatti esposti nel corso della fiera (se disponibile). Procura autenticata e legalizzata a favore del soggetto incaricato di tutelare i diritti di proprietà intellettuale nel corso della fiera commerciale. Raccolta delle informazioni fondamentali riguardanti i sospetti contraffattori che potrebbero essere presenti alla fiera, comprensiva di denominazione sociale, informazioni relative ai presunti prodotti contraffatti, recapiti

6 Chiarimenti e prove aggiuntive in relazione ad ogni presunta contraffazione. 4. Éconsigliabile visitare il sito web della fiera commerciale o contattare l organizzatore per raccogliere informazioni in merito all eventuale presenza di un centro reclami alla manifestazione ed alla disponibilità di un servizio informazioni dedicato alla protezione della proprietà intellettuale. Se non esiste alcun centro reclami, occorre verificare se le autorità locali preposte sono autorizzate ad entrare alla manifestazione per assicurare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Si tenga a mente che, in presenza di un centro reclami, questo potrebbe essere sommerso di lavoro e che, di conseguenza, qualora si sia intenzionati ad avviare una qualunque azione di tutela, la stessa dovrebbe essere intrapresa il più presto possibile attraverso il deposito anticipato di tutti gli elementi del caso presentati in modo chiaro ed ordinato e della necessaria documentazione indicata da parte di un legale specializzato nello specifico ramo del diritto industriale oggetto della controversia. 5. Épreferibile svolgere delle ricerche sugli espositori Occorre scoprire se è prevista la presenza di eventuali aziende sospette (quelle, cioè, che si ritiene trattino prodotti contraffatti). Gli organizzatori dovrebbero essere in grado di fornire una lista degli espositori e dei numeri di stand assegnati, prima dell inizio della fiera. Altri aspetti da prendere in considerazione Il funzionario responsabile della protezione della proprietà intellettuale presente alla fiera potrebbe cambiare ogni giorno per tutta la durata dell evento. Anche se, teoricamente, dovrebbe avvenire un passaggio di consegne fra i diversi f u n z i o n a r i, è n e c e s s a r i o e s s e r e c o m u n q u e p r o n t i a rispiegare il proprio caso al nuovo funzionario di turno. Il funzionario preposto alla protezione della proprietà intellettuale, da solo, non ha il potere di ordinare al contraffattore la rimozione dei prodotti. È l organizzatore che ha l autorità di fare ciò, con l appoggio del funzionario. L e s a m e d e l l a d o c u m e n t a z i o n e s v o l t o d a l f u n z i o n a r i o p r e p o s t o p e r v a g l i a r e l a f o n d a t e z z a d e l l a d e n u n c i a p o t r e b b e r i c h i e d e r e d i v e r s e o r e. Molti centri di reclamo non sono dotati di una fotocopiatrice, è c o n s i g l i a b i l e, q u i n d i, p o r t a r e c o n s è a l l a f i e r a commerciale diverse copie della propria documentazione. 6. Occorre leggere attentamente il contratto dell espositore Sono state predisposte misure di identificazione dei prodotti contraffatti?èprevista la possibilità di espellere degli espositori o di sgomberare degli stand?se non sono specificati chiaramente nel contratto, è meglio chiarire questi aspetti con gli organizzatori. Se non sono previste misure in tal senso, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di fare pressioni, direttamente o tramite l associazione imprenditoriale a cui si appartiene, sugli organizzatori affinché prevedano sanzioni adeguate

7 Come presentare un reclamo nel corso di una fiera commerciale 1. Ci si deve recare al centro reclami e compilare un modulo con gli elementi essenziali della denuncia (in alcune fiere questi sono disponibili sia in cinese che in inglese). 2. Occorre illustrare e discutere i dati in proprio possesso con il funzionario responsabile della protezione della proprietà intellettuale (in alcuni casi potrebbe essere presente, e a disposizione per una consultazione, anche un avvocato appositamente invitato dall organizzatore). 7. Si consiglia di utilizzare agenti o legali esperti e procurare per loro i necessari lasciapassare. Occorre tener presente che sono numerose le fiere commerciali in Cina che permettono l accesso solo agli stranieri. La Guangzhou Export Commodities Fair (Canton Fair), per esempio, pone delle restrizioni all accesso di cittadini cinesi che non siano espositori o che non svolgano affari nel corso della fiera. 3. Il funzionario esaminerà attentamente i documenti presentati per assicurarsi che i diritti di proprietà intellettuale siano validi e che chi ha presentato il reclamo sia in possesso della documentazione necessaria (le azioni di tutela promosse da molte aziende vengono respinte a causa della mancanza di documentazione dovuta ad una preparazione inadeguata). 4. Se il reclamo viene considerato fondato, il funzionario responsabile della proprietà intellettuale e l avvocato si recheranno nello stand del contraffattore e lo informeranno dei termini della denuncia. 5. Al presunto contraffattore viene normalmente concesso un periodo di tempo per rispondere alla denuncia. Il termine di risposta assegnato dipende dal locale dipartimento amministrativo preposto alla tutela della proprietà intellettuale e dalla durata della fiera commerciale. Quando si sottopone un caso al centro reclami è necessario tenere in considerazione l esistenza di questo termine. Da ciò si evince l importanza del presentare la denuncia il prima possibile. 6. Decorso questo lasso di tempo, se il funzionario responsabile è d accordo, l organizzatore può ordinare al presunto contraffattore di rimuovere o coprire i prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale. La misura nella quale l organizzatore di una fiera commerciale è autorizzato ad ordinare ai contraffattori di eseguire queste azioni dipende dal contratto che questi ha sottoscritto con gli espositori

8 Nel corso della fiera: bisogna essere proattivi, non reattivi 1. Nel caso sia possibile, è preferibile visitare la fiera commerciale nella fase di allestimento e ricercare i contraffattori conosciuti, passati o presunti. Chi viola la proprietà intellettuale potrebbe infatti vendere alla clientela i prodotti contraffatti anche se questi non vengono esposti apertamente. Spesso i contraffattori più seri sono quelli che hanno imparato a non attirare l attenzione e che continuano però a trattare affari con i propri clienti regolari al di fuori delle fiere commerciali. Fare attenzione ai soliti sospetti ed utilizzare la fiera come un opportunità per svolgere investigazioni approfondite e raccogliere materiale probatorio, può rivelarsi utile tanto quanto il promuovere un azione di tutela nel corso della manifestazione. 2. Èimportante sapere dove si trovano le autorità responsabili della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare se i vostri agenti/legali intrattengono già buoni rapporti lavorativi, sarebbe utile mettersi direttamente in contatto con loro. È consigliabile farsi conoscere dalle autorità il prima possibile, prima ancora dell insorgere di un eventuale controversia e consultarsi con loro su eventuali questioni specifiche connesse ad un particolare evento. 3. Quando si espongono prodotti in una fiera commerciale, occorre rivedere e valutare che tipo di materiali si stanno esponendo e distribuendo, in particolare in relazione a nuovi prodotti. Bisogna infatti considerare che l esposizione di un prodotto ad una fiera commerciale potrebbe (ma non in tutti i casi) costituire una divulgazione in grado di incidere negativamente sulla valutazione della novità dello stesso. Se, per esempio, si espone un nuovo prodotto nel corso di una fiera commerciale in modo tale che gli elementi innovativi risultino chiaramente visibili e vengano in qualunque modo documentati, è possibile successivamente trovarsi nella situazione di non poter ottenere il rilascio di un brevetto per questo prodotto o, nel caso si riesca ad ottenerlo, lo stesso potrebbe essere dichiarato annullabile. È importante sapere che l attuale legge sui brevetti concede un termine di proroga, ciò significa che un invenzione o una creazione non perde il requisito della novità se la domanda di brevetto viene presentata entro sei mesi dalla prima esposizione del prodotto in una fiera commerciale riconosciuta dal governo cinese. Èbuona strategia chiarire con il proprio legale eventuali dubbi su cosa può costituire una divulgazione Éconsigliabile raccogliere biglietti da visita, brochure ed altro materiale informativo di ogni sospetto contraffattore. I contraffattori possono presentarsi sotto mentite spoglie e riportare differenti nomi di aziende sui loro biglietti da visita; generalmente, però, i soggetti coinvolti forniscono sempre gli stessi numeri di cellulare, permettendo così di collegare tra loro le diverse società di facciata. 5. Ébuona strategia portare con sè una fotocamera digitale o un telefono cellulare dotato di fotocamera per la raccolta di prove. È importante notare che, nonostante queste apparecchiature non siano vietate, alcuni espositori (specialmente se sono consapevoli di compiere delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale) potrebbero opporsi al fatto che vengano scattate delle fotografie. 6. Anche nel caso in cui non venga avviata alcuna azione, si consiglia ugualmente la creazione di un database con i dati dei sospetti contraffattori ed il maggior numero possibile di prove utilizzabili in futuro per eventuali azioni di tutela

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