SEGNI DISTINTIVI E INTERNET. Camera di Commercio di Verona 18 Aprile 2012

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1 SEGNI DISTINTIVI E INTERNET Camera di Commercio di Verona 18 Aprile 2012

2 Il nome di dominio: particolarità tecniche Indirizzo IP: Nome di dominio: bugnion.it Il nome di dominio rappresenta la conversione in caratteri alfanumerici dell indirizzo IP, una stringa di 4 gruppi di numeri che identifica ogni computer collegato ad Internet. Esso nasce dall esigenza di facilitare la navigazione in Internet 2

3 Il nome di dominio: particolarità tecniche Parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet): Sottodominio Protocollo livello applicazione Dominio di secondo livello / dns server di livello inferiore Dominio di primo livello (TLD), (cctld) / root server 3

4 Il nome di dominio: particolarità tecniche gtld (generic Top Level Domain): sono 22 es:.com,.org,.net,.biz,.asia,.coop,.aero cctld (country code Top Level Domain): sono oltre 240 es:.it,.de,.fr,.us SLD (Second Level Domain): è l elemento individualizzante / distintivo in quanto è l espressione liberamente scelta 4

5 Il nome di dominio: particolarità tecniche New gtld Sono domini di primo livello generico che possono consistere in qualunque nome, es:.shop,.london,.nike Primo periodo di presentazione domande, dal al Barriere all ingresso : alti costi (USD ,00 per la sola presentazione della domanda), complessità della procedura e necessaria struttura tecnica Cambiamenti sul modo di rintracciare le info e sulle strategie commerciali delle aziende 5

6 Il nome di dominio: particolarità tecniche IDN (Internazionalized Domain Name) Sono domini che contengono caratteri speciali e che superano così i limiti dei caratteri dello standard ASCII (sistema di codifica dei caratteri utilizzato per lo scambio di informazioni).eu: dal è possibile la registrazione dei domini IDN in tale estensione I caratteri all interno di uno stesso nome a dominio devono appartenere allo stesso alfabeto 6

7 Il nome di dominio: particolarità tecniche Domini aperti es:.com,.org,.net Domini chiusi - requisito della presenza locale p.l. totale (es:.cn registrabili solo da società cinesi) p.l. parziale (es:.asia, sufficiente contatto amministrativo o tecnico in Asia) Principio del first come first served 7

8 Il nome di dominio: disciplina giuridica Il nome di dominio è, a tutti gli effetti, un segno distintivo che ha pari dignità rispetto al marchio di impresa (art. 1 cpi) nome a dominio di un sito usato nell attività economica (prima: nome a dominio aziendale ) La mera registrazione del dominio non è sufficiente per la sua qualifica come segno distintivo 8

9 Il nome di dominio: disciplina giuridica Un nome di dominio (usato nell attività economica) già noto può privare di novità, e quindi rendere nullo, un marchio successivo se, a causa dell identità o somiglianza fra i segni e dell interferenza merceologica, può determinarsi un rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione (art. 12, primo comma, lett. b, art. 25 cpi) 9

10 Il nome di dominio: disciplina giuridica Per converso, un marchio di impresa non rinomato può essere di ostacolo all uso di un nome di dominio usato nell attività economica se, a causa dell interferenza merceologica, può determinarsi un rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione Se il marchio anteriore è rinomato, il divieto di uso vale anche in assenza di interferenza merceologica, se indebito vantaggio o pregiudizio (art. 22 cpi unitarietà dei segni distintivi) 10

11 Il nome di dominio: disciplina giuridica DOMAIN GRABBING / CYBERSQUATTING Pratica contraffattoria (sanzionata dall art. 22 cpi) che consiste nella registrazione come nome a dominio di marchi o segni distintivi altrui normalmente celebri o rinomati al solo fine di appropriarsi della notorietà del segno e di ottenere un ingiusto profitto (sviamento di clientela) o recare danno al soggetto titolare del marchio REVOCA o TRASFERIMENTO del dominio (art. 118 cpi) (caso SOLATUBE, sentenza del Tribunale di Milano del ) 11

12 Confronto nome di dominio e marchio di impresa Marchio di impresa principio di territorialità: il marchio è protetto nel territorio in cui risulta registrato principio di specialità (relatività): il marchio è protetto con riferimento (e limitatamente) ai prodotti e ai servizi per i quali risulta registrato (e quelli affini) 12

13 Confronto nome di dominio e marchio di impresa Corollario 1: due marchi identici (o simili) possono essere registrati da soggetti diversi per gli stessi prodotti / servizi (o affini) in paesi diversi (sussiste una interferenza merceologica ma non una interferenza territoriale). Corollario 2: due marchi identici (o simili) riconducibili a soggetti diversi possono coesistere nello stesso territorio se identificano prodotti / servizi diversi (non affini) (sussiste una interferenza territoriale ma non una interferenza merceologica). 13

14 Confronto nome di dominio e marchio di impresa I principi di territorialità e di relatività merceologica della tutela non sono applicabili al mondo virtuale Il nome di dominio è registrato a prescindere dal collegamento ad un dato territorio ed è visibile in tutto il mondo Il nome a dominio viene registrato a prescindere da un settore merceologico 14

15 Il nome di dominio: disciplina giuridica Due soggetti titolari di marchi identici (o simili) per prodotti non affini sullo stesso territorio, possono essere entrambi assegnatari di domini contenenti il proprio marchio in quanto entrambi hanno un legittimo interesse al dominio. Parimenti, due soggetti titolari di marchi identici (o simili) per prodotti identici (o affini) ma in territori diversi, possono essere entrambi assegnatari di domini contenenti il proprio marchio in quanto entrambi hanno un legittimo interesse al dominio. 15

16 Il nome di dominio: disciplina giuridica Finchè non interviene una sovrapposizione di mercati / clientela non si concretizza alcuna violazione di marchio Trib. Roma, ord , Carpoint spa c. Microsoft Co. Carpoint S.p.A. vendita di autovetture, marchio registrato " Carpoint " e del domain name "carpoint.it v. Microsoft titolare del sito con dominio carpoint.msn.com, stessa attività È stato negato il rischio di confusione in quanto Il sito carpoint.msn.com è un sito esclusivamente in lingua inglese, con l'indicazione dei prezzi in divisa USA, l'indicazione delle tasse da applicare in quel paese, consigli sui servizi finanziari ed assicurativi americani, con la lista di tutti gli uffici USA; per accedere alle informazioni sulle auto disponibili occorre indicare una residenza ed il codice di avviamento postale USA. 16

17 Il nome di dominio: disciplina giuridica Secondo la prevalente giurisprudenza italiana, anche la mera registrazione del dominio (non accompagnata dall attivazione del sito) configura un uso illecito, confusorio dell altrui marchio anteriore (ancorchè non rinomato!) perché costituisce già un uso sul mercato di quel segno 17

18 Attività di recupero dei domini di terzi 1. Ricerca approfondita sul titolare del dominio; 2. Contatti confidenziali (attraverso società fiduciarie terze, per non destare sospetti) per accertare le reali intenzioni (e per eventualmente ottenere una prova di malafede); 3. Negoziazioni per il trasferimento del dominio; 4. Lettera di diffida; 5. Procedura di riassegnazione 18

19 La procedura di riassegnazione Non è un procedimento giudiziario, bensì amministrativo ICANN, UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) La WIPO di Ginevra è il più importante UDRP provider Vantaggi: velocità (in media occorrono 2 / 3 mesi per arrivare alla decisione) e costi (circa dai ai euro) Svantaggi: non è previsto un rimborso spese, né tantomeno un risarcimento danni 19

20 La procedura di riassegnazione Tre condizioni da provare (art. 4 UDRP): il nome a dominio contestato identico o simile al marchio anteriore del ricorrente; il titolare del dominio (assegnatario) non deve avere alcun diritto o titolo ad utilizzare il nome a dominio contestato; la registrazione del dominio deve essere avvenuta in malafede. Solo in presenza di tutti e tre i requisiti, si parla di registrazione abusiva 20

21 Prova della malafede: La procedura di riassegnazione 1. scopo principale di vendere, licenziare o comunque trasferire il dominio al titolare del marchio per una cifra molto maggiore rispetto al costo diretto della registrazione; 2. scopo di impedire al titolare del marchio registrare il dominio corrispondente al proprio marchio; 3. scopo principale di danneggiare gli affari di un concorrente; 4. scopo di attrarre, a scopo di lucro, gli utenti del web, creando confusione con il marchio del ricorrente 21

22 La procedura di riassegnazione Decisione WIPO del n D , Mediaset Spa v. Didier Madiba LLC, mediaset.com Mediaset non aveva rinnovato in tempo il dominio mediaset.com che, messo all asta, era stato acquistato dal resistente Mediaset non è riuscita a provare la malafede in quanto il dominio era stato acquistato legittimamente all asta, i termini media e set sono parole comuni, Mediaset si è limitata a fornire asserzioni generiche e non sufficienti 22

23 Uso del marchio altrui come meta-tag I meta-tag sono etichette nascoste all interno del codice HTML che compone la pagina web, e che hanno come scopo quello di facilitare l indicizzazione del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca che usano, per tale scopo, programmi denominati spiders 23

24 Uso del marchio altrui come meta-tag L uso del marchio del concorrente come metatag non ha lo scopo di creare confusione con l attività del sito del terzo (confusione che comunque si concretizza nella fase pre-vendita ) bensì semplicemente di aumentare il traffico internet del proprio sito sfruttando la notorietà di marchi o nomi commerciali altrui e sviando traffico internet 24

25 Uso del marchio altrui come meta-tag L uso del marchio altrui come meta-tag può assumere rilievo sotto un duplice profilo contraffazione di marchio concorrenza sleale 25

26 Uso del marchio altrui come key-word Grazie al servizio di posizionamento AdWords di Google è possibile, mediante la scelta di parole chiave (key-words), far apparire il proprio sito come link sponsorizzato ogni volta che, con il motore di ricerca, si ricerca quella/e parola/e Quid iuris in caso di uso non autorizzato del marchio altrui? 26

27 Uso del marchio altrui come key-word Sentenza del Tribunale di Milano del il caso ha visto coinvolte, come attrici, le società Avis e Sixt, concorrenti nel settore del noleggio di auto, contro la condotta di terzi che, nell interesse ma all insaputa di Sixt, avevano utilizzato come keyword il marchio Avis per l attivazione del link sponsorizzato Sixt. Avis compariva inoltre nell annuncio stesso cliccando il quale si veniva reindirizzati al sito di Sixt È stata riconosciuta sia la contraffazione di marchio (ex art 22 cpi) che la concorrenza sleale (ex art 2598 n. 3 c.c.) 27

28 Uso del marchio altrui come key-word Il caso Interflora vs Marks & Spencer della CGE Marks & Spencer si era riservata INTERFLORA come parola chiave nell ambito del servizio di posizionamento in modo tale che, quando questa parola veniva ricercata in Google, compariva, come link sponsorizzato, il sito di M&S la quale annovera, tra i suoi servizi, la vendita e la consegna di fiori a domicilio. Doppia identità : uso dello stesso marchio per gli stessi prodotti / servizi. 28

29 Uso del marchio altrui come key-word Il Caso Interflora vs Marks & Spencer della CGE Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente l uso del proprio marchio nell ambito del key-word advertising quando tale uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Viola la funzione di indicazione di origine quando la pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) all utente di sapere se i prodotti o servizi menzionati nell annuncio provengano dal titolare del marchio (o da un impresa economicamente collegata a quest ultimo) oppure, al contrario, da un terzo. 29

30 Uso del marchio altrui come key-word Il Caso Interflora vs Marks & Spencer della CGE Siffatto uso non viola la funzione di pubblicità del marchio. Viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. 30

31 Uso del marchio altrui come key-word Il Caso Interflora vs Marks & Spencer della CGE Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente l uso del proprio marchio da parte di un terzo nell ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione). 31

32 Linking Collegamento ipertestuale che consente di passare da un sito ad un altro In genere il surface linking, ossia il collegamento con la home page di un altro sito, è lecito in quanto non genera alcuna confusione. Per contro, il deep linking (collegamento ad una pagina interna del sito altrui) crea maggiori problemi: per essere lecito, il cambio di sito deve essere riconoscibile (ad esempio predisponendo l apertura di una nuova finestra del browser) È consigliabile inserire nelle avvertenze legali del proprio sito il divieto per i terzi di utilizzare le proprie pagine web con la tecnica del deep linking 32

33 Framing Attraverso tale sistema, l'utente che si collega ad un dato sito e su di esso utilizza un link, verrà collegato ad una pagina di un altro sito, ma detta pagina, a differenza di quanto avviene nel Linking, verrà visualizzata all'interno della cornice (frame) del primo sito: pertanto gli avvisi pubblicitari posti su questo continueranno a circondare la pagina agganciata ed ogni pagina successiva che gli utenti intenderanno visualizzare 33

34 Framing A differenza del HyperLinking, che è normalmente lecito, il framing, che ne rappresenta una variante, è da considerarsi tendenzialmente illecito sotto il profilo della concorrenza sleale (art c.c.) in quanto induce gli utenti a ritenere sussistente un associazione tra le due entità ed eventualmente a sviarli e comporta altresì uno sfruttamento parassitario dell'attività altrui È opportuno inserire nelle note legali del proprio sito il divieto di framing 34

35 Typosquatting Registrazione di un nome di dominio del tutto simile ad un marchio noto ma contenente un refuso (in inglese, typo : refuso tipografico e squatting, occupazione abusiva). Lo scopo è quello di intercettare traffico internet derivante da errori di battitura nell URL (sfruttamento parassitario del traffico internet dirottato) Concorrenza sleale confusoria ex art n. 1 c.c. 35

36 Mousetrapping apertura continua di pop-up (finestre) anche quando si cerca di chiudere la pagina o di tornare indietro. Scopo: far sì che le pagine web siano visitate dal maggior numero di persone: più il sito è visitato, più aumenta il valore economico dello stesso in quanto maggiore è il prezzo di vendita delle inserzioni pubblicitarie offerte per quel sito In una procedura di riassegnazione del dominio jagermeister.it la tecnica del mousetrapping utilizzata dal resistente ha rappresentato un indizio di malafede 36

37 Page-jacking Il page-jacker copia la pagina di un sito web noto e lo inserisce in un nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un sapiente uso dei meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di leggere le autentiche pagine web. concorrenza sleale confusoria; possibile violazione del diritto d autore 37

38 Strategia di tutela (brand protection) Oltre ai domini generici.com,.biz,.org,.info,.asia, e ai domini nazionali.it e.eu, un azienda italiana che opera con l estero dovrebbe preoccuparsi di bloccare i domini: dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti, dei paesi dove è prossima una espansione e dei paesi dove dispone di un distributore 38

39 Strategia di tutela (brand protection) Registrazione dei domini frutto di mistyping (errori di digitazione) nelle principali estensioni (es: kerakol.com oltre al kerakoll.com) Domini nazionali (cctld) per i quali non è prevista la procedura di riassegnazione (es:.ru,.com.tr,.by,.ge,.ar,.eg) Domini difensivi (varianti del dominio principale) nelle principali estensioni (es, a fronte di imperialfashion, fashionimperial, fashion-imperial e imperial-fashion) 39

40 Strategia di tutela (brand protection) Registrazione dello user name aziendale per l account in Facebook (es: e Twitter per le proprie pagine personali paragonabili a veri e propri siti Internet In caso di violazioni, utilizzo degli strumenti creati dai social network e dai siti di aste online per contrastare violazioni di marchio e altri diritti di proprietà industriale 40

41 La sorveglianza domini (domain watch) Sorveglianza annuale (rinnovabile) Monitoraggio costante dei diversi registri domini, sia gtld che cctld Ricerca di identità e di similitudine Report mensili 41

42 La sorveglianza domini (domain watch) 42

43 La sorveglianza del marchio nel web Consente di venire a conoscenza periodicamente di usi non consentiti del proprio marchio nella rete Internet quali: uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in modo generico o descrittivo), brand identity / commenti dispregiativi (quando il marchio è citato in un contesto positivo oppure è oggetto di critiche, giudizi negativi o commenti offensivi all interno di blogs o social networks), uso non autorizzato (es: nel caso un terzo senza essere licenziatario mette in vendita prodotti recanti il marchio in questione), marchi confondibili (esistenza di marchi simili nello stesso canale commerciale). 43

44 La sorveglianza del marchio nel web Copertura: siti Internet codificati da Google, strategie di ricerca personalizzate (include anche le aste ed i social networks) Spedizione: on-line Frequenza: mensile; bisettimanale per le aste on-line 44

45 GRAZIE PER L ATTENZIONE Paolo Di Mella

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