La tutela del marchio

Transcript

1 La tutela del marchio APINDUSTRIA VICENZA - Schio, 15 giugno 2011 RELATORE: Dott.ssa Laura Baretto

2 La Proprietà Industriale GLI STRUMENTI DI TUTELA Il Marchio d impresa Il Disegno o Modello Il Brevetto d invenzione Il Modello Industriale di Utilità

3 Cos è il marchio È un segno distintivo: distingue i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli dei suoi concorrenti. E uno strumento di comunicazione: permette ai consumatori di identificare un prodotto (sia esso un bene, o un servizio) di una determinata impresa, in modo tale da distinguerlo da prodotti simili o identici, forniti da imprese concorrenti.

4 Cos è il marchio Possono costituire marchi d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare, le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche (purchè siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui).

5 COME SI CREA UN MARCHIO Consulente : Crea e seleziona INDIVIDUAZIONE Ricerca & sviluppo una lista di parole, potenziali marchi denominativi o un logo o loro combinazione valutazione dei requisiti per la registrazione valutazione della Ricerca di anteriorità novità REGISTRAZIONE Marchio denominativo o figurativo o complesso Sfruttamento economico

6 Che cosa si deve aver presente quando si sceglie o si crea un marchio? Il marchio deve essere conforme alle prescrizioni di legge; va effettuata una ricerca di anteriorità per accertare che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati Il marchio dovrà essere facile da leggere, scrivere, memorizzare e facile da pubblicizzare su tutti i tipi di media; verificare che il corrispondente nome a dominio sia ancora libero.

7 Requisiti Capacità distintiva Capacità che il segno deve avere per consentire al consumatore di ricollegare all impresa del titolare i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio. Novità Non ingannevolezza non idoneità a trarre in inganno consumatori sulla natura o provenienza geografica dei prodotti e servizi Liceità non contrarietà alla legge, all ordine pubblico e al buon costume i

8 La capacità distintiva è assente nei seguenti casi: - indicazione descrittiva - denominazione generica del tipo di prodotti e/o servizi che il marchio dovrebbe contraddistinguere - denominazione di uso generale o che allude a caratteristiche essenziali o a prestazioni del prodotto, quali, ad esempio: mini, maxi, super, extra, ultra, lusso, dolce

9 Marchi descrittivi Un marchio per essere registrabile non può consistere esclusivamente in segni od indicazioni usate in commercio per i prodotti o servizi in questione per designarne: - la specie, per esempio "light", per sigarette; - qualità, per esempio migliore, classico ; - la provenienza geografica, - quantità, per esempio i numeri; - destinazione, per esempio per pulizia per prodotti per l igiene della casa; - valore: per esempio economico; - epoca di fabbricazione del prodotto: per esempio "fresh each day" per verdure; -epoca di prestazione del servizio: per esempio "24 hour banking ; - altre caratteristiche del prodotto o del servizio.

10 Esempi di marchi comunitari respinti perchè descrittivi Superleggera classe 18, 28 (abbigliamento) Freshhh classi (prodotti alimentari) Memory games classe 28 (giocattoli) RadioCom classe 38 (trasmissioni) Bluesoft classe 9 (occhiali) SPA classe 3 (cosmetici) 44 (servizi di cura) E-SHIPS classe 39 (servizi di trasporto con prenotazione mediante strumenti elettronici) PAYWEB CARD 9, 36 (servizi finanziari), 38

11 Marchi evocativi o allusivi Possono essere registrati marchi c.d. allusivi o solo in parte descrittivi Ma come distinguerli da un marchio esclusivamente descrittivo? Il marchio allusivo non è registrabile quando trasmetta un messaggio chiaro e non ambiguo circa la funzione o le caratteristiche del prodotto. Sono stati ritenuti validi: SOLARIA fig. per cosmetici TRUSTED LINK per siti web

12 Marchi evocativi validi CALCIPLAST

13 Requisiti: novità È nuovo un segno che non sia già stato registrato o utilizzato da altri in relazione agli stessi prodotti o servizi. Va ricordato che la valutazione della novità varia anche in funzione della notorietà presso il pubblico dei segni precedentemente usati da altri. L'onere di dimostrare la mancanza di novità di un marchio è a carico di titolari di diritti anteriori.

14 Come si fa a sapere se un segno è in potenziale conflitto con marchi registrati? Prima di presentare una domanda per la registrazione di un marchio è consigliabile far eseguire una ricerca di anteriorità al fine di assicurarsi che il marchio che si ha intenzione di registrare o un marchio simile, non sia stato registrato da un altra impresa per prodotti identici o simili.

15 Ricerca di anteriorità su parole di identità di similitudine profilo visivo, fonetico, concettuale prodotti identici o affini Banche dati: marchi italiani, marchi comunitari, marchi internazionali, domain names, ragioni sociali

16 Ricerca di anteriorità per identità Una lista di banche dati è disponibile sul sito Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell Unione Europea (UAMI) Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) http: // Ufficio Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) http: // Ufficio Brevetti della Francia (INPI) http: // Ufficio Brevetti della Gran Bretagna(IPO) Ufficio Brevetti della Germania (DPMA)

17 Identità: strategie di ricerca - marchio esatto es. HONDA varianti HONDAS/ES H.O.N.D.A. HO N DA - marchio visualizza HONDA + altre parole staccate - marchio fonetico marchio esatto marchio + altre parole HUNDA, HOENDA regole fonetiche HUNDI per cui possono essere cambiate le vocali

18 ricorrenze Criterio r. and :MAGIC POWER Marchio: MAGICPOWER MAGIC POWER MAGIC POWER MAGICPOWERS MAGICPOWER THE MAGIC POWER TOUR Marchio: MAGIC POWER ricorrenze MAGICPOWER da questo tipo di ricerca MAGIC POWER non emergono né marchi MAGICPOWERS MAGIC né POWER da soli POWER MAGIC e THE POWER OF MAGIC non emerge POWERMAGIC ossia l inversione attaccata

19 Criterio r. or :MAGIC POWER MAGIC OR POWER Voglio cercare tutti i marchi MAGIC e tutti marchi POWER. Criterio consigliato per la ricerca di varianti grafiche di una parola. Quando devo ricercare un numero il consiglio è di ricercare la variante in sillabe del numero o la traduzione in inglese.

20 Ricerca per similitudine Utilizza complesse strategie analisi mediante la scomposizione delle parole in vocali, sillabe, associando la parola/e a prefissi e suffissi

21 Nome a dominio IL NOME A DOMINIO VA CONSIDERATO COME FATTORE DI VALORIZZAZIONE DEL BRAND: QUASI IL 70 % dei SITI WEB sono trovati DIGITANDO SUL MOTORE DI RICERCA UN SEGNO DISTINTIVO O TENTANDO DI INDOVINARE. Possibilità di interferenza con altrui diritti di marchio, ditta o insegna E' vietato adottare come [ ] nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se [ ] possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni

22 I marchi vengono distinti in marchi di fabbrica segni utilizzati per distinguere identificare un produttore ed marchi di prodotto individuano uno specifico o linea di prodotti. prodotto

23 Tipologie di marchio marchio denominativo LEUCOS marchio figurativo marchio misto o complesso

24 Tipologie di marchio Marchio di forma o tridimensionale

25 Tipologie di marchio Altri tipi di marchio Sonoro di colore olfattivo

26 Esempi di marchi figurativi

27 Scelta del marchio Parole inventate o di fantasia, Sono facilmente registrabili perché vengono considerate distintive. Il marchio sarà forte, dotato di ampia capacità distintiva e facilmente difendibile nei confronti di altri segni posteriori anche soltanto simili Possono, però essere più difficili da ricordare per i consumatori e quindi più difficili da pubblicizzare.

28 Scelta del marchio Marchi suggestivi/ evocativi alludono ad una o più caratteristiche del prodotto. Il vantaggio è che agiscono come una forma di pubblicità. In alcuni paesi rischiano di essere considerati troppo descrittivi del prodotto e dunque non registrabili.

29 Marchio di fatto e Marchio registrato Vantaggi marchio di Fatto Vantaggi marchio registrato Uso del marchio Svantaggi: Inversione dell onere della prova l'uso deve essere più intenso rispetto al marchio registrato maggiori difficoltà di provare i propri diritti:notorietà non puram.locale protezione merceologica limitata impossibilità iscrizione doganale Norme concorrenza sleale anziché Legge marchi no registrazione internazionale, maggiori difficoltà per la redazione di contratti Estensione territoriale Estensione merceologica Priorità Controllo doganale

30 La registrazione Profilo territoriale Paesi dove è maggiore la richiesta di prodotto. Paesi a rischio di contraffazione Profilo merceologico Prodotti e servizi dell azienda Prodotti e servizi affini Merchandising (per i marchi notori)

31 Classificazione internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi : 45 classi 1. Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria 2. Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti. 3. Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici. 4. Oli e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione. 5. Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi. 6. Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.

32 7. Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova. 8. Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi. 9. Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori. 10. Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura. 11. Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari. 12. Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici. 13. Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio. 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici. 15. Strumenti musicali. 16. Carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili);..

33 Procedure di deposito Registrazione in Italia Registrazione Comunitaria (comprende tutti i 27 Stati dell Unione Europea) Registrazione Internazionale (comprende 85 Stati Accordi di Madrid) Registrazioni locali in singole nazioni estere (es. India, Brasile ad oggi non hanno aderito al Sistema di Madrid) Durata:10 anni,rinnovabile un numero illimitato di volte

34 Registrazione in Italia Dal 1 maggio 2011 è divenuta operativa la procedura di opposizione. Si tratta di un procedimento amministrativo che consente ai titolari di marchi registrati che ritengano lesi i propri diritti dal deposito di un nuovo marchio identico o simile al proprio di opporsi a tale deposito. La procedura dovrà concludersi entro 24 mesi e potrà anche essere evitata esperendo una conciliazione ad hoc.

35 Opposizione Il deposito di nuovi marchi verrà pubblicato, a partire dal 1 luglio 2011, nel Bollettino ufficiale ed entro 3 mesi successivi alla pubblicazione i titolari di marchi anteriori potranno presentare opposizione. Verificata l ammissibilità dell opposizione l UIBM la notifica al richiedente e informa le parti che hanno la facoltà di giungere, entro un periodo definito, ad una soluzione transattiva, mediante un accordo di conciliazione.

36 Opposizione Qualora la conciliazione non abbia esito positivo, si apre la fase di merito dell opposizione. Nel caso in cui il marchio posto a base dell'opposizione sia stato registrato da più di cinque anni, il richiedente può eccepire all'opponente l'esibizione delle prove d'uso del marchio stesso.

37 OPPOSIZIONE Come si viene a sapere della pubblicazione di un nuovo marchio nel Bollettino Ufficiale italiano? SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DATA-BASE Consente di giungere tempestivamente a conoscenza del deposito, della pubblicazione e/ o della registrazione da parte di terzi di marchi identici o simili al proprio. Valutazione Paese, prodotti e servizi designati.

38 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA Il servizio, di durata annuale, può interessare tutte o alcune classi merceologiche e comprende oltre alla segnalazione degli estremi dei marchi rilevati anche una prima valutazione professionale delle opportunità e modalità di intervento a difesa del marchio (opposizione, diffida, eventuale azione legale). Può esser attivato: in ITALIA nell Unione Europea a livello Mondiale (consigliato)

39 MARCHIO COMUNITARIO Copre i 27 paesi dell UE Vantaggi: Risparmio di costi: unica tassa di deposito 900 Semplificazione nella gestione Mancanza dell onere d uso in tutti gli stati membri. Esame di validità del marchio Possibili opposizioni da parte di titolari di diritti anteriori e/o notori entro 3 mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Uff. marchi comunitari

40 Marchio Internazionale La registrazione internazionale non costituisce un marchio come il marchio comunitario, ma è una procedura unificata di deposito che produce, nei paesi designati, lo stesso effetto di una registrazione nazionale ed è soggetta, quanto ai requisiti di validità, alla normativa locale di ciascun Paese protetto. Il marchio internazionale deve necessariamente basarsi su di un deposito e/o registrazione del segno nazionale o su di un marchio comunitario. I costi dipendono dal numero di Stati rivendicati.

41 \ Al Sistema di Madrid aderiscono attualmente, oltre all Italia, i seguenti Paesi: EUROPA: Albania, Austria, Benelux (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo), Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia (compresi dipartimenti e territori d'oltremare), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Unione Europea. ASIA E MEDIO ORIENTE: Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bhutan, Corea del Nord, Corea del Sud, Georgia, Giappone, Iran, Israele, Kazakhstan, Kirgyzstan, Oman, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Popolare Mongola, Singapore, Siria, Tajikistan, Turchia, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam. AMERICHE: Antigua (Barbuda), Antille Olandesi, Cuba, Stati Uniti AFRICA: Algeria, Botswana, Egitto, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Marocco, Namibia, Swaziland, Repubblica del Mozambico, Sierra Leone, Sudan, Zambia. OCEANIA: Australia.

42 Che cos è la Priorità Il titolare di una domanda nazionale o comunitaria può estendere all estero la protezione del marchio rivendicando la priorità, cioè facendo decorrere i propri diritti dalla data di deposito della domanda italiana o comunitaria, nel rispetto del limite temporale di sei mesi. Di conseguenza, i requisiti di validità del successivo deposito, effettuato entro i sei mesi, dal primo andranno valutati con riferimento a quella data anteriore.

43 La gestione dei marchi 1. Gestione interna 2. Archivio prove d uso 4. Attività di sorveglianza

44 Gestione Interna: Controllo sull uso del marchio Il marchio viene usato da molti soggetti interni ed esterni all azienda: Es. Fornitori e sub-fornitori Es. Marketing e pubblicità Es. Venditori, distributori Es. Clienti E importante controllare come viene usato il marchio

45 Uso effettivo marchio (a pena di decadenza della registrazione) Marchio registrato deve essere usato dal Titolare o con il suo consenso Nel territorio ove il marchio è registrato Entro un certo termine dalla registrazione (Italia: 5 anni dalla registrazione). Apposizione del marchio registrato in Italia sui prodotti/confezioni, ai fini dell esportazione degli stessi

46 Uso corretto: il marchio figurativo Usare il marchio figurativo come è stato registrato Non alterare CARATTERE DISTINTIVO Altrimenti, si rischia di non avere idonee prove d uso del marchio figurativo, che rischia la decadenza

47 Cosa fare in caso di restyling marchio? Se c è alterazione del carattere distintivo E necessario ridepositare marchio, nella nuova forma grafica Consiglio generale: tutelare, se possibile Marchio denominativo Marchio figurativo

48 Prove d uso di un marchio: che cosa archiviare Cataloghi, brochure Confezioni vuote, prodotti con il marchio apposto Listino prezzi, fatture con l indicazione del marchio nel corpo della fattura Cataloghi fiere e fotografie proprio stand Pubblicità effettuata Rassegna stampa INDICARE: DATA E LUOGO DELL USO

49 Il controllo: la sorveglianza Negli Stati o nei Sistemi che prevedono la procedura amministrativa di opposizione alla registrazione, la mancata proposizione dell opposizione entro i termini stabiliti determina la concessione del marchio anche se successivo ad una registrazione identica o simile. L uso protratto e non contestato, per un certo periodo di tempo (generalmente 5 anni) determina la convalida del marchio registrato, anche se successivo ad un marchio identico o simile.

50 Grazie per l attenzione! Dott.ssa Laura Baretto baretto@cb-patentrademark.com