LA DISCIPLINA DELLE INVENZIONI A LIVELLO NAZIONALE. Ferrara, 21 ottobre 2015

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1 LA DISCIPLINA DELLE INVENZIONI A LIVELLO NAZIONALE Ferrara, 21 ottobre 2015

2 DEFINIZIONE INVENZIONE Soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico. Può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente

3 TUTELA

4 KNOW-HOW 1. Da cosa è costituito? 2. Quali sono i requisiti per accedere alla tutela? (Art. 98 c.p.i.) Informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore a. Segretezza b. Valore economico c. Misure adeguate a garantirne segretezza

5 BREVETTO 1. Cosa può essere brevettato? 2. Quali sono i requisiti perché un invenzione sia brevettabile? (Artt. 45, c.p.i.) 3. Cosa non è brevettabile? (Art. 45 c.p.i.) Invenzioni: a) Di prodotto b) Di procedimento c) Derivate (di perfezionamento, combinazione, traslazione) d) Dipendenti / di nuovo uso a) Novità b) Attività inventiva c) Industrialità d) Liceità e) Sufficiente descrizione a) Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici b) Piani, principi, metodi per attività intellettuali, per gioco, attività commerciali, software c) Le presentazioni di informazioni

6 ESTENSIONE DELLA TUTELA BREVETTUALE BREVETTO NAZIONALE Protezione in cui è richiesta la registrazione In Italia deposito presso UIBM Codice Proprietà Industriale (c.p.i.) - D.Lgs. 30/2005 BREVETTO EUROPEO Fascio di brevetti nazionali Tutte le lingue UE ma necessaria traduzione in Inglese/Francese/Tedesco Deposito presso EPO Conv. Brevetto Europeo 1973 BREVETTO INTERNAZIONALE Unica domanda che verrà esaminata secondo regole dei singoli Stati contraenti designati Possibile deposito presso EPO Trattato di cooperazione in materia di brevetti 1970

7 REQUISITI DELLA DOMANDA DI BREVETTO Identificazione richiedente / inventore / mandatario Titolo dell invenzione che ne descriva caratteri e scopo Descrizione sufficientemente chiara e completa Rivendicazioni oggetto del brevetto Disegni dell invenzione (se possibile) Documentazione relativa alle eventuali priorità rivendicate Lettera di nomina del mandatario, se nominato

8 PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE (es. per brevetto europeo) Deposito domanda (Data deposito) Esame formale domanda Ricerca (confronto domanda / letteratura) Esame domanda su richiesta applicant Decisione EPO Pubblicazione Trasmissione a titolare (può fare osservazioni) CONCESSIONE RIGETTO Rapporto ricerca Parere su brevettabilità Possibile Opposizione 3 Possibile ricorso

9 DIRITTI CONFERITI CON REGISTRAZIONE DIRITTI MORALI Imprescrittibili Intrasmissibili PATRIMONIALI Durata 20 anni Trasmissibili Facoltà esclusiva di attuare l invenzione e trarne profitto

10 LIMITI AL DIRITTO DI BREVETTO Usi in ambito: Privato Sperimentale Non commerciale Non è possibile vietare (Art. 68 c.p.i.) Studi e sperimentazioni per ottenimento autorizzazioni a immissioni in commercio farmaci Usi finalizzati a «preparazioni galeniche»

11 PRIMA DI DEPOSITARE DOMANDA (1) RICERCA DI ANTERIORITA Al fine di evitare: Rigetto domanda Declaratoria di nullità Empirica m - Tramite consulenti in materia di proprietà industriale (scelta consigliata)

12 PRIMA DI DEPOSITARE DOMANDA (2) In considerazione dei costi: Di ricerca e sviluppo Di brevettazione Necessario ragionamento in ottica commerciale: Quali sono le possibilità di utilizzazione del brevetto? Quali settori industriali possono essere interessati al brevetto? L invenzione permette significativi miglioramenti rispetto a prodotti o processi già esistenti?

13 SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO Licenza Cessione Principali modalità di sfruttamento dei diritti patrimoniali derivanti dal brevetto Start up/joint Venture R&D / Consorzio Spin off

14 CESSIONE DEL BREVETTO / KNOW - HOW Aspetti peculiari Determinazione del prezzo Titolarità degli ulteriori sviluppi della ricerca e delle nuove applicazioni dell invenzione / know-how Determinazione di eventuali garanzie circa la validità del brevetto (generalmente escluse)

15 LICENZA DEL BREVETTO / KNOW - HOW (1) Aspetti peculiari Oggetto della licenza Territorio, esclusiva, durata Corrispettivi e controllo dei fatturati derivanti dallo sfruttamento dell invenzione / know how Titolarità ed utilizzo degli sviluppi scientifici dell invenzione / know how licenziati Garanzie in caso di mancata concessione / nullità del brevetto / istruzione del licenziatario Obblighi commerciali e produttivi del licenziatario e verifica del loro rispetto Tutela in caso di contraffazione Cause di risoluzione del contratto e conseguenze dello scioglimento del contratto

16 LICENZA DEL BREVETTO / KNOW - HOW (2) Vantaggi Condivisione dei rischi e dei costi Mantenimento della proprietà del brevetto/apertura a nuove applicazioni dell invenzione Accreditamento scientifico Pratica clinica Congruità del corrispettivo rispetto all importanza dell invenzione Valorizzazione dell invenzione Cross-licensing

17 JOINT-VENTURE Tipologie Aspetti peculiari Definizione del ruolo di ciascun socio, del suo conferimento e del ritorno economico Definizione del progetto Conduzione e gestione del progetto Conseguenze dell insuccesso

18 START-UP Fasi per la creazione di start-up 1) Determinazione del processo di investimento: in quale fase della ricerca e secondo quali regole? 2) Decisione d investimento: screening, due diligence e negoziazione dei termini di investimento 3) Gestione dell impresa: chi comanda e secondo quali regole? 4) Disinvestimento delle partecipazioni: vendita, quotazione, svalutazione, ecc

19 ALTRE MODALITÀ DI SFRUTTAMENTO Spin - off R&D Consorzio di ricerca S.p.A. / S.r.l. / Cooperativa, la cui attività consiste nell utilizzazione industriale dei risultati della ricerca al fine di valorizzare e trasferire sul mercato il know how e le tecnologie sviluppate Due o più soggetti concludono un accordo volto allo sviluppo congiunto dei risultati della ricerca Due o più istituti di ricerca si uniscono per il raggiungimento di uno scopo comune

20 LA CONTITOLARITA DEL BREVETTO (1) Questioni burocratiche Attuazione e sfruttamento Presentazione domanda, prosecuzione procedimento, pagamento tasse, rinnovo procedimenti davanti a UIBM possono essere effettuate da ciascun contitolare Salvo patto contrario, si applicano regole sulla comunione: Se non è diversamente stabilito, le quote di titolarità del brevetto si presumono uguali tra i diversi contitolari; Dottrina e giurisprudenza dibattono sulla possibilità di sfruttamento e concessione in licenza del brevetto (segue)

21 LA CONTITOLARITA DEL BREVETTO (2) Due diversi approcci Facoltà di autonomo sfruttamento / concessione in licenza da parte di ciascuno dei contitolari NO facoltà di autonomo sfruttamento / concessione in licenza da parte di ciascuno dei contitolari Quali maggioranze? Divergenze: Unanimità (soprattutto per quanto riguarda licenze ultranovennali) Maggioranza dei 2/3 delle quote del brevetto Maggioranza semplice delle quote

22 FINE Grazie per l attenzione Avv. Gianluca Morretta

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