CHINA. IP Bulletin. Sommario STUDIO LEGALE WANG JING & ASSOCIATI I TUOI CONSULENTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CINA

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1 EDIZIONE 2 VOLUME 5 SETTEMBRE 2012 IL CHINA IP BULLETIN VI È PRESENTATO DALLO STUDIO LEGALE WANG JING & ASSOCIATI CHINA IP Bulletin I TUOI CONSULENTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CINA Sommario Le prove come chiave per la domanda di Marchio Famoso Molti marchi di società straniere godono di un alta reputazione in Cina. Spesso però tali marchi non riescono ad ottenere la protezione riservata ai Machi Famosi attraverso la Legge sui Marchi a casusa della carenza di prove che permettano di confermare le caratteristiche richieste dal legislatore. Questo articolo si focalizza sulle prove richieste per ottenere tale denominazione, inclusa la registrazione ed utilizzo del marchio, produzione, vendita, pubblicità dei prodotti, etc. Classifica dei dieci casi giudiziali più importanti del 2012 sulla protezione Il giorno 11 Aprile 2012, la Corte Suprema del Popolo ha pubblicato la lista dei dieci casi giudiziali più. Tra questi abbiamo sette casi di giurisdizione civile, due casi di diritto amministrativo e un caso rientrante nella disciplina penalistica. Tali fattispecie ci offrono uno spaccato dell orientamento giurisprudenziale moderno, nonchè una cartina tornasole sullo stato di protezione della proprità intellettuale in Cina. 1

2 Le prove come chiave per la domanda di Marchio Famoso Molti marchi di società straniere godono di un alta reputazione in Cina. Spesso però tali marchi non riescono ad ottenere la protezione riservata ai Machi Famosi attraverso la Legge sui Marchi a casusa della carenza di prove che permettano di confermare le caratteristiche richieste dal legislatore. Questo articolo si focalizza sulle prove richieste per ottenere tale denominazione, inclusa la registrazione ed utilizzo del marchio, produzione, vendita, pubblicità dei prodotti, etc. Solitamente le prove per classificare un Marchio come Famoso si compongono di cinque aspetti: Registrazione e Uso del Marchio. 1. Data della prima richiesta di registrazione del marchio; Questioni come il trasferimento o cambiamenti di titolarità vanno specificati, nonchè altri elementi e prove riguardanti l utilizzo dello stesso vanno prodotti insieme alla richiesta. Si tenga presente che tali prove vanno prodotte dall attuale utilizzatore del marchio e non da chi è titolare non utilizzatore (a causa di eventuali licenze d uso a favore di terzi). 2. Utilizzo: Prova a carico della parte di dare prova dell effettivo utilizzo del marchio. 3. Registrazione in altre categorie merceologiche (Classificazione di Nizza) così come in altri Paesi e Regioni. Produzione e vendita dei prodotti marchiati. 1. ituazione economica del richiedente: costi, profitti, pagamento delle tasse, etc. che dovranno essere provate attraverso un audit o certificato emesso dall Ufficio delle Statistiche, delle Tasse e Dogane. 2. Posizione delle industrie nazionali; indici economici, tempi e posizione nel contesto nazionale. 3. Regioni di vendita dei prodotti: sia locale, espressa in termini di provincia, che nazionale, espressa in termine di Paesi stranieri di commercializzazione. Tali informazioni dovranno essere provate da documenti quali certificati sdoganamento merci e/o fatture. Pubblicità 1. Tipo di pubblicità: dettagli, date e tipologia. 2. Costi: date e costi certificati da rapporti/fatture. 3. Durata della strategia pubblicitaria 4. Scopo dell attività pubblicitaria. Assegnazione di Titoli/Onorificienze: 1. Rispetto al Richiedente: premi ed onorificenze assegnati all impresa dove il richiedente lavora. L ottenimento di certificati di qualità non vanta lo stesso valore nel giudizio. 2. Rispetto al Marchio: premi ed 2 onorificienze al marchio, ad esempio Marchio dell anno, etc. 3. Rispetto al Prodotto: premi ed onorificienze ai prodotti che riportano il marchio, ad es. Prodotto dell anno, Prodotto Famoso, etc. Per i premi summenzionati, solo quelli di livello provinciale o dipartimentale saranno valutati. La data di aggiudicazione, il nome del premio e l unità vincitrice dovrà essere altrettanto specificata. Archivio azioni di tutela. 1. Registrazione precedenti come marchio famoso: tali registrazioni devono essere provate da documenti quali sentenze dei tribunali o dalla Lista sulla Protezione dei Marchi Famosi. 2. Registrazione della violazione del diritto: tale registrazione dovrà essere provata da sentenze e verdetti della corte con riferimento a sanzioni amministrative erogate dalle autorità competenti sul territorio cinese. In base a quanto sopra esposto è chiaro come le prove costituiscano la chiave per richiedere la denominazione di Marchio Famoso. Pertanto le imprese, locali e straniere, devono conservare tali certificati e documenti al fine di ottenere tale tutela. by Xiang Shaoyun

3 Il giorno 11 Aprile 2012, la Corte Suprema del Popolo ha pubblicato la lista dei dieci casi giudiziali più importanti del 2012 sulla protezione della proprietà intellettuale in Cina. Tra questi abbiamo sette casi di giurisdizione civile, due casi di diritto amministrativo e un caso rientrante nella disciplina penalistica. Tali fattispecie ci offrono uno spaccato dell orientamento giurisprudenziale moderno, nonchè una cartina tornasole sullo stato di protezione della proprità intellettuale in Cina. 1. Caso sulla violazione del marchio da parte di Taobao. L attore ha riscontrato che Du Guofa (venditore affiliato a Taobao) vendeva abbigliamento con marchio simile a quello da lui debitamente registrato e ha intimato a Taobao (mercato online simile a Ebay) di assisterlo a interrompere tale violazione. Tuttavia la richiesta dell attore non ha riscontrato alcun risultato e Du Guofa ha continuato a proporre alla sua clientela tale abbigliamento. In seguito, l accusa ha avviato una procedimento civile contro Du Guofa e Taobao presso la Corte del Popolo, al termine del quale i convenuti sono stati ritenuti colpevoli dei fatti e obbligati a risarcire congiuntamente un importo di RMB all attore per le perdite subite. La Corte di secondo grado ha sottolineato che Taobao è corresponsabile nella violazione della privativa e quindi obbligato in solido al risarcimento in quanto a conoscenza dei fatti. Di conseguenza, il tribunale di secondo grado ha rigettato l appello dei convenuti e confermato il giudizio di primo grado. Questo caso è utile per capire come le contromisure adottabili da una piattaforma di servizi web siano importanti nella valutazione di responsabilità per violazione della privativa. Nel caso in cui la piattaforma sia a conoscenza dell infrazione ma non agisca a riguardo, questa sarà ritenuta corresponsabile e obbligata in solido al risarcimento del danno. 2. Caso riguardante il marchio Lafite. La difesa Jinhongde ha usato Lafite Family 拉 菲 世 族 e i loghi grafici sui propri prodotti vinicoli, manuali e siti internet, nonchè l introduzione alla storia della società, identica a quella della società accusante, Chateau. In aggiunta, la Health Industry Development Co. Ltd. della Hunan Biomedical Group ha distribuito tali prodotti, violando i diritti del titolare. A seguito di tali avvenimenti, l Accusa ha intrapreso una causa presso la Corte Intermedia del Popolo di Changsha per violazione del marchio e concorrenza sleale. La Corte di primo grado ha ritenuto che gli atti posti in essere dalla difesa costituiscono violazione del marchio e concorrenza sleale, ordinando alla Jinhongde di fermare ogni attività contraffattiva e alla Health Industry Development Co. Ltd. of Hunan Biomedical Group di interrompere la produzione dei prodotti e di usare il relativo materiale pubblicitario. La corte di secondo grado ha riscontrato che le parole e i loghi utilizzati nei prodotti della difesa effettivamente violavano i diritti di esclusiva dell accusa ed ha confermato la sentenza di primo grado. In questo caso bisogna prendere nota del fatto che, se registrati e popolari, i prodotti stranieri possono effettivamente essere tutelati dalla legge cinese. La popolarità del prodotto in territorio straniero può inoltre costituire un importante strumento al fine del riconoscimento di Marchio Famoso anche in territorio cinese. 3. Controversia tra Dayun e Jianghuai riguardo il marchio Motor. Dal 2005, la Jiangsu Jianghuai Motor Group e la Jiangsu Jianghuai Motor Stock Limited che utilizzato il logo con un ellisse e stelle a cinque punte, hanno iniziato un progetto di diffusione 3 pubblicitaria che ha procurato un elevato prestigio alla società. La domanda di registrazione del logo menzionato è avvenuta nel 2005 ma non è stata mai approvata dalle autorità. La domanda della Guangzhou Red Sun Vehicle Part Co. Ltd. per la registrazione dello stesso marchio, invece, è stata approvata nel 2007 con i numeri di reg e , nella classe motori n. 12. Nel 2010, la Red Sun ha avviato la pubblicizzazione del marchio sulle maggiori testate nazionali, mentre, il 26 Marzo 2010 questa società ha inviato una lettera di Diffida alla Jianghuai Motor Stock Limited richiedendole di terminare l infrazione del marchio registrato. A seguito di tale lettera, La Red sun ha fatto causa alla Jianghuai presso la Corte del Popolo. La corte di primo grado ha ritenuto che i marchi oggetto del contenzioso non contengono similitudini e non sono state previste sanzioni a carico della Jianghuai Group e della Jianghuai Stock Limited. La corte di secondo grado ha poi confermato tale sentenza. La Red Sun, insoddisfatta di tale decisione, ha richiesto la revisione del caso presso la Corte Suprema del Popolo. Dal momento che il caso coinvolge sia la giurisdizione civile che amministrativa, la Corte Suprema ha organizzato tre meeting tra le parti al fine di risolvere la questione bonariamente. Al termine delle trattative, le parti hanno raggiunto un accordo sull utilizzo del marchio prevenendo ogni controversia futura. 4. Disputa sulla violazione della Comfortable Sleeping Mode nei sistemi di aria condizionata. L accusa, Gree Electric Appliances, Inc. di Zhuhai ( Gree ), ha depositato causa contro la Media Air-Conditioning Co. Ltd. e Zhuhai Taifeng Electric Co. Ltd, perchè lo split dell aria condizionata di queste due società violava il brevetto registrato dalla Gree. Il tribunale di primo grado e di secondo

4 grado hanno entrambe dichiarato che i prodotti in questioni violano il brevetto del titolare. In questo caso la Corte ha analizzato dettagliatamente la tecnologia coinvolta e determinato l ammontare del risarcimento, creando un importante precedente nella tutela dei brevetti in Cina. 5. Disputa sul diritto di autore e il morote di ricerca Baidu Mp3. La Universal Musical Limited, la Warner Music Group e la Sony Music Limited hanno riscontrato che 128 canzoni legittimamente registrate da quest ultime sono state messe a disposizione del sito Baidu per l ascolto online e download. Le tre società hanno quindi chiesto a Baidu di risarcire per le violazioni commesse e i danni subiti. Il tribunale di primo grado ha sentenziato che, sebbene Biadu forniva uno spazio per la ricerca di titoli e classifiche di canzoni, questo non è sufficiente a provare che il provider era a conoscenza di tali violazioni. Pertanto, i servizi erogati da Baidu non sono stati considerati come violazione dei diritti di proprietà intellettuale delle tre società. Durante il giudizio di appello, entrambe le parti sono entrate in mediazione e hanno raggiunto un accordo di licenza di diritto di autore e cooperazione nella lotta alla pirateria. Grazie al rapido sviluppo di internet, i prodotti digitali stanno subendo, giorno dopo giorno, continui attacchi al diritto di proprietà intellettuale. In questo caso, i titolari del diritto e la difesa hanno raggiunto un accordo utile sia a soddisfare le parti stesse che ad incentivare la lotta alla contraffazione. 6. Caso di concorrenza sleale tra la Tencent e la 360. La Tencent, Inc., ha ottenuto la linceza ad operare ed utilizzare il sistema QQ presso la Shenzhen Tencent Computer System Limited. Il sistema di protezione della privacy 360 è stato sviluppato dalla Qizhi Software (Pechino) e distribuito attraverso il sito cn. Il service provider del sito, la Beijing Qihu Technology Limited e la Beijing Sanjiwuxian Web Technology Limited 360 Privacy Protector monitoravano e commentavano la piattaforma QQ nonchè pubblicavano degli articoli dove si evinceva che quest ultimo violava la privacy degli utenti. La Tencent, Inc. e la Shenzhen Tencent Computer System Limited dichiararono, quindi, che la 360 stava ipotizzando tali accuse al fine di danneggiare la reputazione del software e hanno avviato quindi un procedimento legale per concorrenza sleale nei confronti della 360. Il tribunale di primo grado ha stabilito che sussistevano presenti gli elementi della concorrenza tra le Tencent, Inc., Shenzhen Tencent Computer System Limited e la società 360 in termini di servizi web, utenza e pubblicità. Inoltre, le conclusioni tratte dalla 360 nei riguardi di QQ corrispondono a una descrizione non veritiera dei fatti, tanto da confondere gli utenti e danneggiare l attore. A causa di ciò, la corte ha stabilito che la 360 interrompesse ogni atteggiamento lesivo della reputazione della controparte e compensasse i danni subiti da quest ultima. Il Tribunale di appello ha confermato tale dispositivo. Questo caso si focalizza sulla concorrenza di due operatori con scopo commerciale distinto. Allo stesso tempo, data la popolarità delle imprese conivolte, tale caso funzionerà da esempio per tutte le imprese coinvolte nell internet business. 7. Caso di concorrenza sleale coinvogente la L accusa, Kaixinren, ritiene che gli atti posti in essere dalla società Qianxiang e Qianxiang Wangjing di usare il nome Kaixin per la registrazione del sito internet kaixin.com costituiscono una violazione del proprio marchio registrato. Allo stesso tempo, tale comportamento costituisce contraffazione del nome Kaixin, famoso service provider, e del logo rappresentato da un viso sorridente. Il tribunale di primo grado ha sentenziato che la Qianxiang Wangjing non debba usare un nome simile o identico a Kaixin e che risarcisca la controparte per un importo di RMB 400,000. Dal momento che il servizio di social network fornito da kaixin (kaixin001. com) è diventato famoso in poco tempo dopo la sua creazione nel marzo 2008, la corte di secondo grado ha ritenuto che il nome del sito fosse un elemento importante per il riconoscimento del servizio e debba essere tutelato dalla legge sulla concorrenza sleale. L accusa, Qianxiang, sapendo che il servizio era diventato famoso, ha utilizzato il nome kaixin allo scopo di confondere l utente. Pertanto la corte di secondo grado ha confermato il giudizio di prima istanza. In questo caso, il tribunale ha statuito che i siti web che godono di un importante popolarità possano, in ragione di tale nome, essere protetti attraverso la Legge sulla Concorrenza Sleale. 8. Caso sulla revoca di Cavesmaitre per non utilizzo potratto per tre anni. Li Daozhi è il proprietario del marchio Cavesmaitre nella classe 33 della Classificazione di Nizza. Nel luglio del 2005, Caltel, un impresa francese, ha fatto richiesta presso l Ufficio Marchi per le revoca di tale marchio a causa di non uso potratto per tre anni consecutivi. L ufficio marchi ha deciso di revocare tale marchio in quanto Li Daozhi non ha dimostrato l utilizzo del marchio per tre anni, così come previsto dalla legge. Li Daozhi si è appellato a tale decisione 4

5 e ha fatto richiesta presso il Trademark Review and Adjudication Board per ripetere il processo ed avere quindi modo di dimostrare l utilizzo del brand. Il Board in questo caso ha revocato la decisione dell ufficio marchi. La Calter non è rimasta soddisfatta del risultato e si è appellata presso la Corte Intermedia di Pechino. Tuttavia, anche quest ultima ha confermato la sentenza di primo grado. A seguito dei giudizi summenzionati Caltel ha chiesto il riesame del processo presso la Corte Suprema del Popolo. Questa ha sentenziato che la Li Daozhi possa usare il marchio pubblicamente e nella maniera evidenziata durante l assunzione delle prove, nonché i regolamenti sulle importazioni e vendite non devono essere sottoposti alla disciplina dall art. 44 della Legge sul Marchio. Per tali ragioni, il ricorso di Caltel è stato rigettato. In questo caso, la Corte Suprema ha ribadito che la norma che stabilisce la revoca del marchio per non uso potratto per più di tre anni consecutivi non ha come ultimo scopo la sola attivazione del marchio o ì rimozione di quelli non utilizzati. Inoltre, un marchio che è usato pubblicamente utilizzato e per i giusti propositi non può essere revocato. 9. Caso riguardante la revoca di un brevetto per invenzione sull Enzima batteriofago Anti β-lattamici La Guangzhou Welman era la titolare del brevetto per invenzione dell Enzima batteriofago Anti β-lattamici. La Shuanghe ha fatto richiesta per ri-esame del brevetto ed ha ottenuto, da parte del Patent Reexamination Board, l invalidazione della precedente privativa poichè non costituiva opera creativa. La Guangzhou Welman, da parte sua, ha intrapreso un azione amministrativa presso la Corte Intermedia di Pechino. Quest ultima tuttavia ha confermato la decisione del Patent Re-examination Board. Il tribunale di secondo grado ha ritenuto che la soluzione medica pubblica era diversa da quella richiesta nella domanda di brevetto ed ha revocato la decione del Board e chiesto a quest ultimo di riesaminare il caso. La Corte Suprema ha analizzato il caso e stabilitò che, sebbene i dati pubblici e quelli richiesti dal brevetto siano distinti, questi restano comunque molto simili. È proprio grazie alle informaizioni pubbliche che il titolare del brevetto ha ricevuto l ispirazione essenziale per poter fare domanda di brevetto. Proprio a causa dell importante apporto dato dai dati pubblici, il brevetto non può essere ritenuto creativo. La corte ha così invalidato la sentenza di secondo grado e confermato la scelta del Board e della Corte di primo grado. Questo caso riassume molti dei problemi riscontrati nel caso di brevetti nel settore medico. Il caso infatti permette di capire l orientamento dei giudici rispetto a questo particolare tipologia di invenzioni e ci insegna come vengono gestiti i rapporti tra amministrazioni e giurisdizioni competenti. 10. Caso riguardante la riproduzione e distribuzione di software violandone i diritti del titolare. Ju Wenming, uno dei convenuti, durante l impiego presso la Xinjie ha scaricato del software, incluso l OP monitoring V 3.0 senza l autorizzazione di quest ultima. Nell ottobre 2008, Ju Wenming, Xu Lulu e Huayi (I tre convenuti) hanno fondato una società che produce schermi identici a quelli di Xinjie, avvantagiandosi del sistema V3.0 in precedenza illegalmente acquisito. La corte di primo e secondo grando, dopo aver esaminato i fatti, hanno riscontrato che i software erano molto simili e in virtu del download non autorizzato precedemente portato a termine da uno degli imputati, hanno ritenuto che tale atteggiamento fosse contrario alla legge e regolamenti a protezione del diritto d autore. Le corti hanno poi valutato che nel caso di specie il ruolo principale era svolto dal software piuttosto che dall hardware. I Tribunali hanno poi preso a riferimento il prezzo dei prodotti venduti illegittimamente per calcolare il profitto conseguito dai convenuti e comminare le relative sanzioni. by Jiang Yuandong / Xiang Shaoyun CANTON Tel.(+8620) Fax(+8620) PECHINO Tel.(+8610) Fax(+8610) SHANGAI Tel.(+8621) Fax(+8621) SHENZHEN Tel.(+86755) Fax(+86755) QINGDAO Tel.(+86532) Fax(+86532) La presente newsletter vi é offerta dallo Studio Legale Wang Jing & Associati, uno Studio Legale della Repubblica Popolare Cinese attivo nell assistenza legale specializzata a favore di societá cinesi e straniere, tanto in Cina quanto all estero. Per maggiori informazioni e dettagli contattare: Franco Fornari: tel: TIANJIN Tel.(+8622) Fax(+8622) FUZHOU Tel.(+86591) Fax(+86591) XIAMEN Tel.(+86592) Fax(+86592) HAIKOU Tel.(+86898) Fax(+86898)

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