Centro Risoluzione Dispute Domini, Trieste, 4 aprile Procedura di riassegnazione del nome a dominio TOTAL.IT

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1 Procedura di riassegnazione del nome a dominio TOTAL.IT Ricorrente: Total S.A. (avv. Fabrizio Jacobacci, dott. Massimo Introvigne) Resistente: sig. Luigi Marruso Collegio (unipersonale): prof. avv. Alfredo Antonini Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per in data 15 febbraio 2011 da C.R.D.D., la Total S.A., con sede in Corbevoie, 2, place Jean Millier La Défense 6, c.a.p , in persona del legale rappresentante sig.ra Stéphanie Polselli, rappresentata nella presente procedura dall Avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, presso lo studio dei quali in Torino, Corso Emilia 8 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cctld "it (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del cctld "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio total.it, registrato dal sig. Luigi Marruso. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio total.it era stato creato il 22 agosto 2006 ed era registrato a nome del sig. Luigi Marruso; b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore challenged ; c) che digitando l indirizzo si giunge ad una pagina web contenente links a siti che si occupano di gestione di concorsi a premi, raccolte punti, distribuzione prodotti petroliferi per riscaldamento, consulenze per la realizzazione di distributori di carburanti, consulenza e vendita strumenti gasolio defiscalizzato, modalità per risparmiare sul costo della benzina, sconti su capi di abbigliamento. Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. 1 Giurisprudenza

2 Il sig. Luigi Marruso riceveva il plico raccomandato in data 24 febbraio 2011, senza tuttavia provvedere ad inviare le repliche entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in data 25 marzo 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura il prof. avv. Alfredo Antonini, che il successivo 28 marzo accettava l'incarico. Posizione della Ricorrente La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di essere titolare dei seguenti marchi: - TOTAL, marchio italiano n , risalente al 1963 e tuttora in vigore; - TOTAL, marchio italiano n , risalente al 1996 e tuttora in vigore; - TOTAL, marchio internazionale n , risalente al 1983 e tuttora in vigore ; - TOTAL, marchio internazionale n , risalente al 1992 e tuttora in vigore; - TOTAL, marchio internazionale n , risalente al 1993 e tuttora in vigore; - TOTAL, marchio comunitario n dell 8 luglio 2005; - TOTAL, marchio comunitario n del 28 settembre La Ricorrente inoltre afferma di essere una delle maggiori società multinazionali europee, nonché una delle quattro maggiori aziende mondiali operante nel settore dell energia e del petrolio insieme a Shell, BP ed Exxon. Essa utilizza il marchio TOTAL dal 1924 e la più antica registrazione italiana di tale marchio risale al La Ricorrente sostiene inoltre che il nome a dominio in contestazione include per intero i marchi da essa registrati e che il Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non corrispondendo né alla sua ditta, denominazione o ragione sociale, né risulta alcun collegamento tra Ricorrente e Resistente. La Ricorrente sostiene infine che ricorre l elemento della malafede del Resistente sia nella registrazione che nel mantenimento del nome a dominio, considerando che: 1) nel momento in cui il Resistente provvedeva alla registrazione del nome a dominio non poteva ignorare l esistenza della Ricorrente e dei suoi diritti sul marchio TOTAL; 2) la Ricorrente non ha alcun controllo su quanto contenuto o che comparirà nel sito, che attualmente offre un accesso ad una pagina di parcheggio. La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione. 2 Giurisprudenza

3 Posizione del Resistente Da parte sua il sig. Marruso, pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione, nonché la di inizio della procedura, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Motivi della decisione I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione. a) identità o confondibilità del nome Ai sensi dell articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome. Mediante la documentazione versata agli atti, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio TOTAL; marchio registrato precedentemente rispetto alla registrazione del dominio total.it da parte del sig. Luigi Marruso avvenuta il 22 agosto Nel caso in esame è quindi fuori di dubbio che il nome a dominio total.it sia identico alla denominazione sociale della Ricorrente, oltre che al marchio TOTAL che la Ricorrente ha provato di avere registrato come marchio su scala internazionale; denominazione sulla quale, quindi, essa vanta pieni diritti. Si ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, lett. a) del Regolamento. b) diritti o interessi legittimi del resistente Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome total e la confondibilità del nome a dominio con i marchi da essa registrati nonché con la sua denominazione sociale. Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente Collegio ha proceduto d ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente. Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet: a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che il resistente, prima di aver avuto notizia dell opposizione, in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il 3 Giurisprudenza

4 nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l offerta al pubblico di beni e servizi (art. 3.6, III co. del Regolamento); b) non risulta che il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio ; c) si deve escludere la circostanza che il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato, in quanto sul sito risulta una pagina web contenente links a siti di società in diretta concorrenza con la Ricorrente. Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto. c) registrazione ed uso del dominio in malafede La Ricorrente ha affermato e dimostrato il proprio diritto all uso del marchio TOTAL. Da ricerche effettuate dal sottoscritto esperto, nonché dalla documentazione allegata al ricorso, è altresì emersa la notorietà a livello internazionale del marchio TOTAL. Sotto questo profilo, stante la notorietà raggiunta dal predetto marchio, appare inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale. Inoltre, contenendo il sito corrispondente al nome a dominio oggetto della contestazione links che reindirizzano su siti in diretta concorrenza con la Ricorrente, è indubbio che il Resistente fosse a conoscenza della sua esistenza, tanto più che risulta documentata la registrazione da parte del sig. Marruso di altri nomi a dominio relativi a marchi famosi, per alcuni dei quali sono state svolte in passato altre procedure di riassegnazione (map dominio gettyimages.it, saggio M. L. Bonpensiere; decisione WIPO , dominio nrf.org, panelist E.C. Chiasson). Dunque la registrazione e il mantenimento del nome a dominio oggetto di contestazione rientra in un più ampio disegno accaparratorio, volto a catturare utenti di Internet che digitino nomi di siti corrispondenti a marchi famosi nella convinzione di trovarsi nel sito ufficiale dei legittimi titolari del marchio, inducendoli dunque ad errore. E' evidente quindi che il Resistente ha inteso sfruttare la notorietà raggiunta dalla Total S.A. per attrarre illegittimamente i relativi utenti verso il proprio sito. Il pubblico sarà quindi facilmente indotto a ritenere che il sito internet sia il sito ufficiale della società Total S.A. Per quanto sopra esposto è indubbio l elevatissimo rischio di confusione per l utente di Internet tra il nome a dominio contestato da un lato ed il marchio e l omonima denominazione sociale dall altro. Il rischio è tanto maggiore laddove si considera la notevole rilevanza del marchio e della denominazione sociale TOTAL. Non appare quindi dubitabile che il nome a dominio in contestazione sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando 4 Giurisprudenza

5 motivi di confusione con il marchio del ricorrente ; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 3.7, lett. d) del Regolamento. Così come non appare dubitabile che il dominio total.it sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di utilizzare tale nome di dominio ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del Ricorrente (art. 3.7, lett. b) del Regolamento), nonché con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (art. 3.7, lett. c) del Regolamento). Inoltre il Resistente non ha provato in alcun modo l esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato, sicché si ritiene applicabile anche la circostanza sub e) dell art. 3.7 del Regolamento. Da ultimo, è fuor di dubbio che vedere il proprio marchio registrato non associato ad alcuna attività arreca discredito all immagine di cui può godere una società presente sul mercato internazionale da parecchi anni. Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio total.it alla Total S.A., con sede in Corbevoie, 2, place Jean Millier La Défense 6, c.a.p La presente decisione sarà comunicata al Registro del cctld.it per gli adempimenti di sua competenza. Prof. Avv. Alfredo Antonini 5 Giurisprudenza

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