Centro Risoluzione Dispute Domini. Cesena, 6 novembre Procedura di riassegnazione del nome a dominio ERMES-CERAMICHE.IT

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1 Procedura di riassegnazione del nome a dominio ERMES-CERAMICHE.IT Ricorrente: Ermes Ceramiche s.p.a. (avv. Mario Preite) Resistente: Benson and Partner ltd Collegio (unipersonale): avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per da C.R.D.D. in data 17 settembre 2010 la società Ermes Ceramiche s.p.a., con sede legale in Veggia (RE), Via Statale 467 n. 171, c.a.p , in persona del legale rappresentante, dott. Paolo Liparulo, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Preite, presso il cui studio in Sassuolo (MO), Via Mazzini n. 190, si domiciliava giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione, ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cctld "it (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel cctld "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio registrato dalla Benson and Partner ltd. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio ermes-ceramiche.it era stato creato il 7 agosto 2010 ed era registrato a nome della Benson and Partner ltd; b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro, nel quale risultava il valore OK / CHALLENGED ; c) che digitando l indirizzo si veniva automaticamente reindirizzati al dominio Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 21 settembre 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per raccomandata a.r. all indirizzo risultante dal database del Registro, con l invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico. La Benson and Partner ltd riceveva il plico raccomandato in data 30 settembre 2010, senza peraltro provvedere ad inviare le repliche entro i termini previsti dal Regolamento. Pertanto in 1 Giurisprudenza

2 data 26 ottobre 2010 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura l'avv. prof. Andrea Sirotti Gaudenzi, che in data 27 ottobre 2010 accettava l'incarico. Allegazioni delle parti La Ricorrente è una società per azioni che produce e vende materiale e prodotti in ceramica. Essa afferma e documenta di essere titolare del marchio comunitario Ermes Ceramiche n , registrato il 20 novembre 2001 (allegato 2 al reclamo). La Ricorrente afferma inoltre che, al fine di commercializzare i propri prodotti, aveva registrato il nome a dominio oggi in contestazione e che poi, per motivi ad essa ignoti, tale dominio era passato in stato di pending delete / redemption period. La Ricorrente riferisce di aver quindi tentato, invano, di recuperare il nome a dominio oggetto della procedura durante il periodo di pending delete / redemption period. Scaduto tale periodo, il dominio veniva però acquistato dalla Benson and Partner ltd., che vi poneva un «sito di parcheggio», la cui home page presenta attualmente contenuti attinenti alla stessa serie di prodotti offerti dalla Ricorrente. Essa infatti si presenta come una pagina che alle parole piastrelle, ceramica, gres, rivestimenti e pavimenti collega dei re-indirizzamenti o ad altri siti in cui vengono offerti servizi del settore ceramico o ad altra pagina dello stesso sito di parcheggio del dominio. La Ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe la Resistente sul nome oggetto della procedura, considerando che il nome a dominio in contestazione è identico al marchio registrato, al nome e alla ragione sociale della Ricorrente. Afferma infine la Ricorrente che la Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che la Resistente non ha alcun collegamento con la Ricorrente e che l attuale assegnataria del dominio ricaverebbe profitti in base al numero di visitatori del dominio in contestazione. A sostegno di ciò, la Ricorrente afferma che digitando il nome a dominio in contestazione si viene reindirizzati sul sito e che la pagina web contiene i dati della società a cui è riferibile il sito, ossia la Namedrive LLC.; società che consente di parcheggiare domini senza alcun costo e di guadagnare in base al numero di visitatori che clicca sul dominio. Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio. Posizione della Resistente La Resistente non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti. Nulla è pervenuto neppure a seguito della di comunicazione dell inizio della procedura. Motivi della decisione I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione. 2 Giurisprudenza

3 a) identità e confondibilità del nome Mediante la documentazione versata agli atti, la Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio comunitario n ; marchio registrato il 20 novembre 2001 e, dunque, precedentemente rispetto alla registrazione del dominio ermes-ceramiche.it da parte della Benson and Partner ltd avvenuta il 7 agosto Il suddetto marchio è esattamente corrispondente al second level domain della risorsa ermesceramiche.it assegnato alla Benson and Partner ltd ed oggetto della odierna contestazione. Risulta, dunque, soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 3.6, co. 1, lett. a) del Regolamento, in base al quale, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome. b) inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome "ermes-ceramiche" e la confondibilità con esso del nome a dominio in contestazione. Sarebbe, dunque, spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. La Resistente, pur essendo stata messa in condizione di controdedurre e provare un proprio concorrente diritto o titolo all uso del nome a dominio ERMES- CERAMICHE.IT, non ha inviato le proprie difese a C.R.D.D., per cui il presente Collegio ha proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza in capo alla Benson and Partner ltd. di un tale diritto, mediante la documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sulla rete Internet. Al riguardo, è senza dubbio da escludere che alcun diritto possa essere riconosciuto alla Resistente dalla documentazione allegata al ricorso che, al contrario, prova che la Ermes Ceramiche s.p.a. è legittimata ad acquisire la titolarità del nome oggetto di contestazione per averlo registrato come marchio comunitario dal 20 novembre Dal whois del database del Registro risulta altresì che il nome a dominio ERMES-CERAMICHE.IT è stato assegnato alla Resistente il 7 agosto 2010, quando l espressione ERMES-CERAMICHE corrispondeva ad un marchio già registrato in Italia dalla Ricorrente. Così come non appare dal sito presente su Internet all'indirizzo alcun elemento che possa far ritenere sussistente alcuna delle circostanze provate le quali il Regolamento ritiene che l'assegnatario possa vantare un titolo al nome a dominio in contestazione. Si ritiene, pertanto, accertato anche il secondo requisito di cui all art. 3.6, lett. b) del Regolamento, ossia la mancanza di alcun titolo o diritto della Resistente sul nome a dominio in contestazione. 3 Giurisprudenza

4 c) registrazione e uso del nome a dominio in malafede. Il terzo ed ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato è la malafede della registrazione e mantenimento del nome a dominio. L art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco (esemplificativo) delle circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell uso del dominio in malafede; la lettera d) del citato articolo si riferisce a la circostanza che, nell uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto Nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico. Tale circostanza si adatta al caso in esame. La notorietà del nome e marchio ERMES CERAMICHE è facilmente riscontrabile da una rapida ricerca sul web. Inserendo nel motore di ricerca la parola ERMES CERAMICHE si ottiene un elenco di siti aventi ad oggetto l attività ed i servizi offerti dalla Ricorrente. Da tutto ciò è facilmente deducibile la notorietà raggiunta dal marchio ERMES CERAMICHE. A tal proposito, stante la notorietà raggiunta dalla Ricorrente, è assolutamente inverosimile che la Resistente, nel registrare il nome a dominio in contestazione, lo abbia fatto nella totale ignoranza dell esistenza del marchio ERMES CERAMICHE, considerando anche che la home page del sito corrispondente al nome a dominio in contestazione contiene dei reindirizzamenti a siti di società che forniscono prodotti in diretta concorrenza con quelli della Ermes Ceramiche s.p.a. Né è credibile che l attuale assegnatario ignorasse l esistenza dei diritti che la Ricorrente vanta sullo stesso. Quindi, si deve ritenere che la Benson and Partner ltd abbia agito in malafede, perchè al momento in cui ha chiesto l assegnazione del dominio in contestazione, egli sapeva di garantirsi la possibilità di beneficiare della rinomanza del segno distintivo considerato, violando i diritti connessi al marchio comunitario registrato dalla Ermes Ceramiche s.p.a. Altrettanto deducibile la circostanza che tale notorietà viene sfruttata dalla Resistente per attirare l attenzione degli utenti della rete, i quali non possono sapere che il dominio ERMES- CERAMICHE.IT non è il sito ufficiale della Ricorrente. Digitando il nome a dominio contestato l utente viene automaticamente reindirizzato su Tale pagina web contiene i dati della società a cui il sito è riferibile, ossia la Namedrive LLC. Nel sito internet corrispondente a quest ultima (www.namedrive.com) è possibile trovare una esauriente informazione della attività offerta in rete dalla società: Name Drive è definito come un servizio che consente di parcheggiare domini senza costi e guadagnando in base al numero dei visitatori che clicca sul dominio. Si noti inoltre che la pagina corrispondente al dominio contestato ha contenuti attinenti alla stessa serie di prodotti offerti dalla Ermes Ceramiche s.p.a.: essa, infatti, si presenta come una pagina che alle parole piastelle, ceramica, gres, rivestimenti e pavimenti, collega dei reindirizzamenti o ad altri siti in cui vengono offerti in vendita prodotti del settore ceramico o ad una altra pagina dello stesso sito di parcheggio del dominio. Da tutto ciò si deve dedurre che la Resistente 4 Giurisprudenza

5 trae profitto dal dominio ERMES-CERAMICHE.IT grazie alla notorietà del marchio ERMES-CERAMICHE di cui è titolare la Ricorrente. Risulta dunque dimostrata anche la circostanza di cui all art. 3.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede, lett. b), ossia che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente. E, pertanto, evidente che, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo. Da ultimo, è fuor di dubbio che vedere il proprio marchio registrato non associato ad alcuna attività arreca discredito all immagine di cui può godere una società presente sul mercato nazionale da parecchi anni. Nel caso di specie si ritiene infine applicabile anche la circostanza sub e) dell art. 3.7 del Regolamento, ossia che il nome a dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato. Essa è sicuramente applicabile al caso di specie, non avendo la Resistente, titolare del nome a dominio, provato in alcun modo l esistenza di un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato. Si ritiene, quindi, dimostrata la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, co.1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio alla società Ermes Ceramiche s.p.a., con sede legale in Veggia (RE), via Statale 467 n. 171, c.a.p La presente decisione sarà comunicata al Registro del cctld it per gli adempimenti di sua competenza. Andrea Sirotti Gaudenzi 5 Giurisprudenza

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