La tutela del segreto industriale

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1 Unione Europea Programma VISION: Valorizzazione dell Innovazione e Supporto alle Imprese, Organizzazioni e Network in Umbria La tutela del segreto industriale

2 La tutela del segreto industriale La presente pubblicazione realizzata da Umbria Innovazione rappresenta un risultato dell attività di animazione a totale carico pubblico nell ambito del Programma VISION Docup Ob. 2 Regione Umbria ( ) Mis. 2.2 Azione Umbria Innovazione è l agenzia per la promozione dell innovazione che opera con l obiettivo di agevolare lo sviluppo economico e la qualificazione dei processi produttivi delle imprese accrescendo la competitività dell'intero sistema regionale. Umbria Innovazione coordina la misura 2.2 del DOCUP ob (Programma Vision, Valorizzazione dell innovazione e supporto alle imprese, organizzazioni e network). Il Programma Vision si pone l obiettivo di sviluppare progetti di innovazione, sia di processo che di prodotto, attraverso l integrazione tra Università, centri di ricerca, esperti e aziende operanti sul territorio regionale. A cura di Giovanni Franconi e Susanna Paoni - Umbria Innovazione s.c.a r.l. 2

3 La tutela del segreto industriale Sommario Introduzione...4 Il segreto industriale: definizione...4 La tutela del segreto industriale: la normativa...7 Il know-how...11 La tutela del Know-how...13 Gli accordi di segretezza...15 La tutela del segreto d'impresa e gli obblighi del lavoratore dipendente...18 Alcuni esempi pratici...23 Il segreto industriale nei diversi paesi...26 Bozza di CONTRATTO DI KNOW-HOW...28 Bozza di ACCORDO DI SEGRETEZZA...30 Bozza di PATTO DI SEGRETEZZA COL DIPENDENTE...33 BIBLIOGRAFIA

4 La tutela del segreto industriale Introduzione In tempi di libera concorrenza e globalizzazione dei mercati, la protezione del segreto industriale riveste sempre più un ruolo strategico per l impresa, unitamente alla protezione e difesa delle proprie innovazioni e nuove soluzioni, siano esse funzionali o estetiche, nonché dei propri segni distintivi. Dal processo produttivo di un oggetto alla sua commercializzazione è lunga la serie delle informazioni non brevettabili, che sia per scelta o impossibilità. Eppure queste informazioni, che possono essere tecniche o aziendali, per chi le detiene rappresentano un grande valore economico e per i concorrenti un indubbio vantaggio, se solo le potessero conoscere. Ogni impresa detiene dei segreti generati durante l'attivitá imprenditoriale. Alcuni imprenditori sono talmente consapevoli dell'importanza di tali segreti da ricorrere a specifiche leggi per ottenere un'adeguata protezione. La maggior parte delle imprese però, si rende conto della loro importanza soltanto quando il segreto è già stato svelato. É in questo frangente che si rendono conto di aver posseduto qualcosa avente un valore che meritava di essere protetto. Considerando, la rapiditá con cui muta la tecnologia al giorno d'oggi, la protezione del segreto industriale, in alcuni casi, rappresenta il diritto di privativa intellettuale più attrattivo, interessante, efficiente e facilmente accessibile. Il presente dossier intende stimolare le imprese ad un maggiore approfondimento, sia in senso generale che nel caso di applicazioni specifiche, sull importanza della tutela del segreto industriale. Il segreto industriale: definizione La definizione giuridica di segreto industriale e di segreto aziendale passa attraverso la definizione della parola segreto. Il nostro ordinamento giuridico utilizza questo termine per indicare un documento o un informazione che deve rimanere nella sfera di conoscenza dell autore. 4

5 Affinché le informazioni in possesso di un impresa risultino protette dalla legge, è necessario che esse, oltre a costituire un valore aziendale, siano mantenute segrete. Affinché queste informazioni siano suscettibili di utilizzazione economica e quindi degne di tutela giuridica, devono essere: informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie 1, di marketing, 2 commerciali 3 o strategiche 4, sotto forma di relazioni, comunicazioni anche di carattere interno, studi, rapporti, elenchi, dati, tabelle, schede, tabulati e quant altro - sia su supporto cartaceo che magnetico, ottico o magneto-ottico - purché identificabili ed idonee a costituire un patrimonio di utilità aziendale. Identificare il know-how, cioè l insieme delle informazioni tecniche segrete, su un supporto materiale, è fondamentale in quanto permette di verificare se esso possieda i requisiti di segretezza e di sostanzialità che ne garantiscono la tutela. segrete in quanto difficilmente accessibili e sufficientemente protette da chi ne è il legittimo titolare. Per dimostrare l adeguata protezione delle informazioni, al fine di renderle tutelabili ed opponibili, non è sufficiente la buona fede od un semplice cavillo. È necessario, invece, che sia posto in essere un serio criterio di difesa ed una corretta protezione, dimostrabile e documentabile: ad esempio un criterio di difesa prevede circolari interne specifiche, procedure di sicurezza, clausole di riservatezza o di sicurezza, contratti di sicurezza, di segretazione, ecc. è necessario che l insieme organico di tali informazioni, insieme che viene continuamente implementato ed adeguato al variare dei fattori di scambio e nel contempo esplica una propria valenza economicamente importante per l azienda, come tale, sia segreto e bene proprio dell azienda. In altre parole, anche se la sequenza delle informazioni, che nel loro insieme costituiscono un tutt uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell attività dell azienda, è costituita da particelle di informazioni di per sé note, qualora detta sequenza sia di per sé non nota e sia considerata segreta in modo fattivo dall azienda, detta sequenza è di per sé degna di protezione e tutela. Non è necessario infatti che ogni singola informazione sia non nota e non conosciuta, è necessario invece, che il loro insieme organico sia frutto di un elaborazione dell azienda. Proprio in questo modo infatti acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli 1 Quanto costa produrre quel bene, dove reperire la risorsa a minor prezzo, ecc. 2 Informazioni strategiche che caratterizzano l azienda rispetto ai concorrenti 3 Elenco clienti, fornitori, modifiche in relazione alle richieste dei clienti, relazioni, studi interni, tabelle schede 4 Quando, con che modalità e a che prezzo conviene concedere licenze per accedere ad un determinato mercato. 5

6 elementi che lo compongono. Si pensi ad esempio ad una complessa strategia per lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz altro noti agli operatori del settore ma l insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo ed originale e, come tale, un vero e proprio tesoro dal punto di vista concorrenziale per l ideatore. Il segreto è dunque la leva attraverso cui proteggere i propri valori organizzativi e di avviamento che trovano nel segreto stesso il loro punto di forza. Ecco perché il know-how per essere proteggibile non deve essere accessibile a tutti: se si diffonde perde valore. Inoltre grazie all adozione delle misure di protezione si crea il presupposto logico dell abusività della sottrazione da parte di un terzo: non si abusa, infatti, se non di qualcosa sottoposto a misure per la sua salvaguardia. Ecco allora le regole fondamentali per proteggere le informazioni riservate. Le misure di salvaguardia devono essere rivolte sia all interno (verso dipendenti o collaboratori) che all esterno (verso i terzi in generale, come, ad esempio, i fornitori, i clienti, ecc.). Le informazioni in possesso del dipendente o del collaboratore (o consulente) rientrano nella sfera di controllo del titolare dell impresa, che avrà perciò tutti i diritti di impedirne la divulgazione. È buona norma, pertanto, che l imprenditore predisponga procedure ad hoc (come l accesso selettivo alle informazioni) ed inserisca clausole specifiche nei contratti di lavoro: occorre che dipendenti e collaboratori siano informati della necessità di mantenere il segreto. Una clausola a cui dovranno obbedire anche ex-dipendenti ed ex-collaboratori: poiché avendo una portata ultrattiva rispetto al rapporto di lavoro o di collaborazione non si estinguerà con essi ma continuerà ad essere vincolante finché le informazioni in questione non diverranno di pubblico dominio. Per quanto concerne, invece, i rapporti con i soggetti terzi occorrerà servirsi dei cosiddetti non disclosure agreements o lettere di segretezza, che possono essere usate ogni qualvolta si debbano avviare relazioni commerciali che prevedano la rivelazione di segreti industriali o di informazioni riservate. 6

7 La tutela del segreto industriale: la normativa Il segreto industriale rientra nella branca del diritto industriale e del diritto della concorrenza. Nell'ordinamento italiano, prima della riforma del 1995 (seguita agli accordi internazionali TRIPs del 1994), tale istituto non godeva di una sua specifica ed autonoma qualificazione normativa; dunque fino a quel momento fondava la sua efficacia sui principi del diritto privato contrattuale e del diritto della concorrenza. Con tale riforma invece venne introdotto un apposito articolo (l'art. 6-bis) nella Legge Italiana sulle Invenzioni (R.D. 1127/1939). Nel 2005 il contenuto dell'articolo 6-bis della legge sulle invenzioni è stato trasfuso ed ampliato con una sostanziale modifica negli articoli 98 e 99 del nuovo Codice della Proprietà Industriale. Il patrimonio conoscitivo aziendale, anche quando non è coperto da diritti di privativa, gode di una, seppur parziale, forma di tutela giuridica. La legge, riconoscendo l'importanza delle informazioni segrete, concede al titolare delle stesse una protezione soggettivamente ed oggettivamente relativa. Questa protezione si concretizza nella previsione di una serie di fattispecie in cui è posto a carico di determinati soggetti un obbligo di segretezza. Manca, invece, all'invenzione non brevettata e agli altri "segreti", una tutela generale che dia al titolare il potere di inibire indistintamente ai terzi il loro utilizzo. Tale lacuna risponde all'esigenza di non assecondare colui che preferisce sfruttare una nuova tecnologia in regime di segreto, piuttosto che brevettare l'invenzione rendendola nota alla collettività. Gli strumenti a tutela del segreto aziendale sono rappresentati da norme di varia natura: 1. Vengono sanzionati penalmente i comportamenti lesivi del segreto professionale e del segreto industriale (art. 621, 622 e 623 cod.pen.) 5 5 Art. 621 c.p. Rivelazione del contenuto di documenti segreti. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (1). Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. (1) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 23 dicembre 1993, n Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Art. 623 c.p. Rivelazione di segreti scientifici o industriali Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 7

8 2. Un obbligo di segretezza è previsto, ai sensi dell'art cod.civ. 6, nei confronti del dipendente, per la durata del rapporto di lavoro, prorogabile con un patto di non concorrenza 3. A seguito dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 1995 (TRIPs), che ha determinato l'introduzione nella legge italiana sui brevetti dell'art. 6-bis della Legge Invenzioni, la tutela del segreto è stata esplicitamente inserita nella tematica della concorrenza sleale. Ai sensi di tale articolo, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi, l'acquisizione o l'utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali o commerciali segrete, nonché di dati relativi a prove, o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. Affinché il patrimonio conoscitivo aziendale sia suscettibile di tutela ex art. 6 bis L.I., è necessario che le informazioni: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore abbiano valore economico in quanto segrete siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l acquisizione o l utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l autorizzazione dell immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l uso di nuove sostanze chimiche. Questo articolo, che non ha efficacia retroattiva, analizza principalmente due ipotesi di protezione. La prima si riferisce al comportamento di terzi che, con atti contrari alla correttezza professionale, vengono a conoscenza di informazioni di un impresa, anche di 6 Art c.c. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 8

9 tipo commerciale. Perché ciò concretizzi una ipotesi di concorrenza sleale deve avere per oggetto informazioni segrete le quali: a) non devono essere generalmente note o facilmente desumibili da parte di un esperto del settore; intendendosi che un insieme di informazioni di per sé note, singolarmente o in gruppi, ma organizzate in modo nuovo e non prima ipotizzato, è degno di protezione; b) abbiano un valore economico, e quindi siano un bene concorrenziale, in quanto segrete; c) siano sottoposte ad una tutela, adeguata a mantenerle segrete, da parte di coloro che nell impresa le gestiscono e ne sono responsabili. La seconda ipotesi di concorrenza sleale si esplica con la rivelazione a terzi, con l acquisizione e/o con l utilizzazione, di dati relativi a prove, studi, analisi delle carenze di un prodotto, ecc. o di altri dati segreti. Perché si configuri un caso di concorrenza sleale, questi dati devono derivare da un notevole impegno di elaborazione, ovvero devono essere subordinati ad una specifica autorizzazione per l immissione in commercio nel caso di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli, implicanti l uso di nuove sostanze chimiche. Non è del tutto chiaro se i soggetti di questa condotta, sia attivi che passivi, possano essere solo imprenditori od anche persone fisiche e giuridiche. È ragionevole comunque supporre che tra i soggetti tenuti alla segretezza debbano rientrare anche soggetti diversi dal titolare dell impresa (dirigenti, commerciali, capi reparto, ecc.) che sono in possesso di informazioni riservate. Infatti, l espressione dell articolo 6 bis L.I. persone al cui legittimo controllo fa sì che nella previsione legislativa rientrino anche coloro che ricevono le informazioni dal titolare dell impresa e che vengono da detto autorizzati a comunicarle a terzi, a loro discrezione, per le esigenze produttive dell impresa. In questo caso, anche queste persone sono tenute all adozione di adeguate misure di garanzia nei rapporti con i terzi ai quali vengono comunicate legittimamente le informazioni segrete. Conseguentemente, se ai terzi, ai quali le informazioni segrete vengono comunicate, viene imposto il vincolo del segreto, anche da persone diverse dal titolare dell impresa, ma che comunque appartengano alla compagine sociale di questa, allora l impostazione si ritiene efficace e sufficiente a garantire la tutela del segreto. 9

10 4. L'articolo 2598 n. 3 Cod. Civ. è applicabile solo fra imprenditori concorrenti sicché, ad esempio, un consulente non rientra in tale rapporto. Tale articolo statuisce compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l altrui azienda. Questa norma protegge il segreto d impresa, non in sé, ma soltanto in presenza di comportamenti professionalmente non corretti e cioè in presenza di: - sottrazione di segreti tramite un dipendente di impresa concorrente, di un consulente o di altro collaboratore (ad es.: il dipendente che comunica al concorrente atti riservati relativi al datore di lavoro sono imputabili al concorrente che se ne avvantaggia, salvo prova contraria - App. Bologna, 19 giugno 1995); - sottrazione di segreti mediante spionaggio industriale (ad es.: costituiva atto di concorrenza sleale, anche prima dell entrata in vigore del nuovo art. 6 bis L.I., l appropriarsi di informazioni aziendali riservate, trafugate illecitamente - Trib. Modena, 15 luglio 1996; costituisce atto di concorrenza sleale anche lo spionaggio industriale e cioè la sottrazione con mezzi subdoli di segreti commerciali ed industriali che l impresa non desidera mettere a disposizione dei terzi concorrenti - Cass. 1983, n. 1413); - sottrazione di segreti tramite storno di dipendenti (ad es.: costituisce concorrenza sleale l assunzione di dipendenti altrui o cercare la loro collaborazione al solo fine di poter utilizzare le loro conoscenze tecniche, usate presso l altrui azienda, con l effetto di entrare sul mercato prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche - Trib. Orvieto, 4 luglio 1996); - concorrenza dell ex-dipendente nei confronti del precedente datore di lavoro, attuata mediante appropriazione ed applicazione di notizie segrete di proprietà di detto datore di lavoro (ad es.: costituisce atto di concorrenza sleale confusoria il comportamento dell ex-dipendente o agente che, cessato il rapporto, continui a rivolgersi agli abituali clienti offrendo i medesimi prodotti ed omettendo qualsiasi comunicazione in merito alla cessazione del rapporto - Trib. Verona, 30 aprile 1996; inoltre l ex dipendente non può impiegare a proprio o altrui profitto le informazioni non di pubblico dominio apprese nell impresa di provenienza - Trib. Orvieto, 12 agosto 1996). 10

11 Questo articolo prevede che soltanto in presenza di un comportamento sleale possa essere ravvisato un danno all azienda altrui, il che comporta una fondamentale differenza tra la tutela di un segreto e quella derivante da una privativa. Il possesso di informazioni segrete non impedisce ai concorrenti, in linea di principio, di sfruttare le medesime, purché in tale sfruttamento non intervengano fattori contrari alla correttezza professionale. In altre parole è lecito ottenere informazioni segrete di un concorrente attraverso propri studi e ricerche, così come è lecito desumere informazioni tecniche, tecnologiche o altro, di un concorrente analizzando i prodotti, la pubblicità e quant altro si riferisce a detto concorrente anche smontando e/o sezionando il prodotto di quest ultimo, effettuando anche analisi chimiche o fisico-chimiche. In realtà il comportamento appena descritto non è illecito di per sé, ma lo diviene nel momento in cui tale prodotto viene riprodotto in modo uguale (art n. 1 cod. civ.) o nel momento in cui si interferisce con una privativa esistente in capo a questo concorrente, ovvero quando si utilizzano fonti non autorizzate da quest ultimo. Il know-how Per comprendere meglio cosa si intende per informazioni segrete protette dall azienda dobbiamo ricordare che esse costituiscono il Know-How, correttamente definito dall art. 10 1)-4) del Reg. CE n.96/240, del 31 gennaio 1996, che recita: know-how: un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata; segreto: indica che l insieme del know-how, considerato globalmente o nella precisa configurazione e articolazione delle sue componenti, non è generalmente noto o facilmente accessibile, cosicché una parte del suo valore consiste nel vantaggio temporale che il licenziatario acquisisce quando esso gli viene comunicato; tale termine non va inteso in senso stretto, cioè che ogni singola componente del know-how deve essere assolutamente sconosciuta o non ottenibile al di fuori dell azienda del licenziante; sostanziale: indica che il know-how include informazioni che devono essere utili, cioè offrire alla data di stipulazione dell accordo, ragionevoli prospettive di miglioramento per la posizione concorrenziale del licenziatario, ad esempio 11

12 aiutandolo ad entrare su un nuovo mercato o conferendogli un vantaggio nella concorrenza con altri produttori o fornitori di servizi che non hanno accesso al know-how segreto sotto licenza o ad altro know-how segreto compatibile; identificato: indica che il know-how è descritto o fissato su un supporto materiale, in modo tale da permettere di verificare se esso possieda i requisiti della segretezza e della sostanzialità ed a garantire che il licenziatario non sia sottoposto a restrizioni ingiustificate nello sfruttamento della propria tecnologia. L identificazione del know-how può essere effettuata mediante una descrizione figurante nell accordo di licenza o in un documento separato o in qualsiasi altra forma appropriata, al più tardi all atto del trasferimento del know-how o subito dopo, purché il documento separato o altro supporto sia disponibile in caso di necessità. Il know-how è quell insieme di nozioni che integrano la tecnica normalmente usata e conosciuta in un dato settore per un determinato prodotto, completa cioè tutte quelle informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la progettazione, costruzione, vendita ed utilizzo del bene. Generalmente il know-how viene suddiviso in quattro categorie principali: - tecnologico per il quale si intende sia lo sviluppo che la realizzazione dei prodotti e i relativi procedimenti di ottenimento. Il know-how tecnologico può originarsi attraverso una o più fasi, sia empiriche che sperimentali, con l utilizzazione di tutte le informazioni acquisite a livello teorico, di laboratorio, commerciale ecc. - commerciale per il quale si intende l insieme delle informazioni che un azienda possiede in relazione ai prodotti, alle loro modificazioni o messe a punto, agli adattamenti richiesti dai clienti o da tipologie di clienti, agli usi a cui sono destinati e alla loro resa. Questo tipo di know-how deriva dalle attività di marketing, di assistenza ai clienti, dalla catalogazione dei risultati ottenuti a seconda del tipo di cliente, dell ambiente ove il prodotto viene utilizzato e di tutti gli altri fattori che possono influire sul prodotto e sugli utenti o acquirenti dello stesso. - finanziario per il quale si intende l insieme delle informazioni poste a supporto dell attività gestionale ed in particolare dell attività commerciale e che comprende tutte le metodologie atte a rendere finanziariamente più conveniente l acquisto del prodotto da parte di terzi. 12

13 - strategico per il quale si intende l insieme di quelle informazioni che caratterizzano particolarmente l azienda nei confronti delle aziende concorrenti. Questo tipo di knowhow si identifica nella politica aziendale tesa alle collaborazioni come per la ricerca, la costituzione di società miste, utilizzazione o creazione di laboratori finalizzati, acquisizioni, licenze, ecc.. Il know-how viene definito effettivamente vantaggioso per l'impresa quando non è accessibile a terzi non autorizzati. Nel momento in cui il know-how si diffonde non ha più valore economico per l'impresa, esso diviene quindi un insieme di conoscenze di comune esperienza e come tale privo di qualunque valore economico monopolistico. Altro aspetto riguarda il know-how che deriva da contratti di licenza con terzi licenzianti. Qui l'impresa licenziataria è ovviamente tenuta alla segretezza delle informazioni di cui viene a conoscenza sia perché è essa stessa normalmente a richiedere tale tutela in sede contrattuale, sia perché può trarre notevoli vantaggi anche economici da questo comportamento monopolistico. Il licenziatario, utilizzando le informazioni contrattualmente acquisite, molto spesso è in grado di concretizzare dei vantaggi commerciali e concorrenziali che poi restano di sua esclusiva proprietà. Questi vantaggi, insiti nel contratto di licenza, apportano normalmente un incremento al patrimonio della licenziataria, che a sua volta da utilizzatrice del knowhow di terzi può anche diventare fornitrice. La tutela del Know-how La tutela del know-how è una tutela inter partes, ma anche erga omnes: la prima in virtù delle clausole contrattuali espresse dalle parti stesse, la seconda in base alle norme generali espresse dai codici, ma anche dalla normativa specifica in materia di concorrenza, statale e comunitaria. La tutela inter partes, attuata attraverso un contratto, atipico, di licenza o di cessione comporta un'ampia libertà negoziale delle parti. Nella stesura del contratto infatti la parte che trasferisce o cede è generalmente restia ad individuare in modo esteso e reale il contenuto del know-how, comprensibilmente per 13

14 evitare sorprese prima della firma definitiva del contratto, mentre la parte che riceve ha tutto l'interesse di identificare nel modo più dettagliato possibile ciò che sta acquistando. A tal fine genericamente vengono inserite nei contratti di trasferimento di licenza delle clausole che prevedono sia l'obbligo di comunicare all'altra parte le informazioni che nel loro insieme costituiscono il know-how, al fine di permettere alla controparte una seria valutazione economica dell'affare, sia l'obbligo alla consulenza ed all'assistenza, nonché al training del personale che dovrà gestire il bene acquistato. La parte ricevente invece è normalmente obbligata al versamento di un corrispettivo, a non divulgare ad altri le informazioni ricevute. Secondo parte della giurisprudenza il contratto di licenza di know-how consiste non nella trasmissione di un segreto industriale, ma in un facere (comunicare) o un dare (trasmissione di disegni, formule e/o simili), a titolo oneroso, con vincolo di non divulgazione (non facere) di quanto trasmesso o insegnato. L'obbligo di riservatezza in questo tipo di contratto deve essere espressamente pattuito in termini più espliciti possibili, venendo nel contempo determinato il termine della durata di questa clausola. Ai sensi del nuovo codice poi costituiscono oggetto di protezione i dati relativi a prove, disegni e/o altri dati la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e sforzo aziendale. Altrettanto importante è poi l identificazione del prodotto oggetto di contratto perché, se il know-how è regolarmente identificato il licenziatario non può essere sottoposto ad ingiustificate restrizioni. Il licenziatario non può divulgare il know-how e comunque sfruttarlo dopo la scadenza dell'accordo, se è ancora segreto. Tuttavia non è ammesso vietare al licenziatario di continuare l'uso del know-how dopo la scadenza, qualora questo sia diventato di dominio pubblico. Si ricorda inoltre la necessità di definire in modo estremamente puntuale il territorio contrattuale, che può essere costituito sia da una parte limitata del mercato sia dalla sua totalità, nonché rispettare l'estensione temporale di questi accordi, salvo patto contrario tra le parti. Analogamente per quanto avviene in materia di brevetti, non è ammessa alcuna clausola che vieti al licenziatario di contestare il carattere segreto del know-how. In questo caso il licenziante ha la facoltà di recedere dal contratto. 14

15 E' vietata la proroga automatica o tacita del contratto di licenza con l'inclusione di nuovi miglioramenti comunicati dal licenziante. Le parti rimangono libere tuttavia di stipulare nuovi accordi che coinvolgano i miglioramenti. La tutela erga omnes, attivabile in sede civile ma anche penale, trova la sua fonte normativa nell'art c.c. e nell'art. 6 bis della Legge Invenzioni, oltre alle norme per il risarcimento del danno subito di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., così come stabilito dal Codice. Queste norme, come già visto nei paragrafi che precedono, introducono il concetto di concorrenza sleale nel caso in cui un imprenditore sfrutti illegalmente e senza titolo i segreti, i risultati del lavoro altrui, l'esperienza del legittimo titolare del know-how, ovvero compia atti contrari alla correttezza professionale. Gli accordi di segretezza L'assenza di una tutela universale del segreto, condiziona decisamente i trasferimenti delle tecnologie non brevettate, pertanto per meglio difendersi è sempre opportuno, quando ciò sia possibile, stipulare preventivamente un accordo di segretezza che determini con chiarezza il contenuto delle informazioni segrete e che certifichi la volontà delle parti contraenti. Gli accordi di segretezza solitamente vengono stipulati durante le trattative per la conclusione dei contratti di trasferimento di tecnologia. E' interesse del futuro alienante che le informazioni segrete da comunicare nella fase pre-contrattuale non diventino di dominio pubblico. Se gli accordi di segretezza sono importanti nelle trattative per il trasferimento di knowhow, essi sono consigliabili anche nel caso di trasferimento di tecnologie brevettate: accade spesso, infatti, che le comunicazioni tra i contraenti nella fase negoziale riguardino informazioni riservate, non contenute nei documenti brevettuali. Inoltre, anche questi stessi documenti rimangono segreti fino al momento della pubblicazione, che nel nostro paese avviene, di regola, dopo 18 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto. Gli accordi di segretezza garantiscono che le informazioni, le idee o i dati rivelati da una soggetto ad un altro rimangano in segreto secondo quanto stabilisce il contratto, e quindi 15

16 non potranno essere divulgati a terzi. L accordo di segretezza può perfezionarsi in situazioni molto diverse, come nel rapporto lavorativo tra un imprenditore e i propri dipendenti, tra due persone che condividono un bene comune, una persona in possesso di un idea che si rivolge ad un altra affinché la sviluppi, ecc. Un impresa può trovarsi nelle condizioni di fornire a terzi proprie informazioni riservate per una pluralità di motivi: - ad un possibile cliente, per fargli capire il valore intrinseco di ciò che gli va ad offrire (ad esempio nel caso in cui si intenda proporre al cliente un prodotto nuovo, ancora non brevettato o non brevettabile e ci si voglia garantire che la propria controparte non se ne appropri in maniera illecita); - ad un fornitore, per permettergli di presentare un offerta o per eseguire la fornitura commissionatagli (si pensi al caso tipico di un contratto di subfornitura: il fornitore non può formulare la propria offerta ed il bene, o una parte di esso, non potrà essere prodotto senza conoscere dati che normalmente il potenziale acquirente non mette a disposizione di terzi); - ad un consulente, esterno per permettergli di svolgere l incarico conferitogli. In questa fase le parti non sono ancora legate da alcun contratto e le sole obbligazioni che potrebbero richiedersi sono quelle generali di correttezza e buona fede nelle trattative, sempre che si giunga ad un contratto definitivo. Nel caso in cui non si giungesse alla conclusione di un contratto, il titolare delle informazioni non solo non potrebbe azionare alcuna leva in sua difesa ma anzi si troverebbe nella spiacevole condizione di non avere nessun elemento probatorio che attesti tanto la titolarità delle informazioni quanto la loro rivelazione, con la conseguenza che il terzo potrebbe utilizzare liberamente i dati acquisiti nel corso delle trattative. È evidente allora la necessità di tutelarsi adeguatamente, dotandosi di uno strumento autonomo, non legato alla conclusione del contratto finale e che contenga un esplicito riferimento alla quantità e qualità dei dati rivelati. Tale strumento diviene addirittura indispensabile se si pensa ai contratti internazionali: senza un esplicita previsione, ogni ordinamento coinvolto potrebbe infatti portare a conclusioni differenti quanto ad obblighi delle parti nel corso delle trattative, con il risultato di non poter essere sufficientemente tutelati. In pratica nessuna lettera di segretezza può prescindere da alcuni requisiti minimi di contenuto: - la titolarità delle informazione che si vogliono condividere con il terzo 16

17 - l elenco e la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e di impegno alla non divulgazione - la validità temporale dell impegno - la determinazione di una sanzione, nel caso di violazione dell accordo - l individuazione del giudice competente e l eventuale legge applicabile L elenco e la definizione delle informazioni potrà essere analitico (soluzione difficilmente attuabile nella pratica) o generico (ad esempio si potranno richiamare i dati per categoria). L importante è che siano ben individuate le informazioni che si intendono trasmettere, in modo che, in caso di problemi, non possano sorgere contestazioni al riguardo. La concreta individuazione di ciò che può considerarsi un informazione confidenziale è infatti un vero problema dal momento che le parti potrebbero avere opinioni opposte al riguardo: di quì l importanza della predefinizione delle categorie di dati da considerarsi non divulgabili. Sempre in tale ottica, si potrebbe inserire, ad esempio, un elenco delle informazioni che si ritengono essere già note al settore di riferimento o, al contrario, la precisazione che siano confidenziali le sole comunicazioni che recano una specifica menzione. Normalmente, l impegno di confidenzialità si estende anche a dipendenti o collaboratori della propria controparte, che dovrà garantire di adottare tutte le misure necessarie a tutelare il segreto. Altro elemento di cui tener conto è la durata dell accordo: è importante che il contratto preveda un limite temporale o una condizione di validità legata a particolari eventi - come la sottoscrizione di un contratto definitivo (che dovrà contenere a sua volta un autonoma clausola di riservatezza) o l obsolescenza dell informazione. Per non vanificare l'efficacia del segreto è opportuno che l'obbligo di segretezza sia convenuto non solo per il periodo di durata del contratto, ma anche per il periodo successivo alla sua cessazione. E' dubbia, però, la validità di accordi che impongano sine die al licenziatario un obbligo di segretezza; pertanto, per essi dovrebbe essere previsto un limite temporale accettabile Nel caso di violazione dell obbligo di riservatezza è prevista una penale che può essere fissata in un importo forfettario o in una somma legata ai più disparati meccanismi (fatturato della controparte, somma per ogni violazione), ma che in ogni caso, fa sì che la controparte si senta maggiormente vincolata. Oltre che come deterrente, la predisposizione di detta penale è consigliabile al fine di evitare gli inconvenienti derivanti dalla difficoltà di determinare l'importo dei danni causati dalla violazione dell'obbligo di segretezza; sicché, in caso di inadempimento il cessionario non sarà tenuto a dimostrare l'an ed il quantum del danno. 17

18 Altrettanto importante, specie nel caso dei contratti internazionali (ma non solo), è l espressa determinazione del giudice competente a giudicare della corretta esecuzione dell impegno. Una predeterminazione che evita eventuali complicazioni legate alla sua individuazione. Oltre quelli stipulati in forma autonoma, riscontriamo anche accordi di segretezza nei contratti di licenza di tecnologia sotto forma di clausola di riservatezza. La tutela del segreto d'impresa e gli obblighi del lavoratore dipendente Per rafforzare ulteriormente la tutela del segreto industriale, l art cod. civ. stabilisce che il lavoratore dipendente non deve trattare affari per conto proprio o di terzi che siano in concorrenza con l imprenditore per cui ufficialmente lavora. L art cod. civ. aggiunge inoltre l obbligo, a carico del prestatore di lavoro, di non divulgare notizie attinenti l organizzazione e i metodi di produzione dell impresa o comunque farne uso in modo da arrecarne pregiudizio. Ad esempio la violazione del dovere di fedeltà è fonte non soltanto di responsabilità disciplinare, che espone il lavoratore inadempiente alla sanzione di licenziamento per giusta causa, ma, ove abbia cagionato un danno all imprenditore, anche del relativo obbligo risarcitorio (Cass. 3 giugno 1985). Gli obblighi di non concorrenza e di segreto posti a carico del lavoratore dipendente sono finalizzati a tutelare l imprenditore che vuole mantenere nel proprio patrimonio aziendale tutto quanto rende tipico il suo prodotto ed il suo modo di produrre, gestire e commercializzare, ciò che garantisce all impresa la sua posizione sul mercato e la sua forza concorrenziale. L obbligo di fedeltà, a titolo esemplificativo, non si ravvisa per le informazioni che: - il datore di lavoro ha messo, o ritiene di mettere, a disposizione del pubblico; - il lavoratore dipendente ha acquisito, o migliorato, nel corso del rapporto di lavoro il quanto costituiscono un suo patrimonio personale. A titolo esemplificativo, si ravvisa invece l obbligo di fedeltà per le informazioni che: - sono strettamente inerenti l organizzazione dell impresa, ai metodi produttivi e a quelli commerciali; 18

19 - pur non essendo strettamente inerenti l organizzazione dell impresa o ai metodi produttivi, possono favorire le imprese concorrenti facilitandole sul mercato; - si riferiscono direttamente ai clienti; - costituiscono l elenco fornitori e/o clienti di un impresa; - costituiscono il know-how dell impresa; - si riferiscono all organigramma dell impresa quando a ciò assume rilievo nell organizzazione produttiva; - costituiscono disegni costruttivi, disegni dei prototipi, norme di produzione, risultati di prove, quanto a tutto ciò riportabile, ecc. A seconda del ruolo svolto dal dipendente all interno dell impresa, è ravvisabile: - il segreto aziendale inteso come obbligo imposto a tutti i dipendenti di mantenere il silenzio sull organizzazione ed i metodi produttivi, commerciali e finanziari dell impresa per cui lavorano; - il segreto professionale inteso come obbligo posto ai dipendenti che rivestono una particolare qualifica in ragione delle mansioni svolte; - il segreto scientifico inteso come obbligo posto sulle scoperte e sulle innovazioni ed invenzioni. Questa distinzione ha un valore non solo formale, ma giuridico in quanto permette di identificare responsabilità contrattuali (discendenti dal rapporto di lavoro) per le quali l imprenditore potrà chiedere il risarcimento dei danni. La prescrizione dell azione risarcitoria è di 10 anni. L onere di prova sia sulla sussistenza dell obbligo che in merito all inadempimento gravano entrambi sull imprenditore. In caso di azione riscarcitoria, oltre all art cod. civ., può essere invocato anche l art cod. civ. 7 che identifica casi di responsabilità disciplinare. Per l imprenditore risulta quindi importante identificare forme di tutela che necessariamente non possono essere standardizzate a causa della variabilità di situazioni che devono di volta in volta essere tutelate. Il rimedio che viene considerato 7 Art cod. civ. Sanzioni disciplinari. L inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 97). 19

20 sufficientemente sicuro è la costituzione di un patto di segretezza con il quale il dipendente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, viene vincolato alla non divulgazione delle informazioni dell impresa. Tale accordo, che può essere inserito nel regolamento contrattuale può comprendere, oltre alle nozioni proprie del segreto aziendale, anche quelle notizie proprie del segreto professionale e/o del segreto scientifico. Perché questo patto possa avere valore giuridico, deve: - determinare l area delle notizie sulle quali si vuole porre il vincolo del segreto; - definire le notizie che sono soggette a vincolo in modo il più preciso possibile; - prevedere una controprestazione a favore del dipendente come ad esempio una retribuzione, anche una tantum, per patti che oltrepassano i limiti propri dell art cod. civ. - prevedere un suo limite temporale successivo alla terminazione del rapporto di lavoro. Sul piano giuridico infatti, mentre l illegittimità dello spionaggio industriale e delle rivelazioni di notizie riservate da parte dei dipendenti non presenta alcuna difficoltà interpretativa, più complicata appare la valutazione di casi in cui la divulgazione di notizie dipenda da persona che, avendo avuto in passato un rapporto di lavoro con l'impresa, non intrattenga più alcun tipo di rapporto negoziale con essa, e quindi non sia più tenuto ad alcuna obbligazione contrattuale e, di conseguenza, alcun obbligo di fedeltà verso l'azienda (ex-lavoratore dipendente). Storicamente la giurisprudenza ha ricompreso la tutela del segreto nei confronti dell'exdipendente all'interno dei rapporti fra l'art c.c. 8 e l'art c.c. 9, stabilendo che, una volta cessato il rapporto di lavoro, e quindi l'obbligo di riservatezza ad esso correlato, il dipendente ritornasse libero di sfruttare tutto il suo bagaglio professionale. Gli obblighi di non concorrenza e di segreto posti a carico del lavoratore dipendente, sono finalizzati a tutelare l'imprenditore che vuole mantenere nel proprio patrimonio aziendale tutto ciò che rende tipico e peculiare il proprio prodotto, nonché il suo modo di produrre, gestire e commercializzare, elementi questi che garantiscono all'impresa la sua capacità concorrenziale e la sua posizione sul mercato. Così, se l'imprenditore voleva tutelarsi 8 Art cod. civ. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l imprenditore, né divulgare notizie attinenti all organizzazione e ai metodi di produzione dell impresa, o farne uso in modo da potere recare ad essa pregiudizio. 9 Art cod. civ. Patto di non concorrenza. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura su indicata 20