Centro Risoluzione Dispute Domini. Roma, 1 luglio Procedura di riassegnazione del nome a dominio SONNENKRAFT.IT

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1 Procedura di riassegnazione del nome a dominio SONNENKRAFT.IT Ricorrente: VKR Holding A/S (Prof. Avv. Stefania Bariatti, Avv. Ida Palombella) Resistente: Ditta Individuale Pasquale Cerra Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele Sperati Svolgimento della procedura Con ricorso ricevuto per da C.R.D.D. il 28 aprile 2010 la società VKR Holding A/S, rappresentata e difesa nella presente procedura dalla Prof. Avv. Stefania Baratti e dall Avv. Ida Palombella, presso lo studio delle quali in Milano, Via Verdi n. 2 si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cctld "it (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del cctld "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio sonnenkraft.it, registrato dalla Ditta Individuale Pasquale Cerra. Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio sonnenkraft.it era stato creato il 6 settembre 2001 ed era registrato a nome della Ditta Individuale Pasquale Cerra; b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore challenged ; c) che digitando l indirizzo non si giungeva ad alcun sito web attivo. Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 6 maggio 2010 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico veniva ricevuto in data 12 maggio 2010 dal Resistente, che in data 31 maggio 2010 inviava a C.R.D.D. la propria replica. Il 3 giugno 2010 le repliche e la documentazione allegata venivano inoltrate via alla Ricorrente; lo stesso giorno C.R.D.D. nominava 1 Giurisprudenza

2 quale esperto della presente procedura l'avv. Raffaele Sperati, che in data 7 giugno 2010 accettava l'incarico. L 8 giugno 2010 il Ricorrente chiedeva termine per controdedurre alle repliche del Resistente. Il sottoscritto esperto, in pari data, emetteva dunque un ordinanza con la quale concedeva al Ricorrente termine sino al 15 giugno 2010 per controdeduzioni e deposito documenti ed al Resistente termine sino al 22 giugno 2010 per ulteriori repliche e produzioni documentali. Allegazioni delle parti Allegazioni della Ricorrente. La Ricorrente è una società danese operante nel settore dei prodotti per impianti ad energia solare che commercializza i propri prodotti mediante la società controllata Sonnenkraft Italia s.r.l. La Ricorrente deduce e documenta di essere titolare del marchio comunitario Sonnenkraft n depositato il 10 luglio 2000 e registrato il 27 settembre 2001; marchio depositato precedentemente rispetto alla registrazione del nome a dominio in contestazione avvenuta il 6 settembre 2001 da parte del Resistente. La Ricorrente afferma poi che il Resistente opera nel suo stesso settore e che per un limitato periodo di tempo ha anche distribuito i suoi prodotti in Italia. Proprio in tale periodo, a detta della Ricorrente, il Resistente avrebbe registrato il nome a dominio in contestazione. La Ricorrente sostiene inoltre che nessun diritto sul nome a dominio in contestazione può essere riconosciuto al Resistente, in quanto non corrispondente né alla sua ditta, né alla sua denominazione sociale, né è titolare di marchi o altri nomi o segni ad essa riconducibili. La Ricorrente afferma infine che il Resistente avrebbe registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della procedura, considerando che: 1) in quanto ex distributore dei prodotti della Ricorrente, il Resistente non poteva ignorare l esistenza del marchio, né tantomeno la sua appartenenza al gruppo VKR; 2) il nome a dominio sonnenkraft.it non viene utilizzato dal Resistente. Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio. Allegazioni del Resistente. Il Resistente, a sua volta, deduce che il marchio per il quale la Ricorrente invoca tutela è composto da una parola comune sonnenkraft che, tradotta in italiano, significa energia solare ed ha come elemento distintivo le due NN accavallate e/o sovrapposte. La circostanza, secondo il Resistente, sarebbe tale da evitare qualsiasi confondibilità tra marchio e nome a dominio. 2 Giurisprudenza

3 In relazione ai propri diritti sul nome a dominio in contestazione, il Resistente afferma che il nome a dominio in contestazione è stato registrato in base al principio first come first served, previsto dal Regolamento per l assegnazione e gestione dei nomi a dominio. A tal proposito il Resistente afferma che la richiesta di registrazione del dominio è stata effettuata in data 30 agosto 2001 e la registrazione è poi avvenuta il 6 settembre 2001, mentre la registrazione del marchio della Ricorrente è avvenuta il 27 settembre Per quanto riguarda il requisito della malafede, il Resistente sostiene di operare sul mercato italiano dei prodotti per energia solare da ancor prima della Ricorrente e di aver provveduto alla registrazione del nome a dominio oggetto della procedura avendo contatti con diversi clienti tedeschi. Il Resistente afferma infine che la Ricorrente avrebbe agito con malafede atta a creare confusione, in quanto il marchio comunitario da essa registrato ha le due NN sovrapposte, mentre nella richiesta di registrazione del marchio in Italia presentata in data 1 aprile 2008 c è una veste grafica totalmente diversa, in quanto le due NN sovrapposte non compaiono più. 3 Giurisprudenza Controdeduzioni della Ricorrente La Ricorrente, nelle proprie controdeduzioni, sostiene, in merito alla confondibilità del nome a dominio con il marchio da essa registrato, che l affermazione del Resistente, secondo la quale il termine sonnenkraft è un termine generico e di uso comune che sta ad indicare l energia solare deve essere disattesa, in quanto: 1) la parola sonnenkraft è totalmente diversa dall espressione italiana energia solare, né tale parola può essere considerata come di uso comune nel linguaggio corrente italiano; 2) tutti gli esempi di segni distintivi contenenti la parola sonnenkraft citati dal Resistente nella propria replica sono registrati e/o usati da società soltanto in Germania e, comunque, la Ricorrente precisa che nei confronti di tali società sono in corso o stanno per essere avviate azioni di contraffazione del marchio. Inoltre la Ricorrente afferma che la caratterizzazione grafica del marchio SONNENKRAFT consistente in due NN sovrapposte non pregiudica affatto la visibilità e la rappresentatività del marchio stesso; inoltre la parola sonnenkraft è usata anche come denominazione sociale per Sonnenkraft Italia s.r.l. e, sin dal 1998, per il dominio sonnenkraft.com. In merito alla affermazione del Resistente, secondo cui la Ricorrente utilizza un marchio registrato successivamente rispetto alla registrazione del dominio, quest ultima afferma che, comunque, il marchio è stato depositato anteriormente rispetto alla registrazione del dominio. Infine, sulla malafede del Resistente, la Ricorrente afferma che tra di essa ed il Resistente sono intercorsi rapporti contrattuali sin dal gennaio 2001, ossia alcuni mesi prima della registrazione del nome a dominio da parte del Resistente. A tal proposito essa produce alcune fatture intestate alla società Cerra di Cerra Giovanni s.a.s. che, a detta della Ricorrente,

4 sarebbe collegata al Resistente, in quanto aventi in comune il patronimico nella denominazione e la sede legale, oltre al fatto che il sig. Pasquale Cerra, titolare della ditta individuale Cerra Pasquale, ha ricoperto la qualità di socio accomandante della Cerra s.a.s. 4 Giurisprudenza Repliche del Resistente Il Resistente, nelle proprie repliche alle controdeduzioni avversarie, afferma, sulla identità o confondibilità del nome a dominio con il marchio della Ricorrente, che quest ultima sminuisce l uso della lingua tedesca facendola passare per minoritaria, quando, in realtà, le due lingue per la loro importanza e portata possono ben essere equiparate. Il Resistente sostiene inoltre che la Ricorrente ha approntato la sua difesa puntando sul fatto che nome a dominio e marchio siano la stessa cosa. A dire del Resistente invece la disciplina del nome a dominio si basa sul principio del first come first served, mentre la disciplina del marchio è retta sia dalle norme di diritto commerciale che dalla legislazione italiana. In merito ai suoi diritti sul nome a dominio in contestazione, il Resistente ribadisce le difese già svolte con la precedente memoria. Sulla malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio, il Resistente sostiene infine di non aver mai avuto contatti con la Ricorrente e di non operare nel medesimo settore della Ricorrente, considerando che le fatture prodotte dalla Ricorrente riguardano la società F.lli Cerra di Cerra Pietro s.a.s., che è entità distinta e separata rispetto al Resistente. Motivi della decisione I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione. a) Identità e confondibilità del nome a dominio. Il primo requisito previsto dall art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento prevede espressamente che, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità, è necessario che il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome. Nel caso di specie, tale requisito risulta soddisfatto; infatti è indubbio che il nome a dominio in contestazione (sonnenkraft.it) sia identico al marchio registrato dalla Ricorrente, nonché alla denominazione sociale della Sonnenkraft Italia s.r.l., società mediante la quale la Ricorrente opera in Italia. Infondata è l eccezione del Resistente circa la non identità tra il nome a dominio registrato ed il marchio registrato dalla Ricorrente sulla base del fatto che il marchio sonnenkraft della Ricorrente avrebbe quale elemento distintivo le due NN accavallate e/o sovrapposte. Ciò infatti non muta l identità fonetica, visiva e concettuale tra il nome a dominio oggetto della procedura e il marchio della Ricorrente.

5 Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito. b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione. Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome "sonnenkraft" e la confondibilità con esso del nome a dominio in contestazione. Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell art. 3.6 del Regolamento deduce la presunzione juris et de jure dell esistenza di un titolo al nome a dominio in capo al Resistente. Parte resistente ha affermato, nei suoi scritti difensivi, che il diritto all uso del nome a dominio contestato le deriverebbe dal fatto che lo ha registrato in adesione al principio first come, first served. Tale affermazione non appare condivisibile. L art. 4 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cctld it stabilisce infatti che le richieste di assegnazione vengano esaminate ed i domini assegnati semplicemente in ordine cronologico, senza che il Registro compia indagini sulla titolarità in capo al soggetto registrante di diritti sul nome a dominio. La registrazione del dominio, quindi, si basa esclusivamente sulla dichiarazione resa dall'assegnatario al momento della registrazione del nome a dominio, secondo la quale la registrazione del dominio, per quanto a sua conoscenza, non lede diritti altrui. Il diritto o il titolo del Resistente al nome a dominio registrato non può quindi essere costituito dalla mera registrazione del nome a dominio contestato. Se non fosse così, le procedure di riassegnazione non avrebbero alcun senso, in quanto il Resistente avrebbe sempre diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo ed il Ricorrente non potrebbe mai risultare vittorioso, in quanto non verrebbe mai soddisfatto il requisito di cui all art. 3.6, lett. b) del Regolamento. Respinta dunque la tesi del Resistente di aver diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per prima, si osserva che il Resistente non ha né dimostrato di aver alcun titolo ai nomi a dominio in contestazione, né provato l esistenza di alcuna delle circostanze da cui l art. 3.6 del Regolamento deduce, juris et de jure, l esistenza di un titolo in capo all assegnatario al nome a dominio contestato. 5 Giurisprudenza Dalla documentazione agli atti infatti: 1) non risulta in alcun modo che il Resistente prima di avere avuto notizia dell opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi. Né è stato indicato dal Resistente alcun progetto, posto in essere prima della contestazione, inerente al nome a dominio contestato;

6 2) il Resistente non risulta essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio ; 3) del nome a dominio in contestazione il Resistente non sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Sul sito corrispondente al nome a dominio in contestazione non è svolta infatti alcuna attività. Priva di pregio risulta altresì l affermazione del Resistente, il quale, sostanzialmente, sostiene che la Ricorrente non ha diritti sul nome a dominio in quanto la registrazione del marchio comunitario Sonnenkraft è avvenuta successivamente rispetto alla registrazione del nome a dominio in contestazione. A tal proposito la giurisprudenza italiana ha in più occasioni (vedasi da ultimo Cass. pen., II sez., ord. del , n. 4217) affermato che la tutela del marchio deve essere retrodatata al giorno del deposito della domanda di registrazione. Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto. c) Malafede del Resistente Sussiste infine anche il requisito della malafede, essendo state provate più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Da ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet risulta provata la notorietà del marchio registrato Sonnenkraft. Data la specificità del nome in contestazione, che non può certo essere stato scelto dal Resistente per mera coincidenza, si deve dunque escludere che il Resistente ignorasse tale notorietà e l esistenza del marchio registrato, considerando anche che lo stesso Resistente, nelle proprie repliche, afferma di operare nel mercato italiano dei prodotti per impianti ad energia solare. Inoltre, il nome sonnenkraft.it non è mai stato utilizzato dall attuale assegnatario. A tutt'oggi, digitando l'indirizzo non risulta alcun sito web attivo. Come pacifico in giurisprudenza, la detenzione passiva di una registrazione (passive holding) deve essere considerata come elemento dal quale desumere la malafede del Resistente, in quanto da ciò si può dedurre che il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome. Unitamente a quanto finora detto, il fatto che il sig. Pasquale Cerra abbia ricoperto la carica di socio accomandante nell ambito della società Cerra di Giovanni Cerra s.a.s., seppur in periodo diverso rispetto a quello di emissione delle fatture prodotte dalla Ricorrente, è da considerare ulteriore elemento di malafede. 6 Giurisprudenza

7 Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all art. 3.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede, lett. b); c); d), ossia 1) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente (lett. b); 2) la circostanza che il nome di dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente (lett. c); 3) la circostanza che, nell uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico (lett. d). Sussiste inoltre la circostanza di cui all art. 3.7, lett. e) del Regolamento, trattandosi di un nome di ente privato per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato. Si ritiene quindi dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome di dominio in contestazione. P.Q.M. Si dispone la riassegnazione del nome a dominio sonnenkraft.it alla VKR Holding A/S con sede in Hoersholm, Denmark, via Breeltevej 18, c.a.p La presente decisione verrà comunicata al Registro del cctld.it per i provvedimenti di sua competenza. Avv. Raffaele Sperati 7 Giurisprudenza

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