Vendere in Cina attraverso l e-commerce febbraio 2016

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1 Vendere in Cina attraverso l e-commerce febbraio 2016

2 Contraffazione online e azioni di tutela della proprietà intellettuale in Cina Avv. Giuseppe Calabi Avv. Cristina Riboni CBM & Partners - Studio Legale, Milano 2

3 Disciplina Marchi in Cina Caratteristiche del marchio Liceità Novità Distintività Assenza di funzionalità N.B. tutela in base alla priorità di registrazione, non al first use 3

4 Fonti normative ed evoluzione Legge marchi: emanata il 23 agosto 1982, successivamente modificata il 22 febbraio 1993 e il 27 ottobre 2001; modifica del 30 agosto 2013, in vigore dal 1 maggio 2014 Principio correttezza e buona fede, finalizzato a combattere il fenomeno della registrazione in mala fede di marchi altrui Introduzione della tutela del marchio celebre Semplificazione procedure di registrazione Introduzione del divieto di confusione Previsione del risarcimento punitivo e nuova disciplina del danno risarcibile 4

5 Tutela preventiva: Registrazione del marchio Registrazione nazionale Registrazione internazionale Registrazione presso il China Trademark Office (CTMO), solo attraverso un agente locale Validità 10 anni Presentazione della domanda in cinese Deve essere depositata una domanda per ogni classe Classificazione basata sul sistema previsto dalla Convenzione di Nizza ma prevede anche numerose sottocategorie non utilizzate in Europa N.B: valida solo in Cina, non a Hong Kong e Macao Registrazione attraverso il WIPO (Protocollo di Madrid) Validità 10 anni Presentazione della domanda in inglese, francese o spagnolo Copertura per più paesi contemporaneamente e fino a tre classi di beni e servizi Classificazione basata sul sistema previsto dalla Convenzione di Nizza 5

6 Tutela preventiva: Registrazione del marchio Necessità di registrare il marchio anche con la translitterazione cinese! Alcuni esempi: Coca Cola in cinese si chiama «KEKOU KElE» («piacevole per la bocca») Altri marchi hanno ricercato l assonanza con il nome originario indipendentemente dal significato: Armani («AMaNi») Luis Vuitton («LuYi WeiDeng»), Fendi («FenDi»), FIAT («FeiYaTe»), FERRARI («FaLaLi»), 6

7 Tutela preventiva: Registrazione del marchio Registrazione in mala fede e compravendita dei marchi altrui Largamente diffusa la registrazione in male fede di marchi occidentali da parte di soggetti terzi al fine di rivenderli a prezzi maggiorati alle imprese occidentali Fondamentale la registrazione preventiva 7

8 Azioni a tutela del marchio registrato Tutela amministrativa Possibilità di presentare denuncia e ottenere tutela presso gli uffici locali della State Administration for Industry and Commerce (AIC) - Procedimento informale, alto grado di discrezionalità; - Può ordinare immediata cessazione violazione, confiscare e distruggere prodotti contraffatti, nonché irrogare sanzioni pecuniarie. 8

9 Azioni a tutela del marchio registrato Tutela civile Possibilità di esperire azione civile avanti il tribunale ordinario Tempi relativamente brevi Rimedi offerti: inibitoria e risarcimento danni NB: Nell ottobre 2014 sono state istituite le sezioni specializzate in IP presso il Tribunale di Pechino, Shanghai and Guangzhou 9

10 Azioni a tutela del marchio registrato Tutela penale La legge penale cinese punisce: -Chi usa un marchio identico ad un marchio registrato altrui senza permesso del titolare; -Chi coscientemente commercializza beni recanti un marchio contraffatti; -Chi usa false rappresentazioni di un marchio registrato. Prevista la pena detentiva fino a tre anni e una sanzione pecuniaria. 10

11 Azioni a tutela del marchio registrato Tutela doganale A cura della Amministrazione Generale delle Dogane Disciplinata dal Regolamento sulla protezione doganale della proprietà intellettuale (2003) e relative Misure Attuative (2009) Necessità di versare una cauzione Si ottiene il sequestro dei beni denunciati al loro passaggio in dogana 11

12 Caso Starbucks Numerose iniziative legali intraprese da Starbucks Corporation e United Starbucks Coffee Shanghai Co., Ltd. nei confronti di Shanghai Starbuck Co., Ltd., una società che aveva aperto numerosi coffee shop usando un marchio che richiamava il logo di Starbucks. Nel 2007 il Tribunale di Shanghai in seconda istanza ha riconosciuto il carattere celebre del marchio Starbucks, ha condannato la convenuta al pagamento di RMB a titolo di risarcimento danni per la violazione del marchio 12

13 CASE STUDY Caso Moncler La sezione specializzata in Proprietà Intellettuale del Tribunale di Pechino ha condannato Bejing Nuoyakate Gourmet Co. Ltd al pagamento di RMB 3 milioni di danni per aver prodotto e venduto piumini con il logo Moncler contraffatto. 13

14 CASE STUDY Caso Zegna La società cinese Guangzhou Fuyn dal 2011 realizza prodotti di abbigliamento utilizzando marchi e immagini che si confondevano con il marchio Zegna Nel gennaio 2016, Tribunale di Guangzhou ha ordinato alla società cinese di cessare le attività di contraffazione, condannando la stessa a pagare la somma di RMB 2,04 milioni a titolo di risarcimento danni 14

15 Caso Ariston Nel febbraio 2011, il Tribunale di Shanghai ha condannato il produttore di scaldacqua Foshan Shunde Arizu Electric Appliance Co a rimuovere il marchio contraffatto da ogni materiale prodotto e diffuso, alla cancellazione del sito web e modifica della ragione sociale, nonché a pagare un risarcimento danni pari a RMB La corte, riconoscendo la celebrità del marchio Ariston, ha ritenuto che entrambi i segni 阿里斯顿 (Ālǐsīdùn) e ARIZHU + pittogramma usati dal convenuto violassero i marchi registrati degli attori. 15

16 Avv. Giuseppe Calabi Avv. Cristina Riboni Via Monte Napoleone, Milano Italy Phone Fax tutti i diritti riservati