richieda giudizialmente il riconoscimento della decadenza del segno.

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1 I beni immateriali I beni immateriali sono diventati a partire dagli anni novanta un asset sempre più strategico per l impresa. Il costo della ricerca, il mercato sempre più sofisticato e concorrenziale ha costretto le imprese a porvi sempre maggiore attenzione per non soccombere e per evitare che il concorrente tragga profitto dalla propria ricerca. Occorre segnalare che il sistema normativo vigente in Italia, fino a tali anni, era arretrato e gravemente penalizzante per lo sviluppo dei beni immateriali. Il sistema di tutela dei beni immateriali era limitato e risentiva ancora dell influenza dell impostazione sociale del fascismo, (ad esempio si pensi che la prima tutela data al brevetto farmaceutico nazionale risale agli anni settanta e che il marchio era indissolubilmente legato al ramo d azienda al pari di qualunque concessione governativa industriale e che solo l imprenditore era abilitato a richiederne tutela esclusiva). A porre rimedio a questa situazione ho giocato un ruolo rilevante se non determinante l armonizzazione legislativa di propulsione comunitaria. Il primo tassello fu sicuramente la riforma della legge marchi che vide nel 1993 la scomparsa del limite soggettivo al deposito del marchio e la libera trasferibilità. Si trattava di fatto di una liberalizzazione già ampiamente anticipata dal mercato che vede in quegli anni la grande affermazione delle griffe come creatori del gusto della moda a tutto tondo. Solo successivamente e con grande disordine normativo si è messo mano agli altri settori, prima il design poi i brevetti. Solo nel 2005 si posto definitivamente ordine al settore con la promulgazione del Testo Unico della Proprietà Industriale che è

2 finalmente uno strumento completo, ma non completissimo, di razionalizzazione della materia. Infatti dal 19 Marzo 2005 è in vigore il Decreto Legislativo , n. 30 ("Codice dei Diritti di Proprietà Industriale"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 52 del Più che di un codice, si tratta, per la prima volta in Italia, di un vero e proprio testo unico nella specifica materia, che, senza apportare modifiche di rilievo alla normativa attualmente vigente in tema di marchi, brevetti d'invenzione, modelli e disegni, riunisce, in un solo documento, tutta una serie di leggi che vengono ad essere sostituite ed abrogate. In particolare, a partire dal 19 Marzo 2005, sono abrogate dal Nuovo Codice della Proprietà Industriale: il R.D , n. 1127, ed il R.D , n. 244, e s.m.i, contenenti le disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali; il R.D , n. 1411, ed il R.D , n. 1354, e s.m.i., contenenti le disposizioni in materia di brevetti per modelli industriali; il R.D , n. 929, ed il D.P.R , n. 795, e s.m.i., contenenti le disposizioni in materia di marchi registrati. Il Marchio Il segno distintivo è il principale elemento di riconoscimento commerciale di un bene. Fin dall antichità si usava marchiare il bestiame per definirne la provenienza e la proprietà, oppure si sono trovati in Egitto marchi di fabbrica su mattoni usati per la costruzione delle Piramidi. Si può registrare come marchio qualunque segno suscettibile di rappresentazione grafica(art.7 D.Lgs. 80/05). Affinché un marchio sia valido, ovvero affinché sia tutelabile con il diritto di

3 esclusiva dato dalla registrazione del marchio presso un Ufficio Brevetti Nazionale o Comunitario, occorrono sostanzialmente due requisiti necessari ma non sufficienti: Il segno deve essere nuovo (art.12 D.Lgs. 80/05), ovvero non già utilizzato da altri per identificare gli stessi prodotti o servizi. La ratio di questa norma è intuitiva occorre evitare la confusione tra due o più prodotti provenienti da imprenditori diversi. Il segno deve avere caratteristiche di distintività (art. 13 D.Lgs. 80/05) tali da non apparire una illecita appropriazione di un segno di uso comune o descrittivo del prodotto tale da impedire a terzi di utilizzare tale segno necessitato per identificare comunemente il prodotto. A corollario di queste due caratteristiche ve ne sono altre che sono legate alla liceità del segno (art. 14 D.Lgs. 80/05) ovvero alla tutela all ordine pubblico economico e al rispetto del buon costume per cui possono variare a seconda dei momenti storici o del mercato di sbocco. Il Marchio può essere oggetto di registrazione per uno o più prodotti o servizi salvo il pagamento di una tassa di concessione supplementare proporzionale al numero delle classi aggiunte rispetto alla tassa base di registrazione per la classe di maggior interesse. La validità del Marchio è di dieci anni (art.15 D.Lgs. 80/05) ed è indefinitamente rinnovabile (art.16 D.Lgs. 80/05), tuttavia il marchio decade per mancato uso se non è oggetto di utilizzo continuativo per cinque anni dalla registrazione del segno (art. 24 D.Lgs. 80/05). La ripresa dell uso sana eventuali periodi di non utilizzo se la ripresa d uso avviene prima che un terzo non

4 richieda giudizialmente il riconoscimento della decadenza del segno. Prima di adottare un segno come marchio è opportuno fare uno screening: ovvero verificare se sia già usato sul mercato da terzi o sia oggetto di registrazione presso (immaginiamo che l impresa sia Italiana) presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Lo screening consiste in una prima ricerca di anteriorità meglio se estesa a comprendere le similitudini che da una prima idea se il segno potrà o meno essere utilizzato. La ricerca non da mai risultati univoci in quanto, ad esempio, va considerato che non è mai aggiornata al momento della ricerca, ma che porta sempre un ritardo nel segnalare anteriorità che vanno da poche settimane a diversi mesi. La ricerca sulle banche dati degli Uffici Brevetti non evidenza altri segni distintivi potenzialmente invalidanti quali marchi di fatto o non registrati, le denominazioni sociali ed ora i domain names, che sebbene non siano dei beni immateriali sono considerati prova d uso del segno costituente il nome stesso. Ciò premesso quando la ricerca da dei risultati confortanti è opportuno depositare subito una domanda di marchio a tutela del proprio progetto. Contemporaneamente si analizzano le situazioni più vicine, o critiche, che possono essere ad esempio: un marchio identico ma in classi diverse o un marchio molto simile per prodotti vicini. Questa parte spesso necessita del consiglio di un legale che aiuti a valutare le decisioni prese dai Giudici su casi analoghi ma anche l area marketing può dare il suo contributo svelando spesso degli elementi di criticità o di affidabilità che possono sfuggire al legale. Infine anche un investigazione può essere necessaria per fugare gli ultimi dubbi.

5 Una volta presa la decisione si procede al deposito del marchio nel modo in cui verrà utilizzato tenendo conto dei possibili sviluppi, dandogli quindi un ombrello protettivo di base ma già pronto a supportare gli sviluppi del prodotto o del servizio. Gli sviluppi possono essere di natura territoriale: per cui oltre alla domanda di marchio a livello nazionale è suggeribile estendere la tutela all Unione Europea ed ai mercati di sbocco. Oppure di diversificazione (si pensi ai brand della moda) alle aree di merchandising più vicine. INVENZIONI KNOW-HOW BREVETTI i) L invenzione, il know-how: sono l innovazione, la scoperta, la conoscenza, l esperienza maturata ovvero la molla della concorrenza. Il mercato avanza sull innovazione di prodotto, di processo, di tecniche di mercato di gestione delle risorse. Non è detto che tutti gli elementi di questo processo possano essere individualmente protetti con privative industriali. Spesso l unica tutela possibile è il segreto, l insieme dei segreti industriali ed aziendali formano il know-how. Per tutelare il segreto industriale occorre un grande lavoro di razionalizzazione organizzativa da effettuarsi con l ausilio di un legale, che va dalla creazione dei manuali di procedura, alla sorveglianza delle stesse, alla contrattualistica di lavoro che sia idonea a vincolare in modo efficace le risorse al rispetto del segreto. Il richiamo al rispetto del segreto aziendale è ampiamente contenuto sia a livello codicistico che contrattualistico

6 collettivo; tuttavia va ricordato che per quanto un lavoratore possa essere diligente e corretto rispetto all azienda una volta lasciatala non potrà dimenticare ciò che ha visto, imparato, e a sua volta sviluppato, essendo diventato patrimonio indissolubile ed inscindibile della propria conoscenza. Per questa ragione è possibile pensare alla cessione del know-how e non alla licenza temporanea dello stesso. Tutto ciò ci porta a considerare la madre di tutte le privative. ii) Il Brevetto. Il termine generico brevetto si declina in tre differenti tipi di privative: Il brevetto per invenzione (Sez. IV D.Lgs. 80/05), il modello d utilità (Sez.V D.Lgs. 80/05) ed il design e modelli( Sez. III D.Lgs. 80/05) quest ultima categoria fortemente riformata negli ultimi anni tende ad essere avvicinata per le sue caratteristiche sempre più al marchio lo testimonia anche la collocazione normativa del nuovo T.U. che li pone a seguire la disciplina marchi. Il brevetto è il diritto di esclusiva concesso al richiedente titolare del diritto di utilizzare un procedimento o un prodotto dalle caratteristiche fortemente innovative ovvero non immediatamente intuitive e riproducibili da un esperto medio del settore (art. 45 D.Lgs. 80/05). Il presupposto per la concessione di un brevetto è la novità ( art.46 D.Lgs. 80/05) che deve essere assoluta, ovvero nessuno deve aver mai risolto così prima il problema di cui alla applicazione di cui si chiede tutela, il riserbo sull invenzione/segreto deve essere garantito almeno fino al deposito della domanda di privativa, il legislatore per non rendere tale onere insostenibile per il richiedente ha previsto poche e rigorose eccezioni (art. 46 D.Lgs. 80/05). Maggiore sarà il differenziale innovativo maggiore sarà la tutela concessa. Il brevetto come nel diritto d autore ha una struttura dualistica

7 dove l inventore è titolare del diritto morale (art.62 D.Lgs. 80/05)ed il titolare dello sfruttamento del brevetto (art. 63 D.Lgs. 80/05) sono ontologicamente figure distinte. Il titolare del diritto di sfruttamento economico del brevetto normalmente è l imprenditore il diritto dura a seconda del tipo di privativa richiesta ed ottenuta al massimo vent anni (art.60 D.Lgs. 80/05). L inventore, i cui diritti assoluti sono inalienabili ed imprescrittibili, normalmente è colui che ha creato o coordinato l invenzione. Mi soffermeremo a segnalare l importanza degli elementi contrattuali necessari per regolare i rapporti con l inventore in quanto potrebbero rivelarsi criticità aziendali di difficile risoluzione se mal impostati ovvero lasciati al caso senza alcuna supervisione legale. Il brevetto come detto dura al massimo vent anni, a differenza del marchio tale durata non è garantita ma è soggetta al pagamento di tasse di mantenimento in vita dette comunemente annualità (art. 75 D.Lgs. 80/05). Tali tasse variano da nazione a nazione, l Italia ha fatto l esperimento scellerato si sopprimerle, salvo reintrodurle subito, causa l effetto deviato di soffocamento della concorrenza che la loro soppressione ha generato a causa dell estensione di fatto alla massima durata di tutti i brevetti a quell epoca validi sul territorio nazionale. Infatti, la ragione del sistema basato sul pagamento delle annualità sta proprio nella volontà di salvaguardia della concorrenza e l interesse alla diffusione delle nuove tecnologie. Il brevetto concede al titolare un monopolio che impedisce ad altri lo sfruttamento dell invenzione ergo dell avanzamento della tecnologia, infatti le annualità diventano sempre più onerose con l avanzare degli anni tanto da sconsigliare talvolta il titolare dal mantenere in vita l esclusiva.

8 Il titolare del brevetto ha quindi l onere di attuarlo (art. 69 D.Lgs. 80/05) se il brevetto non viene sfruttato in alcun modo dal titolare e la sua esistenza rappresenta un ostacolo allo sviluppo economico qualunque soggetto interessato può richiedere una licenza obbligatoria al fine di godere di tale tecnologia artt D.Lgs. 80/05). L ordinamento internazionale vive in modo schizzofrenico la tutela brevettuale da un lato incoraggiandola, in quanto necessaria per la salvaguardia degli investimenti fatti in ricerca e sviluppo assicurando l esclusiva, dall altro ostacolandola ponendo seri limiti e vincoli rigidi al fine di contenerne l abuso ma anche favorendo la circolazione della tecnologia sviluppata. Il brevetto, come detto, può essere per invenzione o per modello d utilità normalmente si richiede la tutela come brevetto per invenzione al fine di usufruire dei risultati della ricerca che l Ufficio fa per valutare all esito se proseguire o ottenere la tutela minore data al modello d utilità. Da segnalare come l opportunità di tutela e la scelta siano state negli ultimi anni favorite modificando i rigidi criteri di novità e di predivulgazione, che prima costituivano un serio ostacolo al richiedente ed offrivano un arma efficace di annullamento del brevetto ai contraffattori. Infatti, il presupposto di interesse alla protezione rimane la fattibilità e l opportunità economica di sfruttare l invenzione. Opzioni che normalmente si hanno, soprattutto nei settori dove la ricerca non è così sofisticata come nel farmaceutico, molto prossima alla commercializzazione e spesso dopo che si è presentato il nuovo prodotto e valutato la reazione del mercato. Sullo stesso principio è stata modificata la tutela del design, che vive spesso una sola stagione, fornendo al titolare l opportunità

9 di tutelarsi ex post e limitatamente al design di reale interesse e non solo con la privativa industriale. Infatti, l art. 2, comma 10 L.A. tutela le opere di disegno industriale che presentino per sé carattere creativo e valore artistico. Si tratta di un importante conquista risalente al D. Lgsl. 01/95 che ha riconosciuto una tutela, anche in base alla legge sul diritto d autore, al design quando ha in sé un valore che supera la mera rappresentazione grafica. Successivamente a tale norma, il Codice della proprietà industriale ha ulteriormente consacrato questa forma di tutela che si affianca, e non è più in contrasto come in passato, a quella offerta dalla registrazione del design come modello o disegno. L art. 44 CPI prevede infatti che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell art. 2 L.A., durano tutta la vita dell autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell ultimo dei coautori. La giurisprudenza era più propensa a non applicare al design industriale la protezione prevista dalla legge sul diritto d autore con conseguenze particolarmente spiacevoli. Non a caso negli anni passati è stato negata la protezione secondo il diritto d autore ad opere classiche di design quali la famosa sedia Le Corbusier. L orientamento della giurisprudenza sta però evolvendo in senso favorevole per i titolari dei diritti d autore su opere del design industriale. Il Tribunale di Milano, con due famose diverse ordinanze, ha infatti riconosciuto tutelabile ai sensi della legge sul diritto d autore la nota lampada Arco di Achille Castiglioni datata 1962 (Ord. 28.nov.2006) e la sedia Panton di Vernier Panton del 1959 (Ord. 29.dic.2006). Si tratta di due provvedimenti importanti che ampliano notevolmente le possibilità di tutela dell industrial design, il cui ruolo assume

10 un importanza sempre maggiore. Il Tribunale di Milano ha espresso un interpretazione innovativa di valore artistico, elemento che non può essere negato ogniqualvolta l opera sia destinata all industria ovvero a essere riprodotta in serie. Il valore artistico in re ipsa è presente quando il prodotto ha caratteristiche tali per cui il suo apprezzamento sul piano estetico prevale sull aspetto funzionale, ovvero quando il prodotto viene scelto principalmente per la sua linea che non per gli aspetti tecnici peraltro fungibili. Il Tribunale ha conseguentemente deciso che la sedia di Panton «ha assunto nel tempo un proprio valore di raffigurazione estetica di concezioni artistiche più generali, di fatto ormai trascendenti la semplice natura di oggetto di arredamento cui la sua funzione originaria la relegava, in quanto anticipatrice dei temi e delle modalità espressive della pop art e capace di riassumere in sé le tendenze di rottura degli anni 60' in uno stile fortemente individuale del suo autore». Nel caso della celeberrima lampada Arco essa rappresenta «una delle espressioni più rilevanti delle concezioni progettuali ed estetiche del design italiano del dopoguerra». In sintesi a nostro avviso l approccio corretto consisterebbe nel valutare se il consumatore percepisca il prodotto nella sua valenza estetica più che come oggetto funzionale destinato esclusivamente a risolver un esigenza tecnica; e se ciò si verifica il prodotto è protetto in base alla legge sul diritto d autore. Avv. Furio S. Ghezzi