Diritto Industriale e della Concorrenza LIUC - Università Carlo Cattaneo Prof. Luca Arnaboldi. Lezione n. 1. Anno Accademico 2012/ aprile 2013

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1 Diritto Industriale e della Concorrenza LIUC - Università Carlo Cattaneo Prof. Luca Arnaboldi Lezione n. 1 Anno Accademico 2012/ aprile 2013

2 I diritti di proprietà industriale Segni distintivi Marchio Ditta Insegna Nomi di dominio Emblemi Indicazioni geografiche e denominazione di origine Forme di tutela dell innovazione tecnologica: Invenzioni Modelli di utilità Informazioni aziendali riservate Protezione valori tecnici ed ornamentali industrial design Disegni Modelli LIUC - Diritto Industriale Prof. Luca Arnaboldi - Tutti i diritti riservati 2

3 I diritti di proprietà industriale Contemperamento di interessi: INDIVIDUALE - veder premiato il proprio investimento tecnologico o commerciale vs GENERALE libera utilizzazione delle innovazioni e dei segni (più in generale progresso ) 3

4 I segni distintivi Marchio Ditta Insegna Nomi di dominio Emblemi 4

5 nazionale Quadro normativo Codice Civile Articoli D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 Codice della Proprietà Industriale che ha abrogato: R.D. 21 giugno 1942, n. 929 Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati c.d. Legge Marchi D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi Modifica profondamente Codice Civile e Legge Marchi D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198 Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell accordo internazionale relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio (TRIPs) D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447 Disposizioni in materia di marchi d impresa per l applicazione del protocollo relativo all intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi D.M. 13 gennaio 2010 n. 33 Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale 5

6 Funzioni economiche DISTINTIVA di beni o servizi sia nell interesse dell imprenditore, sia nell interesse del consumatore GARANZIA di QUALITA (se associata al tal marchio) CONCORRENZIALE (se in grado di orientare le scelte del consumatore) Funzioni giuridiche Diritto di esclusiva in capo al titolare Tutela pubblico contro rischi di confusione 6

7 Articolo 2569 Codice Civile Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti e servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato Articolo 7 Codice della Proprietà Industriale Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, perché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese Articolo 13, comma 2, Codice della Proprietà Industriale ( ) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo Articolo 13, comma 3, Codice della Proprietà Industriale Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo 7

8 , tipologie: Registrato Comunitario Internazionale di fatto 8

9 registrato Garantisce un diritto di esclusiva sull intero territorio nazionale ordinario: esclusiva relativa, circoscritta a prodotti e servizi identici o affini a quelli per i quali il segno è stato registrato celebre: ius excludendi alios esteso anche a prodotti servizi non affini e 9

10 Uno stesso soggetto può registrare (o usare) Marchio generale individua l intera attività di impresa FIAT, Ferrero, Barilla Messaggio sull origine del prodotto Indicazione provenienza e origine Marchio speciale individua singole linee o prodotti Punto, Nutella, Kinder, Mulino Bianco, Abbracci Specifiche caratteristiche del singolo prodotto Garanzia identità nel tempo, costanza qualitativa e strutturale o merceologica 10

11 celebre Evoluzione normativa Da marchio di prodotto a marchio con funzione attrattiva (e non distintiva) Tutela del valore del marchio in sé I primi riconoscimenti in tema di uso esclusivo del marchio, prevedevano che tale diritto dovesse essere limitato al genere di prodotti per il quale il marchio era stato registrato Aumento di C.d. operazioni parassitarie: soggetti terzi traggono indebito vantaggio dal successo riscosso da un marchio presso il pubblico dei consumatori danno per l effettivo titolare marchio 11

12 celebre Evoluzione normativa Riconoscimento carente tutela legislativa Primi tentativi di tutelare gli interessi del titolare del marchio celebre furono di natura giurisprudenziale, al di fuori della normativa previgente Articolo 2598, nn. 1 e 3, Codice Civile (Sanzionato uso confusorio dei segni distintivi e comportamenti non conformi alla correttezza professionale) NB: applicazione subordinata ad esistenza di un rapporto di concorrenza, ossia produzione/commercio di prodotti uguali, fungibili o affini Articolo 2043 Codice Civile (Sanzionato genericamente il comportamento illecito) NB: la registrazione del marchio celebre altrui legittima e il titolare del marchio non subisce danno ingiusto Giudizio di confondibilità da concreto ad astratto Rimane principio che marchio tutelato solo se rischio di confusione per pubblico consumatori NB: Rischio di confusione valutato in astratto e potenzialmente inesistente in concreto Es: borse con marchio prestigioso vendute sottocosto sulle bancarelle 12

13 celebre Evoluzione normativa Per evitare fenomeni di parassitismo il legislatore ha quindi attribuito a determinati marchi una tutela che prescinde dalla loro funzione distintiva e/o dal rischio di confondibilità Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 480/1992 e dal D.Lgs. n. 198/96, poi recepite dal Codice della Proprietà Industriale Articolo 12, comma 1 Codice della Proprietà Industriale Non possono costituire oggetto di registrazione ( ) i segni che alla data del deposito della domanda: ( ) e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi 13

14 celebre Evoluzione normativa Articolo 20, comma 1 Codice della Proprietà Industriale Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell identità o somiglianza fra i segni e dell identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi 14

15 I segni suscettibili di tutela Quali sono i segni suscettibili di costituire valido marchio? Articolo 7 Codice della Proprietà Industriale Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese 15

16 I segni suscettibili di tutela Entità idonea a trasmettere un messaggio Parole (anche insiemi di parole privi di significato e parole inventate) Marchi denominativi Figure e disegni (qualsiasi disegno o composizione grafica o figurativa astratta) Marchi figurativi o emblematici Forma del prodotto o della confezione Marchi di forma o tridimensionali Combinazioni e tonalità cromatiche Colore del prodotto o di una parte di esso Suoni Utilizzo in relazione a determinati prodotti nella pubblicità radiotelevisiva Marchi misti 16

17 I segni suscettibili di tutela Anche un colore può costituire un marchio registrabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva del prodotto, ma sia collegato ad esso da un accostamento di pura fantasia con carattere originale ed efficacia individualizzante, occorrendo che il collegamento tra il colore e il prodotto rappresenti il dispiego di un attività creativa; né si pongono in tal caso rischi di monopolio del nome di un colore che di necessità deve essere adoperato da chiunque produca il medesimo bene, rischi che invece si presenterebbero allorché si consentisse di ripetere il colore del prodotto nel marchio Nella specie, la Suprema Corte, dopo aver affermato tale principio, ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva riconosciuto legittima la pretesa di protezione del marchio denominativo Capsula Viola riguardante un vino della casa Antinori Cass. Civ, Sez. i, 14 marzo 2001, n

18 I segni suscettibili di tutela LIMITI Segni di forma e tridimensionali non sono registrabili come marchi Articolo 9 C.P.I. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchi di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto Brevettabili come invenzioni o modelli di utilità Utilità che consente la brevettazione di una forma deve possedere i requisiti della novità e originalità Forme ornamentali il cui valore estetico supera certa soglia sono invece registrabili come modelli o disegni 18

19 Requisiti di validità Posto che un segno deve possedere le caratteristiche rappresentate all art. 7 C.P.I. per essere un segno distintivo, per poter essere registrato come marchio deve possedere, a pena di nullità o decadenza, i seguenti requisiti: Novità Originalità (capacità distintiva) Liceità Veridicità (non decettività) 19

20 Requisiti di validità Caratteristiche necessarie per tutelabilità come marchi Loro mancanza determina la nullità o decadenza del marchio Corrispondenti alla funzione distintiva Idoneità ad identificare una species di prodotto e/o servizio nell ambito di un genus (pluralità di prodotti e/o servizi dello stesso tipo) Novità Diversità dai marchi altrui preesistenti Sostanziale / Formale Capacità distintiva o originalità Diversità dalla denominazione generica del prodotto o del servizio NB: indicazioni e denominazioni generiche possono legittimamente entrare a far parte marchio complesso Liceità Non ingannevolezza 20

21 Requisiti di validità - La novità La NOVITA Diversità del marchio da registrare rispetto ad altri marchi o segni distintivi su cui altri soggetti abbiano anteriormente acquisito i diritti (Valutazione in riferimento alla data di deposito della domanda di registrazione) Articolo 12 - Codice della Proprietà Industriale Non possono costituire oggetto di registrazione ( ) i segni che alla data del deposito della domanda ( ) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell identità o somiglianza tra i segni e dell identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che, ai sensi dell articolo 6 bis della Convenzione di Parigi ( ), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione 21

22 Requisiti di validità - La novità Articolo 12 Codice della Proprietà Industriale a) Chiarisce negativamente concetto di novità b) Due macro categorie di mancanza della novità Sostanziale (Articolo 12, lettere b) e c), Codice della Proprietà Industriale) Preesistenza nel linguaggio di mercato di parole, figure o segni noti ai consumatori (ad es. espressioni di uso comune o comunemente usate per prodotti diversa provenienza) Formale (Articolo 12, lettere d) ed e), Codice della Proprietà Industriale) Preesistenza una o più domande di marchio depositate da altri per prodotti stesso genere cui abbia fatto seguito valida registrazione 22

23 Requisiti di validità - La novità - Formale Eccezioni al requisito della novità alla data deposito della domanda di registrazione: 1. Articolo 12, lettere d) ed e), C.P.I. Chiunque deposita in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione d Unione di Parigi una domanda di marchio, gode, per eseguire il deposito negli altri Paesi, di un diritto di priorità di sei mesi Situazione identica a deposito marchio in Italia il giorno stesso in cui è avvenuto il deposito nell altro Paese Per il sorgere del diritto di priorità occorre che la domanda depositata nel Paese straniero sfoci in valida registrazione Articolo 4 Convenzione di Parigi ( ) è riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare - ( ) per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel Paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore della domanda 23

24 Requisiti di validità - La novità - Formale 2. Protezione temporanea Articolo 18, comma 1, Codice della Proprietà Industriale ( ) può essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento Articolo 18, comma 2, Codice della Proprietà Industriale La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione 24

25 Requisiti di validità - La novità - La convalidazione Mancanza di novità che determina la nullità può essere sanata? La convalidazione fa venire meno la nullità di un marchio, nullo ab origine per mancanza di novità, precludendo la relativa azione di nullità Articolo 28 Codice della Proprietà Industriale Il titolare di un marchio di impresa anteriore ai sensi dell articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso o Si vuole evitare che titolare del marchio anteriore si astenga all inizio dall agire per far dichiarare nullità marchio successivo e lo aggredisca solo in seguito per eliminarlo dal mercato sostituendovi il proprio e così lucrando della notorietà altrui o Scopo ulteriore di consolidare una situazione di fatto facendo corrispondere una situazione di diritto Sanatoria analoga alla riabilitazione in tema di mancanza di capacità distintiva 25

26 Requisiti di validità - La novità - I segni di uso comune Articolo 13, lettera a), Codice della Proprietà Industriale Non possono costituire oggetto di registrazione ( ) i segni ( ) che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio Segni di uso comune nel linguaggio comune Diverso da denominazioni generiche ed indicazioni descrittive (Articolo 13, comma 1, Codice della Proprietà Industriale) Parole frequentemente usate in relazione a generi di prodotti diversi per indicarne livelli qualitativi o magnificarli Standard, extra, super, deluxe, universal Segni comuni negli usi costanti del commercio Comprendono anche segni figurativi di uso comune Stella a cinque punte, schema stemma araldico, corona, aquila Saetta per prodotti elettrici, croce rossa per prodotti sanitari hanno valenza descrittiva - tema della capacità distintiva 26

27 Requisiti di validità - La novità MARCHIO DI FATTO e PREUSO Posto il requisito della novità rispetto ad un marchio già registrato, cosa succede se il marchio antecedente non sia ancora stato registrato? Il marchio non registrato prende il nome di marchio di fatto e il C.P.I. distingue le ipotesi in cui tale marchio di fatto abbia: notorietà locale notorietà nazionale 27

28 Requisiti di validità - La novità MARCHIO DI FATTO e PREUSO Preuso non notorio o a notorietà locale Esclusiva limitata Articolo 2571 Codice Civile Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso Articolo 12, lettera b) Codice della Proprietà Industriale L uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione Preutente continua usare segno nei limiti del preuso, sia quantitativamente che territorialmente Consentita coesistenza marchi nella zona di preuso (dottrina e giurisprudenza) Regime di DUOPOLIO In caso di confusione, onere differenziazione a carico del registrante Preuso da parte del registrante non potrà mai essere d ostacolo alla registrazione Non esiste rischio di confusione per il pubblico 28

29 Requisiti di validità - La novità MARCHIO DI FATTO e PREUSO In caso di preuso locale di un marchio di fatto, il preutente del marchio non registrato ha diritto di continuare l uso di esso, anche ai fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di marchio simile od uguale da parte di altro soggetto; tuttavia, in mancanza di specifica previsione normativa in ordine al conflitto tra preutente e successivo registrante ( ) tenuto conto del favor legis per il registrante desumibile sia dalla più estesa ed intensa tutela (anche penale) riservata dall ordinamento al marchio registrato ( ) è da escludere che, al di là della espressa previsione del diritto di continuare nell uso del marchio di fatto, spetti altresì al preutente il diritto di vietare al successivo registrante l utilizzo di esso nella zona di diffusione locale, essendo invece configurabile, alla stregua del complesso delle disposizioni in materia, una sorta di regime di duopolio atto a consentire, nell ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato (Cass. Civ., Sez. I, 27 marzo 1998, n. 3236) 29

30 Requisiti di validità - La novità MARCHIO DI FATTO e PREUSO Preuso privo di notorietà o con notorietà locale Il preutente può validamente registrare il marchio. Se è un terzo a registrarlo il preutente può continuare a usare il marchio nei limiti in cui anteriormente se ne è valso, nei limiti delle diffusione locale Preuso con notorietà generale Il preutente può validamente registrare il marchio. Un terzo non può validamente registrare il marchio 30

31 Requisiti di validità - La novità MARCHIO DI FATTO e PREUSO Non è prevista alcuna specifica norma a difesa del marchio di fatto del preutente, ma è applicabile la disciplina relativa alla concorrenza sleale, Articolo 2598, comma 1, Codice Civile Divieto di usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri Inibitoria Risarcimento danni Pubblicazione sentenza Requisiti di tutelabilità Capacità distintiva Novità Non decettività Liceità 31

32 Requisiti di validità - La novità MARCHIO DI FATTO e PREUSO Onere della prova Chi ha validamente registrato deve solo allegare i documenti comprovanti l avvenuta registrazione Chi invoca la tutela del marchio di fatto deve provarne il preuso nonchè l uso attuale e l estensione merceologica e territoriale con ogni mezzo Sovrapposizione al marchio di fatto di un successivo marchio registrato nel medesimo ambito territoriale: onere di differenziazione a carico del registrante 32

33 Requisiti di validità - La capacità distintiva La CAPACITA DISTINTIVA Articolo 7 Codice della Proprietà Industriale Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente ( ) purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese Articolo 13, comma 1, Codice della Proprietà Industriale Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare ( ) b)quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a disegnare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio 33

34 Requisiti di validità - La capacità distintiva Originalità / Capacità distintiva: Il marchio deve essere idoneo ad identificare, agli occhi del pubblico, una species di prodotto o servizio nell ambito di un genus Due impedimenti alla registrazione: Se il marchio non distingue i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese (Articolo 7 C.P.I.) Se il marchio è costituito esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive (Articolo 13, comma 1, C.P.I.) 34

35 Requisiti di validità - La capacità distintiva - I nomi geografici Marchi costituiti da indicazioni sulla provenienza geografica del prodotto Prodotti agricoli e loro derivati, prodotti alimentari Vini del Chianti, prosciutto di Parma, Parmigiano, arance rosse di Sicilia Prodotti dell industria estrattiva e acque minerali Prodotti con tradizioni artigianale o industriale radicata Vetri di Murano, orologi svizzeri Problema analogo ai marchi costituiti da indicazioni descrittive Articolo 13, comma 1, Codice della Proprietà Industriale, vieta registrazione come marchio del nome geografico che abbia portata descrittiva di cui sopra Validità registrazione qualora luogo di produzione prodotto non influenza qualità dello stesso Fabriano come marchio per carte Validità registrazione come marchio nome geografico diverso da quello in cui opera imprenditore Marchio geografico di fantasia 35

36 Requisiti di validità La capacità distintiva La CAPACITA DISTINTIVA: I. Può presentare diversi gradi di intensità II. Può variare nel tempo 36

37 Requisiti di validità La capacità distintiva I. Gradi di capacità distintiva Il marchio DEBOLE Marchio descrittivo Marchio che descrive il prodotto/servizio e/o le sue qualità e/o le sue funzioni Es. Carciofo e Derma Valido se l elemento descrittivo è accompagnato da elementi di differenziazione come aggiunte, suffissi, prefissi, distorsioni della parola Es. Carcioghiotto, Dermadex E marchio debole in quanto bastano lievi varianti per escluderne la violazione Es. leciti sia Carcioghiotto che Carciofotto, sia Dermadex che Dermax Es. altri marchi deboli: Benagol, Fluimucil, Enervit Marchio figurativo Marchio costituito da una figura Es. la figura di un vitello o delle olive E marchio debole se associato al prodotto che rappresenta Es. il vitello per le carni in scatola e le olive per l olio Valido se particolari stilizzazioni o elaborazioni: solo queste tutelate 37

38 Requisiti di validità La capacità distintiva I. Gradi di capacità distintiva Il marchio FORTE Marchio privo di nesso significativo con prodotti o servizi contraddistinti Segni di pura fantasia, privi di significato Es. Rolex, Gucci Segni con un proprio valore semantico ma non correlati al prodotto/servizio Tutela forte: sono illecite varianti e modificazioni Es. Guccini rispetto a Gucci La forza di un marchio può essere acquistata anche successivamente Un marchio debole può diventare forte per l uso e la pubblicità Es. Vov ( uovo ), Estathè e Lemonsoda Un marchio originariamente nullo per mancanza di carattere distintivo può essere riabilitato 38

39 Requisiti di validità - La capacità distintiva II.Variazione nel tempo Modifiche nel tempo della capacità distintiva: 1. VOLGARIZZAZIONE: perdita della capacità distintiva del marchio che sia divenuto, secondo l apprezzamento del mercato, denominazione generica del prodotto o servizio per i quali è utilizzato 2. SECONDARY MEANING: situazione opposta alla volgarizzazione, che consiste nell acquisto di capacità distintiva di un marchio debole o originariamente sprovvisto; in tale situazione il C.P.I. prevede una sanatoria ( riabilitazione ) alla nullità del marchio, purché ciò avvenga prima della proposizione della domanda o eccezione di nullità 39

40 Requisiti di validità - La capacità distintiva II.Variazione nel tempo - La riabilitazione La riabilitazione Sussistenza della capacità distintiva accertata al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio Articolo 13, comma 2, Codice della Proprietà Industriale ( ) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo Riabilitazione marchio originariamente nullo per mancanza carattere distintivo al momento domanda registrazione Articolo 13, comma 3, Codice della Proprietà Industriale Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda principale o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo (ad esempio il marchio Swatch ) 40

41 Requisiti di validità - La capacità distintiva II.Variazione nel tempo - Giurisprudenza Il fenomeno del secondary meaning consente a un marchio nullo, in quanto generico o privo di capacità distintiva, di divenire nel tempo valido, e ad un marchio debole, dotato di scarsa capacità distintiva, di divenire forte, tramite l uso, l accreditamento e la notorietà presso un ampia fascia di consumatori, conseguiti per effetto della propaganda e pubblicità, con una significativa penetrazione nel mercato del prodotto (nella specie il Tribunale ha ritenuto che il marchio Spizzico per servizi di ristorazione, in origine debole, fosse divenuto un marchio forte per effetto del secondary meaning) (Trib. Roma, 5 aprile 2004, Autogrill S.p.A. c. Pierluigi Iervese e Spizzo di Iervese Pierluigi S.n.c.) 41

42 Requisiti di validità - La capacità distintiva - Giurisprudenza Anche una parola di uso comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso da un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva dichiarato la nullità del marchio Fonder, riguardante materiale ausiliario chimico-termico per fonderie di ferro e metallo Cass. Civ., Sez. I, 9 ottobre 1992, n La volgarizzazione del marchio consiste nell acquisizione al linguaggio comune, dei produttori e, soprattutto, dei consumatori, della parola che costituisce il marchio, in modo che questo, divenuto denominazione generica di un prodotto o merce, abbia perduto nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l azienda d origine e si sia, quindi, spersonalizzato Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la decadenza per volgarizzazione del marchio Premaman, essendosi il vocabolo notoriamente diffuso nel linguaggio comune col significato di abito o indumento di taglio molto ampio per future mamme, tanto da essere inserito con questo significato nei dizionari più accreditati della lingua italiana Cass. Civ., Sez. I, 30 gennaio 1985, n

43 Requisiti di validità - La liceità La LICEITA Articolo 14, co1 lett. a), C.P.I. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa ( ) i segni contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume Formula mutuata dalla materia negoziale (Articolo 1343 Codice Civile) Ordine pubblico Fascio littorio, stella a cinque punte Brigate Rosse Buon costume Qualsiasi segno o parola contrastante con il comune senso del pudore (Articolo 529 Codice Penale Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto ) Requisito che deve perdurare per tutta la vigenza del marchio Articolo 14, comma 2, lettera b), Codice della Proprietà Industriale Il marchio d impresa decade ( ) se sia divenuto contrario alla legge, all ordine pubblico o al buon costume 43

44 Requisiti di validità - La veridicità / non decettività La VERIDICITA Articolo 14, comma 1, lettera b), Codice della Proprietà Industriale Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa ( ) i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi Riferibile principalmente al marchio espressivo, non essendo applicabile ai marchi di mera fantasia Questione in termini di rapporto fra valore semantico del marchio e prodotti rivendicati Decettività totale Marchio Granlana registrato solo per filati sintetici Decettività parziale Marchio Iperlanissima registrato per lana e filati sintetici Parziale nullità per decettività con riferimento ai soli filati sintetici 44

45 Acquisto del diritto: soggetti legittimati Articolo 19 Codice della Proprietà Industriale Può ottenere una registrazione per marchio d impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso Chiunque può registrare validamente un marchio, anche se non imprenditore Limite - volontà di destinarlo ad essere usato In caso contrario, decadenza del marchio per non uso 45

46 Acquisto del diritto: soggetti legittimati Divieto di registrazione: Mala fede soggettiva : deposito della domanda da parte di un soggetto consapevole di ledere un diritto altrui Art. 8 C.P.I. (persone, nomi, segni notori) 46

47 Limiti: tutela dei segni notori Crescente tendenza ad adottare come marchio L altrui marchio celebre in altro settore (norme tutela marchio celebre ) Es: Rolex per dei capi di abbigliamento Qualsiasi nome o segno comunque celebre (ma non registrato) Necessità impedire operazioni parassitarie Articolo 8, comma 3, Codice della Proprietà Industriale "Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi o dei soggetti di cui al comma 1 i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi 47

48 Registrazione del non avente diritto Aventi diritto alla registrazione del marchio Nomi e ritratti Persone che hanno il diritto di portare quei nomi Persone ritratte Loro congiunti Chiunque sia da loro autorizzato Segni notori Soggetti ai quali si deve la notorietà Chiunque sia da questi autorizzato Segni soggetti ad altrui diritto di esclusiva Titolari di quei diritti Terzi autorizzati Registrazione del non avente diritto Nullità del marchio 48

49 Registrazione del non avente diritto Articolo 118 Codice della Proprietà Industriale Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti ottenere il rigetto della domanda Se il brevetto è stato rilasciato o la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto 49

50 Procedimento di registrazione Deposito domanda Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ( Ufficio ) Camere di Commercio locali Provvedono all inoltro presso l UIBM Contenuto domanda Esemplare del marchio Indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere Classificazione internazionale prodotti/servizi Accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modifiche Ogni domanda ha ad oggetto UN SOLO marchio Altrimenti l Ufficio invita il richiedente a modificare la domanda Pubblicazione della domanda L Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda nel Bollettino Ufficiale del Marchi d Impresa 50

51 La classificazione di prodotti e servizi Registrazione e Classe Articolo 156 Codice della Proprietà Industriale La domanda di registrazione di marchio deve contenere l identificazione del richiedente ( ) l eventuale indicazione della priorità ( ) la riproduzione del marchio l elenco dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere I generi di prodotti e servizi sono divisi in 42 classi Il marchio può essere registrato per una o più classi Le tasse sono commisurate al numero delle classi 51

52 Procedimento di registrazione Esame della domanda Esame regolarità formale Esame sostanziale sull esistenza di impedimenti assoluti (in tal caso nullità) ossia che il segno Sia suscettibile di essere rappresentato graficamente (articolo 7 Codice della Proprietà Industriale) Non sia di uso comune (articolo 12 Codice della Proprietà Industriale) Non sia contrario alla legge, all ordine pubblico, al buon costume (articolo 14, comma 1, lettera a), Codice della Proprietà Industriale) Non sia descrittivo (articolo 13 e 10 Codice della Proprietà Industriale) Non sia uno stemma o un emblema di interesse pubblico (articolo 10 Codice della Proprietà Industriale) Non sia idoneo ad ingannare il pubblico (articolo 14, comma 1, lettera b), Codice della Proprietà Industriale) Non sia un segno notorio (articolo 8, Codice della Proprietà Industriale) Abbia o meno ad oggetto il nome di una persona diversa dal richiedente Abbia o meno ad oggetto il ritratto di una persona diversa dal richiedente 52

53 Effetti della registrazione Marchio registrato privo di un requisito di validità Chiunque può chiedere all Autorità Giudiziaria ordinaria la declaratoria di nullità del marchio Articolo 117 Codice della Proprietà Industriale La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale Dalla data di deposito domanda Produzione effetti Registrazione del marchio Diritto di esclusiva Durata: 10 anni dalla data di deposito della domanda Possibilità rinnovo registrazione marchio alla scadenza (ogni volta per ulteriori 10 anni) 53

54 Uso del marchio Uso Onere d uso da parte del titolare a pena di decadenza (non uso per 5 anni dalla registrazione o uso sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni) Divieto d uso per i terzi 54

55 Usi vietati Usi del marchio vietati Soggetto terzo non autorizzato dal titolare Titolare, ai sensi dell articolo 21 comma 2 Codice della Proprietà Industriale Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi Onere di DIFFERENZIAZIONE in caso di uso dello stesso segno da parte di imprenditori diversi (es. preuso locale e registrazione successiva) Negli elementi che contornano il marchio NON indurre in INGANNO il pubblico Statuto di non decettività del marchio 55

56 Diritto di esclusiva Articolo 20 Codice della Proprietà Industriale I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio Esclusiva in termini negativi Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi 56

57 Diritto di esclusiva - Limiti Limiti funzionali all esclusiva del titolare del marchio: a) Principio di esaurimento b) Divieto di uso decettivo del marchio c) Usi leciti di marchio altrui 57

58 Diritto di esclusiva - Limiti a) Principio di esaurimento Importante punto di emersione del conflitto tra le esigenze di tutela della privativa industriale VS l intrinseca valenza anticoncorrenziale Art. 5 C.P.I. Il titolare del marchio non può vietare l ulteriore circolazione di beni su cui ha apposto un proprio segno, una volta che gli stessi siano stati messi in commercio (UE) dallo stesso o da persona autorizzata Scopo: evitare di compartimentare il mercato ed impedire le importazioni parallele 58

59 Diritto di esclusiva - Limiti b) Divieto di uso decettivo del marchio Art. 21, 2 co., C.P.I. La norma, ancora scarsamente considerata in giurisprudenza, viene interpretata nel senso che il titolare possa mutare le caratteristiche dei prodotti/servizi contraddistinti dal proprio marchio, dandone adeguata informativa ai destinatari 59

60 Diritto di esclusiva - Limiti c) Usi leciti di marchio altrui Art. 21 C.P.I. usi atipici - funzione non distintiva (ad es. il produttore o rivenditore di pezzi di ricambio che menzioni i prodotti sui quali i primi possono essere utilizzati Gli usi atipici sono comunque soggetti alla disciplina della concorrenza sleale ex art c.c. 60

61 Rischio di confusione Quando vi è un rischio di confusione? Quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti provengono da una medesima impresa Collegamento con la funzione principale del marchio (indicazione origine prodotti/servizi) Come va valutato il rischio di confusione? Valutazione in astratto Si prescinde dall uso concreto del segno Valutazione in concreto legittimerebbe : Le copiature delle grandi marche fatte da falsari e smerciate per le strade Ogni ipotesi in cui l acquirente è consapevole di non comprare un prodotto originale Rischio di confusione può consistere anche in rischio associazione fra segni 61

62 Rischio di confusione Quando i prodotti/servizi sono affini? In passato Prodotti o servizi ricollegabili al prodotto o servizio protetto dal marchio per la loro intrinseca natura per la loro destinazione alla medesima clientela per la loro destinazione alla soddisfazione dei medesimi bisogni Oggi: affini tra loro anche prodotti come l abbigliamento e i gioielli in quanto spesso i produttori di moda vi appongono un unico marchio NB: per il concetto di affinità NON rileva la classe di prodotti e servizi in cui è registrato il marchio 62

63 Rischio di confusione - Giudizio di confondibilità - Giurisprudenza Sussiste il rischio di confusione, che integra l illecito concorrenziale di cui all articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale, quando un imprenditore adotta, per il proprio prodotto, un marchio confondibile con quello adoperato da un concorrente per contraddistinguere un prodotto affine; ricorre tale ipotesi nel caso in cui un marchio parzialmente identico a quello già proprio di un acqua minerale sia utilizzato per contraddistinguere un fazzoletto detergente bagnato in acqua, in quanto tale confondibile con chi produce l acqua Cass. Civ., Sez. I, 17 maggio 2002, n (Diva International S.r.l. c. San Pellegrino S.p.A.) 63

64 Rischio di confusione - Giudizio di confondibilità - Giurisprudenza Al fine dell accertamento della confondibilità o meno di due marchi, il Giudice del merito deve procedere all esame comparativo tra i marchi in conflitto non in via analitica attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 1984, n. 241 Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta ed adeguatamente motiva la decisione della Corte d Appello, la quale, attraverso una comparazione globale, sia sul piano della forma che della funzione aveva escluso che costituisse contraffazione del marchio a.d.a.m., rappresentante la sigla di una ditta produttrice di tessuti, il marchio byadam s trusers usato da altra impresa per contrassegnare pantaloni di sua produzione, attesa la diversità nell aspetto grafico e visivo, in quello fonetico ed acustico ed in quello concettuale, tale da impedire nel consumatore medio possibilità di confusione o richiami e collegamenti mentali tra i due marchi 64

65 Rischio di confusione - Giudizio di confondibilità - Marchi difensivi e liste di protezione Marchi difensivi Deposito marchi simili a quello principale da parte del titolare Impediscono che produttori concorrenti registrino marchi vicini altrimenti leciti Sfuggono al principio della decadenza per non uso (ovvero 5 anni dalla registrazione per non uso o per sospensione), a condizione che marchio principale sia utilizzato Liste protezione Deposito marchio per pluralità prodotti e/o servizi, compresi in classi diverse Ampliamento tutela a fronte pagamento tasse più elevate Decadenza parziale in caso di non utilizzo (giurisprudenza concorde nel mantenere il termine di 5 anni) LIUC - Diritto Industriale Prof. Luca Arnaboldi - Tutti i diritti riservati 65