Contratto internazionale di licenza e cessione di brevetto

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1 Contratto internazionale di licenza e cessione di brevetto In questo articolo verranno analizzati due modelli contrattuali, che risultano essere molto diffusi e utilizzati nel commercio internazionale: il contratto di cessione di brevetto e il contratto di licenza di brevetto. I singoli ordinamenti nazionali non regolano specificamente e soprattutto in maniera completa queste figure contrattuali, che sono però ormai tipizzate nella prassi internazionale. I cenni più rilevanti in materia sono contenuti nell "ICC Model International Transfer of Technology Contract" e nei TRIP's "The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights". In particolare va segnalato l Art. 28.2, norma relativa ai brevetti "Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession the patent or to conclude the licensing contracts" e nella Legge Cinese sui contratti del 1999 al Cap. XVIII Art Ciò detto, la prima grande differenza tra queste due fattispecie contrattuali è che: con il contratto di licenza il titolare originario concede a un terzo un diritto limitato di sfruttamento del bene di cui rimane però proprietario; con il contratto di cessione, il titolare originario del diritto lo trasferisce definitivamente a un terzo. Contratto di licenza di brevetto Il titolare del brevetto o di un diritto su questo concede ad un terzo il diritto di usare l invenzione senza però trasferirgliene la proprietà. E un contratto a titolo oneroso e a prestazione continuata, il cui oggetto è quello di permettere al soggetto licenziatario un vantaggio concorrenziale sul mercato derivatogli dall utilizzo del brevetto. Nel diritto italiano vige sostanzialmente la libertà di forma nella stipula del contratto di licenza ex Art. 1350, così come in numerosi ordinamenti europei, mentre ad esempio l ordinamento francese richiede espressamente la forma scritta. Ad ogni modo, in caso vi sia un concorso di più

2 acquirenti del medesimo diritto è consigliabile richiedere la trascrizione del contratto e apporvi data certa. Questa regola generale è valida in ordinamenti quali quello italiano, svizzero e francese. Diritti e obblighi del licenziante Quanto ai diritti e agli obblighi del licenziante va detto che accanto all obbligazione principale dello stesso di mettere a disposizione del licenziatario una tecnologia brevettata, ottenendo in cambio il pagamento delle royalties, vi sono generalmente anche obbligazioni accessorie tra cui quella di: fornire al licenziatario un assistenza tecnica trasmissione del know how per la durata del contratto Tra le altre possibilità, vi è anche quella che il licenziante possa chiedere e pretendere dal licenziatario che venga specificato che la produzione dei prodotti messi in vendita è avvenuta sulla base del contratto di licenza sottoscritto. Tra gli altri obblighi accessori che il licenziante ha nei confronti del licenziatario vi è quello di trasferire a quest ultimo le informazioni necessarie che possano permettere a un soggetto, esperto in quel determinato settore, di sviluppare il ritrovato senza un particolare impiego di risorse creative. I casi che creano più problematiche sono solitamente quelli in cui le parti sottoscrivono un contratto di licenza di brevetto senza includere la descrizione e spiegazione relativa al know how che riguarda il funzionamento del brevetto. Qualora il licenziante nello svolgimento della propria attività accresca le sue conoscenze e il suo patrimonio tecnologico, non è obbligato ad informare il licenziatario in maniera tale da consentirgli di poter utilizzare le nuove informazioni; in altre parole il licenziante non è tenuto a informare il licenziatario della tecnologia diversa sviluppata in un momento successivo, rispetto a quello della stipula del contratto di licenza, a meno che si tratti di semplici migliorie o raffinamenti della tecnologia licenziata.

3 Diritti e obblighi del licenziatario Quanto ai diritti e agli obblighi del licenziatario in primis questi deve pagare un corrispettivo al licenziante in cambio dello sfruttamento della tecnologia brevettata. Tale corrispettivo può essere dato in denaro, quote o azioni di società, royalties e ancora corrispondendo delle percentuali sul fatturato. Quando invece oggetto del brevetto non è l intero prodotto finale, bensì un componente, risulta difficoltoso stabilire una royalties per il singolo componente: la misura del corrispettivo viene definita su basi percentuali. Il licenziatario, qualora lo ritenga fondato, può contestare la validità del brevetto, diritto riconosciuto nella maggior parte degli stati della Comunità europea: Francia, Germania, Svizzera ad eccezione dell Inghilterra, in cui vige la dottrina dell estoppel che vieta appunto tale diritto in capo al licenziatario. Negli Stati Uniti è stato abbandonato l estoppel to contest validity grazie al Caso Lear Vs Adkins, che ha stabilito che il licenziatario può contestare la validità del brevetto, grazie alla sua approfondita conoscenza a seguito dell utilizzo della tecnologia, proprio perché l interesse pubblico a scoprire brevetti invalidi supera i principi generali in tema di contratti. Licenza esclusiva La licenza può anche essere concessa in esclusiva ad un solo licenziatario, limitatamente ad un territorio specifico o ad un campo specifico "field of use": in questi casi si tratterà di un esclusiva relativa; qualora l esclusiva di sfruttamento di una determinata tecnologia sia estesa a tutte le possibili aree in cui essa può essere applicata, si tratterà di un esclusiva assoluta. Quanto alla legittimazione attiva ad agire contro eventuali contraffattori, il licenziatario esclusivo è tendenzialmente legittimato ad intraprendere un azione di contraffazione contro il contraffattore e, nei casi in cui questi non dovesse esserne legittimato, tale diritto dovrà essergli garantito dal licenziante. Quest ultimo diritto deriva al licenziatario dall obbligo generico di

4 collaborazione delle parti nell esecuzione delle prestazioni contrattuali e, certamente, dall esecuzione delle stesse secondo buona fede. Mantenimento del brevetto Quanto al pagamento delle tasse annuali di mantenimento del brevetto, l onere è in capo al licenziante in molti stati europei ad eccezione della Germania, dove è il licenziatario a dover assolvere a tale compito. Nel caso in cui il licenziante non dovesse provvedere al pagamento della tassa di mantenimento del brevetto, previsto contrattualmente o ex lege, facendone così decadere la protezione, il licenziatario potrebbe chiedere la risoluzione del contratto ex nunc e il risarcimento del danno. Il licenziatario può però anche seguire un altra via mirando alla conservazione del contratto, ovvero surrogarsi al licenziante nel pagamento della tassa ripetendo poi la somma da quest ultimo. Daziabilità dei diritti di licenza Infine merita un cenno il tema della daziabilità dei diritti di licenza: generalmente in un contratto internazionale di trasferimento della tecnologia e, a maggior ragione se si tratta di un contratto di licenza, vanno disciplinati con attenzione anche questi aspetti. La principale normativa di riferimento è: -Art. 32, par.1, lett. c) CDC Codice Doganale Comunitario "i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi o diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare"; -Artt. Da 157 a 162 del Reg. CEE 2454/93 DAC: presupposti necessari affinché un diritto di licenza sia rilevante ai fini doganali. In particolare: l Art. 157 co.1 indica le possibili azioni rilevanti per la potenziale daziabilità dei pagamenti dei corrispettivi e dei diritti di licenza dei diritti di proprietà intellettuale

5 Il co. 2 poi stabilisce che il pagamento di una royalties vada aggiunto al valore di una transazione solo se riguarda le merci di valutazione e se è una condizione di vendita della merce in causa; se il corrispettivo pattuito tra licenziante e licenziatario è la remunerazione del prodotto a licenza successivo alla lavorazione si farà riferimento quasi certamente alla lettera c) sopra riportata. Le imprese che hanno accordi di licenza in esecuzione, per evitare di incorrere in sanzioni, devono verificare se i diritti pagati al licenziante fossero effettivamente non soggetti al pagamento di un dazio. Se al contrario dovesse emergere che i corrispettivi pagati per il DPI oggetto del contratto siano riconducibili all art. 157 e ss. ecco allora che andranno dichiarati al fine di poter applicare correttamente il dazio. Contratto di cessione del brevetto Il titolare del brevetto o di un diritto su questo, trasferisce a un terzo, dietro compenso, tutti i diritti che ne derivano. E una vendita vera e propria con la quale il titolare originario si spoglia totalmente dei diritti su quel bene. Il brevetto può essere: semplicemente ceduto ad un terzo, perché ad esempio l inventore non è in grado di sfruttarlo oppure può essere ceduto a titolo di conferimento in natura per la partecipazione al capitale di società o ancora può essere ceduto nei casi di cessione d azienda o di ramo d azienda Questa tipologia di contratto è molto simile alla compravendita: il cedente, titolare del brevetto, una volta perfezionatosi il contratto di cessione, diventa creditore dell importo stabilito e perde tutti i suoi diritti sul brevetto in questione. Validità del brevetto Per concludere questa breve trattazione merita un breve approfondimento il tema della validità del brevetto, sopra accennato. In entrambe le fattispecie contrattuali, in mancanza di accordo tra le parti, non opera automaticamente la garanzia per l evizione.

6 L evizione si attua quando il compratore viene privato della sua acquisizione, a seguito di una decisione giurisdizionale che dichiari un difetto di titolarità del venditore, a fronte dell accertamento del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di un terzo sul bene oggetto della vendita (Artt c.c. Italiano). Se le parti dunque non avessero disciplinato i loro diritti e doveri nell ipotesi in cui il brevetto venisse dichiarato non valido: nella fattispecie del contratto di licenza di brevetto l immediata conseguenza per il licenziante sarebbe quella di veder venir meno il pagamento delle royalties da parte del licenziatario Nel caso di contratto di cessione del brevetto, qualora venisse accertata la non titolarità del brevetto in capo al cedente, questo sarebbe tenuto a trasferire il prezzo di cessione al cessionario, sottraendo eventuali utili che quest ultimo avesse conseguito durante la vigenza del contratto presumendo che il brevetto fosse valido. Avv. Cristina Della Moretta, LL.M. fonte: Newsmercati