RELAZIONE FINALE SUGLI INCONTRI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANTI-COUNTERFEITING TOOL-KIT

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1 1. Incontro I RELAZIONE FINALE SUGLI INCONTRI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO ANTI-COUNTERFEITING TOOL-KIT L incontro ha avuto ad oggetto diversi aspetti della tutela del design. Il primo dei quesiti ha riguardato, nello specifico, le modalità di protezione del design di una lampada da tavolo che sia stata già oggetto di domanda di registrazione come modello di design. Nel rispondere si è spiegato come la registrazione conferisca al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l utilizzo ai terzi non autorizzati, diritto che si estende ai disegni o modelli che non suscitino nel consumatore informato un impressione generale diversa. Si è fatto riferimento alla durata della protezione di un design, che è di 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, rinnovabili per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni. Per quanto riguarda la tutela necessaria nella fase successiva alla registrazione del design, si è fatto riferimento all attività di sorveglianza che consente di venire a conoscenza, in tempo reale, di disegni industriali depositati e registrati da terzi e pubblicati, nonché di design comunque divulgati o diffusi sul mercato, in modo da permettere al titolare di reagire tempestivamente ai depositi/utilizzi illegittimi mediante le apposite procedure amministrative o giudiziali. Sul versante della lotta alla contraffazione, è stato segnalato il portale S.I.A.C. il Sistema Informativo Anti Contraffazione della Guardia di Finanza tramite cui è possibile segnalare i propri prodotti all attenzione della Guardia di Finanza e dialogare direttamente con essa, ricevendo e gestendo feedback su sequestri e altre azioni di protezione. Tale strumento può essere azionato in combinazione con quello previsto dalla Agenzia delle Dogane il portale FALSTAFF che permette l invio telematico di domande di tutela doganale sia a livello nazionale, sia Europeo, per il monitoraggio e il blocco delle importazioni di beni contraffatti. L ultimo quesito riguardava i casi di invio di design o di prototipi ad aziende con l intenzione di avviare una potenziale negoziazione, ed i rischi che questo può comportare. Al fine di tutelare il titolare del diritto, è stata consigliata la stipulazione di un accordo di riservatezza, altamente consigliato tutte le volte in cui un determinato contenuto suscettibile di protezione corra il rischio di essere divulgato a terzi. Tale accordo deve necessariamente individuare le informazioni da mantenere riservate, le modalità con cui il ricevente può utilizzarle e soprattutto specificati i divieti posti in capo a quest ultimo ed ai suoi collaboratori. L accordo, pur non vincolando i contraenti al di fuori del dovere di segretezza, obbliga le parti a rispettarlo e la sua violazione determina il diritto al risarcimento del danno a carico della parte che è venuta meno all obbligo. 2. Incontro II L interesse del soggetto, retail designer per un azienda, era rivolto a conoscere le modalità di sviluppo di un autonomo progetto di franchising, evitando le possibili criticità con un preesistente rapporto di lavoro. Partendo da quelle che sono le caratteristiche principali del franchising, si è visto se e come un dipendente possa sviluppare autonomamente un progetto di questo tipo, e le misure contrattuali da adottare in relazione all azienda datrice di lavoro. Parlando del franchising, si è osservato come questo rappresenti una forma di contratto di licenza avente ad oggetto la cessione, da parte del titolare dei diritti (detto franchisor), dietro corrispettivo e per un periodo non inferiore a tre anni, della disponibilità dei propri diritti di proprietà intellettuale quali marchi, denominazioni commerciali, brevetti, modelli di utilità, design, diritti d autore, know-how, consulenza tecnica o commerciale

2 inserendo così il destinatario di tale cessione (detto franchisee) in una rete di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati prodotti e/o servizi. Il contratto di franchising può avere diverse articolazioni, a seconda che il franchisor trasferisca prodotti, segni distintivi, tecniche, strategie e know-how, oppure si limiti ad autorizzare terzi a vendere i propri prodotti, oppure ancora ceda solo l utilizzo del proprio marchio. Visti i contenuti della fattispecie del franchising, si è passati ad esaminare la concreta fattibilità di un progetto di questo tipo nell'ambito di un rapporto di lavoro già esistente. Posta la necessità, dettata dal buon senso, di metterne al corrente il datore di lavoro soprattutto se l attività si svolge in concorrenza al di fuori del settore pubblico non è necessaria un autorizzazione, non essendovi norme specifiche che la prevedano. Dunque, la regolamentazione degli interessi tra datore di lavoro e lavoratore che intenda avviare un attività di franchising in proprio si svolge interamente sul piano negoziale. In primo luogo, sarebbe opportuno stipulare un patto di non concorrenza, allorquando si voglia condurre un qualunque tipo di attività autonoma che possa nuocere all azienda datrice di lavoro. Lo scopo di tale accordo è di evitare non solo le forme dirette di concorrenza sleale, ma anche qualunque attività di per sé lecita che si riveli potenzialmente concorrenziale. In ogni caso, l accordo non può precludere al lavoratore qualsiasi opportunità professionale. La giurisprudenza prevalente afferma, infatti, che i limiti posti all attività lavorativa devono essere valutati in relazione all attività professionale effettivamente svolta dal lavoratore: è pertanto necessario che il patto consenta di svolgere un attività conforme alla qualificazione professionale maturata nel corso degli anni. Dunque, quando l accordo riguardi un intero settore merceologico, si deve distinguere tra le attività tipiche ed esclusive del settore e le attività esercitabili indifferentemente in altri settori e, in relazione a tale distinzione, verificare se al lavoratore rimanga o no la possibilità di esercitare un attività conforme al proprio corredo professionale. A latere di un accordo di non concorrenza, sarebbe preferibile siglare un accordo di segretezza con l azienda datrice di lavoro, per garantire che le informazioni, il know-how, i design ed ogni altro asset nella sua titolarità non vengano divulgati od utilizzati dal dipendente. Tale contratto, ad esempio, prevede al suo interno clausole contenenti l esatta identificazione di informazioni, dati e conoscenze che si intende proteggere, con il divieto di divulgarle e comunicarle in qualunque modo o forma a soggetti che non siano autorizzati. Le parti, dunque, si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere i contenuti secretati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza. Spesso, gli accordi di segretezza contengono la previsione di una penale a carico della parte inadempiente. 3. Incontro III I quesiti dei partecipanti erano rivolti alla conoscenza delle dinamiche di protezione di un marchio collettivo a livello comunitario ed internazionale. In risposta al primo dei quesiti, si è parlato della procedura di registrazione del marchio collettivo comunitario presso l UAMI, tramite il deposito della relativa domanda, con particolare riferimento alla legittimazione a richiedere tale registrazione che, ai sensi del Regolamento UE n. 40/94, spetta alle associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura nonché alle persone giuridiche di diritto pubblico e ai vantaggi che essa comporta, come la possibilità di identificare il prodotto degli imprenditori autorizzati alla sua utilizzazione.

3 Si è peraltro sottolineato come, a differenza di quanto avviene per le Indicazioni Geografiche, i marchi collettivi non autorizzino il titolare a vietare a terzi l uso nel commercio del nome stesso, purché quest uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. Sempre riguardo al marchio collettivo comunitario, si è fatto riferimento all obbligatorietà del deposito di un regolamento d uso, che deve presentare un contenuto minimo riguardante i soggetti abilitati ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all associazione e, qualora siano previste, le condizioni di utilizzo del marchio stesso. La mancanza del regolamento d uso o del contenuto minimo, rappresentano due degli specifici impedimenti previsti per la registrazione del marchio comunitario collettivo, soggetto anche agli impedimenti che interessano le domande di marchio comunitario in generale. Passando alla tutela dei marchi collettivi nei Paesi extra-ue, è stata confermata la possibilità di registrarli come marchi collettivi presso i numerosi Paesi aderenti al Sistema di Madrid (Accordo e/o Protocollo di Madrid). 4. Incontro IV L incontro ha avuto ad oggetto possibili strategie di verifica, deposito e registrazione di marchi d impresa e di altri diritti di proprietà intellettuale dei richiedenti, nonché lo sfruttamento degli stessi attraverso accordi di licenza. In particolare, si è evidenziato che con gli accordi di licenza, il titolare (licenziante) conserva la titolarità dei diritti, ma concede ad un altro soggetto (licenziatario), per un periodo di tempo predefinito, il diritto di esercitare determinati diritti quali quello di apporre il marchio del titolare sui propri prodotti, di distribuire in alcuni mercati il film prodotto dal titolare, di commercializzare l invenzione coperta da brevetto, e così via dietro il versamento di un corrispettivo, che include solitamente una parte fissa ed una parte variabile commisurata alle transazioni commerciali conseguite dal licenziatario grazie alla licenza (royalty). 5. Incontro V Oggetto di questo incontro è stata la protezione delle privative di diritto industriale nel caso di specie marchi e brevetti nell ambito di un progetto di ricerca di portata internazionale, che si colloca nell alveo del 7 Programma Quadro della Commissione Europea. Tale Programma riunisce tutte le iniziative europee collegate alla ricerca che rivestano un ruolo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di crescita, competitività e occupazione, scopi raggruppati in quattro categorie: Cooperazione, Idee, Persone e Capacità, ciascuna delle quali dotata di un programma specifico, che corrisponde alle aree principali della politica di ricerca dell UE. La peculiarità dei progetti elaborati nell ambito del 7 Programma Quadro sta nella collaborazione di diversi partner, con le conseguenti problematicità connesse alla tutela degli apporti di ciascuno, in termini di conoscenza, know-how, informazioni, ed alla titolarità del risultato finale, con i diritti di sfruttamento che ne conseguono. Durante l incontro, dunque, si sono illustrati i passi fondamentali da seguire qualora si intenda prendere parte ad un progetto di questo tipo. In primo luogo, è opportuno che il partecipante protegga in via preventiva i diritti di proprietà industriale che saranno coinvolti nel progetto, tramite le apposite domande di marchio e di brevetto. In secondo luogo, si deve guardare alla contrattualistica tipica dei progetti 7PQ, che prevede la redazione, da parte di tutti i partecipanti, di una serie di contratti ad hoc, come, ad esempio, il consortium agreement. Tale accordo, in linea generale, identifica le parti, contiene le definizioni, inquadra l ambito concreto del progetto

4 ed introduce una disciplina di default che trova applicazione automatica, allorquando le parti non dispongano diversamente. Nello specifico, il consortium agreement presenta una sezione specifica dedicata alla gestione dei diritti di proprietà industriale scaturenti dal progetto stesso. In questa parte, vengono affrontate le tematiche dell identificazione degli apporti di ciascun partecipante, dei diritti di accesso ai rispettivi background conoscitivi necessari per il raggiungimento del risultato finale del trasferimento, protezione e divulgazione di tali contenuti. Vi sono, inoltre, clausole molto importanti che riguardano la titolarità del risultato finale, che, di default, viene concepita come una comunione la cui gestione è affidata all impresa o all ente incaricato della guida del progetto. Altra clausola degna di nota è quella che ha ad oggetto l identificazione della legge applicabile nel corso del progetto, che di frequente, salvo diversa disposizione, è quella belga. 6. Incontro VI L incontro ha avuto ad oggetto le diverse esigenze di protezione e sfruttamento delle privative di diritto industriale che possono emergere nell ambito di progetti interni. Oltre al tradizionale approccio legale o difensivo, si è proposto anche un approccio business oriented, che guarda alla proprietà intellettuale come uno strumento competitivo e finanziario. Dunque, a fianco delle esigenze più comuni che possono riguardare la tutela della ricerca e dell innovazione prodotte possono configurarsene altre dirette allo sfruttamento economico dei risultati ottenuti. Tale possibilità è concessa, ad esempio, dallo sfruttamento dei brevetti, principalmente attraverso contratti di licenza o di trasferimento di tecnologia. Ma tale forma di vantaggio si può ottenere anche in relazione al know-how, insieme comprensivo di conoscenze industriali e commerciali, che è sfruttabile tramite appositi accordi volti a trasferire tecnologie o conoscenze. 7. Incontro VII L incontro ha avuto ad oggetto l avvio di un impresa finalizzata alla gestione di un portale internet di raccolta fondi online. L incontro, dunque, è iniziato con le informazioni circa la protezione di un marchio a livello nazionale ed europeo, sottolineando l importanza dello svolgimento delle ricerche di anteriorità. Si è specificato, infatti, come tali ricerche consentano di verificare, nei limiti del massimo aggiornamento possibile, che marchi identici o confondibilmente simili non siano già stati depositati da terzi. Si è evidenziato inoltre come, con riferimento particolare ai marchi, i risultati di una ricerca di anteriorità permettono, all interno delle classi selezionate, di definire lo scenario corrente e di valutare comparativamente la novità e il carattere distintivo del segno proposto rispetto ai marchi precedentemente registrati. Trattandosi, nel caso di specie, di un attività su internet, le ricerche di anteriorità possono essere effettuate anche nel campo dei domain names, sulla base del nome e dell estensione.it,.com,.eu o altri che si desideri registrare. Dal momento che i nomi di dominio vengono assegnati sulla base del principio del first come, first served (ossia al primo utente che ne faccia richiesta), è opportuno verificare l effettiva disponibilità di un domain name tramite una ricerca di anteriorità che vada oltre l ambito dei nomi di dominio identici o simili, individuando eventualmente altri segni, come i marchi già registrati, in virtù del principio dell unitarietà dei segni distintivi. Di seguito, in relazione all interesse del partecipante, si è parlato della gestione del sito diretto ad offrire un servizio di crowdfunding, attività consistente nella raccolta di somme di denaro versate dal pubblico tramite internet a supporto di un progetto e che può esplicarsi in diverse modalità, a seconda che sia diretta a sostenere la capitalizzazione di un impresa, oppure sia a titolo gratuito, in caso della realizzazione di progetti sociali.

5 8. Incontro VIII Tema principale dell incontro è stato un portale web diretto a fornire un servizio di gestione della condivisione di contenuti su più social network, con le implicazioni sul tema della privacy e della proprietà intellettuale che tale attività comporta. Tale sito internet, infatti, consente di gestire contemporaneamente la comunicazione su diversi social network, attraverso la creazione e la pubblicazione di contenuti programmati o in tempo reale. A differenza di software analoghi, offre un approccio editoriale alla gestione dei contenuti, organizzandoli per argomenti e pertinenza e garantendo costanza ed efficienza nella loro pubblicazione. Tale attività di gestione e condivisione attiva di contenuti potrebbe esporre a responsabilità in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, anche alla luce del recente Regolamento per la tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica, approvato dall Autorità Garante per le Comunicazioni ed entrato in vigore il 31 marzo Il Regolamento, prendendo in considerazione i prestatori di servizi della società dell informazione, il gestore della pagina internet ed il gestore del sito internet questi ultimi sono soggetti che curano la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali alle stesse, anche caricati da terzi pone, in caso di condivisione di contenuti in violazione di diritti d autore di terzi e di inottemperanza all ordine di rimuoverli, la disabilitazione della pagina web o del contenuto, fino a sanzioni pecuniarie variabili da ad In ogni caso, è sempre preferibile, per il gestore di un sito internet, adottare procedure di Notice & Take Down, che gli permettano la pronta rimozione del contenuto pregiudizievole a seguito della segnalazione fatta dal titolare del diritto. 9. Incontro IX L incontro ha avuto ad oggetto lo studio della strategia di protezione di un marchio all estero, in particolare in Cina. Questo Paese, infatti, che rappresenta un obiettivo ed una opportunità per le aziende in espansione, presenta un sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale diverso da quello Europeo, e talvolta di difficile accesso. Si è fatto richiamo ai fattori che, fino a poco tempo fa, ostacolavano una pronta tutela delle privative di proprietà industriale in Cina, quali, un iter di registrazione del marchio particolarmente lungo e complesso della durata di circa due anni consistente in un esame di merito sulla novità da parte degli esaminatori locali, la debole tutela accordata al il marchio di fatto ed, infine, il decorrere dei principali diritti sul marchio soltanto a partire dalla registrazione e non dal momento della domanda, come avviene in Italia e in Europa. Tale situazione richiedeva una pianificazione di protezione anticipata, come il deposito della domanda almeno due anni prima dell effettiva immissione sul mercato dei prodotti contraddistinti dal marchio, e pluriennale, con una previsione dei maggiori costi a seguito di obiezioni degli esaminatori locali o interferenze da parte di terzi. Tuttavia, dal 1 maggio 2014, la situazione è cambiata, con l entrata in vigore la riforma delle Legge Marchi Cinese: in primo luogo è stata prevista la possibilità di depositare le domande tramite e-filing; in secondo luogo, i tempi di esame della domanda di registrazione sono stati ridotti; inoltre, il marchio di fatto ed il suo preuso troveranno un minimo livello di protezione: infatti, il titolare del marchio successivo registrato non potrà opporsi all uso del marchio identico o simile da parte di un preutente che, grazie all uso, abbia acquisito una certa notorietà sul mercato. Tuttavia il titolare del marchio successivo registrato potrà chiedere che il preutente non allarghi l ambito dell uso e adotti degli elementi che siano tali da differenziare i marchi. Infine, si è richiamato il fatto che, in Cina, i caratteri usati nella lingua scritta non sono quelli latini, e dunque, al fine di evitare pericolosi effetti distorsivi verso consumatori locali che non conoscono i caratteri occidentali,

6 è necessario valutare una protezione del marchio anche nei caratteri locali il mandarino utilizzati e riconosciuti dai consumatori. Per quanto riguarda la Cina, in particolare, sarà necessario selezionare con attenzione la versione del marchio denominativo che si intende proteggere, ovvero decidere di registrare la traduzione o la traslitterazione del marchio. Il deposito precauzionale del marchio in caratteri cinesi consentirà di effettuare importanti economie di spesa e di ottenere un valido strumento di tutela legale nel caso in cui un cittadino cinese non affiliato con il titolare dell originario marchio di fabbrica tenti di registrare il marchio in ideogrammi cinesi.