recano la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d autore.
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- Francesco Ladislao Cirillo
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1 MASSIMO FARINA Il bollino S.I.A.E. e il caso Schwibbert Su ciascun supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente programmi per elaboratore o multimediali, destinato al commercio (o che venga ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro), deve essere apposto un contrassegno 61. La principale funzione del contrassegno S.I.A.E. è di autenticazione del prodotto legittimo, così da poterlo distinguere dagli esemplari contraffatti. Di recente il bollino S.I.A.E. è stato oggetto della sentenza Corte di Giustizia dell Unione Europea dell 8 novembre 2007, con la quale è stata dichiarata l inapplicabilità al privato dell obbligo del contrassegno S.I.A.E. per i supporti contenenti programmi per elaboratore o multimediali, suoni, voci o immagini in movimento, per le finalità di cui si è detto sopra 62. La sentenza Schwibbert (dal cognome del soggetto coinvolto), pronunciata dalla Corte di Giustizia europea, si è occupata dell introduzione di regole tecniche negli ordinamenti interni, in quanto gli artt. 8 e 9 della Direttiva europea 98/34/CE (che ha abrogato la direttiva 83/189/CEE) impongono agli Stati membri di comunicare alla Commissione Europea i progetti di regole tecniche affinché se ne possa verificare la conformità e la compatibilità con il diritto europeo e, soprattutto, con il principio di libera circolazione delle merci. È necessario, a questo punto, chiarire cosa debba intendersi per regola tecnica: essa è definita, all art. 1, primo comma, punto 11, della Direttiva europea 98/34/CE, come il requisito di un prodotto la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione [ ] dello stesso. In base a tale definizione, il contrassegno S.I.A.E. può certamente essere ricondotto nel novero delle regole tecniche come sopra definite. Regole, per l introduzione delle quali, è necessario che lo Stato membro rispetti la procedura di notificazione verso la Commissione. Così, il mancato adempimento, dell obbligo di comunicazione, da parte dello stato membro, costituisce un vizio procedurale nell adozione delle regole tecniche di cui è causa e comporta l inapplicabilità di queste ultime ai privati. 61 Ciò vale anche per i supporti contenenti suoni, voci o immagini in movimento, che recano la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d autore. 62 La violazione del suddetto obbligo è punita [ ] con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro a euro [ ] (art. 171 bis e 171 ter, L. n. 633/1941).
2 32 Nel caso Schwibbert i supporti coinvolti erano dei CD-ROM contenenti opere d arte figurativa, per i quali l obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E. è stato introdotto nel 1994 con il decreto legislativo n Il periodo di introduzione della regola tecnica, per il caso di specie, è successivo alla direttiva 83/189/CEE, ragion per cui il legislatore italiano avrebbe dovuto notificarne l introduzione alla Commissione Europea. La Società Italiana degli Autori ed Editori e il governo italiano hanno affermato che l obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E. ai supporti contenenti opere dell ingegno era già previsto nella legge 633 del 1941 per i supporti cartacei e che le modifiche legislative in materia (rispettivamente del 1987 e del 1994) non erano altro che la necessaria conseguenza dell adeguamento al progresso tecnologico; in altri termini, si tratterebbe di mere estensioni, anche per i nuovi supporti contenenti opere dell ingegno, di obblighi, già da tempo (prima del 1983), imposti al privato. Per tale motivo, non è stato necessario notificarne l introduzione alla Commissione. Siffatta giustificazione non tiene conto, però, di quanto contenuto nella Direttiva, la quale dispone che gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione [ ] qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione [ ] 63 ; e, infatti, secondo l orientamento della Corte di giustizia dell Unione europea, le novelle degli anni 80 e 90, che hanno esteso l obbligo di apposizione del bollino S.I.A.E. ai CD-Rom, sono senz altro modifiche importanti, se non altro per le modalità di applicazione e per le caratteristiche intrinseche dei contrassegni medesimi. La decisione della Corte lussemburghese ha avuto immediate ripercussioni nella giurisprudenza italiana di legittimità 64, in quanto 63 Art. 8, terzo comma, n. 1, Direttiva 98/34/CEE. 64 Cass. pen., 12 febbraio 2008, n , in Foro it., 2009, 1, 20: Va esclusa la rilevanza penale delle condotte descritte l art. 171 ter, lett. d), l. n. 633 del 1941, relativamente alla detenzione di supporti contenenti opere tutelate dal diritto d autore e privi del contrassegno Siae, per effetto della sentenza della Corte di giustizia 8 novembre 2007, causa C-20 che ha dichiarato inopponibile al privato la regola tecnica stabilita dal legislatore italiano mediante l introduzione dell obbligo di apporre, sui supporti contenenti opere tutelate dal diritto d autore, il contrassegno S.I.A.E., in quanto quella regola non era stata notificata alla Commissione: in mancanza di tale elemento della fattispecie, va pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Cass. pen., 12 febbraio 2008, n , in Guida al diritto, 2008, 19, 66: In assenza di notificazione alla Commissione europea della regola tecnica rappresentata dal
3 MASSIMO FARINA 33 l inopponibilità al privato dell obbligo di apporre il suddetto contrassegno, ha eliminato un elemento essenziale della fattispecie penale; di conseguenza, è stato possibile invocare l insussistenza del fatto tipico in tutte le ipotesi nelle quali l obbligo di apposizione del contrassegno risultava per effetto di una disposizione di legge posteriore alla Direttiva 83/189/CEE. Non vanno, peraltro, trascurate le possibili conseguenze in ambito civilistico: l inopponibilità al privato dell obbligo di apporre il contrassegno S.I.A.E., infatti, apriva la strada alla rimborsabilità delle somme pagate e non dovute. Ebbene, forse, e soprattutto, per evitare le disastrose conseguenze sopraccitate, tanto sul piano penalistico che sul fronte civilistico, la risposta del Governo italiano non ha tardato ad arrivare ed ecco che con il D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31 sono tornati sulla scena quei bollini S.I.A.E., che la Corte di giustizia dell Unione europea aveva bocciato con la sentenza 8 novembre Il governo italiano, coerente con quanto già affermato all indomani della sentenza Schwibbert ha osservato che l obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E. era un adempimento già previsto nella legge 633 del 1941 per i supporti cartacei, che successivamente è stato esteso (dalle novelle del 1987 e del 1994) ai supporti (multimediali) di nuova generazione. Così, il D.P.C.M. n. 31/2009, con efficacia retroattiva, ha considerato legittimamente circolanti i supporti recanti il contrassegno S.I.A.E., a partire dall entrata in vigore del precedente D.P.C.M. n. 338/2001. Va rilevato che una tale previsione non tiene conto della decisione contrassegno S.I.A.E., si impone l assoluzione con la formula il fatto non sussiste qualora il reato contestato (nella fattispecie quello di cui all art. 171 ter comma 1 lett. d) l. aut.) contempli, come elemento costitutivo tipico, la mancanza del contrassegno stesso. Cass. pen., 19 novembre 2009, n. 1073, in CED Cass. pen., 2010: In tema di diritto d autore, l inopponibilità nei confronti dei privati dell obbligo di apposizione del contrassegno Siae quale effetto della mancata comunicazione alla Commissione dell Unione Europea di tale regola tecnica in adempimento della direttiva europea 83/189/CE, comporta l assoluzione del soggetto agente con la formula il fatto non sussiste, oltre che dalle condotte illecite di cui all art. 171 ter lett. d), L. n. 633 del 1941, riguardanti i supporti audio e video privi di contrassegno Siae, anche dalle condotte di distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale dei programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati di cui all art. 171 bis, primo comma, L. n. 633 del 1941.
4 34 della Corte di giustizia, mediante la quale si è chiarito che un simile obbligo non può essere imposto a un cittadino europeo in assenza della preventiva notificazione alla Commissione europea. La dichiarata efficacia retroattiva, peraltro, neutralizza il diritto di ripetibilità delle somme pagate e non dovute, maturato in seguito alla Sentenza dell 8 novembre La vicenda ha, poi, avuto un seguito con la sentenza del Tar del Lazio n del 24 novembre 2009, che ha rigettato il ricorso proposto da alcuni editori italiani per ottenere l annullamento del sopraccitato Regolamento sul contrassegno SIAE. In particolare il Tar ha sostenuto che l obbligo del contrassegno SIAE non comporta violazione del principio di libera circolazione delle merci, viceversa esso assolve una funzione protettiva dei consumatori dal rischio di acquisto di prodotti contraffatti e dalle conseguenze penali relative alla violazione della normativa sul diritto d autore. Successivamente, il Consiglio di Stato 65 ha ribaltato la decisione di primo grado pronunciando l illegittimità e, pertanto, annullando la norma contenuta all art. 6, comma 8, del D.P.C.M. n. 31/2009 in quanto, atteso il generale principio di irretroattività, non è consentito alla fonte regolamentare incidere sulla disciplina dei rapporti patrimoniali pregressi (anteriori o successivi alla sopra citata sentenza della Corte di giustizia), la cui definizione spetta al giudice munito di giurisdizione. Non sussiste, quindi, più alcun dubbio sulla ripetibilità delle somme versate alla SIAE fino all avvenuta notifica alla Commissione Europea da parte del Governo italiano dell aprile Cons. di Stato, Sent. n. 584 del 2 febbraio 2012.
5 Il giudice della proprietà intellettuale (il Tribunale dell Impresa). Le questioni giudiziali riguardanti il diritto d autore sul software hanno una complessità tale da richiedere particolare specializzazione e, per tale motivo, con il D.Lgs. 27 giugno 2003, n , furono istituite 12 sezioni specializzate 139 in materia di proprietà industriale e intellettuale presso i Tribunali e le Corti d Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d appello, a norma dell art. 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273, in Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2003, n L istituzione di sezioni specializzate era una disposizione attuativa dell art. 16 della Legge 273/2002 che delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. 140 Questa originaria distribuzione territoriale imponeva competenze territoriali ultradistrettuali, salvo che per Torino, Genova, Trieste. Presentava, inoltre, uno scenario di faticosa comprensione in quanto si istituivano due sezioni siciliane, che si estendevano per il territorio di quattro distretti di Corte d appello, e nessuna sezione specializzata nella Regione Sardegna. In dottrina (per tutti, Barbuto M., Rito e collegialità, i nodi ancora da sciogliere, in Guida al diritto, 2003, n. 30, pag. 23 e segg.) vi furono varie critiche per l assenza di una sede per la corte d appello di Cagliari, l eccessivo numero di sedi in Sicilia e la previsione di una sola sede per tutta la Lombardia. Il distretto di corte d appello di Cagliari, comprendente la sezione distaccata di Sassari, fu accorpato al distretto di corte d appello di Roma e sulla questione, il Tribunale di Cagliari, in data 3 ottobre 2003, pronunciava la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, con riferimento all art.. 3 e all art. 24 Cost. La Corte costituzionale, di contrario avviso, con ordinanza n. 386/2004, richiamava la discrezionalità del legislatore, nel conformare gli istituti processuali, escludendo che l attribuzione alle sezioni specializzate presso il tribunale di Roma della competenza in ordine alle controversie sorte nel territorio della regione Sardegna determinasse l impossibilità o l estrema difficoltà nell esercizio dei diritti garantiti dall art. 24 Cost.. Oggi, in seguito alla riforma, per le controversie che riguardano la Sardegna, è competente la sezione specializzata avente sede presso il Tribunale e la Corte d Appello di Cagliari. Inoltre, quando le parti in giudizio sono costituite da più convenuti ai sensi dell'art. 33 del codice di procedura civile, da una società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari dei distretti di Cagliari o di Sassari, è inderogabilmente competente la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale e la Corte d Appello di Cagliari.
6 MASSIMO FARINA 73 Oggi, in seguito all entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), è mutata la denominazione e la diffusione territoriale di tali sezioni: si sostituisce in tutti i punti del D.Lgs. n. 168/2003 la denominazione originaria con quella di sezione Specializzate in materia di impresa e confermando la previsione delle 12 Sezioni già istituite, si amplia (con il comma 1-bis) 141 il loro numero fino a comprendere tutto il territorio nazionale 142. Le nuove sezioni in materia di impresa assumono una competenza molto più vasta che investe non soltanto le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ma anche le vertenze riguradanti società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici e le società da queste controllate o che le controllano. L art. 2 del D. Lgs 168 del 2003 dispone che i giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, diversamente dalla precedente formulazione, in cui si specificava che le sezioni erano composte da un numero di giudici non inferiore a sei e le decisioni erano prese in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, n. 3) 143. Le controversie rientranti nelle materie previste dall art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione; per le sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d appello. 141 Art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. 27 giugno 2003, n Nello specifico si hanno 12 sezioni specializzate (elencate al comma 1) e una sezione in ogni capoluogo di Regione. 143 Prima della riforma introdotta dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, tale impostazione aveva creato alcuni orientamenti contrastanti, già illustrati nella precedente versione del presente manuale.
7 La competenza per materia nella fase cautelare La competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale merita particolare attenzione per le specifiche ipotesi di tutela cautelare. In riferimento al procedimento cautelare richiesto nel corso della causa di merito non sussistono particolari problemi, in quanto all art. 669 quater c.p.c. è previsto che quando vi è causa pendente per il merito, la domanda deve essere proposta al giudice della stessa 144. Appare, invece, meritevole di approfondimento il caso di domanda cautelare ante causam a un tribunale ordinario in una materia in cui la causa di merito è di competenza delle sezioni specializzate. Ebbene, nel caso di domanda cautelare proposta al tribunale, anziché alla sezione specializzata dello stesso, non è necessaria una vera e propria pronuncia di incompetenza ma il giudice erroneamente adito dovrebbe limitarsi a trasmettere il fascicolo al giudice competente dello stesso ufficio giudiziario. Si considerino, infine, le ipotesi di proposizione della domanda cautelare a una sezione specializzata su una materia di competenza del medesimo tribunale ordinario ovvero di competenza del tribunale ordinario di altra corte d appello. Nel primo caso il giudice trasmetterà il fascicolo al giudice competente dello stesso ufficio giudiziario competente (sezione specializzata); nel secondo caso, trattandosi di incompetenza funzionale, può essere rilevata anche d ufficio dal giudice erroneamente adito non oltre la prima udienza di trattazione. 144 Problema ampiamente dibattuto nei procedimenti cautelari di questo tipo è la determinazione della competenza cautelare allorché la causa per il merito penda dinanzi a un giudice incompetente, del quale sia stata tempestivamente eccepita l incompetenza. Appare preferibile la soluzione che considera competente, per tutte le domande cautelari proposte dalle parti contendenti, il giudice dinanzi al quale già pende la causa. In tal senso si vedano, tra le altre, Trib. di Torino, 21 ottobre 1997, in Giur. it., 1999, 2290; Trib. di Torino 29 ottobre 1998, in Riv. dir. ind., 1999, II, 61 e in Dir. ind., 1998, 351; Pret. di Torino, 4 luglio 1997, in Giur. it., 1998, I, 2, 1406.
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