REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE Composta da: Dottor Umberto Scotti Dott.ssa Gabriella Ratti Dottor Maria Dolores Grillo Presidente Giudice Relatore Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa iscritta nel R.G.C. al n \2010, promossa da: Associazione Culturale CINEPORTO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F. Codini e M.V. Frezet; PARTE ATTRICE Contro Fondazione Film Commission Torino Piemonte, rappresentata e difesa dall Avv. D. Sindico; PARTE CONVENUTA 1

2 CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice Richiama integralmente le conclusioni di cui alla comparsa conclusionale : Piaccia all Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale: (omissis) - condannare la Film Commission Piemonte Torino al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall Associazione Culturale Cineporto in relazione agli atti illeciti di contraffazione del marchio azionato e, quindi, a corrispondere all attrice la somma che risulterà all esito dell istruttoria del presente giudizio, ovvero, in subordine, quella che sarà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale; - condannare, in ogni caso, la convenuta alla restituzione degli utili realizzati in ragione della contraffazione, in conformità a quanto disposto dall art. 125, comma terzo, c.p.i.; - disporre la pubblicazione dell emananda sentenza (omissis) In via istruttoria: (omissis); Con vittoria di spese, diritti ed onorai del giudizio Parte convenuta Voglia l Ill.mo Tribunale adito In via principale e nel merito: 1. rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, assolvendo FCTP da ogni avversaria pretesa; 2

3 2. accertare e dichiarare che, stante l assenza di utili riferibili all utilizzo del marchio Cineporto da parte dell istante, nulla è dovuto da FCTP; 3. Condannare l Associazione Culturale Cineporto, ex art. 96, comma 1 c.p.c. alle spese ed al risarcimento dei danni, avendo coltivato la vertenza dopo l accertamento che nessun profitto ad alcun titolo riconducibile all utilizzo del marchio CINEPORTO era mai stato realizzato da FCTP. In ogni caso: Compensare in tutto o in parte le spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. come conseguenza della soccombenza di ACC nella presente parte del giudizio o comunque tenendo conto delle formali proposte transattive avanzate nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e cpa come per legge, nonché rimborso forfettario. MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La presente controversia è stata introdotta dall Associazione Culturale CINEPORTO (di seguito ACC), associazione costituita a metà degli anni 80 e promotrice da più di vent anni della nota manifestazione CINEPORTO in occasione della c.d. Estate Romana, collaboratrice nella ideazione e realizzazione di svariate rassegne e manifestazioni culturali e cinematografiche con enti istituzionali, Università, enti locali, autorità diplomatiche straniere e autorità diplomatiche italiane all Estero, che ha registrato come marchio (con domanda depositata in data , maturata in registrazione in data ), la parola Cineporto per contraddistinguere i beni e servizi appartenenti alle classi 16, 28, 41 e 42. e che registrato i nomi a dominio e ACC ha convenuto in giudizio la Fondazione Film Commission Torino Piemonte (di seguito FFCTP) lamentando l uso, da parte della convenuta, del lemma CINEPORTO per indicare uno spazio polifunzionale anche denominato casa del cinema, nell indirizzo internet e in comunicazioni e brochure varie (nelle quali ultime la 3

4 parola CINEPORTO è affiancata dal simbolo ). Ha pertanto chiesto al Tribunale di accertare che tale attività costituisce contraffazione del proprio marchio, di inibire la prosecuzione dell uso e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni come meglio riportato in epigrafe. 2) FFCTP, organizzazione senza fini di lucro, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del segno attoreo in quanto carente di carattere o comunque volgarizzato e di dichiarare convalidato, ai sensi dell art. 28 c.p.i., il marchio denominativo CINEPORTO usato da essa convenuta fin dal ) Con sentenza non definitiva n il Tribunale ha dichiarato che l uso, da parte della convenuta Fondazione Film Commission Torino Piemonte del lemma CINEPORTO, costituisce contraffazione del marchio registrato CINEPORTO di cui è titolare l attrice Associazione Culturale Cineporto, ha inibito a Fondazione Film Commission Torino Piemonte, l uso in qualsiasi forma o modo del lemma CINEPORTO, ha ordinato alla convenuta - il ritiro dal commercio di ogni materiale promozionale e pubblicitario recante il segno CINEPORTO; -la distruzione del suddetto materiale promozionale e pubblicitario; -la rimozione dalle pagine web ( del lemma CINEPORTO, ha fissato una penale di euro 2.500,00 per ogni violazione constatata successivamente alla comunicazione del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nella esecuzione degli ordini di ritiro dal commercio, distruzione ed eliminazione della pagine web di cui sopra e ha disposto la pubblicazione della sentenza per una volta sull edizione nazionale dei quotidiani Corriere della Sera e La Repubblica e sul sito internet di Fondazione Film Commission Torino Piemonte per 15 giorni consecutivi. Con separata ordinanza il Tribunale ha poi rimesso la causa sul ruolo ai fini dell istruttoria necessaria ai fini delle domande risarcitorie formulate da parte attrice. 4

5 In particolare, con la predetta ordinanza il Tribunale ha ordinato alla convenuta FFCTP di esibire in giudizio il libro giornale, il libro degli inventari, il registro fatture ed il registro dei corrispettivi e degli acquisti. Parte convenuta ha ritualmente ottemperato all ordine di esibizione e il GI ha successivamente disposto CTU sui seguenti quesiti: Esprima il suo motivato parere in ordine al fatturato complessivo/volume d affari realizzato dalla Film Commission afferente l uso del marchio registrato Cineporto; Esprima altresì il suo motivato parere in ordine ad ogni altro fatturato ottenuto da Film Commission comunque riferibile, anche tramite la concessione in uso a terzi, a tale marchio; Accerti in ogni caso, quale sia la royalty virtuale di settore. Dopo il deposito della relazione peritale, la causa è stata mandata a precisazione delle conclusioni. All udienza del , le parti hanno precisato le conclusioni definitive riportate in epigrafe e il GI ha trattenuto la causa a decisione collegiale con assegnazione dei termini di cui all art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. 4) E pacifico in causa che FFCTP è una fondazione senza fini di lucro, istituita dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino allo scopo di sostenere e promuovere produzioni cinematografiche e televisive sul territorio piemontese e con l obiettivo di attrarre ed aumentare le produzioni cinematografiche in Piemonte, creare opportunità lavorative nel settore e, più in generale, ricadute economiche positive nella Regione. Non vi sono - e la relazione del CTU lo conferma utili in senso tecnico e, di conseguenza, il richiamo di parte attrice al terzo comma dell art. 125 c.p.i. non è qui conferente. La norma in discorso considera però anche altri parametri per la determinazione del danno da contraffazione e, particolarmente, per quanto qui interessa, impone di valutare tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall autore della violazione.. Ora, il criterio dei benefici realizzati dall autore della violazione - termine non a caso più ampio dei concetti di fatturato, utile, margine operativo solitamente utilizzati per effettuare 5

6 la liquidazione del danno - è particolarmente appropriato nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, il contraffattore ha agito senza fine di lucro e non ha realizzato vantaggi economici diretti ma ha usato il marchio altrui, in una dimensione che è pur sempre imprenditoriale, per creare flussi di denaro e di lavoro e fonti di reddito. Si deve poi escludere che l utilizzo del marchio CINEPORTO da parte della convenuta sia stato ininfluente o poco rilevante per la sua attività. Al contrario, come è stato accertato nella sentenza 2852/2012, FFCTP usava il termine CINEPORTO sulle proprie pagine web ( sui social network, su pubblicazioni varie, sugli inviti a manifestazioni aperte al pubblico e relativi cartelloni e sulla brochure. In questi contesti, inoltre, la parola CINEPORTO è stata affiancata al simbolo ) perché come la stessa convenuta ha riferito nelle sue precedenti difese il simbolo rappresenta il primo strumento utile per fare in modo che il pubblico possa percepire la natura di marchio registrato e ciò dimostra, al di là di ogni elucubrazione, l importanza per FFCTP del marchio registrato dell attrice. FFCTP sostiene che ACC non avrebbe dimostrato e comunque non avrebbe subito alcun danno anche perché essa convenuta non ha mai svolto attività di organizzazione di eventi limitandosi ad offrire i propri spazi a chi ne facesse richiesta. Tale difesa è infondata perché - nella sostanziale coincidenza tra le categorie di pubblico/consumatori a cui si rivolgono le odierne controparti già accertata nella sentenza 2852/ anche la mera messa a disposizione di spazi e servizi effettuata da FFCTP pur senza organizzazione diretta di eventi o manifestazioni ha, quanto meno, agevolato la predisposizione di iniziative in concorrenza con quelle organizzate da ACC e quindi lo sviamento di pubblico, sponsor ed operatori del settore. 5) Chiariti i criteri di riferimento, il Collegio considera in primo luogo che il danno subito da parte attrice non può che essere liquidato in via equitativa, risultando del tutto impraticabile, nella fattispecie in esame, quantificare come (ed in quale misura) gli operatori di settore ed il pubblico/consumatori in generale si sarebbero regolati in assenza del fatto contraffativo. 6

7 Rileva poi il Collegio che dalla consulenza tecnica espletata risulta che la Fondazione convenuta nei quattro anni in cui ha utilizzato il marchio CINEPORTO ( ) ha incrementato, rispetto agli anni precedenti ( ), le sue entrate complessive di circa euro l anno 1. Considerato quanto esposto al precedente punto 4), si deve ragionevolmente ritenere che almeno il 5% di tale incremento sia riconducibile all utilizzo del marchio attoreo. Si arriva così all importo di euro ,00 2. Deve poi essere considerato anche il danno derivante all attrice dalla diluizione della forza attrattiva del suo segno. Nell attuale contesto normativo, infatti, tutti i marchi compresi, come ha precisato la Corte di Giustizia 3, quelli che non godono di rinomanza non solo hanno la funzione di indicatore di origine del prodotto o del servizio ma sono anche strumenti di strategia pubblicitaria e commerciale per attirare e rendere fedele il consumatore e devono essere tutelati contro ogni forma di parassitismo e di appropriazione non autorizzata che, inevitabilmente, ne diminuisce il valore attrattivo commerciale e pubblicitario. Per questo voce di danno, il Collegio stima liquidare un importo pari al 10% della somma sopra calcolata e quindi euro 8.780,00. Il danno derivante all attrice dalla contraffazione posta in essere dalla convenuta ammonta pertanto, in linea capitale, ad euro ,00. Tale importo, che costituisce un debito di valore, con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat F.O.I. (famiglie, impiegati, operai) e gli interessi sulla somma via via rivalutata (equitativamente calcolati facendo riferimento al tasso legale di interesse) arriva dal al marzo a complessivi euro ,29. 1 Il totale del volume di affari di FFCTP per gli anni è infatti pari a (media ) e per gli anni a (media ). L incremento annuale negli anni in cui è stato usato il marchio CINEPORTO è quindi pari ad euro x 5% = ,00 x 4 = Corte di Giustizia , punti 39 e 40. 7

8 6) Atteso quanto sopra esposto, Fondazione Film Commission Torino Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare all Associazione Culturale Cineporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di ,29, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo. 7) Devono invece essere respinte, in quanto inammissibili, le domande formulate da parte attrice in relazione a violazioni dell inibitoria di cui alla sentenza non definitiva e alla relativa applicazione della penale. Si tratta infatti di argomentazioni illustrate negli scritti conclusivi ma non sorrette da domanda in quanto, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha richiamato quelle indicate nella comparsa conclusionale del che, ovviamente, sono anteriori alla sentenza non n. 2852/2012 che le penali ha comminato. D altra parte, su un piano più generale, il Collegio considera che la domanda di liquidazione delle penalità di mora deve pur sempre essere inserita nel contesto delle preclusioni processuali previste dal codice di procedura civile e ciò anche quando come nel caso le penali vengono comminate in sede di non sentenza non definitiva e la causa prosegue per la liquidazione del danno. Una domanda in tal senso formulata nella seconda parte del giudizio è quindi sempre tardiva sulla base del diritto processuale comune, ed infatti, non a caso, il codice della proprietà industriale ha predisposto a favore della parte interessata uno specifico strumento qui non azionato (art. 124 u.c. c.p.i.). 8) Stante il complessivo esito del giudizio, e la soccombenza attorea in relazione alle domande di cui al punto 7), le spese processuali devono essere dichiarate compensate fino ad 1/5, con condanna di parte convenuta a rimborsare a parte attrice i residui 4/5 nella misura che verrà liquidata in dispositivo in base al DM , n ) Le spese di CTU, infine, come già liquidate con decreto , vanno poste a definitivo integrale carico di parte convenuta. 8

9 10) La presente sentenza deve essere comunicata, a cura della Cancelleria, all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell art. 122, comma 8 c.p.i.. PQM IL Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n /2010, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata inammissibile, così provvede: Condanna Fondazione Film Commission Torino Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all Associazione Culturale Cineporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di ,29, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo; Dichiara compensate fino ad 1/5 le spese del giudizio; Condanna Fondazione Film Commission Torino Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all Associazione Culturale Cineporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui 4/5, che liquida in euro ,00, oltre Iva (se dovuta), contributi previdenziali e rimborso forfettario come per legge, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 4.800,00 per la fase istruttoria, euro 1.850,00 per spese ed il resto per la fase decisoria; Pone le spese di CTU, come già liquidate, a definitivo integrale carico di Fondazione Film Commission Torino Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore; Dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza venga trasmessa all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi dell art. 122 comma 8 c.p.i.; 9

10 Così deciso dalla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Torino, nella camera di consiglio del Il Giudice estensore Dott.ssa Gabriella Ratti Il Presidente Dottor Umberto Scotti 10