DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

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1 DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARI COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 2 LICENZE Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 1

2 Sommario 1 Introduzione Contratti di licenza Vantaggi della registrazione di una licenza Registrazione di una licenza per un MC o una domanda di MC Modulo di domanda, richieste per più licenze Lingue Tasse Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda Richiedenti Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio comunitario oggetto della licenza e il licenziatario Requisiti riguardanti la persona che deposita la domanda - Firma, prova della licenza, rappresentanza Rappresentanza Contenuto facoltativo della domanda Esame della domanda di registrazione Tasse Esame delle formalità obbligatorie Esame degli elementi facoltativi Procedura di registrazione e pubblicazioni Cancellazione o modifica di una licenza di MC o di una domanda di MC Competenza, lingue, presentazione della domanda Persona che deposita la domanda Cancellazione di una licenza Modifica di una licenza Contenuto della domanda Tasse Cancellazione di una licenza Modifica di una licenza Esame della domanda Tasse Esame da parte dell'ufficio Registrazione e pubblicazione Trasferimento di una licenza di MC o di una domanda di MC Definizione del trasferimento di una licenza Norme applicabili Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 2

3 5 Registrazione di licenze relative a disegni e modelli comunitari registrati Disegni e modelli comunitari registrati Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati Registrazione di licenze per marchi internazionali Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 3

4 1 Introduzione Articoli 22, 23, 24 RMC Articoli 27, 32, 33 RDC I marchi comunitari registrati (MC) e le domande di marchio comunitario possono essere oggetto di contratti di licenza (licenze). I disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere oggetto di licenze. I paragrafi da 1 a 4 del presente capitolo hanno ad oggetto le licenze relative ai marchi comunitari e alle domande di marchio comunitario. Le disposizioni in materia di licenze di disegno e modello comunitario contenute nel regolamento sui disegni e modelli comunitari (RDC) e nel relativo regolamento di esecuzione (REDC), sono pressoché identiche alle disposizioni contenute rispettivamente nel regolamento sul marchio comunitario (RMC) e relativo regolamento di esecuzione (REMC). Quanto segue si applica pertanto, mutatis mutandis, anche ai disegni e modelli comunitari. Le eccezioni e le peculiarità dei disegni e modelli comunitari sono esposte al paragrafo 5. Le eccezioni e peculiarità dei marchi internazionali sono esposte al paragrafo Contratti di licenza Una licenza di marchio comunitario è un contratto in forza del quale il titolare o il richiedente (nel prosieguo: il titolare ) di un marchio (licenziante), pur conservandone la proprietà, autorizza un terzo (licenziatario) all'uso in commercio del marchio, subordinatamente alle condizioni ed entro i limiti pattuiti nel contratto stesso. La licenza dà luogo ad una situazione in cui i diritti del licenziatario nei confronti del marchio comunitario derivano dal rapporto contrattuale con il titolare. La tolleranza o il consenso del titolare all'uso del marchio da parte di terzi non costituisce una licenza. Articolo 16 RMC Il regolamento sul marchio comunitario non ha la competenza per stabilire disposizioni unificate e complete applicabili alle licenze di marchi comunitari o di domande di marchi comunitari. Piuttosto, l articolo 16 RMC fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto riguarda l'acquisizione, la validità e gli effetti del marchio comunitario in quanto oggetto di proprietà. A tal fine, una licenza di marchio è assimilata, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'unione europea, ad una licenza di marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare o il richiedente ha la propria sede o il proprio domicilio. Se il titolare non ha una sede o un domicilio nello Stato membro, la licenza sarà trattata come una licenza di marchio registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione. Nei casi in cui il titolare non abbia una stabile organizzazione in uno Stato membro, la licenza è assimilata a una licenza di marchio nazionale registrato in Spagna. Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli da 17 a 24 del RMC non dispongano diversamente. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 4

5 L'articolo 16 RMC è limitato agli effetti di una licenza in quanto oggetto di proprietà e non si estende al diritto contrattuale. L'articolo 16 RMC non disciplina il diritto applicabile a un contratto di licenza, né la sua validità, e pertanto l RMC non influisce sulla libertà delle parti contraenti di assoggettare il contratto di licenza a una data legge nazionale. 1.2 Vantaggi della registrazione di una licenza Articolo 22, paragrafo 5, articolo 23, paragrafi 1 e 2, articolo 50, paragrafo 3, RMC La richiesta di registrazione di un contratto di licenza non è obbligatoria. Inoltre, quando una parte nei procedimenti dinanzi all'ufficio deve dimostrare l'uso di un marchio comunitario, qualora tale uso sia stato effettuato da un licenziatario non è necessario che la licenza sia stata iscritta nel registro affinché quell'uso sia considerato autorizzato mediante il consenso del titolare ai sensi dell articolo 15, paragrafo 2, RMC. Tuttavia, la registrazione presenta particolari vantaggi. a) Alla luce delle disposizioni dell articolo 23, paragrafo 1, RMC, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con la licenza registrata, il licenziatario ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti da questa licenza esclusivamente: se la licenza è stata iscritta nel registro dei marchi comunitari, o in mancanza della registrazione della licenza, se il terzo ha acquisito tali diritti successivamente alla data di uno qualsiasi degli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22 RMC (ovvero trasferimento, diritto reale o precedente licenza) essendo a conoscenza dell esistenza di tale licenza. b) Nel caso in cui una licenza di marchio comunitario sia iscritta nel registro, la rinuncia o la rinuncia parziale a tale marchio da parte del titolare sarà iscritta nel registro soltanto se il titolare del marchio indica di avere informato il licenziatario in merito alla propria intenzione di rinunciare. Il titolare di una licenza registrata ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio. c) Nel caso in cui una licenza su un marchio comunitario sia iscritta nel registro, l Ufficio comunica al licenziatario almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza. L Ufficio informa il licenziatario anche in merito a eventuali perdite di diritti e alla scadenza della registrazione, se del caso. d) La registrazione delle licenze e della loro modifica e/o cancellazione è importante per mantenere la veridicità del registro, in particolare nel caso di procedimenti inter partes. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 5

6 2 Registrazione di una licenza per un MC o una domanda di MC Articolo 22, paragrafo 5, RMC Regole 33, 34, regola 84, paragrafo 3, lettera j), REMC Le domande di marchio comunitario e i marchi comunitari possono essere oggetto della registrazione di una licenza. La domanda di registrazione di una licenza deve soddisfare le seguenti condizioni. 2.1 Modulo di domanda, richieste per più licenze Regola 83, paragrafo 1, lettera e), e regola 95, lettere a) e b), REMC Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di registrazione della licenza di marchio comunitario utilizzando l'apposito modulo di domanda d'iscrizione. Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell Unione e si può scaricare dal sito Internet dell'ufficio. Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al seguente paragrafo 2.2. Ciò vale in particolare per l'elenco di prodotti e servizi e/o per il territorio. Regola 31, paragrafo 7, regola 33, paragrafo 1, REMC Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di una licenza per due o più marchi comunitari registrati o domande di marchio comunitario, purché il titolare registrato e il licenziatario siano gli stessi e i contratti contengano le stesse condizioni, limitazioni e clausole in ciascun caso (cfr. paragrafo 2.5). 2.2 Lingue Regola 95, lettera a), REMC La domanda di registrazione di una licenza relativa a una domanda di MC può essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MC. Regola 95, lettera b), REMC La domanda di registrazione di una licenza relativa a un MC registrato deve essere redatta in una delle cinque lingue dell'ufficio, segnatamente inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 6

7 2.3 Tasse Articolo 162, paragrafo 2, lettere c) e d), RMC Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMC Articolo 2, paragrafo 23, RTMC La domanda di registrazione di una licenza si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per ciascun marchio comunitario per il quale si richiede la registrazione di una licenza. Tuttavia, qualora in un unica domanda si richiedano più registrazioni di licenze e il titolare registrato e il licenziatario siano gli stessi e le condizioni contrattuali siano le stesse in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di EUR. Lo stesso importo massimo si applica qualora vengano richieste più registrazioni di licenze nello stesso momento, purché siano state depositate in un'unica domanda e il titolare registrato e il licenziatario siano gli stessi in tutti i casi. Anche le condizioni contrattuali devono essere le stesse. Ad esempio, una licenza esclusiva e una licenza non esclusiva non possono essere depositate in un'unica domanda, anche se riguardano le medesime parti. Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione della licenza viene respinta o ritirata. 2.4 Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda Richiedenti Articolo 22, paragrafo 5, RMC La registrazione di una licenza può essere richiesta presso l'ufficio: a) dal titolare dell MC congiuntamente al licenziatario; o b) dal titolare dell MC; o c) dal licenziatario. Le condizioni formali che la domanda deve soddisfare dipendono da chi la presenta. Si raccomanda di utilizzare la prima o la seconda opzione in quanto consentono un trattamento più rapido e semplice della domanda di registrazione della licenza Indicazioni obbligatorie riguardanti il marchio comunitario oggetto della licenza e il licenziatario Regola 31 e regola 33, paragrafo 1, REMC La domanda di registrazione di una licenza deve contenere le seguenti informazioni: Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 7

8 Regola 31, paragrafo 1, lettera a) e regola 33, paragrafo 1, REMC a) Il numero di registrazione del marchio comunitario interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi comunitari, occorre indicare ciascun numero. Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMC b) Il nome, l'indirizzo e la nazionalità del licenziatario e lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 31, paragrafo 2 e regola 33, paragrafo 1, REMC c) Se il licenziatario designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e il numero di identificazione (ID) attribuito dall'ufficio. Se il rappresentante non ha ancora ricevuto un numero di identificazione, occorre indicarne l'indirizzo professionale Requisiti riguardanti la persona che deposita la domanda - Firma, prova della licenza, rappresentanza Regola 79 e regola 82, paragrafo 3, REMC I requisiti riguardanti la firma, la prova della licenza e la rappresentanza variano a seconda della persona che deposita la domanda. Dove si fa riferimento al requisito della firma, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma Domanda presentata unicamente dal titolare dell MC Regola 1, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMC Quando la domanda viene presentata unicamente dal titolare del marchio comunitario, deve essere firmata dal titolare del marchio. Non è necessaria alcuna prova della licenza. L'Ufficio non informa il licenziatario dell avvenuta richiesta di registrazione della licenza. Tuttavia, lo informa nel momento in cui la licenza è iscritta nel registro. Qualora il licenziatario depositi presso l'ufficio una dichiarazione con cui si oppone alla registrazione della licenza, l'ufficio trasmette tale dichiarazione al titolare del marchio comunitario unicamente a scopo informativo. L'Ufficio non intraprende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione e registra la licenza. In seguito alla registrazione della licenza, un licenziatario che non approvi tale registrazione può ricorrere alla procedura di richiesta di cancellazione o modifica della licenza (cfr. paragrafo 3). Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 8

9 L'Ufficio non tiene conto dell eventualità che le parti, pur avendo stipulato un contratto di licenza, abbiano o meno pattuito di registrarlo presso l'ufficio. Qualsiasi controversia sulla decisione di procedere o meno alla registrazione e secondo quali modalità deve essere risolta tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 16 RMC) Domanda presentata congiuntamente dal titolare del marchio comunitario e dal licenziatario Quando la domanda è presentata congiuntamente dal titolare del marchio comunitario e dal licenziatario, deve essere firmata sia dal titolare dell MC sia dal licenziatario. In questo caso, la firma di entrambe le parti costituisce prova della licenza. Qualora si riscontri un'irregolarità formale riguardante la firma del licenziatario o il rappresentante, la domanda s intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare dell MC. Lo stesso vale nel caso di un irregolarità riguardante la firma o il rappresentante del titolare del marchio comunitario, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo licenziatario Domanda presentata unicamente dal licenziatario La domanda può essere presentata anche dal solo licenziatario. In questo caso, deve essere firmata dal licenziatario. Inoltre, occorre presentare una prova della licenza Prova della licenza Si considera prova sufficiente della licenza il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia accompagnata da uno dei seguenti documenti: una dichiarazione, firmata dal titolare del marchio comunitario o dal suo rappresentante, in cui si acconsente alla registrazione della licenza. Ai sensi della regola 31, paragrafo 5, lettera a), REMC, si considera prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione della licenza sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al paragrafo che precede. Il contratto di licenza, o un estratto del medesimo, che indichi le parti e il marchio comunitario oggetto della licenza e rechi le rispettive firme. È sufficiente presentare il contratto di licenza. In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate sui diritti di licenza e su termini e condizioni della licenza. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti, specifichi che l MC in questione è oggetto di una Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 9

10 licenza e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare. Una dichiarazione non certificata di licenza, redatta usando il modulo internazionale dell'ompi per la richiesta di registrazione di una licenza (che figura nell'allegato alla raccomandazione congiunta concernente le licenze di marchi, adottata dall Assemblea dell Unione di Parigi e dall Assemblea generale dell'ompi, riunioni del 25 settembre 3 ottobre 2000). Il modulo deve essere firmato sia dal titolare del marchio comunitario o dal suo rappresentante sia dal licenziatario o dal suo rappresentante. È reperibile all'indirizzo: Costituisce prova sufficiente della licenza il deposito su modulo standard dell'ompi di una dichiarazione di licenza non certificata. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie. Regola 95, lettere a) e b) e regola 96, paragrafo 2, REMC La prova della licenza deve essere: a) nella lingua dell'ufficio divenuta lingua procedurale per la registrazione della licenza, cfr. sopra, paragrafo 2.1; b) in qualsiasi lingua ufficiale dell'unione europea diversa dalla lingua procedurale. In questo caso l'ufficio può esigere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione del documento in una delle lingue dell'ufficio. Quando i documenti presentati a sostegno non sono in una lingua ufficiale dell Unione europea o nella lingua procedurale, l Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte che richiede la registrazione della licenza, in una delle lingue dell Ufficio, indicando un termine di due mesi dalla data della notifica di tale comunicazione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s intenderà presentato Rappresentanza Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale). Quando il richiedente la registrazione non ha né il domicilio né la sede principale di attività né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo nell'unione europea e ha presentato la richiesta da solo, il mancato rispetto del requisito della rappresentanza non consente di prendere in considerazione la domanda. Al riguardo il richiedente sarà informato mediante lettera e le eventuali tasse versate saranno rimborsate. Il richiedente la registrazione è quindi libero di presentare una nuova domanda. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 10

11 2.5 Contenuto facoltativo della domanda Regola 34, RMCR In funzione del tipo di licenza, la domanda di registrazione della licenza può contenere, oltre alla richiesta di registrazione, anche altre indicazioni, in particolare quelle riportate più avanti ai punti da a) ad e). Tali indicazioni possono essere inserite singolarmente o in qualsiasi combinazione, per una licenza (ad esempio una licenza esclusiva limitata nel tempo) o per più licenze (ad esempio una licenza esclusiva per A in relazione allo Stato membro X e un'altra per B in relazione allo Stato membro Y). Sono inserite nel registro dall'ufficio soltanto se nella domanda di registrazione della licenza stessa se ne richieda espressamente la registrazione. In mancanza di tale richiesta esplicita, l'ufficio non registra le indicazioni contenute nel contratto di licenza se tali indicazioni sono presentate, ad esempio, come prova della licenza. Tuttavia, se è richiesta l'iscrizione nel registro di una o più di queste indicazioni, devono essere specificati i seguenti elementi. Regola 34, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, REMC a) Se viene chiesta la registrazione di una licenza limitata a determinati prodotti o servizi, devono essere indicati i prodotti o servizi per i quali è concessa la licenza. Regola 34, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, REMC b) Se viene chiesta la registrazione di una licenza territorialmente limitata, nella domanda deve essere indicata la parte dell'unione europea per la quale è concessa la licenza. Una parte dell'unione europea può consistere in uno o più Stati membri o in una o più ripartizioni amministrative interne di uno Stato membro. Articolo 22, paragrafo 1, RMC Regola 34, paragrafo 1, lettera a), REMC c) Se viene chiesta la registrazione di una licenza esclusiva, nella domanda di registrazione deve essere fornita una dichiarazione in tal senso. Regola 34, paragrafo 1, lettera e), REMC d) Se viene chiesta la registrazione di una licenza concessa per un periodo di tempo limitato, deve essere specificata la data di scadenza della licenza. È possibile indicare in aggiunta la data d'inizio della licenza. Regola 34, paragrafo 1, lettera b), REMC e) Quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro dei marchi comunitari, la domanda di registrazione può specificare che si tratta di una sottolicenza. Le sottolicenze non possono essere registrate se prima non è stata registrata la licenza madre. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 11

12 2.6 Esame della domanda di registrazione Tasse Regola 33, paragrafo 2, REMC In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l Ufficio comunica al richiedente che la domanda non s intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché sia stato versato fin dall inizio l importo esatto della tassa Esame delle formalità obbligatorie Regola 33, paragrafo 3, REMC L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione della licenza è conforme ai requisiti formali menzionati al paragrafo 2.4 che precede (indicazione del numero del marchio o dei marchi comunitari, informazioni riguardanti il licenziatario o, se del caso, il rappresentante del licenziatario). Non viene esaminata la validità del contratto di licenza. Articolo 93, paragrafo 1, RMC Regole 33, 76 e 77, REMC L'Ufficio verifica se la domanda di registrazione della licenza sia stata debitamente firmata. Ove la domanda sia firmata dal rappresentante del licenziatario, può essere richiesta un autorizzazione da parte dell Ufficio o, nell ambito di procedimenti inter partes, dall altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante. Ove la domanda di registrazione della licenza sia firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il marchio comunitario in questione, le condizioni relative alla firma e alle autorizzazioni sono soddisfatte. Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMC L esame comprende la verifica dell obbligo del richiedente l iscrizione (ossia il titolare del marchio comunitario o il licenziatario) di essere rappresentato dinanzi all'ufficio (cfr. sopra, paragrafo 2.4.4). Regola 33, paragrafo 3, REMC L Ufficio informa per iscritto il richiedente l iscrizione in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato in tale comunicazione, che di norma è fissato in due mesi dalla data di notificazione, l'ufficio respinge la domanda di registrazione della licenza. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 12

13 Se la domanda è stata presentata congiuntamente dal titolare del marchio comunitario e dal licenziatario, l'ufficio invia la comunicazione al titolare trasmettendone copia al licenziatario. Se anche il licenziatario ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l'esistenza o la portata della licenza. Nei casi in cui la domanda di registrazione della licenza è depositata unicamente dal titolare del marchio comunitario, l'ufficio non informa il licenziatario. L'esame della prova della licenza sarà effettuato d'ufficio. L'Ufficio non prende in considerazione dichiarazioni o affermazioni da parte del licenziatario riguardo all'esistenza o alla portata della licenza o della registrazione; il licenziatario non può opporsi alla registrazione di una licenza. Regola 33, paragrafo 3, REMC Se la domanda è depositata dal licenziatario in base a una copia del contratto di licenza e se l'ufficio nutre ragionevoli dubbi sulla veridicità dei documenti, quest ultimo scrive al licenziatario invitandolo a eliminare tali dubbi. Sul licenziatario grava quindi l'onere di dimostrare l'esistenza della licenza, ossia di convincere l'ufficio della veridicità dei documenti e del loro contenuto. In tal caso l'ufficio può, nell ambito del proprio esame d'ufficio (articolo 76, paragrafo 1, RMC), invitare il titolare del marchio comunitario a presentare osservazioni. Se questi afferma che i documenti sono falsificati, ciò sarà sufficiente perché l'ufficio respinga la registrazione di una licenza, a meno che il licenziatario produca un ordine del tribunale di uno Stato membro dell'ue a proprio favore. Se i dubbi persistono, la registrazione della licenza è respinta. In simili casi, la procedura rimane sempre ex parte, anche se viene ascoltato il titolare del marchio comunitario; quest ultimo non è parte nel procedimento Esame degli elementi facoltativi Regola 34 REMC Se viene richiesto che la licenza sia registrata come: licenza esclusiva, licenza temporanea, licenza territorialmente limitata, licenza limitata a determinati prodotti o servizi, o sottolicenza, l'ufficio verifica che siano indicate le informazioni menzionate al paragrafo 2.4. Regola 34, paragrafi 1 e 2, REMC Per quanto riguarda l indicazione licenza esclusiva, l'ufficio accetta unicamente tale espressione disattendendo le altre formulazioni. Se non viene indicato espressamente licenza esclusiva, l'ufficio considera la licenza come non esclusiva. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 13

14 Se la domanda di registrazione indica che si tratta di una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dal marchio comunitario, l'ufficio verifica se i prodotti e servizi siano correttamente raggruppati e siano effettivamente coperti dal marchio comunitario. Regola 34, paragrafo 1, lettera b), REMC Per quanto riguarda la sottolicenza, l'ufficio verifica se sia stata concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro. L'Ufficio rifiuta la registrazione di una sottolicenza quando la licenza principale non sia stata iscritta nel registro. Tuttavia, l'ufficio non verifica la validità della domanda di registrazione di una sottolicenza come licenza esclusiva quando la licenza principale non è una licenza esclusiva né verifica se il contratto di licenza principale esclude la concessione di sottolicenze. È compito del licenziatario prestare attenzione a non stipulare e registrare contratti incompatibili e a cancellare o modificare iscrizioni che non siano più valide. Ad esempio, se una licenza esclusiva è stata registrata senza limitazioni per quanto riguarda i prodotti e il territorio ed è richiesta la registrazione di un'altra licenza esclusiva, l'ufficio registra la seconda licenza, anche se entrambe le licenze sembrano incompatibili a prima vista. Si presume che il contratto della seconda licenza sia compatibile con il contratto del prima licenza sin dall'inizio (e semplicemente l'iscrizione non è precisa per quanto riguarda il territorio o i prodotti) o a seguito di una modifica della situazione contrattuale che non era stata comunicata al registro dei marchi comunitari. Le parti, tuttavia, sono invitate ad aggiornare regolarmente e prontamente tutte le informazioni iscritte nel registro attraverso la cancellazione o la modifica delle licenze esistenti (cfr. paragrafo 3 seguente). Articolo 22, paragrafo 1, RMC Regola 33, paragrafo 3, regola 34, paragrafi 3 e 4, REMC Se mancano le indicazioni menzionate nel paragrafo 2.5, l'ufficio invita il richiedente l'iscrizione a presentare le informazioni supplementari. Se il richiedente non risponde a tale comunicazione, l'ufficio non tiene conto delle suddette indicazioni e registra la licenza senza menzionarle. Il richiedente ne sarà informato mediante decisione appellabile. 2.7 Procedura di registrazione e pubblicazioni Regola 33, paragrafo 4, REMC La licenza concernente le domande di MC viene annotata nei fascicoli tenuti dall Ufficio in ordine alla domanda di MC in questione. Regola 84, paragrafo 3, lettera j), e regola 85, paragrafo 2, REMC Quando il marchio è registrato, la licenza viene pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari e iscritta nel registro dei marchi comunitari. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 14

15 Regola 84, paragrafo 5, REMC L Ufficio informa entrambe le parti dell annotazione della licenza nei fascicoli tenuti dall Ufficio. Se entrambe le parti hanno designato un rappresentante, l'ufficio informa il rappresentante. Articolo 22, paragrafo 5, RMC Regola 84, paragrafo 3, lettera j), e regola 85, paragrafo 2, REMC Per i marchi comunitari, l Ufficio iscrive la licenza nel registro dei marchi comunitari e la pubblica nel Bollettino dei marchi comunitari. Se del caso, l'iscrizione nel registro indica che la licenza è: una licenza esclusiva, una licenza temporanea, una licenza territorialmente limitata, una sottolicenza, o una licenza limitata a determinati prodotti o servizi coperti dall MC. Solo questi dati sono menzionati. Nella pubblicazione non sono indicati: il periodo di validità di una licenza temporanea, il territorio coperto da una licenza territorialmente limitata, i prodotti e servizi coperti da una licenza parziale. È possibile avere accesso a queste informazioni mediante la consultazione dei fascicoli (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli). Le licenze sono pubblicate nella parte C.4 del Bollettino. Regola 84, paragrafo 5, REMC L'Ufficio informa il richiedente della registrazione della licenza. Nel caso in cui la domanda di registrazione della licenza sia stata depositata dal licenziatario, l'ufficio informerà della registrazione anche il titolare del marchio comunitario. 3 Cancellazione o modifica di una licenza di MC o di una domanda di MC Regola 35, paragrafo 1, REMC La registrazione di una licenza viene cancellata o modificata su richiesta di una delle parti interessate, vale a dire il richiedente, il titolare del marchio comunitario o il licenziatario registrato. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 15

16 L'Ufficio rifiuta la cancellazione, il trasferimento e/o la modifica di una licenza o di una sottolicenza quando la licenza principale non sia stata iscritta nel registro. 3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda Articolo 133, RMC Regola 35, paragrafi 3, 6 e 7, REMC Si applicano i paragrafi 2.1 e 2.2 di cui sopra. Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di cancellazione di una licenza utilizzando l'apposito modulo di domanda d'iscrizione. Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell Unione e si può scaricare dal sito Internet dell'ufficio. Le parti del procedimento possono anche utilizzare il modulo internazionale dell'ompi n. 1, richiesta di modifica/cancellazione di una licenza, scaricabile all'indirizzo o un modello di analogo contenuto e formato. 3.2 Persona che deposita la domanda Regola 35, paragrafo 1, REMC La domanda di cancellazione o modifica della registrazione di una licenza può essere depositata: a) congiuntamente dal richiedente/titolare del marchio comunitario e dal licenziatario; b) dal richiedente/titolare del marchio comunitario; o c) dal licenziatario registrato Cancellazione di una licenza Regola 35, paragrafo 4, REMC Se il richiedente o titolare dell MC e il licenziatario presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo licenziatario, non è necessaria la prova della cancellazione della licenza perché la domanda stessa implica una dichiarazione del licenziatario con cui questi acconsente alla cancellazione della registrazione della licenza. Quando è presentata soltanto dal richiedente/titolare dell MC, la domanda deve essere corredata dalla prova dell avvenuta estinzione della licenza registrata oppure da una dichiarazione del licenziatario con cui esso acconsenta alla cancellazione. Quando la domanda di cancellazione è presentata soltanto dal licenziatario registrato, il richiedente/titolare del marchio comunitario non viene informato della domanda. Le Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 16

17 eventuali osservazioni depositate dal titolare sono trasmesse al licenziatario, ma non precludono la cancellazione della licenza. Si applica, mutatis mutandis, il paragrafo Se il titolare del marchio comunitario accusa il licenziatario di frode, dovrà produrre come prova un ordine del tribunale. Non spetta all Ufficio effettuare indagini in merito. Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più licenze, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione. In tal caso, per la licenza cancellata sarà creato un nuovo numero d iscrizione. L'iscrizione nel registro di licenze limitate nel tempo, vale a dire licenze temporanee, non scade automaticamente e deve invece essere cancellata dal registro Modifica di una licenza Regola 35, paragrafo 6, REMC Se il richiedente/titolare dell MC e il licenziatario presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della licenza. Se la domanda è presentata dal richiedente/titolare del marchio comunitario, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l annotazione nel registro, è di natura tale da ridurre i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad esempio, se cambia il nome del licenziatario, se una licenza esclusiva diventa non esclusiva o se la licenza diventa territorialmente limitata, temporanea o limitata a determinati prodotti o servizi. Se la domanda è presentata dal licenziatario registrato, la prova della modifica della licenza è necessaria soltanto se la modifica, di cui si chiede l annotazione nel registro, è di natura tale da estendere i diritti del licenziatario registrato. Ciò si verifica, ad esempio, se una licenza non esclusiva diventa esclusiva o se una delle limitazioni apportate alla licenza quanto al territorio, alla portata, alla durata o ai prodotti o servizi viene cancellata del tutto o in parte. Se è necessaria una prova della modifica della licenza, è sufficiente la presentazione di uno qualsiasi dei documenti menzionati al paragrafo , fermo restando che: l accordo scritto deve essere firmato dall altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica della licenza come richiesto; la domanda di modifica/cancellazione di una licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata; la copia o l estratto del contratto di licenza deve indicare la licenza nella sua forma modificata. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 17

18 3.3 Contenuto della domanda Regole 26 e 35, REMC Si applica il paragrafo 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il licenziatario non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del licenziatario registrato. Se viene richiesta una modifica della portata di una licenza, ad esempio se una licenza diventa temporanea o se si modifica l area geografica di una licenza, si applica il paragrafo Tasse Cancellazione di una licenza Articolo 162, paragrafo 2, RMC Regola 35, paragrafo 3, REMC Articolo 2, paragrafo 24, RTMC La domanda di cancellazione della registrazione di una licenza si considera depositata soltanto dopo il versamento della tassa dovuta, il cui importo è di 200 EUR per cancellazione. Qualora vengano richieste più cancellazioni contemporaneamente o nella stessa domanda e il richiedente o il titolare del marchio comunitario e il licenziatario siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di EUR. Una volta versata, la tassa non sarà rimborsata se la domanda viene respinta o ritirata Modifica di una licenza Regola 35, paragrafo 6, REMC La modifica della registrazione di una licenza non è soggetta a tasse. 3.5 Esame della domanda Tasse Regola 35, paragrafo 3, REMC Qualora non sia stata versata la tassa dovuta per la domanda di cancellazione di una licenza, l'ufficio comunica al richiedente l iscrizione che la domanda non s intende depositata. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 18

19 3.5.2 Esame da parte dell'ufficio Regola 35, paragrafi 2 e 4, REMC Per quanto riguarda gli elementi obbligatori della domanda, si applica mutatis mutandis il paragrafo 2.6.3, anche rispetto alla prova della licenza, nella misura in cui tale prova sia richiesta. L'Ufficio notifica al richiedente le eventuali irregolarità, fissando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l'ufficio respinge la domanda di cancellazione o di modifica. Regola 35, paragrafo 6, e regola 84, paragrafo 5, REMC Si applica il paragrafo nella misura in cui la modifica della licenza ne dovesse mutare la natura o la limitazione a una parte dei prodotti e servizi coperti dal marchio comunitario/dalla domanda di marchio comunitario. La registrazione della cancellazione o modifica della licenza viene comunicata alla persona che ha depositato la domanda; se la domanda è stata depositata dal licenziatario, il richiedente/titolare del marchio comunitario riceve una copia di tale comunicazione. 3.6 Registrazione e pubblicazione Regola 84, paragrafo 3, lettera s) e regola 85, paragrafo 2, REMC Nel caso di un marchio comunitario registrato, la creazione, la cancellazione o la modifica sono iscritte nel registro dei marchi comunitari e pubblicate sul Bollettino dei marchi comunitari nella parte C.4. Nel caso di una domanda di marchio comunitario, la cancellazione o la modifica della licenza sono annotate nei fascicoli relativi alla domanda di marchio comunitario di cui trattasi. All atto della pubblicazione della registrazione dell MC, non è pubblicata alcuna menzione delle licenze cancellate, mentre in caso di modifica della licenza i dati modificati vengono pubblicati nella parte C.4. 4 Trasferimento di una licenza di MC o di una domanda di MC 4.1 Definizione del trasferimento di una licenza Articolo 22, paragrafo 5, RMC Una licenza riguardante una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato può essere trasferita. Il trasferimento di una licenza è diverso da una sottolicenza in quanto l ex licenziatario perde tutti i diritti conferiti dalla licenza ed è sostituito da un nuovo licenziatario, mentre nel caso di una sottolicenza, la licenza Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 19

20 principale rimane in vigore. Parimenti, il trasferimento di una licenza è diverso da una modifica del nome del titolare in quanto non implica nessuna modifica della titolarità (cfr. Direttive, parte E, sezione 3, Marchi comunitari come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimento). 4.2 Norme applicabili Regola 33, paragrafo 1, REMC La procedura per la registrazione del trasferimento di una licenza segue le stesse norme applicabili per la registrazione di una licenza, indicate ai precedenti paragrafi 2 e 3. Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMC Articolo 2, paragrafo 23, lettera b), RTMC Il trasferimento di una licenza è soggetto al pagamento di una tassa. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni menzionate nel paragrafo 2.3. Se, in conformità delle regole summenzionate, è necessaria una dichiarazione o la firma del richiedente o titolare del marchio comunitario, quest ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o dalla firma del licenziatario registrato (ex licenziatario). 5 Registrazione di licenze relative a disegni e modelli comunitari registrati Articolo 27, articolo 32 e articolo 33, articolo 51, paragrafo 4, RDC Articolo 24, articolo 25 e articolo 26, articolo 27, paragrafo 2, REDC Allegati (18) e (19), RTDC Le disposizioni giuridiche in materia di licenze contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC corrispondono alle rispettive disposizioni contenute nei regolamenti RMC, REMC e RTMC. Pertanto, sia i principi giuridici sia la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica delle licenze di marchio comunitario si applicano, mutatis mutandis, ai disegni e modelli comunitari, fatte salve le seguenti eccezioni e peculiarità. 5.1 Disegni e modelli comunitari registrati Nel diritto dei disegni e modelli comunitari non è prescritto il requisito dell'uso, con la conseguenza che non si pone il problema se l'uso da parte del licenziatario avvenga con il consenso del titolare del diritto. Il regolamento sui disegni e modelli comunitari e il relativo regolamento di esecuzione impongono l'indicazione dei prodotti nei quali è destinato ad essere incorporato o applicato il disegno o modello. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 20

21 Non è possibile una licenza parziale limitata a determinati prodotti nei quali è destinato ad essere incorporato o applicato il disegno o modello. Non è possibile registrare una licenza per un disegno o modello comunitario registrato limitata a una parte dei prodotti indicati. Qualsiasi limitazione della portata della licenza non viene presa in considerazione dall'ufficio, che registra la licenza come se tali restrizioni non fossero indicate. 5.2 Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati Articolo 37, RDC Articolo 24, paragrafo 1, REDC Una domanda di disegno o modello comunitario registrato può assumere la forma di una domanda di registrazione multipla per più disegni e modelli. Ai fini degli effetti giuridici delle licenze, nonché della procedura di registrazione delle licenze, ogni disegno o modello incluso in una domanda multipla va trattato come se si trattasse di domande separate; lo stesso vale anche dopo la registrazione dei disegni o modelli inclusi nella domanda multipla. In altri termini, ogni disegno o modello contenuto in una domanda multipla può costituire oggetto di licenze indipendentemente dagli altri. Le indicazioni facoltative relative al tipo di licenza e la procedura di esame menzionata in precedenza ai paragrafi 2.5 e (con l'eccezione della licenza limitata a determinati prodotti, che non è possibile) si applicano a ciascuno dei singoli disegni o modelli inclusi in una domanda multipla separatamente e indipendentemente. Allegati (18) e (19) RTDC La tassa di 200 EUR per la registrazione, il trasferimento o la cancellazione di una licenza si applica per ciascun disegno o modello e non per ciascuna domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di EUR in caso di presentazione di domande multiple. Esempio 1: in seguito a una domanda multipla per dieci disegni o modelli, sei di questi sono oggetto di registrazione di licenza a favore di uno stesso e unico licenziatario. La tassa da pagare è di EUR, a condizione che venga presentata un'unica domanda per la registrazione di queste sei licenze o che più domande siano presentate alla stessa data. La domanda può indicare che per tre di questi sei disegni o modelli si tratta di una licenza esclusiva, senza che ciò influisca sulle tasse da pagare. Esempio 2: in seguito a una domanda multipla per dieci disegni o modelli, cinque di questi sono oggetto di registrazione di licenza a favore di uno stesso e unico licenziatario. Viene concessa una licenza anche per un altro disegno o modello non incluso nella domanda multipla. La tassa da pagare è di EUR, a condizione che: Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 21

22 venga presentata un'unica domanda per la registrazione di queste sei licenze o che più domande siano presentate alla stessa data, e il titolare del disegno o modello comunitario e il licenziatario siano gli stessi in tutti i sei casi. 6 Registrazione di licenze per marchi internazionali Il sistema di Madrid consente la registrazione di licenze nei confronti di una registrazione internazionale. Tutte le richieste di registrazione di una licenza vanno presentate utilizzando il modulo MM13 direttamente all ufficio internazionale dal titolare registrato, o all ufficio nazionale di PI del titolare, o all ufficio di una parte contraente cui è concessa la licenza o all'ufficio del licenziatario. La richiesta non può essere presentata direttamente all'ufficio Internazionale dal licenziatario. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda d iscrizione dell UAMI. Informazioni dettagliate sulla registrazione di licenze si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da a della Guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell Intesa di Madrid e del protocollo di Madrid ( Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. Direttive, parte M, Marchi internazionali. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni del Registro Pag. 22