I BENI IMMATERIALI: UNA RISORSA CONCRETA E STRATEGICA DELL IMPRESA

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1 Ufficio di Verona Via Leone Pancaldo, 68 Tel. 045/ I BENI IMMATERIALI: UNA RISORSA CONCRETA E STRATEGICA DELL IMPRESA CCIAA di Verona, 13 aprile

2 SOMMARIO Qualifica dei beni immateriali valutabili; Caratteristiche dei principali beni immateriali valutabili; I dati necessari per la valutazione: la due diligence. 1

3 Che cos è un BENE IMMATERIALE? Conoscenza che può essere convertita in valore. European Management Journal 2

4 Le immobilizzazioni immateriali Codice civile e principi contabili nazionali CATEGORIA Beni immateriali (in senso stretto) Avviamento Oneri pluriennali brevetti, marchi, design CARATTERISTICHE di norma giuridicamente tutelati possono formare da soli oggetto di scambio e di rapporti giuridici non tutelato giuridicamente non trasferibile separatamente dall azienda spese di impianto e ampliamento, di pubblicità, di ricerca e sviluppo non tutelate giuridicamente non trasferibili 3

5 CARATTERISTICHE Ai fini della valutazione, i beni immateriali devono essere: IDENTIFICABILI in modo specifico; In grado di generare un beneficio economico (misurabile anche tramite stime) nel tempo TUTELABILI Oggetto di un diritto di proprietà SEPARABILE (dall azienda), TRASFERIBILE 4

6 CARATTERISTICHE IDENTIFICABILI in modo specifico; In grado di generare un beneficio economico (misurabile anche tramite stime) nel tempo TUTELABILI Oggetto di un diritto di proprietà SEPARABILE (dall azienda), TRASFERIBILE 5

7 IDENTIFICABILITA DEL BENE Ai sensi dell articolo 1 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30), l'espressione proprietà industriale comprende: Marchi e altri segni distintivi Indicazioni geografiche IGP Denominazioni di origine DOP e DOC Invenzioni e modelli d utilità Proprietà Industriale (art. 1 C.P.I.) Disegni e modelli Informazioni aziendali riservate Topografie dei prodotti a semi conduttori Nuove varietà vegetali 6

8 IDENTIFICABILITA DEL BENE I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti nel presente codice (art. 2 C.P.I. diritti titolati e non titolati). L attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo. marchi invenzioni design modelli di utilità 7

9 IDENTIFICABILITA DEL BENE I diritti di proprietà industriale titolati MARCHI BREVETTI MODELLI DESIGN sono titoli preferenziali ai fini della loro valorizzazione 8

10 IDENTIFICABILITA DEL BENE I diritti di proprietà industriale non titolati KNOW HOW (informazioni segrete) SEGNI DISTINTIVI DIVERSI DAL MARCHIO REGISTRATO INDICAZIONI GEOGRAFICHE E D ORIGINE 9

11 IDENTIFICABILITA DEL BENE I SEGNI DISTINTIVI diversi dal MARCHIO REGISTRATO Ditta Insegna Nome a dominio aziendale Indicazioni geografiche, denominazioni d origine Marchio di fatto (non registrato) SEGNO DISTINTIVO: strumento di collegamento, riconosciuto dalla legge, tra la clientela e gli esercenti di attività d impresa (ditta), i prodotti e i servizi (marchio), i locali commerciali (insegne), l attività telematica (nomi a dominio). connotato comune: funzione distintiva 10

12 IDENTIFICABILITA DEL BENE Tra i diritti non titolati, in Italia è particolarmente utilizzato (magari inconsapevolmente) il marchio di fatto. SVANTAGGI - onere della prova dell esistenza del diritto in capo al titolare; - non è suscettibile di convalida. A livello comunitario è riconosciuto il design non registrato ( di fatto ) SVANTAGGI - onere della prova dell esistenza del diritto in capo al titolare; - durata limitata: 3 anni; - ambito di protezione limitato: copie identiche volontarie. 11

13 IDENTIFICABILITA DEL BENE: MARCHIO Cos e un marchio? Il marchio è un segno distintivo idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere prodotti e/o servizi di un imprenditore da quelli di un altro. Art. 7 C.P.I. (Oggetto della registrazione) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. 12

14 Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa le parole ESEMPI compresi i nomi di persone 13

15 Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa disegni, lettere e cifre ESEMPI (NIKE) (MONTBLANC) (FILA Abbigliamento) (BUGNION) (Kuwait Petroleum Corporation) (Calling Card Company CARTE TELEFONICHE) (DOLCE E GABBANA) 14

16 ESEMPI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa suoni (METRO-GOLDWYN-MAYER LION ) INTEL 15

17 ESEMPI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa forma del prodotto e della sua confezione (KRAFT FOODS) (COCA COLA) (FERRERO) 16

18 ESEMPI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa le combinazioni o le tonalità cromatiche (Red Bull) (British Petroleum) 17

20 TUTELABILITA DEL BENE: MARCHIO REQUISITI PER LA TUTELABILITA DEL MARCHIO Novità: il segno deve essere nuovo ossia non deve essere identico o simile a segni anteriormente adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo (ad es. come ditta ). Capacità distintiva: il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o servizi di una determinata impresa da quelli di un altra. Marchi forti : nessuna attinenza concettuale con il prodotto (es: Samurai per stuzzicadenti). Marchi deboli : dotati di un significato che richiama il prodotto e/o servizio contraddistinto o una sua caratteristica (es. Ansiolin per prodotti farmaceutici antidepressivi) Liceità: il marchio non deve essere contrario alla legge, ordine pubblico, buon costume. Verità: il marchio non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare circa la provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti/servizi 19

21 TUTELABILITA DEL BENE: MARCHIO PROCEDURE DISPONIBILI: Deposito di marchio Nazionale (tutela in un solo Paese). Oppure nessun deposito (rischioso): marchio di fatto (in Italia) Deposito di Marchio Internazionale: (tutela nei Paesi aderenti all Accordo/Protocollo di Madrid) (85 Paesi aggiornato al 31 marzo 2011) Deposito di marchio Comunitario: (tutela nei Paesi dell Unione Europea) (27 Paesi) PRIORITA ENTRO 6 MESI DAL PRIMO DEPOSITO 20

22 TUTELABILITA DEL BENE: MARCHIO BENEFICIO ECONOMICO NEL TEMPO Con la REGISTRAZIONE il titolare ottiene un diritto di MONOPOLIO ECONOMICO, ossia il diritto di uso esclusivo del marchio e IL DIRITTO DI VIETARE A TERZI l uso dello stesso senza il proprio consenso. Durata del marchio registrato (Italia e comunitario): 10 anni dal deposito rinnovabile indefinitamente per altri periodi di 10 anni 21

24 IDENTIFICABILITA DEL BENE: DESIGN (Art. 31, 1 comma, C.P.I) Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l aspetto dell intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee colori forma struttura superficiale contorni materiali ornamenti - San Lazzaro di Savena, 4 novembre

25 (Art. 31, 2 comma, C.P.I.) Cosa si intende per PRODOTTO? Qualsiasi oggetto industriale o artigianale. Compresi: i COMPONENTI che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso gli IMBALLAGGI le PRESENTAZIONI IDENTIFICABILITA DEL BENE: DESIGN i SIMBOLI GRAFICI e CARATTERI TIPOGRAFICI 24

26 ABBIGLIAMENTO (classe 2, Accordo di Locarno) ESEMPI ARTICOLI DA VIAGGIO (classe 3, Accordo di Locarno) 25

27 ESEMPI ARREDAMENTO (classe 6, Accordo di Locarno) 26

28 OROLOGI ED ALTRI STRUMENTI DI MISURA (classe 10, Accordo di Locarno ) ESEMPI 27

29 IMBALLAGGI E RECIPIENTI per il trasporto o la movimentazione delle merci (classe 9, Accordo di Locarno ) ESEMPI 28

30 ESEMPI CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) 29 11

31 ESEMPI CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) 30

32 ESEMPI CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) 31

33 ESEMPI SUOLE PER CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) 32

35 TUTELABILITA DEL BENE: DESIGN NOVITA (Art. 32 e 34, Codice dei diritti di proprietà industriale) NON DEVE ESISTERE un disegno o modello IDENTICO divulgato anteriormente La DIVULGAZIONE DEL DESIGN (es. pubblicazione a seguito di registrazione, esposizione in fiera, uso in commercio) compiuta da un TERZO PRIMA della data di deposito (o di priorità) NE IMPEDISCE LA TUTELA NON C E DIVULGAZIONE SE il modello o disegno anteriore NON poteva essere ragionevolmente CONOSCIUTO dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella U.E. La DIVULGAZIONE DEL DESIGN compiuta dallo stesso AUTORE (o avente diritto) NON PREGIUDICA l ottenimento di una valida registrazione solo se il deposito della domanda avviene entro i 12 MESI SUCCESSIVI (cosiddetto anno di grazia ). 34

36 TUTELABILITA DEL BENE: DESIGN CARATTERE INDIVIDUALE (Art. 33, Codice dei diritti di proprietà industriale) L IMPRESSIONE GENERALE CHE IL DISEGNO O MODELLO IN ESAME SUSCITA NELL UTILIZZATORE INFORMATO DEVE ESSERE DIVERSA DALL IMPRESSIONE GENERALE DERIVANTE DA QUALSIASI DISEGNO O MODELLO DIVULGATO ANTERIORMENTE 35

37 TUTELABILITA DEL BENE: DESIGN ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE: (Art. 35 e 36, Codice dei diritti di proprietà industriale) Parti NON VISIBILI durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale (esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione) Caratteristiche dell aspetto di un prodotto determinate UNICAMENTE dalla sua FUNZIONE TECNICA; Caratteristiche dell aspetto del prodotto necessarie per consentire al prodotto di essere UNITO o CONNESSO con altro prodotto; 36

38 TUTELABILITA DEL BENE: DESIGN PROCEDURE DISPONIBILI DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE COMUNITARIO (27 paesi della UE) INTERNAZIONALE (Accordo dell Aia) PRIORITA ENTRO 6 MESI DAL PRIMO DEPOSITO 37

39 TUTELABILITA DEL BENE: DESIGN BENEFICIO ECONOMICO NEL TEMPO Con la REGISTRAZIONE il titolare ottiene un diritto di MONOPOLIO ECONOMICO, ossia il diritto di uso esclusivo del design e IL DIRITTO DI VIETARE A TERZI l uso dello stesso senza il proprio consenso. Durata del design registrato (Italia e comunitario): 5 anni dal deposito rinnovabile ogni quinquennio fino ad un massimo di 25 anni 38

41 IDENTIFICABILITA DEL BENE: BREVETTO Cos è un invenzione? Una soluzione nuova e originale di un problema tecnico suscettibile di essere applicata industrialmente Invenzione di prodotto Invenzione avente ad oggetto un prodotto, es. un dispositivo, un apparato, una macchina, un composto chimico. Invenzione di procedimento Invenzione avente ad oggetto un metodo suscettibile di applicazione industriale. 40

42 Articolo 45 (Oggetto del brevetto) IDENTIFICABILITA DEL BENE BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE Le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove, originali e applicabili industrialmente. Non sono considerate invenzioni: scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, piani per fare business, programmi per elaboratore (in quanto tali), presentazioni di informazioni. Non possono costituire oggetto di brevetto: metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, varietà vegetali e razze animali, procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche inerenti al corpo umano (es. clonazione umana, modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano, procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane) 41

43 ESEMPI Aereo ad energia solare US - NASA,

44 ESEMPI Veicolo a motore Selden US 1895 Macchina volante Wright US

45 PROCEDURE DISPONIBILI Brevetto nazionale TUTELABILITA DEL BENE: DESIGN Brevetto europeo Brevetto Internazionale (P.C.T. - Patent Cooperation Treaty) (142 Paesi aggiornato al 31 marzo 2011) PRIORITA ENTRO 12 MESI DAL PRIMO DEPOSITO - San Lazzaro di Savena, 4 novembre

46 TUTELABILITA DEL BENE BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA Articolo 82 (Oggetto del brevetto) Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti. Soluzioni tecniche che incrementano l utilità di un oggetto 45

47 TUTELABILITA DEL BENE: BREVETTO BENEFICIO ECONOMICO NEL TEMPO Con la CONCESSIONE DEL BREVETTO il titolare ottiene un diritto di MONOPOLIO ECONOMICO, ossia ottiene la facoltà esclusiva di attuare l invenzione nel territorio dello Stato. In particolare, il titolare ha il DIRITTO DI VIETARE A TERZI: a) se si tratta di un prodotto, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se si tratta di un procedimento, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Durata (Italia e brevetto europeo): 20 anni dal deposito 46

49 IDENTIFICABILITA DEL BENE: SEGRETO INDUSTRIALE Art. 98 C.P.I. (Oggetto della tutela) Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. I dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio (prodotti chimico-farmaceutici) 48

51 TUTELABILITA DEL BENE: SEGRETO INDUSTRIALE BENEFICIO ECONOMICO NEL TEMPO Art. 99 C.P.I. (Tutela) Il LEGITTIMO DETENTORE delle informazioni e delle esperienze aziendali ha IL DIRITTO DI VIETARE AI TERZI, salvo proprio consenso, di ACQUISIRE, RIVELARE od UTILIZZARE, IN MODO ABUSIVO, le informazioni e esperienze aziendali (salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo) Durata: finché dura il segreto! 50

52 CARATTERISTICHE Ai fini della valutazione, i beni immateriali devono essere: IDENTIFICABILI in modo specifico; In grado di generare un beneficio economico (misurabile anche tramite stime) nel tempo TUTELABILI Oggetto di un diritto di proprietà SEPARABILE (dall azienda), TRASFERIBILE 51

53 SEPARABILITA e TRASFERIBILITA Marchi, brevetti, design possono essere oggetto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito a seguito di accordo tra le Parti e indipendentemente dall azienda o dal ramo d azienda. Osservazioni Marchio: il trasferimento può avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato. Eccezione per il brevetto: il preuso dell'invenzione (nei 12 mesi antecedenti al deposito) e' trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. Eccezione per il design comunitario: preuso può esser trasferito soltanto unitamente all azienda in cui è utilizzato il design 52

54 SEPARABILITA e TRASFERIBILITA Aspetti critici del trasferimento del segreto industriale: - Precisa e chiara identificazione delle informazioni segrete da trasferire; - Necessità di prevedere accordi di segretezza con la Parte acquirente, per evitare di compromettere il segreto, nel caso in cui il trasferimento non dovesse concludersi. 53

55 Dati per due diligence BREVETTI / MODELLI UTILITA Stato del brevetto (ancora domanda o concesso); Estensione della protezione territoriale del brevetto; File history delle domande di concessione; Esame di merito (rapporti di ricerca EPO / U.S.A., Italia); Verifica dei requisiti di brevettabilità (novità, originalità, industrialità); Ricerca di anteriorità (integrativa, se già eseguita dagli Uffici competenti); Valutazione del grado di indipendenza del brevetto da altre privative; Verifica sull esistenza di eventuali contraffazioni; Verifica sul rischio di contraffazione e sulla difficoltà di accertamento. 54

56 Dati per due diligence MARCHI Stato del marchio (ancora domanda o registrato); Verifica dell elenco prodotti/servizi (classi merceologiche); Estensione della protezione territoriale del marchio; File history delle domande di registrazione; Verifica dei requisiti di registrabilità (novità, capacità distintiva,liceità); Ricerca di anteriorità; Esame delle problematiche relative all uso del marchio (decadenza); Verifica sull esistenza di eventuali contraffazioni ( dilution ). 55

57 Dati per due diligence DESIGN Stato del design (ancora domanda o registrato); Estensione della protezione territoriale del design; File history delle domande di registrazione (ove esiste esame); Verifica dei requisiti di registrabilità (novità, carattere individuale); Ricerca di anteriorità (importante, perché raramente fatta dagli Uffici); Verifica sull esistenza di eventuali contraffazioni. 56

58 Dati generici Verifica della titolarità (ivi comprese le trascrizioni); Verifica della possibilità di estendere la protezione ad altri Paesi (priorità rivendicabile, provvedimenti di rifiuto già emessi, azioni ufficiali di rigetto, etc.); 57

59 Grazie per l attenzione BUGNION S.p.A. Ing. Marco Lissandrini verona@bugnion.it 58