Guida alla Ricerca e Sviluppo (R&D) per le PMI Europee in Cina

Transcript

1 Guida alla Ricerca e Sviluppo (R&D) per le PMI Europee in Cina Introduzione alla R&D Sviluppare la vostra strategia di R&D La titolarità della PI La concessione di licenze di PI Costruire un portfolio di DPI di valore Per una consulenza gratuita, confidenziale e di taglio operativo in materia di DPI nel giro di sette giorni lavorativi, scrivete all indirizzo question@chinaiprhelpdesk.eu Fondato da: China IPR SME Helpdesk Introduzione alla R&D Molte PMI europee potrebbero decidere di non svolgere alcuna attività di R&D in Cina in quanto non dispongono di un laboratorio o di strutture di ricerca in loco, ma in realtà, una percentuale elevata di queste imprese è impegnata in attività che rientrano in almeno una di queste definizioni: ricerca o sviluppo. Tra i possibili esempi di progetti di R&D potrebbe esservi quello di una PMI che stipula un contratto con un impresa locale per utilizzare gli ingegneri di quest ultima al fine di sviluppare un prototipo in un prodotto o un applicazione commerciale, oppure quello di una PMI che lavora con ricercatori locali in un università cinese per progettare un database digitale che sia accessibile via Internet per gli utenti in Europa. La tutela della proprietà intellettuale (PI) è un aspetto critico per le PMI europee che vengono in Cina desiderose di sfruttare il potenziale di mercato per far crescere il proprio business, o il bacino di talenti per lo sviluppo tecnologico. Nel caso in cui durante lo svolgimento di attività di R&D in Cina, venga creata una nuova proprietà intellettuale, è importante che i diritti sulla stessa siano stati chiaramente definiti fin dall'inizio in modo da evitare successive contestazioni. Caso di Studio Informazioni Utili Questa guida evidenzia alcuni aspetti importanti che debbono essere considerati in relazione ad attivita di ricerca e sviluppo in Cina, e descrive alcune tecniche e strategie che potrebbero risultare utili. Vale la pena sottolineare che le pratiche legali qui descritte devono essere considerate nel contesto degli specifici modelli d affari e metodi di sviluppo tecnologico. 2. Sviluppare la vostra strategia di R&D Quando si affrontano le problematiche relative ai diritti di proprietà intellettuale (DPI) nel campo dell R&D, la gente si focalizza spesso e rapidamente sulle questioni relative alla titolarità dei DPI, alle licenze, alle azioni di tutela, ecc. Tutti questi aspetti sono importanti. Tuttavia consigliamo di esaminare i seguenti quesiti prima di discutere le potenziali strutture giuridiche con il vostro legale. 1) Qual è il mercato di riferimento nel vostro modello di business attuale? Se ci si concentra sul mercato cinese, i partner commerciali in Cina potrebbero avanzare richieste molto più significative, inclusa quella di 1

2 Guida alla ricerca e sviluppo (R&D) per le PMI europee in Cina condividere la proprietà dei DPI, in cambio dell aiuto fornito nello sviluppo del prodotto e del mercato. 2) Chi saranno gli inventori? Se gli inventori principali non sono cittadini cinesi, avrete molto più potere nel decidere come controllare i DPI. Se invece ci si aspetta dalla parte cinese un contributo significativo, la titolarità dei DPI diventerà una questione più sensibile al momento di negoziare i termini del contratto. Per mantenere gli inventori alle proprie dipendenze, nel caso in cui la proprietà dell invenzione non venga a loro attribuita, sarà necessario riconoscergli un livello sufficiente di premi e incentivi. potrebbe aprire la porta a soluzioni creative. 5) Che cosa succede se la vostra impresa in Cina fallisce? I DPI potrebbero essere l'unico asset che vi rimane in caso di fallimento della vostra avventura d affari in Cina. Se, per esempio, la vostra impresa attuale dovesse chiudere, sareste in grado di utilizzare in modo sicuro la PI che avete sviluppato in un altro luogo, in un diverso settore, o con altri partner? Provare a immaginare lo scenario peggiore, permette di comprendere quali sarebbero le proprie possibilità di ripresa. Inoltre, è necessario prendere in considerazione lo status giuridico degli inventori cinesi. Se l'inventore è un lavoratore dipendente di un altro soggetto, come ad esempio un ricercatore in un università locale, l'inventore potrebbe avere l obbligo contrattuale di assegnare i propri diritti di proprietà intellettuale a quel datore di lavoro. Ignorare gli obblighi giuridici preesistenti dell'inventore potrebbe causare seri problemi. 3) La tecnologia potrà servire anche in altri settori? Molto spesso le PMI importano tecnologie promettenti per sviluppare applicazioni o prodotti che si adattino al mercato cinese. Le imprese spesso focalizzano l attenzione sui DPI riguardanti le particolari applicazioni o prodotti in fase di sviluppo. La tecnologia sottostante potrebbe, però, avere un applicazione anche in altri settori. Spesso il controllo dei DPI concernenti la tecnologia sottostante ed il risultato prodotto dal R&D hanno un valore di gran lunga maggiore. 4) Siete disposti a cedere DPI in cambio di una partecipazione? Le controparti cinesi con cui lavorate potrebbero avere il vostro medesimo livello di attenzione in materia di DPI. Sareste disposti a cedere DPI in cambio di azioni, stock option o di altre forme di partecipazione nelle loro imprese in Cina? La risposta a questa domanda 3. La titolarità della PI Titolarità della PI si rivela una questione meno problematica se semplicemente si decide di costituire un entità giuridica in Cina per svolgere tutte le attività di R&D. Si può scegliere di depositare le domande di brevetto con il nome del soggetto cinese, o delle sue affiliate al di fuori della Cina. Il posizionamento dei DPI in capo ad un'entità all'estero potrebbe garantire maggiore flessibilità per soddisfare le future esigenze operative e di finanziamento. Le imprese tendono 2

3 tuttavia a depositare sempre più spesso le domande di brevetto in nome delle proprie articolazioni cinesi, al fine di potersi qualificare per i piani d incentivazione offerti dalle amministrazioni locali. Se invece, in una certa misura, si fa affidamento sul proprio partner d'affari, la questione della titolarità dei DPI può risultare più complicata. Elenchiamo di seguito alcune scelte possibili: Proprietà esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale da parte della PMI europea Proprietà esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale da parte del partner commerciale cinese Comproprietà, ripartita tra la PMI europea e il partner commerciale cinese. I termini della comproprietà possono essere in gran parte definiti contrattualmente. La tematica dell attribuzione della titolarità può rivelarsi sensibile tra le PMI straniere e i partner commerciali cinesi. Contestare la titolarità di un DPI in modo troppo fermo potrebbe mettere a rischio la cooperazione futura. È quindi consigliabile rivedere in toto il proprio modello di business e sottoscrivere accordi che disciplinino preventivamente la proprietà, la concessione di licenze e gli altri strumenti legali atti sostenere gli interessi commerciali condivisi, in modo da definire chiaramente e fin dall'inizio la titolarità dei diritti. Ad esempio, se ci si rende conto che il software che si è sviluppato potrebbe essere applicato anche ad un altro modello di business, che non ha alcuna relazione con il vostro partner commerciale cinese, potrebbe essere necessario redigere con attenzione l'accordo in modo tale da essere liberi di utilizzare la tecnologia in altri campi. Qualora ciò non avvenisse, si potrebbero potenzialmente avere controversie in futuro. 4. La concessione di licenza di PI Una licenza di PI è un contratto che definisce dove, quando e come un determinato DPI può essere utilizzato, gratuitamente, in cambio di royalties o di altri servizi, da un soggetto terzo. La concessione di licenze costituisce un aspetto fondamentale della maggior parte dei contratti di R&D. Maggiore è la leva che il socio in affari cinese ha in termini di conoscenza del mercato e capacità di esecuzione, maggiore dovrà probabilmente essere la considerazione data alle possibili forme di licenza. Nella pratica, le licenze costituiscono probabilmente uno degli strumenti giuridici più importanti che le PMI tendono spesso a sottovalutare. Parte del motivo è che le PMI spesso non confidano nell'efficacia e nell'applicabilità dei contratti che stipulano con i partner cinesi. Ad esempio, gli operatori economici delle PMI possono avere timore di eventuali decisioni giudiziali ingiuste e delle difficoltà concernenti l esecuzione delle sentenze. Anche se queste considerazioni potrebbero in alcuni casi essere giustificate, le PMI non dovrebbero sottovalutare l'importanza di utilizzare i contratti, poiché la mancanza di un accordo per iscritto porterà inevitabilmente al disastro. Tutte le possibili modalità di licenza dovrebbero essere ben ponderate prima di avviare la negoziazione. In Cina sono consentiti i più comuni tipi di licenza, come quelle esclusive e non esclusive. Le leggi e i regolamenti sono redatti in modo tale da lasciare un ampia autonomia alle parti, che possono decidere cosa fare delle proprie licenze di PI. Le parti possono negoziare e raggiungere un accordo sulle seguenti disposizioni: L ambito territoriale della licenza: la licenza copre solo la Cina o è applicabile in tutto il mondo? È meglio avere una licenza che copre una specifica area geografica in Cina? Durata della concessione: Quando scade la licenza? Come dovrebbe essere rinnovata? 3

4 Guida alla ricerca e sviluppo (R&D) per le PMI europee in Cina Può essere revocata in determinate circostanze chiaramente definite nel contratto? PI in licenza: State concedendo in licenza solo i vostri brevetti? Che dire di copyright e marchi? Che dire di tipi di PI meno conosciuti come ad esempio l'interfaccia grafica utente, le informazioni sensibili dei clienti, le competenze speciali? Alcune innovazioni potrebbero non essere completamente protette dal brevetto, marchio o copyright, ma è possibile tutelarsi contrattualmente. Per ottenere ulteriori informazioni sulla tutela dei segreti commerciali, vi invitiamo a consultare la guida dell Helpdesk per la protezione dei segreti commerciali in Cina e la guida di Helpdesk all utilizzo dei contratti in Cina. Prodotti coperti dalla licenza: È necessario definire chiaramente quali tipi di prodotti e servizi sono coperti dalla licenza. Royalties: è possibile scegliere un pagamento forfettario, somme variabili, ecc., o anche operare a titolo gratuito per un certo periodo e solo successivamente a pagamento. Dovrebbero inoltre essere affrontate anche le questioni fiscali e contabili. Limitazioni della licenza: Siete tenuti a offrire garanzie o a indennizzare tutto ciò che dovesse essere richiesto dal partner cinese? Pensate a possibili modi per limitare la vostra responsabilità. Altre disposizioni importanti: Ogni licenza è diversa, non immaginate che un modello possa adattarsi a tutte le esigenze. Lavorate con il vostro legale e riflettete sui vostri interessi commerciali, e fate in modo di concludere accordi di reciprocità con i vostri partner. Nota importante: nel contesto di uno sviluppo condiviso di PI, tenete a mente che le leggi cinesi non consentono alle imprese straniere di conservare la titolarità delle migliorie che sono state apportate da una parte cinese, salvo che la stessa venga in qualche modo remunerata per tali invenzioni. Tale remunerazione può essere sotto forma di denaro, profitti condivisi, partecipazioni, o altri tipi di diritti di proprietà. Le leggi cinesi richiedono anche che l impresa estera che fornisce le tecnologie, certifichi la qualità e l utilizzabilità delle tecnologie, e si faccia carico delle responsabilità nel caso in cui le tecnologie risultassero aver violato diritti di terzi. Le PMI europee e i loro partner commerciali cinesi dovrebbero, pertanto, negoziare e concordare soluzioni eque e praticabili prima di procedere con un accordo. 5. Costruire un portfolio di DPI di valore Dopo la sottoscrizione con i partner cinesi di un contratto che definisca la titolarità e la cessione di licenze con partner cinesi, i passi concreti che le PMI europee debbono compiere per riuscire a sviluppare un portfolio di DPI di valore richiedono una buona disciplina e una buona gestione. A causa di vincoli di bilancio, per la maggior parte delle PMI potrebbe non essere del tutto realistico far brevettare tutte le proprie invenzioni, è quindi necessario compiere una selezione per capire quali sono i brevetti che devono a tutti i costi essere depositati. Si deve sempre ricordare che è estremamente difficile far valere i propri diritti o dimostrare la titolarità delle invenzioni che non sono brevettate. 4

5 Di seguito una lista di controllo delle azioni più importanti che non bisogna dimenticare: Redigere una domanda di brevetto di qualità: La stesura iniziale può essere fatta in cinese o in una lingua straniera. Si può anche depositare una domanda internazionale (PCT) dalla Cina, se si ritiene giustificabile in termini di costi e prospettive strategiche. Se la domanda deve essere tradotta, tuttavia, è importante prestare attenzione alla qualità della traduzione. Se avete bisogno di ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione dei brevetti in Cina, vi invitiamo a consultare la guida dell Helpdesk alle strategie su brevetti e marchi. Licenza di brevettazione all estero: Se un invenzione è sviluppata in Cina, sia da ingegneri cinesi sia europei, il deposito di una domanda di brevetto per tale invenzione richiederà una licenza di brevettazione all estero rilasciata dallo State Intellectual Property Office (SIPO). Le licenze di brevettazione all estero sono spesso concesse in breve tempo, salvo che la tecnologia sia relativa ad aree sensibili come la sicurezza nazionale. Entità registrante: Se un entità giuridica cinese, costituita da una PMI estera, da sola o congiuntamente con un partner commerciale cinese, mantiene la titolarità completa su un DPI, la stessa dovrà presentare una domanda di brevetto a proprio nome. I brevetti possono essere successivamente trasferiti o concessi in licenza alla PMI straniera. Se una PMI straniera riesce a essere la sola titolare di tutte le tecnologie oggetto dell attività di R&D, la stessa potrà chiedere la brevettazione a proprio nome. Trasferimento dei brevetti dopo il deposito: il governo cinese ha imposto restrizioni (o in alcuni casi ha vietato) il trasferimento della proprietà di alcuni tipi di tecnologie a imprese o individui stranieri. Si tratta per lo più di innovazioni uniche, o comunque che possono avere significativi effetti a lungo termine sugli interessi sociali, economici e tecnologici della Cina. Tra le tecnologie di cui è proibita l'esportazione vi sono, per esempio, quelle relative alla produzione della medicina tradizionale cinese, ai rilevamenti topografici, all allevamento di bestiame, alla crittografia e alla sicurezza delle reti informatiche. Consigliamo alle PMI straniere che ritengono che le tecnologie sviluppate sotto la loro attività di R&D in Cina possano essere in qualche modo ritenute sensibili, di controllare il Catalogue of Export Restricted Technologies e il Catalogue of Export Prohibition Technologies. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la guida Helpdesk sui trasferimenti di tecnologie. Forme di PI diverse dai brevetti: oltre ai brevetti, possono rivestire grande importanza anche i copyright e i segreti commerciali. I contratti che disciplinano la titolarità o la cessione in licenza della PI dovrebbero includere disposizioni dettagliate sia in tema di copyright sia di segreti commerciali. Per quanto riguarda i copyright, anche se la registrazione delle opere protette da copyright presso le autorità preposte come la National Copyright Administration non è necessaria, potrebbe comunque essere utile come prova di titolarità di questi diritti. Iscrizione e registrazione delle licenze: se sono concesse delle licenze di PI relativa ad attività di R&D, le leggi ed i regolamenti cinesi potrebbero richiedere specifici requisiti di registrazione e iscrizione. Le licenze di tecnologia potrebbero, per esempio, dover essere iscritte o registrate presso le autorità amministrative locali, come il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) e la State Intellectual Property Office (SIPO). Se la licenza prevede clausole di pagamento di royalty, l'iscrizione e la registrazione è necessaria ai sensi delle norme in materia di controllo valutario, per permettere la remissione dei pagamenti da filiali locali di banche cinesi a conti bancari all'estero. Regole di remunerazione dei dipendenti: Nel caso in cui una PMI europea assumesse i dipendenti per svolgere attività di R&D e sviluppare invenzioni, è importante che tenga conto delle norme cinesi sulla remunerazione dei dipendenti. Queste regole mirano a garantire che gli inventori ottengano la giusta remunerazione e i giusti benefici dai brevetti che inventano. Le 5

6 Guida alla ricerca e sviluppo (R&D) per le PMI europee in Cina norme attuali consentono al datore di lavoro e ai dipendenti di disciplinare il modo in cui questi ultimi sono ricompensati per le loro invenzioni. In assenza di un accordo tra il datore di lavoro e il dipendente, tuttavia, si applicheranno le regole previste dalla legge cinese sui brevetti. Un inventore o inventore-dipendente potrebbe pretendere che gli sia riconosciuto il 2% dei profitti annuali derivanti dal brevetto o dal modello di utilità relativo all invenzione da lui sviluppata. Bisogna, inoltre, sottolineare che, nel caso in cui il corrispettivo pattuito nel contratto sia troppo basso (e quindi ritenuto irragionevole secondo il diritto cinese) la clausola contrattuale relativa alla remunerazione potrebbe risultare nulla, costringendo in ultima istanza il datore di lavoro a pagare un compenso più elevato. Per comprendere la definizione di rimborso ragionevole, si può fare riferimento alla legge cinese sui brevetti, che richiede, in assenza di altri accordi, che il datore di lavoro corrisponda un premio non inferiore a RMB a un dipendente che completa un brevetto per invenzione, e pari a RMB a un dipendente che completa un modello di utilità o un brevetto di progettazione. Per ottenere maggiori informazioni sui contratti, vi invitiamo a consultare la guida dell Helpdesk sull utilizzo dei contratti in Cina 6

7 Caso di Studio Una PMI europea aveva elaborato un algoritmo unico e un prototipo di software nel campo della ricerca video. La PMI aveva individuato un partner promettente in Cina, per condurre attività di R&D in comune. Lo scopo dell attività di R&D in comune era quello di lanciare un prodotto software adatto ai motori di ricerca cinesi. Il partner commerciale cinese disponeva di un team di R&D e un impressionante capacità di marketing in Cina. Il partner commerciale cinese offriva pertanto una partecipazione nella sua attuale impresa in cambio dei diritti di proprietà intellettuale sui frutti futuri dell attività di R&D. Alla luce di ciò, come devono essere trattati gli aspetti relativi ai DPI? Suggerimenti Titolarità della PI: Il potenziale di mercato e la forza del business partner cinese sono potenzialmente in grado di rendere difficile, per la PMI europea, l'ottenimento della piena titolarità dei DPI. Si potrebbe considerare l opzione di una comproprietà di PI in Cina e la piena proprietà di PI al di fuori della Cina. Licenza: La PMI europea dovrebbe valutare le potenziali applicazioni del suo algoritmo e software in settori diversi da quello dei motori di ricerca. La PMI può prendere in considerazione la possibilità di concedere una licenza esclusiva al business partner cinese per il settore dei motori di ricerca, conservando il diritto di utilizzare la tecnologia per le altre applicazioni commerciali, come ad esempio i servizi di sorveglianza o i sistemi di controllo del traffico. Se la PMI desidera che gli sia restituita una licenza dal partner commerciale cinese per questi futuri sviluppi, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità che la joint-venture si sciolga o fallisca a causa della bancarotta del partner commerciale cinese. In base alla legge fallimentare in Cina, le licenze concesse ad una società in fallimento possono essere riottenute senza indennizzo. Portfolio di DPI: la PMI europea dovrebbe stipulare un contratto con il partner commerciale per disciplinare come saranno depositate le domande di brevetto, come saranno gestite le tecnologie non brevettate, i codici sorgente, ecc. Si tratta di un aspetto fondamentale per minimizzare il rischio di future controversie. Informazioni Utili Il vostro primo passo dovrebbe essere quello di rivedere la vostra strategia di business e di porvi le seguenti domande: con chi state concludendo l accordo, qual è il potenziale delle vostre tecnologie nell'ambito della R&D, quali sono gli scenari peggiori possibili? La titolarità della PI e la cessione di licenze sono probabilmente gli aspetti più importanti nella stesura di un accordo di R&D. Le diverse modalità di licenza, in particolare, possono offrire un notevole livello di flessibilità, tale da soddisfare gli interessi economici di entrambe le parti ed evitare potenziali conflitti tra le stesse. Per sviluppare PI di qualità, è necessario gestire su base continuativa alcuni aspetti importanti: la redazione della domanda di brevetto, la licenza di brevettazione all estero, la remunerazione dei dipendenti, ecc. 7

8 Il China IPR SME Helpdesk offre alle piccole e medie imprese europee (PMI) una consulenza gratuita, confidenziale e di taglio operativo in materia di DPI in Cina. Lo sportello dell Helpdesk: Potete porre le vostre domande all Helpdesk telefonicamente, via mail (question@china-iprhelpdesk.eu) oppure di persona e riceverete una consulenza gratuita e confidenziale da parte di un esperto di PI in Cina nel giro di sette giorni lavorativi. Corsi: L Helpdesk impartisce, in Cina ma anche in Europe, corsi di formazione sulla protezione e la tutela dei DPI in Cina, adattabili sulla base delle specifiche esigenze delle imprese. Materiali: Le guide dell Helpdesk ed i materiali di formazione che affrontano svariate problematiche concernenti la PI in Cina sono scaricabili gratuitamente dal portale on-line. Servizi on-line: Il portale multilingue dell Helpdesk ( consente un accesso diretto alle guide, alla casistica, ai moduli di E-learning, alle informazioni sugli eventi in programma ed ai seminari via web. Per maggiori informazioni, v invitiamo a contattare l Helpdesk: Scaricare la guida: Room 900, Beijing Sunflower Tower No. 37 Maizidian Street Chaoyang District Beijing , P.R. China Tel: +86 (10) Fax: +86 (10) question@china-iprhelpdesk.eu Clausola di esonero delle responsabilita: Progetto implementato da: Il contenuto di questa pubblicazione non riflette necessariamente la posizione o l opinione della Commissione Europea. Il servizio del China IPR SME Helpdesk non ha natura legale o di consulenza e non comporta l assunzione di alcuna responsabilità riguardo alle conseguenze di qualunque azione compiuta sulla base di questo servizio. Gli utenti sono invitati a ricorrere ad una consulenza indipendente prima di assumere qualsiasi azione specifica riguardo alla protezione o alla difesa di diritti di proprietà intellettuale. 8 Ultimi aggiornamenti: 2012 China IPR SME Helpdesk 2012