Strategie di creazione e gestione del portafoglio marchi: come affrontare i nuovi mercati. Dott. Federico Corradini Dott.ssa Elisabetta Marzi

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1 Strategie di creazione e gestione del portafoglio marchi: come affrontare i nuovi mercati Dott. Federico Corradini Dott.ssa Elisabetta Marzi 1

2 1. STRATEGIE DI CREAZIONE DI UN PORTAFOGLIO MARCHI Il marchio è una risorsa strategica per l impresa. E strumento di distinzione dai propri competitors ma è anche un importante veicolo di comunicazione coi consumatori tanto da rappresentare una parte fondamentale del valore della azienda La creazione di un marchio rappresenta un momento molto delicato in quanto il segno distintivo che si andrà a creare dovrà svolgere una duplice funzione: 1. favorire il riconoscimento ed il ricordo della marca; 2. sviluppare associazioni forti, favorevoli e distintive, nei confronti dell impresa che lo detiene. 2

3 Avvenuta la scelta del marchio con cui si decide di contraddistinguere i propri prodotti/servizi, si pone per l azienda il problema di affrontare uno degli aspetti più critici, ossia la creazione e la gestione del portafoglio marchi dell impresa. Vi può essere ad esempio il caso in cui l impresa offra un ampia gamma di prodotti costituita però da più linee del medesimo prodotto; oltre a ciò ognuna di queste linee può essere caratterizzata da un certo numero di varianti. In questo caso si pone il problema per la società di scegliere fra politiche di marchio alternative; fra di esse è intuitivo poterne individuare almeno due ossia: 1. politica di portafoglio mono-brand 2. politica di portafoglio multi-brand 3

4 1. politica di portafoglio mono-brand Questa politica di portafoglio è caratterizzata dal fatto che gli investimenti sono finalizzati allo sviluppo di un unico marchio; ne deriva che all atto del lancio sul mercato di un nuovo prodotto, esso sarà contraddistinto da un marchio già esistente. Nell eventualità che il nuovo prodotto appartenga alla medesima categoria di prodotti, rappresentando ossia semplicemente un perfezionamento o aggiornamento di quanto esistente, si è soliti parlare di allungamento della linea; nel caso in cui invece il nuovo prodotto sia un qualcosa di completamente nuovo e rivolto anche a nuovi settori di business, si parla invece estensione della marca. Presupposti: il cardine della politica mono-brand è la sussistenza di un atteggiamento fiduciario molto marcato verso il marchio esistente da parte del consumatore. Atteggiamento di fiducia che sarà indirettamente esteso dai consumatori anche al nuovo prodotto che beneficerà pertanto della fidelizzazione del consumatore nei confronti del marchio d origine. 4

5 Vantaggi riduzione rischi commerciali maggiore efficienza sugli investimenti di marketing costi ridotti di lancio sul mercato del nuovo prodotto possibilità di rivitalizzazione del marchio originario Svantaggi prodotto non accettato dal mercato e consequenziale ricaduta negativa sul marchio originario 5

6 2. la politica di portafoglio multi-brand Questa politica di portafoglio prevede la presenza di una molteplicità di marchi, la cui esistenza è dettata dalla volontà dell azienda di operare in vari e diversi segmenti di mercato; il lancio di un nuovo prodotto, indipendentemente dal fatto che avvenga in un settore merceologico ove la l azienda è già attiva, comporta il contemporaneo utilizzo di un marchio nuovo. Secondo quanto previsto dalla politica del multiple branding, l elemento denominativo del marchio non è limitato all utilizzo di un solo termine, ma può spesso consistere anche nella combinazione di più nomi articolabili su diversi livelli ed originando così una gerarchia di marchio. Si può ad esempio distinguere: 6

7 Corporate o company brand - Il nome dell impresa Family brand - Una marchio utilizzato per più di una categoria di prodotti Individual brand - Una marchio limitato ad una sola categoria di prodotti Modifier - Indica un particolare modello o versione del prodotto Le gerarchie di marchio hanno la funzione precisa di far comprendere al consumatore l esistenza non solo di legami fra le diverse tipologie di prodotti, ma anche di fornirgli un quadro dell insieme dei marchi detenuti nel proprio portafoglio dall impresa. E intuitivo comprendere come i vantaggi e svantaggi della politica multi-brand siano diametralmente opposti rispetto a quelli di politica mono-brand. 7

8 Difficoltà di decisione Spesso le imprese optano per una soluzione intermedia, che meglio si adatti alle esigenze del mercato in cui opera e che rappresenti per l impresa un punto di incontro fra costi e benefici. Una delle politiche di branding più diffuse, infatti, è quella in cui un marchio esistente è combinato con un nuovo marchio: in questo caso, lanciando un nuovo prodotto, l impresa utilizza un nuovo marchio ancorato a quello originario. 8

9 2. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE Le principali forme di registrazione cui il richiedente può accedere per tutelare il proprio marchio sono: a) Marchio in Italia b) Marchio Nazionale Estero c) Marchio Comunitario d) Marchio Internazionale e) Domain name 9

10 a) Marchio in Italia (UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) Esame - L UIBM svolge solo l esame di registrabilità di un marchio (controllo formale/impedimenti assoluti alla registrazione) e non svolge l esame di novità (esistenza di diritti precedenti). Opposizione - La procedura di opposizione è prevista. Terzi interessati possono depositare una opposizione contro la domanda di registrazione di un marchio entro 3 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda. Durata La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di primo deposito ed è rinnovabile per periodi di 10 anni. Diritti - I diritti di marchio sono conferiti con la registrazione, tuttavia gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Nel caso di rinnovazione gli effetti della stessa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. Uso del Marchio - L uso del marchio è obbligatorio e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro 5 anni dalla prima registrazione e non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni. 10

11 b) Marchio Nazionale La via delle registrazioni nazionali (per singoli Stati) è obbligatoria allorquando si intenda estendere la tutela del marchio in quei Paesi che non hanno aderito al Marchio Internazionale o non sono Stati membri della Unione Europea. In questi casi occorrerà quindi procedere alla registrazione del marchio localmente presso l Ufficio Marchi nazionale del paese di interesse. Ciò implica che queste domande di registrazione avranno, le une rispetto alle altre, una vita del tutto autonoma, sia nel corso delle rispettive fasi di esame, che per quanto riguarda le formalità necessarie al loro successivo mantenimento in vita. 11

12 Diritto di priorità Chiunque abbia depositato una domanda di registrazione di marchio presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi può presentare analoga domanda presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda. Per poter godere del diritto di priorità il deposito nell'altro Stato aderente deve essere effettuato entro sei mesi dalla data del primo deposito. Il marchio può comunque essere esteso all'estero anche dopo i sei mesi senza rivendicare il diritto di priorità. 12

13 c) Marchio Comunitario (UAMI Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno) Territorio 27 paesi membri dell Unione Europea Esame - L UAMI svolge solo l esame di registrabilità di un marchio (controllo formale/impedimenti assoluti alla registrazione) e non svolge l esame di novità (esistenza di diritti precedenti). Opposizione - La procedura di opposizione è prevista. Terzi interessati possono depositare una opposizione contro la domanda di registrazione di un marchio entro 3 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda Durata La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di deposito ed è rinnovabile per periodi di 10 anni. Diritti - I diritti di marchio sono conferiti con la registrazione e sono opponibili ai terzi a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione. Uso del Marchio - L uso del marchio è obbligatorio e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro 5 anni dalla registrazione e non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni. 13

14 d) Marchio Internazionale (OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) Territorio paesi aderenti all Accordo e/o al Protocollo di Madrid. Esame - L OMPI svolge solo un esame formale. Il Marchio Internazionale viene disciplinato dalle leggi vigenti in ciascuno Stato designato. Ogni Stato svolge l esame di registrabilità di un marchio (controllo formale/impedimenti assoluti alla registrazione) ma non tutti gli Stati svolgono l esame di novità (esistenza di diritti precedenti). Opposizione - La procedura di opposizione può essere attivata solo negli Stati designati che la prevedono. Durata La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di registrazione ed è rinnovabile per periodi di 10 anni. Diritti - I diritti di marchio sono conferiti con la registrazione. Uso del Marchio - L uso del marchio è obbligatorio e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. L uso del marchio è obbligatorio in ciascuno Stato designato. 14

15 e) Domain name I domain names o nomi a dominio hanno due funzioni: rappresentano l indirizzo nella rete Internet di un sito web svolgono la funzione tipica di segno distintivo, cioè di identificare i prodotti / servizi di una determinata impresa, in modo da distinguerli da quelli di altre imprese. In ogni Paese è presente un ente (National Registration Authority) che procede alla registrazione dei domain names aventi come suffisso la rispettiva sigla nazionale (per l'italia.it). Nella fase di registrazione un problema di confondibilità fra i domain names non si pone (la piena identità è tecnicamente esclusa), infatti gli enti preposti alla registrazione stessa non compiono alcun esame sull'eventuale confondibilità delle nuove domande rispetto alle registrazioni preesistenti, valendo il principio del first come first served. La legislazione Italiana in materia di marchi, così come quella sul Marchio Comunitario, prevedono interferenza tra marchio e nome a dominio aziendale. 15

16 3. GESTIONE E PROTEZIONE DEL PORTAFOGLIO MARCHI a) Gestione interna b) Uso del marchio c) Prove d uso del marchio d) Attività di sorveglianza ed Azioni a difesa del marchio 16

17 a) Gestione interna Persona di riferimento occorre che l impresa individui al proprio interno un referente/responsabile per la gestione del portafoglio marchi (documentazione, dati registrazioni, scadenze ) Controllo su utilizzo del marchio il marchio viene usato da molti soggetti interni ed esterni all azienda: fornitori, marketing, venditori, distributori, clienti Uso effettivo ed Uso corretto 17

18 b) Uso del marchio Uso effettivo del marchio (requisito di legge a pena di decadenza della registrazione) Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è registrato entro 5 anni (Italia) dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni (Italia). equiparato all uso: apposizione del marchio sui prodotti, anche al solo fine dell esportazione degli stessi 18

19 IMPORTANTE che l azienda disciplini, sia al proprio interno sia nei rapporti con soggetti terzi quali clienti licenziatari distributori, le modalità in cui debba essere utilizzato il marchio in termini di: colore grafica dimensione utilizzo nelle campagne pubblicitarie utilizzo in rassegne stampa utilizzo su siti internet predisposizione di un MANUALE D USO DEL MARCHIO 19

20 c) Prove di uso del marchio In cosa consistono: cataloghi, brochure, depliant, prodotti recanti il marchio, fatture con l indicazione del marchio, partecipazione a fiere, materiale pubblicitario, rassegna stampa Una corretta archiviazione/gestione delle prove d uso dei propri marchi 1. permette di difendersi in caso ad es. di azioni di cancellazione per non uso e/o opposizioni di terzi oppure in caso di azioni giudiziarie 2. è uno strumento per rafforzare i propri diritti nel caso in cui occorra dimostrare i propri diritti (sia in termini di diffusione che notorietà), nel caso sia necessario produrre documenti a sostegno delle proprie registrazioni (es. dichiarazione d uso in USA), qualora occorra dimostrare un preuso del marchio rispetto alle proprie registrazioni 20

21 d) Attività di sorveglianza ed azioni a difesa del marchio L'attivazione di un servizio di sorveglianza consente al titolare del marchio posto sotto sorveglianza di venire a conoscenza di depositi di marchi e domain names potenzialmente confondibili con il proprio brand, dandogli in tal modo la possibilità di attivarsi in difesa del proprio marchio sia in via amministrativa, mediante il deposito di opposizioni, sia in via stragiudiziale e/o giudiziale, tramite l'invio di diffide e/o la notifica di atti giudiziari. Le azioni a tutela dei propri diritti consentono, laddove le leggi nazionali prevedano l'applicazione dell'istituto della convalida per tolleranza, di evitare che le registrazioni ottenute dai soggetti terzi possano, nel tempo, convalidarsi, e divenire incontestabili. 21

22 4. I NUOVI MERCATI Se da un lato la globalizzazione ha reso più agevole la penetrazione delle aziende in nuovi mercati, dall altro lato ha reso indispensabile un rafforzamento nella tutela dei marchi da parte delle imprese. Spesso nell affrontare un nuovo mercato le aziende sopravvalutano la possibilità di poter utilizzare, senza problemi, il proprio marchio in quel dato mercato e sottovalutano la necessità di provvedere alla sua registrazione ancor prima di iniziare nuovi rapporti commerciali. Purtroppo non essendo le legislazioni dei singoli paesi omogenee è pressoché impossibile fornire una unica linea guida da considerare quando si affronta un nuovo mercato. Ci limiteremo quindi ad analizzare gli attuali principali paesi emergenti: Cina, Brasile e India. 22

23 CINA La Cina ha aderito all Accordo e al Protocollo di Madrid per la Registrazione Internazionale dei marchi di impresa. La registrazione del marchio può pertanto essere effettuata alternativamente nei seguenti modi: 1. attraverso una registrazione nazionale di marchio in questo caso non vige il sistema multiclasse; occorre depositare tante domande di registrazione di marchio quante sono le classi di prodotti/servizi di interesse dell azienda 2. attraverso una Registrazione Internazionale che designa la Cina. In questo caso il sistema multiclasse viene accettato con conseguente risparmio di costi. Nel sistema di tutela dei marchi in Cina, solo la registrazione di marchio conferisce diritti di uso esclusivo sul marchio. Il mero utilizzo di un marchio non registrato non conferisce alcun diritto. 23

24 Quale marchio depositare: caratteri latini o ideogrammi cinesi In base a quanto previsto dalla legge marchi Cinese, sono suscettibili di registrazione le seguenti tipologie di marchio: (a) marchio in lettere latine; (b) marchio in ideogrammi cinesi; (c) logo (a colori o meno) È consigliabile procedere alla registrazione contemporanea sia del marchio in lettere latine sia di quello in ideogrammi cinesi 1. impedire che la clientela cinese dia al prodotto un nome cinese basandosi solo sul suono senza tenere conto della corrispondenza tra il significato della parola e la natura del prodotto; 2. impedire che un terzo registri un marchio la cui traslitterazione possa essere riconducibile al marchio di interesse registrato in caratteri latini. 24

25 Esame - l Ufficio Marchi nazionale svolge sia l esame di registrabilità di un marchio (controllo formale della domanda, classificazione dei prodotti / servizi, impedimenti assoluti alla registrazione) sia quello di novità (eventuale conflitto con marchi anteriori / impedimenti relativi alla registrazione). Opposizione - La procedura prevede la possibilità di opposizione da parte di titolari di diritti anteriori nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione Durata - La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di registrazione ed è rinnovabile per periodi 10 anni. Diritti - I diritti di marchio si ottengono con la registrazione. Uso del marchio - L utilizzazione del marchio è obbligatoria e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è registrato entro 3 anni dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 3 anni. 25

26 BRASILE Il Brasile non ha aderito all Accordo e/o al Protocollo di Madrid per la Registrazione Internazionale dei marchi, per cui, per ottenere la registrazione del marchio occorre procedere attraverso una registrazione nazionale di marchio. Nel sistema di tutela dei marchi in Brasile, solo la registrazione di marchio conferisce diritti di uso esclusivo sul marchio. Il mero utilizzo di un marchio non registrato non conferisce alcun diritto. Non è previsto il sistema di deposito multiclasse, occorre depositare tante domande di registrazione di marchio quante sono le classi di prodotti/servizi di interesse dell azienda 26

27 Esame - l Ufficio Marchi nazionale svolge sia l esame di registrabilità di un marchio (controllo formale della domanda, classificazione dei prodotti / servizi, impedimenti assoluti alla registrazione) sia quello di novità (eventuale conflitto con marchi anteriori / impedimenti relativi alla registrazione). Opposizione - La procedura prevede la possibilità di opposizione da parte di titolari di diritti anteriori nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della domanda di registrazione e in seguito entro 180 dalla pubblicazione della concessione del marchio. Durata - La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di registrazione ed è rinnovabile per periodi 10 anni. Diritti - I diritti di marchio si ottengono con la registrazione. Uso del marchio - L utilizzazione del marchio è obbligatoria e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro 5 anni dalla registrazione e non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni. 27

28 INDIA L India non ha aderito all Accordo e/o al Protocollo di Madrid per la Registrazione Internazionale dei marchi, per cui, per ottenere la registrazione del marchio occorre procedere attraverso una registrazione nazionale di marchio. È previsto il sistema di deposito multiclasse, ed è quindi possibile depositare una sola domanda di registrazione per più classi di prodotti / servizi. L uso di un marchio non registrato che (grazie all uso) è conosciuto in India, conferisce all utente il diritto di agire, a determinate condizioni, sulla base della concorrenza sleale. 28

29 Esame - l Ufficio Marchi nazionale svolge sia l esame di registrabilità di un marchio (controllo formale della domanda, classificazione dei prodotti / servizi, impedimenti assoluti alla registrazione) sia quello di novità (eventuale conflitto con marchi anteriori / impedimenti relativi alla registrazione). Opposizione - la procedura prevede la possibilità di opposizione da parte di titolari di diritti anteriori nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda. Durata - La registrazione di marchio dura 10 anni a decorrere dalla data della domanda ed è rinnovabile per periodi 10 anni. Diritti - I diritti di marchio si ottengono con la registrazione, i cui effetti tuttavia decorrono già dalla data di deposito della domanda di registrazione. Uso del marchio - L utilizzazione del marchio è obbligatoria e condiziona gli effetti e la conservazione del diritto di esclusiva conferito dalla registrazione. Il marchio deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è registrato entro 5 anni dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni. 29

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