Gestire la proprietà intellettuale come un elemento del patrimonio di un impresa

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1 Per molte imprese le attività immateriali rappresentano oltre il 50% del valore della società. Il gruppo più significativo di beni intangibili è formato dagli asset protetti da proprietà intellettuale (c.d. IP asset) come invenzioni, design e marchi. Poiché questi costituiscono gran parte del valore totale, la loro gestione come patrimonio finanziario è importante per il successo dell impresa. Le imprese che gestiscono attivamente la propria proprietà intellettuale come un patrimonio finanziario hanno performance che superano fino al 30% quelle delle altre imprese. Questi risultati possono essere raggiunti massimizzando l efficacia degli investimenti nell impresa, guidando il rendimento in aree che producono un ritorno maggiore, gestendo il rischio operativo e minimizzando il rischio fiscale. In questo modo è inoltre possibile utilizzare gli asset di proprietà intellettuale come garanzia per ottenere svariate forme di finanziamento. In aggiunta, si apre la possibilità di ottenere un vantaggio strategico in relazione alle operazioni di acquisizione o vendita di attività commerciali. Una buona strategia di gestione della proprietà intellettuale, permettendo di controllare le problematiche connesse alla valutazione delle attività immateriali, accresce la capacità di un impresa di ottenere finanziamenti. Comprendere il valore finanziario di specifici asset di proprietà intellettuale, è per un impresa particolarmente importante nella fase di entrata in un nuovo mercato, sia esso geografico o produttivo, in cui si presentano nuovi rischi, ma si aprono anche nuove opportunità. La Cina presenta alcune sfide particolari e alcuni aspetti pratici per la tutela degli asset di proprietà intellettuale, che risultano spesso altrettanto importanti rispetto a quelli legali. Questa guida ha lo scopo di illustrare l importanza dei beni di proprietà intellettuale da una prospettiva finanziaria e di valutare come trasformarla nel maggior vantaggio competitivo di un impresa. 1. Gestire la redditività dell investimento e migliorare il rendimento Quando si possiedono diversi asset di proprietà intellettuale, conoscere il ritorno comparativo sul capitale investito di ciascuno permette di concentrare la strategia globale dell impresa su quelli tra essi che garantiranno un maggior profitto. Ciò permette inoltre di valutare quale sarebbe il rischio per la sopravvivenza dell impresa in caso di perdita di determinati diritti di proprietà intellettuale. Si tratta di un aspetto rilevante quando si decide come strutturare le proprie relazioni commerciali e la propria attività in Cina. Come per i beni tangibili, per misurare il ritorno sul capitale investito è necessario conoscere il valore monetario e l ammontare degli investimenti effettuati in un dato periodo. La valutazione dei singoli IP asset consiste nell identificazione della tecnologia e del marchio relativi a ogni prodotto e di eventuali marchi utilizzati per più di un prodotto. Gestire la proprietà intellettuale come un elemento del patrimonio di un impresa L impresa A sviluppa, produce e vende un assortimento di radio digitali altamente tecnologiche e di prestigio. La tecnologia di cui è titolare costituisce un vantaggio competitivo. Il marchio dell azienda è conosciuto per i suoi prodotti innovativi.

2 Gli IP asset della società sono: Il marchio aziendale La tecnologia e il design di ogni apparecchio radiofonico in assortimento e il suo nome 2. Fornire garanzie per il finanziamento Gli asset di proprietà intellettuale possono fungere da garanzia per un ampio numero di metodi di finanziamento. La Cina è all avanguardia nell utilizzo delle ipoteche su brevetti e sono già disponibili, sia presso istituzioni finanziarie cinesi sia europee, svariati modelli di finanziamento. Il ventaglio dei modelli di finanziamento comprende: 111 L aumento delle garanzie per prestiti bancari già esistenti. Non è inusuale che la proprietà intellettuale di un impresa sia inclusa nell ipoteca generale accesa dalla banca al suo valore nominale o addirittura a valore zero. Una valutazione separata spesso aumenta il valore delle garanzie coperte da ipoteca e permette quindi di estendere il finanziamento oppure di ridurre gli interessi. Se s intende utilizzare i beni di proprietà intellettuale a garanzia di altre forme di finanziamento è necessario che gli stessi non siano gravati da alcuna ipoteca, per semplicità dovrebbero quindi essere iscritti al valore nominale; 222 La presentazione di garanzie per un nuovo finanziamento. È possibile utilizzare la proprietà intellettuale a supporto di nuovi prestiti bancari correnti per esigenze di cashflow o di prestiti a lungo termine per finanziare l investimento in nuovi prodotti o mercati. Il mutuo garantito da IP asset è una speciale forma di mutuo generalmente affidato a team dedicati all interno di grandi banche o a piccoli istituti di credito specializzati; 333 Le ipoteche su brevetti (o altri diritti di proprietà intellettuale). Un ipoteca su un brevetto è una forma di prestito in cambio di un brevetto o un altro IP asset. La differenza sostanziale tra questa e una garanzia soggetta a ipoteca è che generalmente l ipoteca su un brevetto trasferisce immediatamente il titolo al prestatore in caso di inadempimento. Si tratta di una forma di prestito utilizzata comunemente da alcune banche cinesi, che potrebbero avere con questa tipologia maggior famigliarità rispetto alle loro controparti internazionali; 444 La creazione di un veicolo per la raccolta di capitale azionario. Se gli IP asset sono detenuti da una società appositamente costituita (IP holding company) e generano un reddito da royalty, la stessa potrà emettere delle azioni allo scopo di raccogliere capitale privato; 555 La cartolarizzazione (emissione di obbligazioni). Un alternativa all emissione di azioni da parte di un IP holding company, è l utilizzo degli IP asset dell impresa quale garanzia per l emissione sul mercato di obbligazioni. Questa potrebbe rivelarsi un opzione maggiormente interessante per le imprese di medie dimensioni in possesso di marchi o tecnologie che godono di una reputazione ragionevolmente diffusa nel proprio mercato di riferimento; 666 Garantire gli asset a beneficio di una parte terza. Un ulteriore utilizzo di un IP holding company, è la fornitura di garanzie a beneficio di una parte terza come il fondo pensioni aziendale o una nuova impresa parte del medesimo gruppo. Gli IP asset sono spesso sottovalutati nei bilanci societari. La loro identificazione e valutazione può tuttavia portare a un proficuo aumento del valore quali garanzie prestate da parte dei soggetti erogatori di prestiti già esistenti. Ciò potrebbe rivelarsi particolarmente utile in un periodo di stretta creditizia.

3 Un portfolio di IP asset (come per esempio il pacchetto di brevetti che proteggono le differenti invenzioni collegate agli apparecchi radiofonici prodotti dall impresa A e di marchi registrati che proteggono i suoi brand) è molto più attraente di un singolo diritto di proprietà intellettuale perché diversifica il rischio per ogni prestatore o investitore. L ammissibilità degli IP asset per la raccolta di finanziamenti dipende in modo considerevole da: Qual è la loro valutazione Se sono posseduti da una società adatta Le considerazioni che hanno un impatto sulla valutazione, includono i casi in cui gli IP asset sono: Chiaramente identificati Posseduti da un'unica società invece che sparsi nel gruppo Protetti dal rischio d insolvenza correlato alle attività operative Protetti dalle apposite registrazioni Parte di una strategia di tutela strutturata Concessi in licenza a società del gruppo e/o a terze parti per generare flusso di reddito Utilizzati per accrescere la redditività d impresa L impresa A decide di raccogliere ulteriore capitale azionario. Per questo motivo crea un apposita società (un c.d. Special Purpose Vehicle o SPV) che detenga gli IP asset. Lo SPV accorda alla società operativa licenze per lo sfruttamento della proprietà intellettuale. Lo SPV è ora titolare di asset di valore che produce un flusso reddituale ed è protetto dai rischi operativi. Successivamente vende il 30% delle azioni a un fondo di private equity. 3. Tasse Le principali aree in cui gli IP asset hanno un impatto sul carico fiscale di un impresa sono le seguenti: Molti paesi hanno speciali regimi fiscali che incoraggiano l innovazione, questi possono avere carattere generale o rivolgersi a settori specifici come quello delle tecnologie ecosostenibili. La Cina incentiva sia le tecnologie ecosostenibili sia la proprietà intellettuale domestica (cioè registrata da soggetti cinesi), per questa ragione il trasferimento delle attività di ricerca e sviluppo in questo paese potrebbe rivelarsi fiscalmente vantaggioso. Tale vantaggio deve tuttavia essere bilanciato con altre considerazioni di natura fiscale, legale e operativa; I diritti di proprietà intellettuale sono spesso utilizzati da parti differenti di uno stesso business, come imprese separate ma parte del medesimo gruppo o divisioni straniere. È prassi diffusa che ciò avvenga in modo informale piuttosto che sulla base di accordi di licenza in forma scritta. Ogni parte dell impresa che sfrutta la proprietà intellettuale dovrebbe pagare una tariffa forfettaria alla parte che ne è titolare. Una mancanza in tal senso potrebbe esporre a un rischio di aggiustamento delle imposte dovute per l anno corrente e quelli precedenti. Questo fenomeno è conosciuto come transfer pricing e la Cina ha a tal proposito regole simili a quelle in vigore nell UE; La maggior parte dei paesi applica un imposta sui trasferimenti di diritti di proprietà intellettuale. In Cina, i trasferimenti all interno del territorio nazionale sono soggetti alla Business Tax mentre quelli all estero sono soggetti a una ritenuta d acconto.

4 Nell esempio seguente, l impresa A è la società operativa, che paga allo SPV un importo forfettario a titolo di royalty per le licenze di sfruttamento della proprietà intellettuale. Tale pagamento avviene sotto forma di trasferimento infragruppo senza alcun costo netto aggiuntivo per la società. Vengono in questo modo rispettati i requisiti dei vari regimi sul transfer pricing e non c è il rischio di incorrere in alcuna obbligazione fiscale aggiuntiva per tale tipo di attività. Nota: È possibile che il trasferimento degli IP asset allo SPV sia assoggettato al pagamento di una tassa di uscita, ciò è tuttavia piuttosto inusuale all interno di gruppi in cui sia la società operativa che lo SPV sono costituiti in Europa. L insorgere di una simile obbligazione fiscale è invece più probabile nell eventualità in cui lo SPV sia stato costituito in una giurisdizione fiscale più favorevole. 4. La strutturazione di accordi economici in Cina per proteggere la proprietà intellettuale Molte imprese vorrebbero fare affari in Cina ma temono che l apertura di manifatture o altre attività possa comportare una perdita in termini di proprietà intellettuale. Tali preoccupazioni si riferiscono in particolare al fatto che i propri design, invenzioni o metodologie siano copiate. Una simile prospettiva costituirebbe un grave problema non solo in Asia, ma anche nei mercati domestici di riferimento se i prodotti contraffatti fossero esportati e rivenduti in Europa. Questo rischio può essere gestito cercando di conoscere potenziali partners cinesi e condurre attività economiche solo con quelli ritenuti affidabili, ed anche strutturando le proprie relazioni commerciali in modo tale da assicurare che nessun soggetto o impresa sia a conoscenza di tutti gli elementi essenziali per la realizzazione di un prodotto. Dove possibile, i diritti di proprietà intellettuale che stanno alla base del successo di un impresa dovrebbero essere separati in operazioni diverse. Ognuna di tali operazioni dovrebbe quindi essere svolta con un partner commerciale differente e utilizzando personale cinese diverso, cosicché nessun individuo (o impresa) abbia piena conoscenza della tecnologia. Un altro approccio che permette di controllare il rischio prevede di mantenere in Europa le operazioni relative ai principali diritti di proprietà intellettuale, utilizzando in Cina unicamente gli IP asset di minor valore o meno recenti. È in ogni caso di vitale importanza che la gestione delle operazioni in Cina sia strettamente supervisionata da un soggetto di provata lealtà all impresa che sia in grado di verificare ciò che accade dal lato pratico. Potete trovare ulteriori approfondimenti sul tema della gestione dei trasferimenti di tecnologia nella pubblicazione del China IPR SME Helpdesk: Technology Transfers to China: Guidance for Business. 5. Disegnare una strategia per la proprietà intellettuale Una strategia per la proprietà intellettuale ben gestita costituisce una differenza sostanziale nella valutazione degli IP asset di un impresa. Chi svolge una simile valutazione verificherà l impatto della proprietà intellettuale sull attività d impresa. Sebbene vi siano varie metodologie di valutazione differenti, tutte tengono conto dei rischi per la proprietà intellettuale. Una strategia di tutela della proprietà intellettuale realistica, che sia documentata e dimostri di supportare efficacemente la strategia globale d impresa, apporterà certamente un miglioramento all esito conclusivo della valutazione della proprietà intellettuale. La strategia di tutela della proprietà intellettuale rinforza la strategia globale d impresa e subirà delle variazioni nelle diverse fasi del suo sviluppo. Spesso vi sono anche delle differenze fra un mercato e un altro poiché l impresa attraversa fasi di sviluppo differenti in ciascuno di essi. La valutazione dell importanza

5 relativa degli specifici diritti di proprietà intellettuale nelle diverse fasi di sviluppo del business dovrebbe determinare la priorità in relazione all investimento e alla gestione del tempo in ciascuna fase. Nella fase di entrata in un nuovo mercato, per esempio, registrare marchi e brevetti, design o copyright per tutelare il prodotto è più importante che agire contro i contraffattori. In una fase successiva la tutela dei diritti assume invece maggiore priorità. Quando si cerca di aumentare la propria quota di mercato rispetto ai propri concorrenti, il focus potrebbe invece spostarsi sull attività difensiva in eventuali controversie. È essenziale che il management di un impresa sia coinvolto nella definizione della strategia di protezione della proprietà intellettuale e comprenda come questa potrà supportare gli obiettivi economici dell impresa. Le figure chiave che devono essere coinvolte sono il direttore esecutivo e quello finanziario, il consulente fiscale, il consulente legale, il direttore tecnologico e quello operativo. La strategia di protezione della proprietà intellettuale dovrebbe essere rivista ogni volta che cambia la strategia aziendale, e comunque almeno una volta l anno. 6. Le componenti di una strategia sulla proprietà intellettuale È essenziale dotarsi di strategie di protezione e tutela. Generalmente porre subito in essere una tutela completa è eccessivamente costoso. Costruire un sistema di protezione nel corso di un determinato periodo di tempo potrebbe invece risultare maggiormente fattibile. Questo dovrebbe essere disegnato in modo tale da dare massima priorità agli IP asset che sono fondamentali per la realizzazione della strategia aziendale. Ci sono altri aspetti che possono influenzare in modo critico la protezione della proprietà intellettuale e ruotano attorno ai rapporti e ai comportamenti nei confronti dei dipendenti, partner commerciali e altri contatti commerciali. a. Protezione La massima lo registri o lo perdi si applica ai diritti di proprietà intellettuale in Cina più che in qualunque altro luogo. Aspetti che assumono particolare importanza in Cina e che differiscono dall Europa: Ai prodotti deve sempre essere assegnato un nome cinese, altrimenti lo farà il mercato. È necessario effettuare una registrazione di marchio per il nome cinese, per quello europeo e per la traduzione in caratteri cinesi del nome europeo. Per ogni marchio sono quindi necessarie tre registrazioni di base invece che una sola; In Cina opera per i marchi un sistema basato sul deposito antecedente, è quindi di vitale importanza procedere il prima possibile alla registrazione; La Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong e Macao sono territori separati dal punto di vista della registrazione dei diritti di proprietà intellettuale. Bisogna quindi considerare la necessità di tutelarsi in ciascuno di essi; Ogni copyright significativo per làattività che si svolge dovrebbe essere registrato presso la National Copyright Administration. Si tratta di una registrazione volontaria ma nella pratica risulta notevolmente più difficile far valere in giudizio un copyright che non è stato registrato; Anche i software sviluppati in Cina devono essere registrati per essere fatti valere. Per quelli stranieri la registrazione è su base volontaria ma anche in questo caso ne facilita la tutela; Le licenze per lo sfruttamento di marchi devono essere registrate presso il PRC Trademark Office entro tre mesi dalla conclusione dell accordo.

6 L impresa A non ha diritto alla tutela brevettuale in Cina per i suoi primi brevetti che in Europa godono invece ancora di alcuni anni di protezione. Poiché tali informazioni sono già di dominio pubblico, in Cina non gode di alcuna protezione. Gli sviluppi più recenti di tali tecnologie sono tuttavia oggetto di una richiesta di brevettazione che si estende alla Cina ai sensi del Trattato di Cooperazione in Materia di brevetti (PCT). L impresa ha depositato domande di registrazione del marchio nella RPC, a Hong Kong e a Macao, che proteggono l apposizione sui prodotti e l uso in internet del suo marchio principale in caratteri romani, cinesi e del proprio nome cinese. L anno prossimo l ipresa A ha in programma di aggiungere la registrazione dei nomi di tutti i propri prodotti radiofonici, e l anno successivo coprirà l utilizzo del suo marchio principale in ambito pubblicitario e nei materiali promozionali. L impresa A è anche titolare dei nomi di dominio corrispondenti alle tre versioni del marchio e dei nomi dei singoli apparecchi. Potete trovare ulteriori approfondimenti sul tema della registrazione di brevetti e marchi nella pubblicazione del China IPR SME Helpdesk: La protezione dei brevetti e dei marchi in Cina. b. Tutela Ci sono tre vie principali per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale: via amministrativa, contenzioso civile e penale. L efficacia di tutti e tre i metodi sta aumentando rapidamente, il quadro non si presenta però uniforme in tutto il paese. Nonostante le imprese straniere preferiscano spesso fare ricorso ai tribunali civili di Pechino e Shanghai, in altri fori la percentuale di vittorie per l attore è maggiore mentre il quantitativo di procedimenti arretrati risulta minore. I magistrati di Canton, Shenzhen e Nanchino maturano sempre più esperienza nelle controversie in materia di proprietà intellettuale e il tribunale speciale dell High Tech Zone di Chengdu sta accrescendo la propria reputazione. Il numero di procedimenti penali per violazione della proprietà intellettuale è relativamente limitato e questi si celebrano generalmente in seguito a un ispezione o ad un sequestro da parte delle autorità doganali. La via amministrativa è la più popolare ed è generalmente efficace nei casi di contraffazione evidente. Recentemente sono stati fatti alcuni passi nell intento di migliorare gli standard di tutela, tra cui spicca un accordo di cooperazione fra nove provincie e regioni del Grande Delta del Fiume delle Perle. Nelle principali fiere commerciali le autorità amministrative locali collaborano per fornire un servizio di tutela rapida nel corso dell evento stesso. L utilità di tali sistemi è tuttavia piuttosto limitata, poiché agiscono unicamente nel luogo della fiera e non in quello di produzione, distribuzione o vendita del prodotto. Potrebbe quindi risultare più conveniente utilizzare la fiera come un opportunità per raccogliere elementi di prova da utilizzare in una fase successiva. Esiste inoltre un affidabile sistema di registrazione di marchi e copyright presso la General Administration of Customs. Le autorità doganali hanno l autorità di trattenere nei porti le merci sospette di contraffazione. Potete trovare ulteriori approfondimenti sul tema della tutela di brevetti e marchi nel corso delle fiere commerciali nella pubblicazione del China IPR SME Helpdesk: La tutela della proprietà intellettuale per le PMI europee alle fiere commerciali in Cina e su come fare ricorso alla tutela doganale nella Guida all utilizzo delle dogane per la protezione della proprietà intellettuale in Cina.

7 L impresa A è consapevole che il rischio principale dell apertura di una manifattura in Cina è che i prodotti siano contraffatti e diffusi nel mercato europeo. Non essendo interessata a vendere i propri prodotti in Asia, l impresa concentra i suoi sforzi sul fronte della tutela doganale in Cina e nell UE e nella promozione di cause civili in relazione ad ogni prodotto contraffatto reperito nell Unione Europea. Contemporaneamente conduce anche una poco dispendiosa campagna di diffida in Cina. c. Gestione delle relazioni e dei comportamenti La legge cinese riconosce la protezione dei segreti commerciali. Sebbene vi siano alcuni diritti impliciti che sorgono automaticamente rispetto a dipendenti e partner commerciali, non è consigliabile fare affidamento su di essi. Tutti i contratti di impiego dovrebbero contenere clausole espresse di confidenzialità e di attribuzione all impresa della titolarità della proprietà intellettuale sviluppata dal dipendente. Previsioni simili dovrebbero essere inserite anche in tutti i contratti con i partner commerciali, inclusi i produttori e gli agenti, siano essi privati o pubblici. È particolarmente importante accertarsi che la proprietà di ogni strumento, macchinario o attrezzatura che includa proprietà intellettuale rimanga in capo all impresa e che al partner sia vietato copiarli o utilizzarli per uno scopo diverso da quello autorizzato dalla società. Prima di divulgare qualsiasi informazione confidenziale a un altro soggetto bisognerebbe sottoscrivere un accordo di non divulgazione. Una corretta identificazione dell informazione confidenziale è la chiave per far valere questo tipo di accordi. Quando un documento è segreto, lo stesso dovrebbe essere trattato con accortezza ed essere marcato con la dicitura CONFIDENZIALE. Dovrebbe inoltre essere archiviato in un luogo sicuro a cui possono avere accesso unicamente i soggetti che hanno necessità di prenderne conoscenza ed hanno sottoscritto un accordo di segretezza. La confidenzialità dell informazione dovrebbe essere comunicata sin dall inizio e rammentata con regolarità ai soggetti che vi hanno accesso. L impresa A è ha conoscenza del fatto che la propria tecnologia è vulnerabile a causa del fatto che i suoi vecchi brevetti non sono registrati in Cina. Solo i modelli di radio più datati e un componente dei modelli più recenti utilizzano questi brevetti. L impresa decide di cedere una licenza a un partner cinese per gli apparecchi più vecchi e il singolo componente. Contemporaneamente stabilisce in un altra provincia uno stabilimento produttivo completamente separato per gli apparecchi più recenti mantenendo tuttavia in Europa la produzione di un componente chiave che non può essere copiato tramite la tecnica del reverse engeenering che verrà poi assemblato nella seconda fabbrica cinese.

8 7. Elenco delle principali considerazioni Qual è la strategia aziendale globale? Quali IP asset sono essenziali per mandare avanti l attività? Gli asset chiave sono protetti da registrazione? La funzione di ricerca e sviluppo dovrebbe essere localizzata in Europa o in Cina? Le operazioni di manifattura/lavorazione possono essere strutturate in modo che nessun partner cinese abbia accesso alla proprietà intellettuale necessaria per riprodurre il vostro business? Se alcuni diritti di proprietà intellettuale non possono essere protetti in Cina, vale la pena di cercare supporto pratico cedendo l utilizzo dei quel componente in licenza a una società cinese? Gli IP asset fanno capo ad un unica società del gruppo e sono ceduti in licenza alle altre? L assetto proprietario della proprietà intellettuale è appropriato per ogni utilizzo programmato quale garanzia per il finanziamento? È stata fatta una valutazione dei rischi fiscali e messa in piedi la migliore struttura possibile per la strategia aziendale?