EMANUELE MONTELIONE. Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari

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1 EMANUELE MONTELIONE Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari 27 Gennaio 2014 Centro Congressi - Fiera di Cagliari

2 PROGRAMMA IL CICLO DI VITA DEL MARCHIO - Natura e funzione del marchio - I segni idonei a costituire oggetto di marchio - La tutela del preuso - Come registrare un marchio - Gli strumenti per la difesa dei marchi - Cosa fare per non far decadere il marchio

3 IL MARCHIO IL MARCHIO È UN SEGNO DISTINTIVO Marchio prodotti e servizi Ditta azienda Insegna locali commerciali Nome di dominio spazio web

4 DEFINIZIONE E AMBITO DI TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA Ditta TUTELA RELATIVA Insegna TUTELA RELATIVA Nome di dominio TUTELA RELATIVA

5 L IMPORTANZA DELL USO PER I MARCHI Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA Il marchio che gode di rinomanza è tutelato anche oltre i prodotti/servizi che contraddistingue Il marchio che gode di notorietà all estero è potenzialmente tutelato anche nei mercati di sbocco Il marchio non usato nei primi cinque anni dalla registrazione è tutelato a prescindere dall uso concreto che viene fatto del marchio

6 DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI REGISTRAZIONE MARCHIO USO NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA SOLO USO

7 DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI Tutela Penale MARCHIO REGISTRATO Tutela Civile Estero NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA/MARCHIO DI FATTO SOLO TERRITORIO DOVE USATO

8 LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO MARCHIO E NOME DI DOMINIO NON SONO LA STESSA COSA entrambi sono segni distintivi ma mentre il marchio ha una disciplina normativa organica, il nome di dominio ha natura ibrida e una disciplina normativa che solo parzialmente lo configura come segno distintivo

9 LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO IL NOME DI DOMINIO è una risorsa numerica perché consente all'utente di individuare un computer presente sulla rete Internet senza necessità di conoscere l'indirizzo IP attraverso una serie di funzioni automatizzate

10 LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO dominio di primo livello Protocollo dominio di secondo livello Dominio di terzo livello

11 PRINCIPIO DI «UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI» Art. 22 CPI: Divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell attività economica (aziendale) o altro segno distintivo un segno uguale o simile all altrui marchio se, a causa dell identità o dell affinità tra l attività d impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

12 PRINCIPIO DI «UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI» Art. 22 CPI VICEVERSA Il divieto si estende all adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell attività economica (aziendale) o altro segno distintivo di un segno uguale o simile a un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

13 IL MARCHIO I SEGNI IDONEI A COSTITUIRE OGGETTO DI MARCHIO Verbali Figurativi Tridimensionali Misti Sonori Olfattivi Gestuali Di posizionamento

14 IL MARCHIO REQUISITI DI VALIDITÀ DEI MARCHI DISTINTIVITÀ NOVITÀ LICEITÀ NON INGANNEVOLEZZA

15 IL MARCHIO LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE (ricerche) Deposito (CCIAA) Esame requisiti assoluti Pubblicazione Possibile opposizione Concessione (diniego)

16 LA TUTELA ALL ESTERO IL MARCHIO COMUNITARIO (procedura molto simile a quella italiana) Deposito [via telematica / fax / (anche presso UIBM)] Esame requisiti assoluti (in tutte le 23 lingue ufficiali dell UE) Pubblicazione Concessione (diniego) Possibile opposizione anche sulla base dei marchi nazionali dei Paesi UE

17 LA TUTELA ALL ESTERO IL MARCHIO COMUNITARIO PRINCIPIO DI UNITARIETÀ PRINCIPIO DI COESISTENZA

18 LA TUTELA ALL ESTERO IL MARCHIO COMUNITARIO IL RUOLO DELL UAMI Ufficio di Armonizzazione per il Mercato Interno

19 LA TUTELA ALL ESTERO IL MARCHIO INTERNAZIONALE PROCEDURA Deposito (in Italia) Esame requisiti formali da parte dell OMPI Pubblicazione/Registrazione Esame autonomo da parte degli Stati Designati

20 LA TUTELA ALL ESTERO IL MARCHIO INTERNAZIONALE DUE TRATTATI ACCORDO DI MADRID (1891) PROTOCOLLO DI MADRID(1989) RECENTE INGRESSO DELL INDIA

21 LA TUTELA ALL ESTERO IL MARCHIO INTERNAZIONALE Il ruolo dell OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale

22 LA DIFESA DEI MARCHI LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE

23 LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE IN ITALIA: solo se si hanno domande/registrazioni anteriori o si è titolari di un diritto su un nome/ritratto et cetera

24 LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NEL SISTEMA COMUNITARIO: si possono usare diversi titoli di legittimazione oltre alle domande/registrazioni anteriori. Ammessi anche i marchi di fatto e i nomi a dominio Ammessa anche la tutela ultramerceologica del marchio

25 LE AZIONI DI CANCELLAZIONE IN ITALIA: solo in sede giudiziale Foro elettivo dove è stata depositata la domanda di marchio

26 LE AZIONI DI CANCELLAZIONE NEL SISTEMA COMUNITARIO: in via amministrativa presso l UAMI Ammessa anche la possibilità di agire per «malafede» o nei casi di illegittima registrazione del marchio da parte dell agente

27 EVITARE LE DECADENZE Varie ipotesi Non uso quinquiennale (art. 24 CPI) Volgarizzazione (art. 26 CPI) illiceità sopravvenuta (art. 26 CPI)

28 VOLGARIZZAZIONE Si verifica raramente perché la disciplina comunitaria prevede ora (dal 1992) che la volgarizzazione dipenda dall attività svolta dal titolare del marchio. In passato (caso Cellophane) si aveva riferimento solo alla percezione del marchio nel mercato.

29 ILLICEITÀ SOPRAVVENUTA Si verifica raramente perché i titolari dei marchi individuali non sono obbligati ex lege al mantenimento costante della qualità. Può verificarsi in caso di Cessioni parziali Marchi collettivi usati in maniera difforme

30 DECADENZA PER NON USO NON USO (art. 24 CPI) Per evitare la decadenza l uso del marchio deve essere effettivo, ininterrotto per cinque anni Il quinquennio si conta dalla registrazione Solo un motivo legittimo può giustificare il non uso

31 DECADENZA PER NON USO È USO -L uso del marchio in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo -L uso del marchio solo per l export -L uso di marchi simili

32 DECADENZA PER NON USO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI Il fallimento di per se non è un motivo legittimo per il non uso Occorre valutare il valore del marchio per possibili licenze o cessioni

33 ANALISI DI CASI Il packaging è la MARCA

34 DI CHI SONO I MARCHI?

35 ANALISI DI CASI La MARCA e il Personaggio

36 ANALISI DI CASI La MARCA è finzione

37 ANALISI DI CASI La MARCA è speranza

38 ANALISI DI CASI La MARCA è dappertutto

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