Contratti di licenza e di trasferimento di tecnologia, know-how e brevetti industriali

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1 Contratti di licenza e di trasferimento di tecnologia, know-how e brevetti industriali L'impresa ha diverse opzioni per ottenere una tecnologia. Può infatti realizzarla in proprio, farla realizzare da terzi per proprio conto su commissione oppure acquisirla da terzi. La produzione in proprio di una tecnologia può avvenire secondo due principali modalità: mediante una specifica attività interna di ricerca e sviluppo (Research & Development), o traendo continui insegnamenti tecnici dall'attività produttiva quotidiana (Learning by doing). La realizzazione su commissione di tecnologie avviene anch'essa secondo due principali modalità: tramite i contratti di progettazione e design, oppure mediante la fabbricazione di prodotti da parte di sub-fornitori. L'acquisizione di tecnologie da terzi può avvenire mediante la stipulazione di contratti che hanno per oggetto tecnologie brevettate o tecnologie non brevettate (contratti di Know-how). Nell'ambito dei contratti che hanno per oggetto tecnologie brevettate, si possono distinguere i contratti di cessione di brevetto dai contratti di licenza di brevetto. La distinzione consiste sostanzialmente in questo:

2 a) con il contratto di cessione di brevetto, il cedente si priva della titolarità del brevetto a favore del cessionario, dietro pagamento di un prezzo b) con il contratto di licenza di brevetto, invece, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto di godimento temporaneo del brevetto, conservandone la titolarità. In entrambi i casi, sia quando si acquista un brevetto (cessione) sia quando lo si riceve in godimento (licenza), prima di stipulare il contratto è opportuno che l'impresa ricevente effettui una verifica in merito allo stato del brevetto. Questa verifica è particolarmente importante soprattutto nel caso di contratti di acquisto di brevetti. Anche per i contratti di licenza di brevetto tale verifica è importante sia nell'ipotesi di tecnologie brevettate che in quella di tecnologie non brevettate. Le ragioni sono sostanzialmente le stesse che consigliano di effettuare un controllo dello stato giuridico di un immobile quando si intende acquistarlo, piuttosto che riceverlo in locazione. Infatti, non diversamente dal caso dell'acquisto di un immobile, si tratta di controllare che non esistano diritti anteriori di terzi che possano limitarne le possibilità di sfruttamento. i) I principali tipi di verifica Verificare se la tecnologia è coperta da uno o da più brevetti dello stesso concedente, e assicurarsi che il contratto abbia per oggetto l'insieme di tutti questi

3 brevetti e non solo una parte di essi. Questo controllo può essere effettuato mediante ricerca per titolare su una banca dati brevettuale. Verificare che il concedente sia titolare di brevetti in ciascuno dei Paesi di proprio interesse nel caso di contratti che abbiano per riferimento un territorio non limitato al nostro Paese. Effettuare una ricerca, sempre su banca dati brevettuale, per accertarsi, nei limiti del possibile, che non esistano brevetti di terzi, i quali potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento della tecnologia che si intende acquisire. Esaminare la validità del brevetto sotto il profilo della sussistenza dei requisiti della novità e dell'attività inventiva, e in particolare verificare che la soluzione tecnica oggetto del brevetto non sia desumibile dallo stato della tecnica, quale risulta da eventuali pubblicazioni, dalle tecnologie utilizzate nel mercato, da brevetti anteriori validi o scaduti, e così via. Domandarsi quali soluzioni tecniche siano effettivamente protette dal brevetto, verificando l'effettiva estensione delle rivendicazioni contenute nel documento brevettuale. Si richiama preliminarmente l attenzione sull importanza, prima di firmare un contratto di licenza di brevetto, di verificare accuratamente lo stato vita di ogni famiglia di brevetto previsto contrattualmente e di verificare, attraverso i titoli concessi negli stati ad esame

4 preventivo, il reale contenuto protetto da ogni famiglia di brevetto. Si ricorda infine che il campo, effettivamente protetto da un titolo di brevetto, è definito dalle rivendicazioni ma, stando le diverse metodiche d esame, uno stesso titolo può ottenere campi protetti differenti in due sistemi ad esame preventivo quanto a merito. Questi esami sono relativamente costosi, richiedono un certo tempo ed è bene vengano effettuati da specialisti che conoscano le metodiche relative. Le licenze di brevetto, per contratti a valere nell ambito UE, erano già specificamente disciplinate dal Regolamento 31 gennaio 1996 n Scaduto il 31 marzo Al termine brevetto viene data un interpretazione ampia in quanto ai brevetti concessi sono equiparati: le domande di brevetto; i modelli di utilità; le domande per la registrazione dei modelli di utilità; le topografie di prodotti o semiconduttori; i certificats d utilitè e certificats d addition ai sensi del diritto francese; i certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati; i certificati riguardanti le nuove varietà vegetali.

5 A favore del licenziatario è ammessa la protezione territoriale tipica delle licenze esclusive. Infatti, il licenziatario è tenuto a: non autorizzare altre imprese ad utilizzare l invenzione concessa nel territorio garantito dalla licenza, nella misura e per tutto il tempo in cui almeno uno dei brevetti concessi in licenza resti in vigore; non utilizzare egli stesso l invenzione concessa nel territorio garantito dalla licenza nella misura e per tutto il tempo in cui almeno uno, dei brevetti concessi in licenza, resti in vigore. Tali obblighi sono parimenti previsti dalla Convenzione sul brevetto europeo, la quale prevede che il brevetto europeo possa essere concesso in licenza, sia esclusiva che non esclusiva, in tutto il territorio della Comunità o solo in una sua parte. Inoltre, i diritti derivanti da un brevetto europeo possono essere fatti valere contro un licenziatario che oltrepassi i limiti imposti dalla licenza. Uno di tali limiti può essere quello territoriale. Conseguenza delle restrizioni territoriali è che ogni licenziatario deve rispettare i limiti territoriali imposti contrattualmente; più precisamente: non utilizzare l invenzione nel territorio di esclusiva del licenziante all interno dell UE; astenersi dal fabbricare, o utilizzare, il prodotto oggetto di licenza e non utilizzare il procedimento

6 brevettato e il know-how comunicato, nei territori degli altri licenziatari all interno dell UE. Per utilizzare l invenzione s intende non solo fabbricare ed utilizzare il prodotto ed il procedimento, ma anche immettere i prodotti sul mercato per la prima volta. La concorrenza, posta in essere dal licenziatario e/o dal licenziante, generalmente, è divisa tra attiva e passiva. La concorrenza attiva è sempre vietata quando pone in essere la ricerca di clienti posti fuori dal proprio territorio da parte del licenziatario. La concorrenza passiva si verifica quando il licenziatario soddisfa domande, da lui non provocate, provenienti da territori di altri licenziatari e/o del licenziante. Detto tipo di concorrenza èvietata per un periodo massimo di cinque anni. Più precisamente, il licenziatario può essere tenuto a non mettere in commercio il prodotto - oggetto di licenza - nei territori degli altri licenziatari all interno dell UE per un periodo che non eccede i cinque anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato messo in commercio per la prima volta dal licenziante, o da uno dei licenziatari. L esclusiva territoriale trova, comunque, nelle importazioni parallele un forte ridimensionamento. Infatti, qualunque terzo è libero di acquistare i

7 prodotti dal licenziante, o da un licenziatario, e rivenderli, poi, nel territorio di un licenziatario o del licenziante. Alle importazioni parallele viene riconosciuta l importante funzione di promuovere la concorrenza al livello della distribuzione. È ammesso che nella licenza venga inserita una clausola per cui si obbliga il licenziatario a rifornirsi di prodotti presso il licenziante, o presso un impresa da questa designata, ovvero si obbliga il licenziatario a servirsi di determinati servizi, ma solo se tali obblighi servono ad assicurare uno sfruttamento tecnicamente e/o tecnologicamente corretto dell invenzione oggetto della licenza. In mancanza di tale condizione la clausola non può essere applicata. Altro obbligo che può essere posto a carico del licenziatario è quello di rispettare limiti di qualità minimi del prodotto oggetto della licenza. Per qualità minima s intende la misura indispensabile affinché ci sia uno sfruttamento tecnicamente corretto dell invenzione (Burroughs/Geha Werke, GADI, 1972, nr. 231; Raymond/Nagoya, GADI, 1972, nr. 236). Occorre comunque che le norme di qualità rispondano a criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, onde evitare che l attività del licenziatario possa subire interferenze arbitrarie. L obbligo, però, non deve estendersi oltre l indispensabile e, soprattutto, non deve dare al licenziante la possibilità

8 di interferire nelle scelte di politica commerciale riservate ai licenziatari. Altro vincolo ammesso è quello in base al quale le parti reciprocamente si comunicano le esperienze acquisite nell utilizzazione dell invenzione concessa e si concedono una licenza per le invenzioni di perfezionamento o d applicazione, purché tale comunicazione, o licenza, non sia esclusiva. Non è consentito, però, che tale obbligo sia puramente unilaterale per il licenziatario, né tanto meno che egli sia tenuto a cedere al licenziante, in tutto o in parte, i propri diritti di brevetto riguardanti invenzioni di applicazione o di perfezionamento dei brevetti oggetto di licenza, o il diritto a tali brevetti (Davison Rubber, GADI, 1972, nr. 235). Un licenziatario può essere obbligato a limitare lo sfruttamento dell invenzione concessa ad una o più delle applicazioni tecniche contemplate dal brevetto. Non sono invece consentite limitazioni per quanto riguarda la clientela, ed in particolare non è consentito il divieto di fornire a determinate categorie di utilizzatori, di avvalersi di determinati modi di distribuzione, o di adottare, onde effettuare una ripartizione della clientela, determinate forme di condizionamento dei prodotti. Altri vincoli ritenuti inammissibili, sono:

9 limitare il quantitativo dei prodotti oggetto di licenza da fabbricare o da vendere (Sementi di mais, GADI, 1978, nr. 1127); determinare i prezzi, gli elementi del prezzo o gli sconti per i prodotti oggetto di licenza; vietare di fornire a determinate categorie di utilizzatori, nonché vietare di avvalersi di determinati modi di distribuzione, o di utilizzare determinate forme di condizionamento dei prodotti; obbligare il licenziatario a svolgere l attività produttiva in un unico luogo (Windsurfing International Inc./Commissione delle Comunità Europee, GADI, 1987, nr. 2224). È anche vietato imporre al licenziatario di pagare royalty per la fabbricazione di prodotti non brevettati, o formanti oggetto di brevetti scaduti, o per l utilizzazione di un know-how divenuto di pubblico dominio, purché la divulgazione non sia imputabile al licenziatario stesso, o ad un impresa ad esso collegata. È inoltre vietato impedire al licenziatario di contestare la validità del brevetto concesso in licenza o di altri diritti di proprietà industriale e commerciale appartenenti al licenziante o ad imprese ad esso collegate (AOIP/Beyrard, GADI, 1975, nr. 777; Bayer, IIC, 1990, nr. 212). Ulteriore vincolo inammissibile è la proroga automatica del contratto al di là della durata dei

10 brevetti concessi in licenza ed esistenti alla data di conclusione dell accordo, salvo il caso in cui il contratto preveda per tutti i contraenti la possibilità di recesso almeno annuale a partire dalla scadenza dei brevetti concessi in licenza. Si richiama quindi l attenzione sull importanza, prima di firmare un contratto di licenza di brevetto, di verificare accuratamente lo stato vita di ogni famiglia di brevetto previsto contrattualmente e di verificare, attraverso i titoli concessi negli stati ad esame preventivo, il reale contenuto protetto da ogni famiglia di brevetto. Si ricorda infine che il campo, effettivamente protetto da un titolo di brevetto, è definito dalle rivendicazioni ma, stando le diverse metodiche d esame, uno stesso titolo può ottenere campi protetti differenti in due sistemi ad esame preventivo quanto a merito. Questi esami sono relativamente costosi, richiedono un certo tempo ed è bene vengano effettuati da specialisti che conoscano le metodiche relative. ii) La disciplina attuale: Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia Gazzetta ufficiale n. L 123 del 27/04/2004 pag

11 L'adozione di queste norme comporta maggiore sicurezza giuridica e minore burocrazia per le imprese, dato che un maggior numero di accordi di licenza usufruiranno di una "zona di sicurezza" normativa, grazie alla quale molti accordi saranno esentati dallo scrutinio individuale. Tali norme permettono una più alta diffusione di tecnologia e know-how nell'unione, nel rispetto degli obiettivi fissati al Consiglio di Lisbona nel 2001 e dei criteri della riforma fondamentale delle disposizioni di applicazione delle norme antitrust. Le norme consistono in un regolamento di esenzione per categoria e in linee direttrici: il regolamento di esenzione per categoria istituisce una "zona di sicurezza" per la maggioranza degli accordi di licenza; le linee direttrici chiariscono meglio l'applicazione dell'articolo 81 agli accordi che non rientrano nella cosiddetta "zona di sicurezza". Il Regolamento 772/2004 sostituisce il regolamento di esenzione per categoria del 1991, che aveva un ambito di applicazione più ristretto e che ha creato troppi ostacoli a causa del suo approccio formalistico. Da un lato, esse consentono alle imprese di impostare con maggiore libertà i propri accordi di licenza, a seconda delle loro esigenze commerciali. Dall'altro lato, tuttavia, esse contemplano la cosiddetta "zona di sicurezza" soltanto al di sotto di

12 determinate soglie in termini di quote di mercato: 20% per gli accordi di licenza tra concorrenti e 30% per gli accordi tra non concorrenti. Il nuovo regolamento di esenzione per categoria contiene una "lista nera" delle gravi violazioni antitrust, il che significa che ciò che non è espressamente escluso dall'esenzione per categoria si ritiene ora esentato. Tale approccio contrasta ed elimina gli ostacoli determinati dalle liste bianche e grigie del summenzionato regolamento del Se non oltrepassano le soglie stabilite per le quote di mercato, le imprese non hanno nulla da temere per quanto concerne la compatibilità dei loro accordi con le norme comunitarie in materia di concorrenza. Allo stesso tempo, sono di norma vietate le "restrizioni fondamentali", inequivocabilmente definite, aventi un'incidenza negativa sul mercato. In assenza di restrizioni fondamentali non si presume che gli accordi, già esistenti o di nuova costituzione e non rientranti nella cosiddetta "zona di sicurezza", siano vietati. Sarà necessaria una valutazione individuale dei probabili effetti dell'accordo. Ciò si distingue nettamente dal vecchio approccio, in base al quale le clausole restrittive venivano spesso considerate illegittime se non incluse nell'ambito dell'esenzione per categoria. Le linee direttrici definiscono i principi

13 secondo cui valutare i singoli casi non rientranti nella cosiddetta "zona di sicurezza". Il Regolamento estende inoltre il proprio ambito di applicazione in quanto includerà, oltre agli accordi di licenza di brevetti e know-how, anche quelli relativi al diritto sul disegno e ai diritti d'autore sul software. Laddove la Commissione non ha la facoltà di adottare un regolamento di esenzione per categoria, come nel caso di pool di brevetti e di accordi di licenza di diritti d'autore in generale, le linee direttrici forniscono chiare indicazioni sulla futura politica di applicazione. Anche la portata della nuova normativa viene estesa grazie ad una politica più indulgente nei confronti di numerose restrizioni importanti, in particolare le restrizioni relative alla produzione, alla clientela e all'ambito d'uso. Questi ed altri cambiamenti consentono al nuovo regolamento di diffondere in misura efficace le innovazioni, e di conferire alle imprese un più ampio ambito di azione nonché una maggiore libertà di progettazione. Le norme sono conformi alla nuova generazione di regolamenti di esenzione per categoria e alle linee direttrici per gli accordi di distribuzione e gli accordi di cooperazione orizzontale della Commissione, ma tengono conto allo stesso tempo delle differenze ovviamente esistenti tra accordi di licenza e distribuzione o tra accordi di licenza e accordi in materia di ricerca e sviluppo.

14 Contratti di cessione e di licenza per utilizzo del marchio Diversamente che per le licenze di brevetto, per i marchi non vi è un Regolamento Comunitario specifico il codice civile non impone un modello obbligatorio. La Direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni stabilisce che un marchio può formare oggetto di licenza per la totalità, o parte, del territorio dello Stato membro. Le licenze possono, inoltre, essere esclusive o non esclusive. La Commissione ha anche distinto la protezione territoriale assoluta del licenziatario da quella relativa. La protezione assoluta è quella che consente al licenziatario di impedire in qualunque caso, nel suo territorio, la vendita di prodotti marcati provenienti dal licenziante o da altri licenziatari. Con tale protezione il licenziatario può impedire l ingresso delle merci non solo quando le altre parti intendano esportarli di loro iniziativa, ma anche quando tali prodotti siano stati loro richiesti da clienti presenti nel suo stesso territorio, oppure formino oggetto di importazioni parallele. La Commissione, come in tutti gli altri campi, ha condannato la protezione assoluta. Infatti, le importazioni parallele, purché avvengano quale circolazione interna all Unione, non possono mai essere impedite, e la Commissione

15 oltre che a confermare questo principio, non ha esitato ad infliggere ammende ad imprese che, mediante accorgimenti contrattuali, avevano tentato appunto di bloccare simili importazioni (Theal/Watts, GADI, 1976, nr. 890). La Commissione si è dimostrata disponibile nei confronti di licenze che prevedevano una protezione semplicemente relativa. In questi tipi di licenza viene solo assicurato che sia il licenziante, sia gli altri licenziatari, si astengono da una politica attiva di vendita nel territorio riservato a terzi, in particolare si astengono dall insediare succursali e dal fare pubblicità specificamente destinata ad esso. Non deve essere individuato alcun impegno atto a respingere le richieste di fornitura che provengano dal territorio riservato a terzi (Campari, GADI, 1978, nr. 1124). La Commissione ritiene che il divieto, imposto al licenziatario, di trattare prodotti concorrenti con quelli che formano oggetto della licenza di marchio, rientri nel divieto dell art. 85. Tuttavia, lo ha ritenuto meritevole di esenzione, osservando che tale divieto può contribuire a migliorare la distribuzione dei prodotti sotto licenza, evitando dispersione di sforzi in materia di vendite, favorendo la costituzione di scorte e abbreviando i termini di consegna. Un simile divieto non è ammesso per le licenze di brevetto e per quelle di know-how.

16 Anche se la Commissione non si è pronunziata espressamente, sembra del tutto inammissibile qualsiasi clausola che limiti l autonomia del licenziatario nella fissazione dei propri prezzi. La Commissione ha ammesso che al licenziatario possa essere vietato di cedere i diritti concessi. Uno dei divieti principali è quello di concedere sub-licenze (Campari, GADI, 1978, nr. 1124). Una licenza di marchio deve anche prevedere le modalità di utilizzo del marchio in dettaglio ad esempio: le caratteristiche dimensionali, di forma e/o di colori connessi al marchio, le modalità di applicazione, l eventuale associazioni ad altri marchi, gli investimenti pubblicitari, il tipo di pubblicità e le campagne promozionali, l eventuale direct marketing, ecc Nelle licenze di marchio è normale quindi che il licenziante stabilisca delle regole rigide di qualità e si riservi di controllare il rispetto di dette regole. Anzi, il controllo da parte del licenziante del prodotto ottenuto dal licenziatario e marcato con il marchio dato in licenza è comunemente ritenuto un elemento essenziale per la validità del contratto di licenza; in mancanza del quale, il contratto è nullo in quanto il marchio perde la sua funzione distintiva del prodotto e del produttore. Le clausole di controllo di qualità per essere efficaci devono prevedere anche la

17 possibilità di controlli approfonditi anche sul procedimento industriale oltre sulle scritture contabili per la verifica delle royalty dovute. Il titolare del marchio ha l obbligo di tutelare il consumatore verificando che l uso del marchio fatto dal licenziatario non sia decettivo. L azione di nullità del marchio per inganno del consumatore o recettività può essere promossa anche dal Pubblico Ministero. Infine, per il principio di territorialità del marchio occorre che la licenza riferita al marchio di un particolare Stato risponda alle esigenze delle norme non derogabili di tale Stato per cui anche i criteri di qualità ed utilizzo del segno devono essere allineati alle leggi di tali Stati. Nel licensing internazionale è prassi comune verificare prima della sottoscrizione la validità delle obbligazioni sottoscritte alla luce delle norme non derogabili del Territorio. Avv. Furio S. Ghezzi