La circolazione dei segni distintivi

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1 La circolazione dei segni distintivi Marchio, insegna e ditta Torino, 19 marzo 2008 Avv. Massimo Sterpi

2 LA DITTA Segno distintivo dell impresa che consente l individuazione e la distinzione tra i vari imprenditori sul mercato (artt e ss. Cod. Civ.) Art Cod. Civ.: deve comprendere almeno il cognome o la sigla dell imprenditore Segno distintivo diverso ex art. 2 D. Lgs.10 febbraio 2005, n. 30 (C.P.I.) => capacità distintiva / novità / liceità Principio di unitarietà dei segni distintivi: artt. 12 c) e 22 C.P.I. Art Cod. Civ. Modificazione della ditta per differenziarla da quella già usata da altri (vale iscrizione registro imprese)

3 LA DITTA Trasferibilità Art Cod. Civ.: Non trasferibile separatamente dall'azienda (discusso se la norma sia stata tacitamente abrogata in seguito al nuovo regime di trasferibilità del marchio) Nel trasferimento di azienda inter vivos serve il consenso specifico dell alienante per trasferire ditta / Presunzione di trasferimento in caso di trasferimento d azienda mortis causa

4 L INSEGNA Citata, ma non definita, dall art Cod. Civ.; è un segno distintivo dell impresa che consiste nelle scritte e immagini che compaiono all ingresso degli esercizi commerciali aperti al pubblico Limitato rilievo pratico => Insegne più importanti sono registrate e usate come marchi Esplicito richiamo all art Cod. Civ. => obbligo di differenziazione Segno distintivo diverso ex artt. 12 c) e 22 C.P.I.

5 IL MARCHIO Artt e ss. Cod. Civ. Artt. da 7 a 28. D. Lgs. 30/2005 (C.P.I.) Oggetto della registrazione (artt. 7, 8 e 9 C.P.I.) Novità (art. 12 C.P.I.) Capacità distintiva (art. 13 C.P.I.) Liceità (art. 14 C.P.I.) Marchio di fatto (limiti temporali, territoriali e merceologici)

6 Cessioni Licenze Coesistenza Altri: IL MARCHIO: I CONTRATTI In generale Merchandising Franchising Sale & lease back Pegno

7 IL MARCHIO: I CONTRATTI Questioni comuni / 1 Indicazione dettagliata dei marchi oggetto dell'accordo, dei paesi e delle classi Per i marchi esteri, verifica possibilità di cessione / licenza marchio senza azienda La due diligence Estensione territoriale / classi coperte Ricerche di anteriorità (specie nei paesi senza esame ex officio) Mancato rinnovo Decadenza per non uso Volgarizzazione

8 IL MARCHIO: I CONTRATTI Questioni comuni / 2 Valutazione economica del marchio: Ricavi Spesa pubblicitaria o di ricerca Costo storico Costi amministrativi Costo necessario per la sostituzione del marchio Autonomia contrattuale Attualizzazione dei redditi differenziali

9 IL MARCHIO: I CONTRATTI Questioni comuni / 3 No inganno su caratteri essenziali dei prodotti / servizi (v. art. 23 C.P.I Cod.Civ.) Legge Applicabile Giurisdizione (su validità): solo marchi registrati o con effetto in Italia Competenza: solo sezioni specializzate (tesi prevalente: competenza inderogabile ex art. 28 c.p.c.) Arbitrato (problema intervento PM)

10 IL MARCHIO: I CONTRATTI Questioni comuni / 4 Contitolarità (artt. 6 C.P.I ss. Cod. Civ.): Salvo patto contrario, il singolo contitolare può cedere la propria quota ex art Cod. Civ. (con diritto di prelazione degli altri contitolari) Per cedere la totalità dei diritti di PI o per costituire un pegno è richiesto il consenso di tutti i comproprietari (1108 Cod. Civ.) Ciascun contitolare può chiedere lo scioglimento della comunione sul marchio Regolamento di comunione

11 I SINGOLI CONTRATTI CESSIONE (2573 Cod. Civ. e art. 23 C.P.I.) / 1 Contratto atipico a forma libera Diritto all uso di marchio figurativo, di fantasia o costituito da una ditta derivata, in mancanza di pattuizione contraria, si presume trasferito insieme all azienda (art Cod. Civ.)

12 I SINGOLI CONTRATTI CESSIONE / 2 Limiti alla cessione: Se parziale, deve avere ad oggetto l intera categoria di prodotti affini (per escludere la coesistenza di marchi interferenti) (tesi prevalente) Non possibile cessione territoriale parziale Trascrizione: effetti solo dichiarativi + soluzione conflitti tra terzi (artt. 138 e ss C.P.I.) Cessione diritto di agire contro terzi per violazioni anteriori alla cessione

13 I SINGOLI CONTRATTI LICENZA (2573 Cod. Civ. e art. 23 C.P.I.) / 1 Esclusiva / Non esclusiva / Sub-licenze Controllo qualità Tutela verso terzi (differenze tra licenziatario esclusivo e non esclusivo) Corrispettivo: Somma fissa Royalty (percentuale dei ricavi totali ottenuti dal licenziatario mediante lo sfruttamento del marchio) Minimo garantito + royalty

14 I SINGOLI CONTRATTI LICENZA / 2 Licenza non esclusiva Può essere limitata territorialmente Consente a più soggetti di utilizzare il marchio per prodotti identici (art. 23, co. 2, C.P.I.) Rinnovo marchi Nuovi depositi Estensioni territoriali

15 I SINGOLI CONTRATTI LICENZA / 3 Trascrizioni licenze (Italia + estero) Restyling Obbligo uso del marchio (decadenza) Modalità uso del marchio (volgarizzazione, uso simbolo ) Controllo dati di fatturato / pezzi venduti Smaltimento scorte post-contratto

16 IL MARCHIO: I CONTRATTI ACCORDI DI COESISTENZA No inganno per il pubblico Se inganno, decadenza dei marchi Possibili violazioni antitrust

17 I SINGOLI CONTRATTI MERCHANDISING Cessione (a titolo oneroso) e sfruttamento del valore suggestivo acquisito da nomi, figure o insieme di segni distintivi grazie alla loro utilizzazione nell ambito di una certa attività, che ne consente la diffusione per promuovere la vendita di prodotti o di servizi non inerenti all attività nella quale il nome, figura o segno è stato originariamente e viene principalmente utilizzato M. Cavandini, Considerazioni sul contratto di merchandising di marchio Merchandising vs. Brand extension

18 I SINGOLI CONTRATTI FRANCHISING / 1 Definizione (L. 129/2004): L affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

19 I SINGOLI CONTRATTI FRANCHISING / 2 Ruolo del marchio (obbligo di comunicazione almeno 30 giorni prima della stipula del contratto) Forma: scritta (a pena di nullità) Durata minima: tre anni

20 I SINGOLI CONTRATTI SALE & LEASE BACK / 1 Cessione del marchio a società di leasing dietro pagamento di un corrispettivo in denaro Acquisto di licenza da parte del cedente e pagamento di canone Riscatto del marchio al termine del periodo di leasing

21 Vantaggi: I SINGOLI CONTRATTI SALE & LEASE BACK / 2 Aumento della liquidità disponibile in tempi rapidi Deducibilità fiscale dei canoni per 9 anni (durata minima del contratto di leasing: 18 anni per l'ammortamento fiscale)

22 I SINGOLI CONTRATTI PEGNO (art. 140 C.P.I.) Garanzia reale: soddisfacimento del credito attraverso la vendita del bene (può essere problematica la valutazione economica del marchio) diritto privilegiato rispetto ad altri creditori (se vi sono più creditori, rileva la data di trascrizione) Richiesta la sottoscrizione di un contratto specifico Iscrizione nei pubblici registri presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 140 C.P.I.)

23 LE ASTE DI MARCHIO Amplissimo parco di possibili acquirenti Transazioni veloci e trasparenti Possibilità di convertire rapidamente il marchio in denaro Diffuse prevalentemente negli USA (Ocean Tomo) e in Germania (IP Auctions GmbH)

24 GRAZIE PER L ATTENZIONE Avv. Massimo Sterpi

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