Quaderni di AIDA. n. 24

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2 Quaderni di AIDA n. 24

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4 Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale The EU Patent Protection Lights and Shades of the New System a cura di Costanza Honorati G. Giappichelli Editore Torino

5 Copyright G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL FAX ISBN/EAN L opera è stata pubblicata con il contributo del Dipartimento delle Scienze giuridiche nazionali e internazionali dell Università degli Studi di Milano-Bicocca. Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, Milano, autorizzazioni@clearedi.org e sito web

6 MARCO RICOLFI La biforcazione tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi MARCO RICOLFI SOMMARIO: 1. La nozione di biforcazione tra azioni di validità e di contraffazione. 2. Il quadro di riferimento. 3. Il riparto di competenza delle divisioni del Tribunale. 4. Un caso di scoperta asimmetria processuale. 5. Variazioni sul tema dell asimmetria processuale. 6. Il fondamento razionale dell istituto della biforcazione nel sistema tedesco e nell accordo TUB. 8. Quasi una conclusione. 1. La nozione di biforcazione tra azioni di validità e di contraffazione Nell ambito del diritto brevettuale ereditiamo l espressione biforcazione dal diritto tedesco ed, anzi, più specificamente dal diritto processuale dei brevetti tedesco. Il punto di partenza di quel sistema stava in un riparto di giurisdizione (non di competenza) fra giudice ordinario, cui spettava (e spetta) di conoscere le azioni di contraffazione e di risarcimento del danno in materia di brevetti, ed autorità amministrativa, incardinata presso l Ufficio Federale dei Brevetti (il Bundespatentamt), cui spettava il compito di conoscere non solo delle opposizioni al rilascio del brevetto ma anche delle azioni di nullità o di revoca successive alla concessione (in modo, per la verità, non molto dissimile da quanto avviene oggi in materia di marchio comunitario) 1. Alla svolta da cui prende le mosse l istituto della biforcazione ha dato origine una decisione del Bundesverwaltungsgericht del lontano , che aveva ritenuto incostituzionale questo assetto, considerandolo contrario al principio della divisione dei poteri: la questione di validità del brevetto non poteva essere lasciata ad un organo amministrativo e non giurisdizionale. La soluzione al problema di costituzionalità è stata trovata dal legislatore tedesco non già accorpando presso il giudice ordinario contraffazione del brevetto e 1 In argomento v. A. HARGUTH, S. CARLSON, Patents in Germany and Europe. Procurement, Enforcement and Defense. An International Handbook, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 93 ss.; G. BENKARD (ed.), Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz, München, 1993, 9 Aufl., p. 75 ss., p ss. e p ss. 2 V. la sentenza del 12 giugno 1959, in NJW 1959, p. 507 s. Sul punto v. A. HARGUTH, S. CARLSON, Patents in Germany and Europe cit., p. 93 ss. 171

7 LA BIFORCAZIONE TRA AZIONI DI VALIDITÀ ED AZIONI DI CONTRAFFAZIONE danni, da un lato, e invalidità, ma creando, come evidentemente è possibile in un ordinamento che non conosca il divieto di istituzione di giurisdizioni speciali, un nuovo giudice, il Bundespatentgericht, cui, a partire dal 1961, è stata affidata in via esclusiva la giurisdizione in materia di invalidità. Tornerò più avanti sulle ragioni, non intuitive ma alla fin fine dotate di una loro razionalità, di questa scelta. Per il momento mi limito ad osservare che era così nata la biforcazione : iniziata dal titolare del brevetto un azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario, l azione riconvenzionale di nullità non poteva e non può essere coltivata dal convenuto, l asserito contraffattore, di fronte al medesimo giudice; essa doveva e deve essere proposta di fronte al neoistituito Bundespatentgericht. Per questo si dice che le due azioni, di contraffazione e di nullità, si biforcano. Lo stesso vale se sia iniziata un azione di nullità del brevetto a titolo principale: anche se il titolare del brevetto ritenga di fare valere che l attore nel giudizio di nullità stia in effetti violando il brevetto e quindi sia un contraffattore, questa seconda azione, di contraffazione, non potrà essere proposta di fronte al Bundespatentgericht ma solo al giudice ordinario. Può essere utile e conoscitivamente legittimo parlare di biforcazione nelle azioni brevettuali anche in un senso più ampio, a ricomprendere anche ipotesi diverse dalla divaricazione fra azione di contraffazione ed azione di nullità. Si può infatti assumere che sia normale in qualche senso del termine che l azione di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione siano conosciute dallo stesso giudice; e, se così è, si scorgerà una biforcazione, diversa dalla precedente ancorché ad essa omologa, anche nelle regole che destinino la cognizione dell una azione ad un giudice diverso da quello cui compete la cognizione dell altra (come avviene in questo caso non nel diritto tedesco, ma nella disciplina dell accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, TUB) 3. Stando dentro a questa griglia concettuale, possiamo subito rilevare che l accordo TUB esibisce tre casi di biforcazione. La prima è prevista dal combinato disposto fra la lett. a del par. 1 dell art. 32 accordo TUB in collegamento con la lett. e dell art. 32 del medesimo accordo TUB e concerne i rapporti fra l azione di contraffazione da un lato e la domanda riconvenzionale di invalidità (o revoca) del brevetto dall altro lato. La seconda dal combinato disposto fra la medesima lett. a del par. 1 dell art. 3 Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, Bruxelles, 19 febbraio Per una ricognizione delle vicende che hanno condotto al brevetto europeo unitario v. M. SCUFFI, Il brevetto europeo con effetto unitario e l Unified Patent Court, in Dir. Ind. 2013, p. 156 ss.; H. ULLRICH, Select from within the System: the European Patent with Unitary Effect, in C. GEI- GER (ed.), Quel droit des brevets pour l Union Européenne? What Patent Law for the European Union?, Paris, 2013, p. 207 ss.; M. BRANDI-DOHRN, Some Critical Observations on Competence and Procedure of the Unified Patent Court, in IIC, 2012, p. 372 ss.; T. JAEGER, All Back to Square One? An Assessment of the Latest Proposals for a Patent Court for the Internal Market and Possible Alternatives, in IIC, 2012, p. 286 ss.; C.N. PEHLIVAN, The Creation of a Single EU Patent System: From Dream to (Almost) Reality, in EIPR, 2012, p. 453 ss. 172

8 MARCO RICOLFI 32 accordo TUB in collegamento con la lett. d dell art. 32 del medesimo accordo TUB e concerne i rapporti fra l azione di contraffazione da un lato e la domanda principale di invalidità (o, nel linguaggio del diritto del brevetto europeo unitario, di revoca) del brevetto dall altro lato. La terza dal combinato disposto fra la medesima lett. a del par. 1 dell art. 32 accordo TUB in collegamento con la lett. b dell art. 32 del medesimo accordo TUB e concerne i rapporti fra l azione di contraffazione da un lato e l azione di accertamento negativo del brevetto dall altro lato. 2. Il quadro di riferimento Prima di vedere più da vicino come funzioni e quali effetti abbia la biforcazione accolta dall accordo TUB, occorre collocarla nel quadro di riferimento che le fornisce significato. Quali siano le coordinate base del sistema TUB è presto detto. Esso si articola in un tribunale di primo grado ed in una corte di appello. Mentre la corte è unica ed è allocata a Lussemburgo, quasi a respirare la stessa aria che ha fatto bene alla Corte e al Tribunale UE, le cose diventano più complesse per il tribunale di primo grado istituito dall accordo TUB. Il tribunale comprende, secondo quanto recita il par. 1 dell art. 7 accordo TUB, una divisione centrale e più divisioni locali e regionali. La divisione centrale non è unica, ma grazie agli accordi di spartizione che sono il pane ed il sale della politica europea «ha la propria sede a Parigi, con sezioni», però, «a Londra e Monaco» 4. Sono previste più divisioni locali, ma non si sa ancora quante saranno. Ciascuna divisione locale è istituita in un singolo Stato membro; se i procedimenti avviati annualmente superano i cento nello Stato membro in questione, ivi possono essere istituite altre divisioni locali (fino a quattro) (art. 7 parr. 3 e 4). Una divisione regionale è invece al servizio di più di uno Stato membro, par. 5 dell art. 7, nel caso in cui parrebbe di arguire una divisione locale risulti sovradimensionata rispetto alle esigenze dei singoli Stati membri in questione. Ai fini che qui interessano, val la pena di segnalare una circostanza che si rivelerà significativa più avanti. Nel pool di giudici del Tribunale è previsto che vi siano giudici qualificati sotto il profilo sia giuridico sia tecnico (art. 18 par. 2 accordo TUB); l assegnazione di «un giudice qualificato sotto il profilo tecnico» è prevista anche per il collegio delle divisioni locali e regionali (su richiesta delle parti od iniziativa del collegio giudicante: par. 5 dell art. 8 accordo TUB). 4 I casi sono distribuiti secondo l allegato II all accordo che moltiplicherà i costi di transazione, visto che effettua il riparto sulla base di una tabella di materie di difficilissima (forse impossibile) applicazione. 173

9 LA BIFORCAZIONE TRA AZIONI DI VALIDITÀ ED AZIONI DI CONTRAFFAZIONE 3. Il riparto di competenza delle divisioni del Tribunale La competenza del giudice per una determinata azione in materia di brevetto europeo, con o senza effetto unitario, è individuata all intersezione di criteri che attengono alla materia ed al territorio. I casi sono quattro Iniziamo con l azione di contraffazione. Per le azioni di contraffazione (di cui alla lett. a del par. 1 dell art. 32 accordo TUB, cui si accodano le azioni per così dire ancillari e consequenziali per misure provvisorie, lett. c, e le azioni risarcitorie ed indennitarie di cui alle lett. c, f e g del medesimo par. 1 dell art. 32) è competente la divisione locale o regionale del locus commissi delicti, lett. a del par. 1 dell art. 33 accordo TUB, od, a scelta dell attore, la divisione locale o regionale della sede del convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, della sede di uno di essi. Degno di nota è che i presupposti per il consolidamento in un unica azione delle pretese verso una pluralità di convenuti sanciti dalla seconda parte della lett. b del par. 1 dell art. 33 accordo TUB siano molto più ampi di quelli, assai restrittivi, fatti propri dalla giurisprudenza comunitaria 5 ; e che quindi le possibilità di forum shopping a favore dell attore in contraffazione siano accresciute rispetto alla situazione che deriva dall applicazione del reg. (CE) n. 44/2001 prima e del reg. (UE) n. 1215/2012 poi Il secondo caso concerne la domanda riconvenzionale di nullità; ed è qui che trova emersione la biforcazione. Per definizione la domanda riconvenzionale di nullità prende le mosse dalla stessa divisione, sia essa locale o regionale, presso cui sia radicata l azione di contraffazione. Infatti, coessenziale ad una domanda riconvenzionale (come del resto ad un eccezione) è che essa sia proposta dal convenuto contro l attore nel medesimo giudizio intentato da quest ultimo. Il par. 3 dell art. 33 disegna a questo riguardo tre possibilità. a) È possibile che le parti siano d accordo a deferire la causa nella sua interezza, e, quindi, con riguardo sia all azione principale di contraffazione sia all azione riconvenzionale di nullità, «alla divisione centrale per decisione» (lett. c del par. 3 dell art. 33 accordo TUB) 6. In assenza di un accordo delle parti, la divisione locale o regionale interessata ha due opzioni, fra cui essa sceglierà «previa audizione delle parti»: b) essa ha la facoltà di «procedere sia con l azione per violazione» che sin qui abbiamo chiamato l espressione, in tutto e per tutto equivalente, di contraffazione «sia con la domanda riconvenzionale» di revoca o nullità; il che significa che il procedimento resta unitario; oppure 5 Per lo stato della questione a questo riguardo sia consentito rinviare al mio The Recasting of Brussels I Regulation from an IP Lawyer s Perspective, in F. POCAR, I. VIARENGO, F.C. VIL- LATA (a cura di), Recasting Brussels I, Padova, 2012, p. 147 ss., cui adde ora Corte di giustizia, 12 luglio 2012, causa C-616/10, Solvay c. Honeywell. 6 Se il procedimento sarà poi allocato a Parigi, Monaco o Berlino dipenderà dal riparto fra i casi di cui all allegato II. 174

10 MARCO RICOLFI c) di optare per la biforcazione; infatti, la lett. b dello stesso par. 3 dell art. 33 prevede la possibilità per la divisione interessata di «deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione centrale e di sospendere o procedere con l azione per violazione». Dove è chiaro che il procedimento di contraffazione e quello di nullità se ne vanno ciascuno per la sua strada, dando, per l appunto, vita ad una biforcazione delle due azioni; salvo che fa un mondo di differenza che, mentre l azione di nullità percorre il suo cammino, quella di contraffazione sia sospesa oppure continui per la sua strada. Al momento parrebbe che questa seconda sottoipotesi sia più probabile e tenderei a dire molto più probabile della prima. Infatti, l orientamento che si può desumere dal Preliminary set of provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court in corso di adozione 7 è ben espresso da due Rules, la 37 e la 118 che così recitano: «Rule 37 Where the panel decides to proceed in accordance with Article 33(3)(b) of the Agreement, the panel may stay the infringement proceedings pending a final decision in the revocation procedure and shall stay the infringement proceedings where there is a high likelihood that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure». «Rule 118 If a revocation action is pending before the central division, the local or regional division: may render its decision on the merits of the infringement claim, including its orders, under the condition subsequent pursuant to Article 56(1) of the Agreement that the patent (patents) is (are) not held to be wholly or partially invalid by the final decision in the revocation procedure or a final decision of the European Patent Office or under any other term or condition, or may stay the infringement proceedings pending a decision in the revocation procedure or a decision of the European Patent Office and shall stay the infringement proceedings if it is of the view that there is a high likelihood that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure or of the European Patent Office». Con la conseguenza, non gradita al convenuto in contraffazione che, in assenza di sospensione, egli corre il rischio di essere assoggettato ad un inibitoria e ad altre misure sanzionatorie dalla sentenza emanata dal giudice della contraffazione, anche se di lì a qualche tempo magari il giudice della nullità accerterà che il brevetto dopo tutto andava revocato e 3.4. Ci sono però ancora altri due casi, anche loro interessanti. Il terzo concerne le azioni di accertamento negativo della violazione, lett. b del par. 1 dell art. 32 accordo TUB; il quarto le azioni a titolo principale di nullità del bre- 7 Nella quindicesima versione pubblicata il 31 maggio 2013, disponibile a Si veda sul punto il commento di M. TAVASSI, in questo volume. 175

11 LA BIFORCAZIONE TRA AZIONI DI VALIDITÀ ED AZIONI DI CONTRAFFAZIONE vetto, lett. d del par. 1 dell art. 32 accordo TUB. Queste hanno una disciplina processuale unitaria. Intanto, l una e l altra devono essere necessariamente proposte dall attore, che poi è il terzo potenziale convenuto in contraffazione, di fronte alla divisione centrale, prima parte del par. 4 dell art. 33 accordo TUB. Con riferimento a questo segmento della previsione, si può ben dire: addio alla c.d. torpedo action. Questo istituto 8, come è ben noto, aveva fin qui dato, un po sciaguratamente, l opportunità a schiere di potenziali convenuti in contraffazione di battere sul tempo il titolare del brevetto per portarlo in giudizio di fronte al giudice più lento fra quelli che si riuscisse a selezionare grazie alle opportunità di forum shopping consentite dal reg. n. 44/2001. Quindi l addio alla torpedo va salutato, in sé e per sé, senza lacrime. «Tuttavia», come recita la seconda parte del par. 4 del medesimo art. 33 accordo TUB, «se dinanzi ad una divisione locale o regionale è stata proposta, tra le stesse parti e con riguardo allo stesso brevetto, un azione per violazione di cui all art. 32, par. 1, lett. a) tali azioni possono essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o regionale» che già stia conoscendo dell azione di contraffazione. Con il che si ritorna alle tre ipotesi illustrate al punto precedente: accordo sulla divisione centrale; procedimento unitario di contraffazione e non contraffazione, e procedimento unitario di contraffazione e nullità; oppure biforcazione. Dove i criteri di scelta saranno con tutta probabilità quelli lumeggiati dalle Rules, con i dovuti adattamenti. 4. Un caso di scoperta asimmetria processuale Vi sono alcuni profili della disciplina che balzano all attenzione già ad una prima lettura delle norme. Vi è un accentuata disparità di trattamento fra l attore in contraffazione e tutti gli altri soggetti della scena processuale. All attore in contraffazione sono concessi a larghe mani i benefici del forum shopping (3.1 supra) nel momento stesso in cui questi vengono (opportunamente) sottratti a chi (i potenziali convenuti in contraffazione) intenda agire in accertamento negativo della contraffazione od in nullità (3.3. e 3.4 supra). A quest ultimo soggetto è sottratta qualsiasi possibilità di scelta: egli deve andare di fronte alla divisione centrale e quindi far le valigie per Parigi, Londra o Monaco, emigrando per agire in giudizio, salvo che non abbia la buona ventura di risiedere in una di queste nazioni oppure, se il titolare del brevetto, valendosi per l appunto di una delle molteplici opzioni a sua disposizione, abbia già intrapreso un azione di contraffazione, il convenuto in contraffazione dovrà portare anche la causa da lui intentata di fronte al giudice prescelto dal titolare del brevetto. 8 V. fra i molti P. VÉRON, ECJ Restores Torpedo Power, in IIC, 2004, p. 638 ss. e M. FRAN- ZOSI, Torpedoes Are Here to Stay, in IIC, 2002, p. 154 ss. 176

12 MARCO RICOLFI Certo, anche la possibilità della biforcazione dà il suo contributo all asimmetria. Essa comporta il rischio che, come abbiamo visto, è in realtà una probabilità che l azione di contraffazione del brevetto non venga sospesa ma prosegua mentre un giudice diverso conosce della nullità: con la conseguenza che il convenuto potrebbe essere assoggettato ad inibitorie e a condanne al pagamento di risarcimenti del danno, sulla base di un titolo brevettuale che solo in un momento successivo si rivela invalido. Epperò la biforcazione è solo la cartina di tornasole di un sistema che, assai grossolanamente, distingue fra heroes e villains, studiandosi di rendere la vita più facile possibile ai primi (i titolari dei brevetti) e più difficile possibile ai secondi (i terzi asseritamente autori di una contraffazione). Sulle ragioni di opportunità di questo approccio avrò occasione di tornare fra breve; e, per parte mia, mi piacerebbe se i colleghi che studiano diritto europeo, diritto costituzionale e diritto internazionale pubblico sapessero indicare quale è la valutazione che proviene, sotto i diversi profili che fanno richiamo al divieto di discriminazione, dalle norme che essi studiano a proposito di un assetto così sbilanciato ed immaginare i rimedi che possono essere esperiti contro l accordo TUB per questo suo singolare sbilanciamento. Per quanto mi concerne, mi parrebbe che la palese violazione del principio della parità delle armi vada esaminata alla luce dell art. 6 della CEDU. 5. Variazioni sul tema dell asimmetria processuale Che un qualche rimedio debba essere cercato, convince la lettura delle restanti norme che qui fin ora si sono lasciate da parte e che pure connotano in senso fortissimo il carattere discriminatorio dell architettura processuale. Torniamo per un momento al caso delle azioni a titolo principale di nullità del brevetto, lett. d del par. 1 dell art. 32 accordo TUB, fin qui indicato sub 3.4 supra. L attore in nullità deve, lo abbiamo visto, agire di fonte alla divisione centrale, par. 4 dell art. 33, salvo che già penda azione di contraffazione di fronte alla divisione locale o regionale scelta dal titolare; ed allora l attore in nullità si deve accomodare di fronte al giudice scelto dal titolare. Con il par. 5 dell art. 33 gli estensori dell accordo hanno voluto infilare un altro asso nella manica dei titolari del brevetto: anche se al momento dell instaurazione dell azione di nullità non fosse pendente un azione di contraffazione, il titolare può a quanto pare senza limiti di tempo provocare una traslatio iudicii dalla divisione centrale alla divisione locale o regionale di sua scelta, e, quindi, individuata con tutti i crismi del forum shopping. E la mossa è questa volta addirittura possibile a posteriori, dopo l instaurazione della controversia opposta e simmetrica, con un espediente semplicissimo: quello di «proporre un azione per violazione di cui allo stesso art. 31 par. 1, lett. a, con riguardo allo stesso brevetto», par. 5 dell art. 33 accordo TUB. Si tratta di un esempio singolare di azione tardiva, ma del tutto efficace in quanto addirittura dotata di vis attractiva in palese 177

13 LA BIFORCAZIONE TRA AZIONI DI VALIDITÀ ED AZIONI DI CONTRAFFAZIONE contrasto al principio della perpetuatio iurisdictionis. La divisione locale o regionale adita, sempre secondo il par. 5 dell art. 33, ove sia intrapresa questa azione tardiva di contraffazione, ha poi, more solito, la facoltà di biforcare o non biforcare, ritornando così quindi alle alternative esposte al punto 3.2 supra. Gli estensori dell accordo devono avere trovato abbastanza gustoso questo trabocchetto, che consente ai titolari del brevetto di disfare le scelte processuali dell attore in nullità, anche se queste sono (come si è visto) già in partenza piuttosto penalizzanti; e devono avere pensato bene di estendere il trabocchetto dell azione tardiva ma dotata di vis attractiva al caso delle azioni di accertamento negativo di contraffazione. Anche qui il titolare del brevetto può disfare le scelte (obbligate) della controparte, semplicemente agendo di fronte alla divisione locale o regionale di sua scelta: par. 6 dell art. 33 accordo TUB. Non saprei se sia stato un modicum di residuo pudore che ha suggerito di limitare nel tempo questa seconda possibilità di traslatatio iudicii. Certo è che il par. 6 dell art. 33 consente al titolare del brevetto di attivare il trabocchetto entro limiti di tempo precisi: «entro tre mesi dalla data in cui l azione è stata avviata dinanzi alla divisione centrale», ultima parte del par. 6 dell art. 33 accordo TUB. E certo è anche che questa previsione suggerisce, con la forza persuasiva del confronto con il par. 5 dello stesso art. 33 accordo TUB, che nel caso precedente, da questo regolato, limiti di tempo per azionare il trabocchetto non ci siano. Cosicché in quest ultimo caso, che, si ricorderà, concerne l azione a titolo principale di nullità del brevetto, il titolare del brevetto potrà attendere, forse anche al termine delle consulenze tecniche, per decidere se non convenga, come talora si dice, impagliare i tondi ed andare a cercare migliore fortuna di fronte ad un giudice nuovo e, si spera, accuratamente selezionato. 6. Il fondamento razionale dell istituto della biforcazione nel sistema tedesco... Resta naturalmente da domandarsi quale possa essere il fondamento razionale del sistema processuale che si è sommariamente abbozzato. Una chiave di lettura può essere data dal confronto con il fondamento razionale della biforcazione nella sua patria di origine, in Germania. In quel caso, si può abbastanza facilmente escludere che nel disegno originario, che ha condotto all istituzione del Bundespatentgericht e nell affidamento a questo della giurisdizione sulle domande, principali e riconvenzionali, di nullità, vi sia mai stato un intento di favorire i titolari di brevetto rispetto a coloro che agissero per la revoca del titolo brevettuale. E ciò anche se in Germania le statistiche dicono che nell 85-90% l azione di contraffazione prosegue, e non viene sospesa, di fronte al giudice ordinario, mentre il Bundespatentgericht conosce della questione di validità del brevetto 9. 9 Così T. BOPP, H. HOLZAPFEL, Germany, in D. WILSON (ed.), International Patent Litigation, London, 2009, p. 103 ss., a p

14 MARCO RICOLFI In Germania il sistema della biforcazione sembra poggiare su ragioni storiche e culturali, piuttosto che sulla volontà preconcetta di favorire una categoria di soggetti i titolari di brevetti che agiscano in giudizio rispetto a coloro che, magari essendo a lor volta titolari di altri brevetti, mettano in discussione la validità del brevetto altrui. La ragione culturale sta nell idea che della validità del brevetto non possa agevolmente decidere un organo giudiziario dotato esclusivamente di competenze giuridiche. Dell argomento si erano fino al 1959 occupate le divisioni del Bundespatentamt e la camera di ricorsi dello stesso ufficio, con la perizia e l affidabilità di organi che attingevano a competenze di tipo tecnico oltre che giuridico. Quando nel 1959 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato l incostituzionalità della giurisdizione di organi amministrativi in materia di nullità di brevetti, la prima questione visualizzata da coloro che si sono interrogati sulle modifiche legislative da apportare è stata quella di come garantire il permanere di un input proveniente da giudici muniti di conoscenze tecniche. Questo obiettivo era irraggiungibile, affidandosi alla magistratura ordinaria, che pure ha competenza nelle questioni di contraffazione, ma che è composta solo di giudici giuristi; ed allora si è pensato di istituire un giudice speciale che accogliesse in sé anche competenze tecniche, per l appunto il Bundespatentgericht. Istituita la dualità di giurisdizioni, la biforcazione era un risultato ineluttabile. Ecco, dunque, la ragione storica. D altro canto, l idea che il procedimento di contraffazione del brevetto possa marciare per la sua strada anche se pende un azione di nullità di fronte ad altro giudice non è risultata affatto ripugnante alla cultura specialistica tedesca. L esperienza aneddotica insegna che gli ambienti interessati siano piuttosto orgogliosi che preoccupati del sistema. Di esso si pensa che abbia il vantaggio, considerato giustamente non indifferente, di potere fruire dell alto livello decisionale garantito dalla presenza di giudici tecnici. Che poi un brevetto tedesco possa essere posto alla base di una decisione, magari provvisoriamente esecutiva, di inibizione della contraffazione o di risarcimento dei danni, mentre pende ancora un azione di nullità di fronte ad un altro organo, non è risultato che stride all interno delle coordinate del sistema tedesco, per almeno due ragioni. La prima è che la cultura brevettuale tedesca poggia sulla convinzione dell imperatività del brevetto: la qualità dei brevetti rilasciati dal Patentamt è elevata e quindi non si corrono troppi rischi a portare alle sue estreme conseguenze la presunzione di validità che assiste il brevetto concesso, fino a basare su di esso una condanna ancor in pendenza di un azione di nullità. Del resto, si dice (ed è questa la seconda ragione), se l annullamento fosse molto verosimile, il giudice della contraffazione potrebbe pur sempre sospendere il procedimento di fronte a sé in attesa della decisione dell azione di nullità. Vi è del resto una controprova di questo tipo di spiegazione: l ordinamento tedesco prevede che, nel caso in cui il brevetto azionato dal titolare si riveli nullo, 179

15 LA BIFORCAZIONE TRA AZIONI DI VALIDITÀ ED AZIONI DI CONTRAFFAZIONE dopo che è stata azionata una sentenza di contraffazione, il titolare medesimo resti sottoposto ad una Restitutionsklage, ad un azione restitutoria, attraverso la quale il convenuto in contraffazione ingiustamente condannato può far valere le sue pretese risarcitorie per il danno subito da una sentenza rivelatasi poggiante sul fondamento di un titolo invalido e quindi resa non iure e nell accordo TUB Se così è, vale la pena domandarsi se il sistema processuale allestito dagli e- stensori dell accordo TUB abbia basi in qualche misura omologabili a quelle che sorreggono le scelte del legislatore tedesco. Ci sono molte ragioni per dubitarne. Non si può dire intanto che il sistema TUB trovi la propria ragione nell esigenza di sottoporre l azione di nullità al vaglio di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. Anche le sezioni locali, regionali ed a maggior ragione la sezione centrale presso cui sia sollevata una domanda riconvenzionale di nullità o instaurata una domanda principale di nullità hanno al proprio interno giudici dotati di competenze sotto il profilo tecnico: parr. 2 e 3 dell art. 18 e par. 5 dell art. 8 accordo TUB. Ma, ci si domanderà, l accordo TUB prevede come la legge tedesca una Restitutionsklage? Un accenno si può forse scorgere nelle pieghe degli artt. 65 ed 82, in particolare nel par. 4 dell art. 65 e nel par. 2 dell art. 82 accordo TUB. Ma certo gli estensori dell accordo non hanno avuto fra le loro preoccupazioni principali quella di garantire che il terzo che avesse subito danno dall esecuzione di una sentenza di condanna basata su di un brevetto poi revocato possa conseguire un adeguato ristoro. Per dire le cose con la dovuta franchezza, gli estensori dell accordo TUB non sembrano essersi affatto avveduti della questione; e quindi, se si troverà una qualche forma di rimedio omologo alla Restitutionsklage, questo dovrà essere estratto a forza dalle norme. La ratio del disegno, un po perverso per la verità, delle norme processuali dell accordo è dunque solo quella che balza agli occhi già ad una prima lettura: avvantaggiare sistematicamente i titolari dei diritti di brevetto azionati e svantaggiare sistematicamente i loro contraddittori. Di questa asimmetria programmata l istituto della biforcazione fra azioni di contraffazione ed azioni di nullità è, come si è visto, soltanto una prima manifestazione. Infatti, l asimmetria percorre tutto il tessuto delle norme processuali e raggiunge il suo diapason nelle previsioni che sanciscono una possibilità unilaterale (a favore dei titolari di brevetto azionati) di una traslatio iudicii mediante un azione del titolare del brevetto tardiva e tuttavia dotata di vis attractiva. Se ancor si volesse avere una controprova di questo intento, peraltro così scoperto da lasciare ben pochi dubbi, basterebbe guardare all art. 74 accordo TUB: 10 Sul punto v. T. BOPP, H. HOLZAPFEL, Germany cit., p

16 MARCO RICOLFI dove l appello contro le sentenze del Tribunale normalmente non ha efficacia sospensiva, par. 1, salvo che esso abbia per oggetto «un decisione relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca», nel qual caso l appello «ha sempre effetto sospensivo» (par. 2). Diventa dunque difficile discorrere di ratio o di fondamento razionale delle scelte dell accordo TUB: che appaiono piuttosto null altro che il risultato di una scelta di campo preconcetta. 8. Quasi una conclusione Che dire? L assetto ora esaminato, dalla biforcazione alla traslatio iudicii tardiva, reca in sé i segni di un pregiudizio favorevole ai titolari dei brevetti che agiscono in contraffazione. Si tratta di una scelta non condivisibile. E per ragioni non solo estemporanee. Si potrebbe a questo proposito far valere che una tutela rafforzata di chi agisce in giudizio a tutela dei brevetti rischia di favorire più le imprese di Stati terzi che quelle europee; e sotto altro profilo di dare spazio ai c.d. patent trolls 11. Ma non è a questo livello che si collocano le obiezioni. La stessa categoria dei patent trolls va a sua volta sottoposta a vaglio critico 12 ; e la circostanza che le imprese europee siano indietro rispetto a quelle nordamericane in quasi tutti i settori strategici per il futuro dell ICT e delle scienze della vita non è una buona ragione per spuntare l arma brevettuale. La ragione per la quale l assetto ora illustrato è inaccettabile e perverso è un altra: è che si tratta di norme che sono state pensate e costruite, come ha scritto un grande Maestro come Hans Ullrich, con un solo obiettivo in testa, quello di disegnare norme che fossero gradite all impresa per rendere appetibile all impresa medesima il sistema brevettuale proposto 13. Ora, non ci vuole un grande ingegno per comprendere che l istituto brevettuale è idoneo a contribuire al raggiungimento dello scopo suo, che è quello di incentivare l innovazione, solo se sia il risultato del bilanciamento di una pluralità di interessi: quello delle imprese che già hanno innovato e già sono presenti sul mercato, quello degli utilizzatori finali della tecnologia, quello delle generazioni successive di innovatori, i c.d. downstream innovators (che spesso sono newcomers che sfidano gli incumbents), e quello del mantenimento di una apertura concorrenziale dei mercati. E questo bilanciamento di interessi è anche nell interesse delle imprese che innovano: non di questa o quella impresa, ma del sistema dell impresa e dell innovazione tecnologica. 11 In argomento C. HEATH, Wrongful Patent Enforcement Threat and Post-Infringement Invalidity in Comparative Perspective, in IIC, 2008, p. 307 ss. 12 Perché basata sul preconcetto che non sia meritevole di tutela il titolare di un brevetto che non procede allo sfruttamento diretto del brevetto. 13 H. ULLRICH, Select from within the System cit. 181

17 LA BIFORCAZIONE TRA AZIONI DI VALIDITÀ ED AZIONI DI CONTRAFFAZIONE Le norme che ora si sono commentate e molte fra le norme sostanziali che vi fanno corona non sono affatto basate su di un bilanciamento di interessi. Sono il riflesso di una preconcetta scelta di campo a favore dei titolari di brevetti, anzi: di quei titolari dei brevetti che agiscano in giudizio per fare valere la contraffazione delle loro privative; quasi che questo sbilanciamento possa riscuotere il plauso e l appoggio delle imprese. Si tratta quindi di norme che difficilmente potranno svolgere il ruolo di sostegno dell innovazione che esse si propongono di realizzare. 182