IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DI BREVETTO. PRIME RIFLESSIONI AGGIORNATE ALLA GIURISPRUDENZA APPLE V. SAMSUNG

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1 IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DI BREVETTO. PRIME RIFLESSIONI AGGIORNATE ALLA GIURISPRUDENZA APPLE V. SAMSUNG di Francesca Maschio (Ricercatore di Istituzioni di Diritto Privato, Università Telematica Internazionale Uninettuno) 19 settembre 2012 Il processo di creazione di un sistema internazionale di tutela del brevetto è particolarmente complesso ed in evoluzione. Le proposte di armonizzazione delle discipline nazionali a livello internazionale sono determinate dalla continua crescita dell importanza dei brevetti nel commercio mondiale e finalizzate alla riduzione dei costi di protezione e di attuazione. L armonizzazione della disciplina sostanziale, invocata dal World Intellectual Property Organization (WIPO) è ancora incompiuta 1. Contributo richiesto dalla Direzione in forma di nota a prima lettura e sottoposto a referaggio. L Autore dichiara l assenza di incarichi professionali o conflitto d'interessi che possano avere influenzato i risultati della ricerca contenuta nella presente pubblicazione. 1 Si vedano i lavori preparatori del Substantive Patent Law Treaty: World Intellectual Property Organization (WIPO), Standing Committee on the Law of Patents, Report, at 1 2, WIPO Doc. SCP/10/11 (1/6/2005); WIPO, Standing Committee on the Law of Patents, Information on Certain Recent Developments in Relation to the Draft Substantive Patent Law Treaty (SPLT), at 2 3, WIPO Doc. SCP/10/8 (17/3/2004); WIPO, Standing Committee on the Law of Patents, Draft Substantive Patent Law Treaty (SPLT), at 2, WIPO Doc. SCP/10/2 (30/9/2003). Gli elementi principali della bozza di Trattato sono stati solo di recente concordati a livello comunitario, nelle Comunicazioni della Commissione europea, nei termini del Reduced Package, con la definizione di questioni fondamentali come il principio first-to-file/first-to-invent, di prior art, del graceperiod. Nell Unione Europea, la tutela brevettuale può essere ottenuta allo stato attuale per il tramite degli uffici nazionali dei brevetti degli Stati membri o attraverso l Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - EPO) nel quadro della convenzione sul brevetto europeo. La Commissione europea ha presentato il 13/4/2011 due proposte legislative, nell ambito dell Atto per il mercato unico (Single Market Act; federalismi.it n. 18/2012

2 Nell agenda della Commissione europea la semplificazione è un work-in-progress, invocato per sostenere l innovazione e la competizione in Unione Europea, in termini di mercato interno per i diritti di proprietà intellettuale tra gli Stati membri 2.Il testo finale della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell istituzione di una tutela brevettuale unitaria, , COM(2011) 215 definitivo 3 non crea un nuovo diritto di brevetto, mantenendo il sistema dello European Patent Office nel quadro della convenzione sul brevetto europeo 4. Pertanto, l attuale sistema brevettuale nell UE è complesso e comporta costi elevatissimi di attuazione e tutela giudiziale. Anche il modello statunitense di diritto del brevetto presenta problemi sostanziali, nella struttura e nell enforcement, limiti che inducono a valutare un possibile declino del sistema, salvo radicale intervento sulla disciplina a livello internazionale 5. cfr. IP/11/469), per consentire una cooperazione rafforzata mediante l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in 25 Stati membri. Si veda COM(2011) 287, 24/5/2011, A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe; COM(2010) 245, l/2, 26/8/2010, A Digital Agenda for Europe. Si veda D. C. K. CHOW, E. LEE, International Intellectual Property International Enforcement of Intellectual Property Rights, Thomson Reuters, West, 2012, 660. All origine della riflessione accademica sul tema, con utile background storico e prospettiva di comparazione, si segnala M. FRANZOSI G. DE SANCTIS, The Increasing Worldwide Significance of European Patent Litigation, 25 AIPLA Q. Journal, 1997, 67; - T. TAKENAKA Best Patent Practice or Mere Compromise - A Review of the Current Draft of the Substantive Patent Law Treaty and a Proposal for a First-to-Invent Exception for Domestic Applicants, in Texas Intellectual Property Law Journal, , 259; in sintesi critica, T.TAKENAKA, Harmony with the Rest of the World? The America Invents Act, in Journal of Intellectual Property Law and Practice, Vol. 7, No. 1, 2011, 4; J. H. REICHMAN R. C. DREYFUSS, Harmonization without consensus: critical reflections on drafting a Substantive Patent Law Treaty, in Duke Law Journal, Vol. 57, 2007, R. CROCE, W. SPARKS, Competition & Innovation, in The European Antitrust Review (2011); J. DREXL & R. HILTY, Individual, Multiple and Collective Ownership - What Impact on Competition?, Individualism and Collectivization in Intellectual Property Law, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper, No ; J. DREXL, Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law (Cheltenham: Elgar, 2008); P. REGIBEAU & K. ROCKETT, IP Law and Competition Law: An Economic Approach, in S. ANDENNAN (a cura di), The Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy, Cambridge University Press, 2007;V. KORAH, Intellectual Property Rights and the EC Competition Rules, Oxford and Portland: Hart Publishing, Il dossier aggiornato sulla cooperazione rafforzata nell area della tutela brevettuale unitaria è pubblicato dalla Commissione europea:http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm. 4 Il trattato di Lisbona ha introdotto una base giuridica più specifica per la creazione dei titoli europei per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Ai sensi dell articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), le misure per la creazione dei titoli europei sono stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. L articolo 118, paragrafo 2, stabilisce tuttavia una base giuridica specifica per i regimi linguistici dei titoli europei di proprietà intellettuale, i quali sono stabiliti secondo una procedura legislativa speciale dal Consiglio,che delibera all unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Pertanto, il regime di traduzione per un sistema brevettuale unitario nell UE deve essere istituito con un regolamento distinto. 5 R. A. POSNER, Why There Are Too Many Patents in America, in The Atlantic, 12/7/2012; J. H. BARTON, Intellectual Property Rights: Reforming the Patent System, in Science, 28/7/2006, 1; A.B. JAFFE, The U.S. patent system in transition: policy innovation and the innovation process in Research Policy, 29, 2000, 531; E. KITCH, The Nature and Function of the Patent System, 20 Journal of.law & Economics, 1977,

3 La riflessione può assumere a caso di studio la controversia giudiziale tra la Apple Inc. statunitense e la Samsung Electronics Co. sudcoreana. Il 24 agosto 2012 la Corte di San Jose, in California, ha condannato Samsung al pagamento di un risarcimento di un miliardo, 51 milioni, 855mila dollari. per violazione di sei brevetti di software e di design della Apple. Il procedimento giudiziale mostra alcune lacune dell attuale sistema di protezione dei brevetti, già in considerazione della sua lunga durata, della pluralità di azioni tra le parti. La Apple Inc. statunitense e la Samsung Electronics Co. sud-coreana sono attualmente coinvolte in procedimenti giudiziali per violazione di brevetti in dieci diversi ordinamenti. I nodi della riflessione critica sui contenuti del verdetto in California possono riassumersi nella formula Not every innovation deserves a patent. Not every copycat deserves a punishment 6. In primo luogo, infatti, il verdetto della giuria suscita perplessità nel riconoscere la violazione dei brevetti di design: Samsung avrebbe copiato la forma rettangolare e smussata agli angoli del design brevettato da Apple. Samsung è stata quindi dichiarata colpevole di aver copiato il design dell iphone e dell ipad: dallo schermo agli altoparlanti, dagli angoli arrotondati del dispositivo alla sistemazione delle icone: detti brevetti di design possono ritenersi formulati in termini eccessivamente ampi 7. Per quanto concerne il software, i brevetti violati da Samsung secondo i giudici sarebbero tre: US Patent No. 7,469,381 riguardante l effetto di scorrimento e rotazione del documento su un display touch-screen, US Patent No. 7,844,915 riguardante un applicazione d interfaccia per operazioni di scorrimento e di rimbalzo dell'interfaccia grafica di iphone e ipad, eus Patent No. 7,864,163 riguardante un metodo per ingrandire porzioni del testo o immagini toccando lo schermo. In secondo luogo, l importo del risarcimento comminato ha ridestato le critiche circa la competenza della giuria nei procedimenti per violazione del brevetto negli Stati Uniti. I membri della giuria, nel sistema giudiziale statunitense, possono avere comprensione estremamente limitata del brevetto, ma statisticamente manifestano la tendenza a condanne punitive nei confronti dei violatori del brevetto, con inflazione dell importo delle condanne al risarcimento. Giudici e corti specializzati, invece, hanno esperienza o si avvalgono di 6 THE ECONOMIST, Apple v Samsung - IPhone, ucopy, isue, 1/9/2012. J. ABRAMSON, The Jury system and the ideal of democracy, Harvard University Press, M. SUMMERFIELD, Apple v Samsung Design Patents and Damages, in Patentology, 31/8/2012. Il modello utilizzato in giudizio dalla Apple è formulato dall IPO DESIGN RIGHTS COMMITTEE, Proposed Design Patent Model JuryInstructions, 8/12/

4 consulenti tecnici per la liquidazione del danno e pertanto risultano statisticamente più misurati nella condanna 8. Per quanto concerne questi primi rilievi, è fondato proporre una riforma strutturale del sistema brevettuale statunitense: mediante applicazione più rigorosa e selettiva dei requisiti di brevetto e mediante la creazione di corti specializzate per le controversie brevettuali 9. Si consideri che il risarcimento configura solo una delle possibili forme di tutela giudiziale, peraltro la meno grave per la parte soccombente, laddove l inibitoria può bloccare interi canali di produzione e di mercato. Nel caso in esame, la Apple ha chiesto allo stesso District Judge Lucy Koh della Corte di San Jose in California di inibire la vendita in America di otto smartphones Samsung.Le udienze previste nei prossimi mesi verificheranno il fumus boni iuris ed il periculum in mora, per valutare l inibitoria dei prodotti elencati dalla Apple. Non può non considerarsi, tuttavia, che anche laddove sia accertata la violazione di un brevetto, la condanna al risarcimento dovrebbe essere preferita come sistema, laddove l inibitoria delle vendite ha effetti molto gravi di riduzione della scelta dei consumatori 10. I limiti della tutela inibitoria sono anche aggravati dalla tendenza alla concentrazione mediante fusioni ed incorporazioni societarie, che risulta in una concentrazione dei diritti di brevetto in un ridotto numero di società. Il fenomeno dei brevetti sommersi o inter-correlati o incrementali determina la possibilità per grandi detentori di brevetti di convenire in giudizio l un l altro. La stessa Samsung è uno dei maggiori fornitori di component per la Apple, come 8 La questione è ancipite: la giuria comprende la tecnologia complessa? La giuria ha nozioni adeguate di valutazione (l an) e calcolo (il quantum) del danno? Si veda IPKAT, Apple v Samsung: how do juries calculate damages in complex patent cases?, in Legalweek.com, 28/8/2012; M. L. HUFF, Developments in the Jurisprudence on the Use of Experts, in Washington Journal of Law, Technology & Arts, vol. 6, no.4, 2012, 325; J. ABRAMSON, The Jury system and the ideal of democracy, Harvard University Press, J. H. BARTON, Intellectual Property Rights: Reforming the Patent System,Cit, 2006, 2.Per quanto concerne gli standard di brevettabilità si veda D. C. K. CHOW, E. LEE, International Intellectual Property Patents Requirements, Thomson Reuters, West, 2012, J. Intell. Prop. L. 367 ( ). 10 Gli effetti sulla concorrenza e sul mercato sono ampiamente analizzati in un recente volume,che peraltro presenta il pregio della duplice prospettiva delle corti e della dottrina: G. CAGGIANO, G. MUSCOLO, M. TAVASSI (a cura di), Competition Law and IntellectualProperty. A European Perspective, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2012; ivi, in particolare si veda G. MUSCOLO, Group Innovation and Patent Pools: The Role of the Courts The Balance between Competitive and Anticompetitive Effects, 147.Le conseguenze per i consumatori sono esaminate altresì in C. BONNINGTON, What the Apple v. Samsung Verdict means for the Rest of Us, in Wired, 24/8/2012; G. GHIDINI, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law Cheltenham, Elgar, 2010; S.ANDERMAN, Competition Law and Intellectual Property Rights, Oxford: OUP, 2005; H. HOVENKAMP, M. D. JANIS, M. A. LEMLEY & C. L. LESLIE, IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, 2nd ed., Austin:Wolters Kluwer Law & Business, Aspen Publisher, 2010, Vol. I e II; K.CZAPRACKA, Intellectual Property Law and the Limits of Antitrust, Cheltenham, Elgar,

5 i memory chip; le due società sono invece in concorrenza diretta e crescente nel mercato della telefonia e dei tablets. Il verdetto in favore di Apple avrà certamente implicazioni per l industria della tecnologia e per il procedimento brevettuale, con prevedibile incentivo dei casi di brevetti difensivi e di patent trolls. I brevetti difensivi sono registrati non per finalità di produzione, bensì per scongiurare accuse di violazione. I patent trolls sono società che acquisiscono brevetti senza intento d utilizzo, bensì per instaurare procedimenti giudiziali contro i produttori in potenziale violazione 11. E evidente che entrambi i fenomeni sono conseguenza diretta del sistema risarcitorio che si è descritto, in particolare dell inflazione della liquidazione dei danni nel verdetto della giuria, ma comportano gravi sprechi e costi per brevettazione ed azione giudiziale, a detrimento del mercato, dei consumatori, dell innovazione stessa che il sistema brevettuale deve tutelare. 11 P. SAMUELSON, Are Patents on Interfaces Impeding Interoperability? in Berkeley Law Review, 2009, 1943; J. J. WILLIAMS, M. V. CAMPAGNA, O. E. MARBUT, Strategies for Combating Patent Trolls, in Journal of Intellectual Property Law, , 367; A. MAYERGOYZ, Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls, in Cornell International Law Journal, 2009, 241; J. M. GOLDEN, Patent Trolls and Patent Remedies, in Texas Law Review, Vol. 85, 2007,

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